Registro de marcas y orden público: consideraciones de la dirección de signos distintivos de Indecopi

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(1)FACULTAD DE DERECHO Carrera de Derecho. REGISTRO DE MARCAS Y ORDEN PÚBLICO: CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE INDECOPI Tesis para optar el Título Profesional de Abogado. GRECIA LUCÍA SÁNCHEZ MEDINA Asesor: Jorge Alberto Beltrán Pacheco Lima - Perú 2019.

(2) Dedicatoria. A aquellos que materializaron los conceptos de apoyo y comprensión.. 2.

(3) Resumen El artículo 135 p) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina plantea la prohibición del registro de marcas contrarias a la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público, artículo por el cual se derivan diversas controversias entre el solicitante al registro de marcas y la Dirección de Signos Distintivos, siendo que se verifica un problema de interpretación respecto al orden público que debe prevalecer en la actualidad. En efecto, el objetivo del presente trabajo nace ante la necesidad de determinar si la prohibición del registro de marcas contrarias a la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público se encuentra correctamente interpretado o afecta otros derechos tales como: la libertad de empresa y el derecho de elección del consumidor. Asimismo, se plantea la diferencia entre marcas que puedan ser consideradas de mal gusto y marcas que realmente afectan la prohibición del registro establecida en el artículo 135 p) de la Decisión 486. Por ende, las propuestas de solución ante la controversia indicada parte de la premisa de (1) la creación de una directiva de obligatorio cumplimiento para la Dirección de Signos Distintivos, (2) la propuesta de enmienda al artículo 50º del Decreto a<Legislativo 1075 siendo que la norma es creada con el objetivo de regular aspectos complementarios de la Decisión 486 y, por último (3) la elaboración de un boletín que apoye a los usuarios sobre el conocimiento del registro de marcas de mal gusto y su diferencia con la prohibición del registro de marcas contrarias a la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público. Palabras clave: Marcas, orden público, libertad de empresa, derecho de elección del consumidor, riesgo de confusión, enmienda, directiva, boletín, estático, dinámico.. 3.

(4) Abstract Article 135 (p) of Andean Community Decision 486 raises the prohibition of the registration of marks contrary to law, morality, good customs and public order, an article which results in various disputes between the applicant in the registration of Directorate of Distinctive Signs, where a problem of interpretation with respect to public order is verified and must prevail at present. Indeed, the objective of this work arises in the need to determine whether the prohibition of the registration of marks contrary to the law, morality, good customs and public order is correctly interpreted or affects other rights such as: freedom of enterprise and the consumer's right of choice. It also raises the difference between marks which may be regarded as in bad taste and marks which actually affect the prohibition of registration laid down in Article 135(p) of Decision 486. Finally, the proposals for settlement in the face of the dispute indicated part of the premise of (1) the creation of a mandatory directive for the Directorate of Distinctive Signs, (2) the proposed amendment to Article 50 of Legislative Decree 1075 - the standard is created with the aim of regulating complementary aspects of Decision 486 and (3) the preparation of a newsletter that supports users on the knowledge of the registration of bad-taste marks and their difference with the prohibition of the registration of marks contrary to law, morality, good customs and public order. Keywords: Trademarks, public order, freedom of enterprise, consumer right of choice, risk of confusion, amendment, directive, newsletter, static, dynamic.. 4.

(5) Índice Capítulo 1: Introducción ...............................................................................................8 1.1.Situación problemática. .............................................................................................8 1.2.Formulación del problema. ........................................................................................9 1.2.1. Problema general. .................................................................................................9 1.3. Objetivos...................................................................................................................9 1.3.1. Objetivo general. ...................................................................................................9 1.4. Justificación de la investigación. ...........................................................................10 Capítulo 2: Marco Teórico ..........................................................................................11 PARTE UNO. Antecedentes 2.1. Antecedentes..........................................................................................................11 PARTE DOS. Orden público 2.2. Sobre el orden público............................................................................................12 2.3. Afectación del orden público. .................................................................................20 PARTE TRES. Derecho de marcas 2.4. Definición de marcas. .............................................................................................21 2.5. Principios en el sistema marcario. ..........................................................................22 2.6. Función de las marcas. ..........................................................................................25 2.7. Capacidad distintiva de las marcas. .......................................................................29 2.8. Clasificación de las marcas. ...................................................................................31 2.9. Del registro de marcas. ..........................................................................................32 2.10. Prohibiciones absolutas al registro de marcas. ....................................................33 2.11. Prohibiciones relativas al registro de marcas. ......................................................36 2.12. Sobre el riesgo de confusión. ...............................................................................37 2.13. Criterios para la determinación del riesgo de confusión.......................................39 2.14. Excepciones: las marcas notorias ........................................................................40 2.15. Marcas especiales ................................................................................................41 PARTE CUATRO. Libertad de empresa y derecho del consumidor 2.16. Libertad de empresa y derecho marcario. ............................................................42 2.17. Sobre la concepción de libertad de empresa. ......................................................44 2.18. De las manifestaciones de la libertad de empresa. ..............................................46 2.19. De la afectación al derecho de la libertad de empresa. .......................................48 2.20. Noción del acto de consumo. ...............................................................................50 2.21. Sobre el derecho del consumidor y el derecho de elección del consumidor........52 2.22. Sobre el principio de información y el principio de idoneidad...............................54. 5.

(6) 2.23. Importancia del derecho de consumo. .................................................................57 2.24. Problemas vinculados a actos de consumo. ........................................................59 Capítulo 3: Metodología de la investigación.............................................................62 3.1. Tipo de la investigación ..........................................................................................62 3.2. Diseño de la investigación ......................................................................................62 Capítulo 4: Resultados de la investigación ..............................................................65 PARTE UNO. Del Análisis 4.1. Análisis sobre las marcas contrarias al orden público en función al marco teórico y entrevistas realizadas ....................................................................................................65 4.2. Sobre la creatividad para construir marcas que puedan contar con un doble sentido .......................................................................................................................................68 4.3. Consideraciones en torno a la probabilidad de afectación de la libertad de empresa por denegar marcas contrarias al orden público ...........................................................70 4.4. Consideraciones en torno a la probabilidad de afectación del derecho de elección del consumidor por denegarse marcas contrarias al orden público .............................74 4.5. Respecto de la calificación de la solicitud del registro de marcas sobre el uso de determinadas palabras que podrían ser consideradas de doble sentido ......................76 PARTE DOS. De las resoluciones 4.6. Sobre la denegación del registro de la marca El Pezweon en primera instancia...79 4.7. Del Tribunal de Defensa de la competencia y de la propiedad intelectual y el otorgamiento del registro de la marca El Pezweon .......................................................83 4.8. Sobre la denegación del registro de la marca Del carajo .......................................89 Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones .........................................................92 PARTE UNO. Conclusiones 5.1. Orden público en la calificación del registro de marcas ........................................92 5.2. Prohibición del registro de marcas y la libertad empresarial ..................................94 5.3. Prohibición del registro de marcas y el derecho de elección de los consumidores .......................................................................................................................................96 PARTE DOS. Recomendaciones 5.4.Directiva interna de obligatorio cumplimiento ..........................................................98 5.5. Enmienda al artículo 50 del Decreto Legislativo 1075 ...........................................99 5.6. Elaboración de boletín informativo .......................................................................100 6. Bibliografía de la tesis ..........................................................................................102 6.

(7) 7. Anexos....................................................................................................................108 7.1.Entrevista al Abogado Alfredo Lindley Russo .......................................................108 7.2.Entrevista al Abogado Gonzalo Barreda ...............................................................109 7.3.Entrevista al Abogado Miguel Mena ......................................................................112 7.4.Entrevista al Abogado Miguel Morachimo .............................................................116 7.5.Entrevista al Abogado Pierino Stucchi ..................................................................120 7.6.Entrevista al Abogado Ricardo Beaumont.............................................................124. 7.

(8) Capitulo 1: Introducción 1.1. Situación problemática:. Con fecha 01 de diciembre del 2000, entra en vigencia, dentro de los países suscritos a la Comunidad Andina, la Decisión 486 sobre el Régimen común de la propiedad industrial, sustituyendo con ella a la Decisión 344.. En el artículo 135º, inciso p), de la Decisión 486 se indica textualmente que: “no podrán registrarse marcas que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres” (La Comisión de la Comunidad Andina, 2000) Sin embargo, la subjetividad que distingue al inciso en mención hace nacer diversas controversias entre la dirección de signos distintivos - encargada de otorgar o denegar el registro de la marca - y el solicitante de ella.. Uno de los casos más escuchados en derecho de marcas fue la emblemática resolución de la Dirección de signos distintivos de Indecopi que denegó en primera instancia el registro de la marca “Pezweon”, (Resolución Nº 15444-2009/DSDINDECOPI, 2009) invocándose los argumentos del inciso p) señalados en el párrafo precedente. Posteriormente, la Sala de propiedad intelectual del Tribunal de Indecopi otorgó el registro de la marca al no haberse podido demostrar la afectación a la que hacía mención la Dirección de signos distintivos. (Expediente Nº 370773-2008, 2011). En ese sentido, la razón de ser de la presente es brindar consideraciones a efectos de resguardar la libertad de empresa y la protección del derecho de los consumidores respecto de la discrecionalidad e interpretación subjetiva que en casos puntuales otorga la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi al artículo 135º, inciso p), al gozar de la facultad de prohibir el registro de marcas contrarios al orden público, sustituyendo ocasionalmente lo que define constantemente la sociedad a través de su actuación y lo que plasma el Estado a través de sus principios y normas.. 8.

(9) 1.2 Formulación del problema: 1.2.1. Problema general:. a. ¿Qué criterios sostienen la noción de la prohibición de registrar marcas contrarias al orden público al momento en que la Dirección de signos distintivos califica el registro de una marca? b. ¿La prohibición de registrar marcas contrarias al orden público, consagrado en el inciso p) del artículo 135º de la Decisión 486, afecta el derecho a la libertad de empresa? c. ¿La aplicación de la prohibición de registro de marcas contrarias al orden público cumple con proteger el derecho de elección de los consumidores?. 1.3 Objetivos: 1.3.1. Objetivo general:. a. Analizar si se encuentra correctamente definida la noción de orden público cuando la Dirección de signos distintivos de Indecopi califica el registro de una marca. b. Explorar si la prohibición del registro de marcas contrarios al orden público afecta el derecho de libertad de empresa.. c. Evaluar si la aplicación de la prohibición del registro de marcas contrarias al orden público respeta el derecho de elección de los consumidores.. 9.

(10) 1.4 Justificación de la investigación:. El presente trabajo de investigación es necesario a fin de dar un alcance más objetivo, y con ello lógico, de lo que realmente quiere explicar y/o lograr la prohibición de marcas contrarias al orden público. El articulo 135º, inciso p), relata acerca de la prohibición de registrar marcas “contrarias a la ley, a la moral, al orden público y las buenas costumbres” (La Comisión de la Comunidad Andina, 2000) Sin embargo, un caso controvertido en el territorio nacional se da cuando la Dirección de signos distintivos de Indecopi deniega en primera instancia el registro de la marca Pezweon (Resolución Nº 15444-2009/DSD-INDECOPI, 2009) donde se indica que la marca solicitada se encuentra incurso en la prohibición indicada en el artículo 135º inciso p). En ese sentido, la Dirección de signos distintivos de Indecopi da luces de que existe la necesidad y conveniencia de establecer un contenido específico a lo que se entiende por orden público al momento de que una persona, sea natural o jurídica, solicita registrar una marca ante la institución en mención.. Se considera que se debe tener en cuenta un alcance más oportuno de lo mencionado en el párrafo precedente, abocándose a la noción de orden público, con la finalidad de no pasar por alto la importancia que tiene en el mercado peruano la protección de una marca para favorecer las inversiones, potenciar el ingenio de los emprendedores de acuerdo a las necesidades del público objetivo de estos y con ello dar una herramienta a los miembros de la Dirección de signos distintivos de Indecopi de cumplir con resguardar el derecho a la libertad de empresa y la protección al derecho de elección de los consumidores.. Por lo expuesto, los beneficiados con la presente son aquellos que solicitan el registro de una marca ante la Dirección de Signos Distintivos, el aporte metodológico son establecer estándares simplificados durante el examen de registrabilidad de una marca solicitada a registro, considerándose posible el proyecto, siendo necesario el consenso por parte de la Dirección de Signos Distintivos, estableciendo correctamente las diferencias entre las marcas de mal gusto y las marcas que atentan el orden público.. 10.

(11) Capítulo 2: Marco Teórico PARTE UNO. Antecedentes 2.1.. Antecedentes. Kuyeng (2017) en la tesis Reformulando la prohibición de orden público: El orden público constitucional y la necesidad de una lista de supuestos que límite la interpretación de esta prohibición, brinda una serie de alternativas ante la prohibición establecida en el artículo 135º inciso p) de la Decisión 486, avocándose a la prohibición del registro de marcas contrarias al orden público, concluyendo que el establecimiento de supuestos que atenten contra el orden público constitucional es la solución adecuada para proteger los intereses colectivos o difusos de aquellos que se encuentren vinculados al registro marcario, sean personas naturales o personas jurídicas de derecho público o privado. (Kuyeng Ruiz, 2017) Asimismo, Lajo (2013) en su tesis Análisis de las principales prohibiciones absolutas en el registro marcario: los signos genéricos, descriptivos y usuales, concluye que el empleo de encuestas de mercado sería la herramienta más útil para dotar de objetividad al examen de distintividad cuando exista duda si se encuentra ante un signo genérico, descriptivo o usual, adicionalmente señala que el mecanismo mencionado se emplea por diversas cortes norteamericanas. (Lajo Estrada, 2013) Lindley-Russo (2013) en su articulo denominado: Cuestionando la existencia de la prohibición absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, indica que la prohibición absoluta al registro de marcas no resulta justificable, siendo innecesarios por diversos motivos que expone, tales como: ello es generador de un gasto público, la prohibición absoluta de marcas no guarda coherencia con el uso de marcas no inscritas, por tanto, no sancionadas y, entre otros, señala que la prohibición absoluta nace de un argumento paternalista del Estado por proteger a determinados grupos conservadores de personas. (Lindley-Russo, 2013) Adicionalmente, Martín (2018) en el artículo español Límite al registro: marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres indica que el Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea contempla en el artículo 7.1 f) uno de los motivos de denegación absoluta, en particular, el relativo a las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres. En ese sentido, Martín señala que no se debe amparar, por parte de la Administración Pública, a aquellas personas físicas o jurídicas. 11.

(12) que persiguen sus objetivos comerciales mediante marcas que ofenden determinados valores básicos de una sociedad democrática y civilizada y del Estado de derecho. (Martin, 2018) Por último, Quintero (2019) en el artículo colombiano de nombre: Marcas contrarias a la moral y orden público, señala también que las prohibiciones del registro marcario contrarias a la moral y al orden público es viable siempre y cuando el examinador o autoridad competente realice un balance adecuado para que sus sus fallos sean un reflejo de la postura de la sociedad en el momento de la aplicación y atiendan a la evolución cultural del país al momento de realizar el análisis de registrabilidad de un signo. (Quintero Cuello, 2019). PARTE DOS. Orden público 2.2.. Sobre el orden público:. La doctrina que nos brinda definiciones respecto a orden público es abundante, muchas de ellas contienen un alcance similar al afirmar que el orden público nace numerosas veces a lo largo de la vida, por lo que siempre debe ir amoldándose al contexto de la sociedad en la que se desenvuelve. Asimismo, se precisa que “el orden público es un estándar jurídico, es decir, está compuesto de normas de contenido variable, que dejan su materia a criterio discrecional del magistrado judicial, encargado en última instancia de resolver estos problemas” (Rubio Correa, pág. 91). Entonces, se puede señalar que sería incorrecto el aplicar soluciones basadas en experiencias personales o excesivamente subjetivas respecto al caso concreto en el que el representante del Estado deba decidir respecto a la viabilidad de un tema que verse en torno al orden público. Al contar con el deber de amoldarse al contexto en la que cada sociedad se desenvuelve, se tiene como resultado, conforme Lezana (1993) indica: No siempre actúa como fuerza represiva, inhibitoria, respecto del individuo, sino que actúa también para vitalizar la norma, adecuándola al momento en que se la aplica, o para desecharla como lastre cuando impide el progreso, o para impulsar al órgano encargado de mantenerla actualizada, a realizar su función. (pág. 14).. 12.

(13) En ese sentido, se reitera el afán de establecer la correcta aplicación del orden público como un deber u obligación jurídica, la de priorizar el crecimiento de la sociedad y el interés general, sin necesidad de establecer prohibiciones fundamentadas en creencias personales y poco justificables. Se considera entonces que uno de los pilares del orden público está basado en el carácter promotor del progreso de la sociedad en la que se rodea. Por tanto, se piensa firmemente que una forma de cuidar de la igualdad de la comunidad es mediante el respeto de las formas de crear de los ciudadanos, claro está, siempre y cuando no constituyan palabras o formas que denigren objetivamente y de forma fundamentada a algún miembro o ente de la sociedad, incitando la violencia o la discriminación. En el mismo sentido, se concuerda con Alsina (1993) cuando define al orden público como: Indefinido, porque varía en el tiempo y en el espacio, pero puede decirse que. el. conjunto. de. reglas. en. que. reposa. el. bienestar. común y ante las cuales ceden los derechos de los particulares, porque interesan a las sociedades colectivamente más que a los ciudadanos aisladamente considerados. (pág. 58). En relación a lo expuesto, se verifica que el orden público no es rígido ni estático sino que. varía de tiempo en tiempo de acuerdo a las necesidades de la sociedad y. enhorabuena se precisa que el orden público se preocupa de la armonía de la colectividad y no de determinados grupos conservadores. Asimismo, la efectividad del orden público se halla en la capacidad de amoldarse dentro de la realidad en la que se desenvuelve, es por esa razón que “el concepto estático del orden público limita a la autonomía privada, debiéndose considerar el concepto dinámico del mismo, entendido como una obligación de un Estado promotor de la satisfacción de las necesidades de sus integrantes”. (Espinoza Espinoza, pág. 304) Entonces, se precisa que el desafío a llevar a cabo trata de mantener un orden público que no colisione con la necesidad que la sociedad requiere al momento de efectuar sus emprendimientos. Es por ello que, se considera que una de las finalidades principales de todo Estado es impulsar a su comunidad a vivir en una economía social de mercado, fortaleciendo 13.

(14) las inversiones y, con ello, motivar a todos al progreso, beneficiando no solo a los empresarios sino también a la comunidad en general. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional del Perú (2002) precisa al señalar respecto a la nulidad de actos jurídicos contrarios a la ley, al orden público y las buenas costumbres, Título Preliminar V del Código Civil, indicando sobre la nulidad de cualesquiera obligación que afecte el interés general: Por todo lo anterior, este Tribunal considera que «la intangibilidad de los contratos de concesión protegida por el artículo 62 de la Constitución», el mismo que se interpreta en concordancia con los preceptos generales que la ley de la materia dispone, esto es, en el Título Preliminar V concordado con los artículos 1403 y 1404 del Código civil, no puede estar por encima, ni ser ajena al cambio en las circunstancias que posibilita que. éstos. pierdan. validez,. convirtiéndose. la. obligación. en ilícita o prohibida, cuando su realización afectare el interés general, el cual, para el caso, se ve expresado en los fundamentos de las normas que se impugnan, las mismas que cumplen con el principio de razonabilidad y proporcionalidad. (Sentencia del Tribunal Constitucional, 2002) De esa forma, se indica que el orden público debe ser razonable y proporcional, debiendo ser entendido de acuerdo a como se desenvuelve la sociedad en el momento determinado de su aplicación de tal forma que su aplicación no límite la prevalencia del interés general de la comunidad, no debiendo priorizarse el interés de determinadas minorías que pudiesen pecar en extremo de conservadores al encontrarse desactualizados en información sobre la sociedad en la que actualmente se encuentran. Así, la afectación del orden público se materializa mediante la realización de actuaciones que busquen promover la violencia o la discriminación contra determinados grupos de personas, siendo constituida mediante discursos que violenten o discriminen en razón a la religión, raza, sexo, condición económica u otros análogos. En este orden de ideas podemos resaltar que el orden público trata de las personas, de su libre desenvolvimiento, garantizando el desarrollo social, económico y moral de todos sus habitantes.. 14.

(15) Asimismo, se considera que es deber del Estado caminar al ritmo de cómo la sociedad se desenvuelve en determinado momento en la que su aplicación resulte necesaria, por ende, resulta que el orden público es un factor determinante para la realización de los objetivos de toda persona, motivo por el cual el estado debe garantizar su correcta aplicación. Por consiguiente, se coincide con Ponssa de Miguens (1994) respecto a la noción del orden público: La. sociedad. quiere. mantener. en. defensa. de. la integridad y totalidad de la comunidad jurídica de que se trate.. Pero,. esas. intersubjetividad. valoraciones. trascendental,. que por. son ser. objetivas, valoraciones. por. tener. positivas. para todos los miembros integrantes de esa sociedad, no son estáticas, sino variables en espacio y tiempo histórico; de ahí que el concepto de orden público no unívoco, sino dinámico, movible y elusivo. (pág. 84) Se coincide totalmente que el Estado – mediante sus representantes – tiene el deber de direccionar el orden público por buen caminar; caso contrario, no florecería la armonía en la República. Por ello, se señala que “es el Estado el que fija los límites en nombre de los intereses sociales, los cuales deben ser interpretados espacial y temporalmente” (Morales Godo , 2009, pág. 37) De esa forma, se coincide con la necesidad de aplicar el orden público de acuerdo al desenvolvimiento de la sociedad en determinado momento, sin convertirse en deber del Estado el mantenerlo estático sino que deba ser dinámico en el tiempo. Resulta fácil notar que la base del orden público es cuidar de la armonía y el libre desenvolvimiento a la que toda sociedad democrática aspira. Por consiguiente, el orden público trata de cómo la sociedad interactúa en cada tiempo concreto, asimismo, es obligación del Estado interpretar el orden público de acuerdo a las necesidades actualizadas de la sociedad, en beneficio de la prosperidad y de la plenitud de su Nación, lo que evidentemente llevaría al éxito social y económico del Estado, caso contrario, de existir un orden público desactualizado, existiría con ello una comunidad reprimida respecto a sus ideales y sin aspiración por desenvolverse dentro del Estado al cual pertenecen.. 15.

(16) En ese sentido, se indica que “los tribunales averiguan, en cada especie, si el objeto de. la. convención. necesidades. actuales. o del. de orden. la. obligación. público;. tienen. es por. contrario misión. a. las. determinar. ese ámbito.” (Mazeaud, Mazeaud, & Mazeaud, pág. 283). Entonces, se comprende que es deber de los tribunales averiguar, indagar más allá de la norma y explorar como la sociedad se desenvuelve en la actualidad con la finalidad de determinar si realmente determinado acto afecta el orden público. Asimismo, si previamente el tribunal no explora las realidades de la sociedad el resultado se encontraría desactualizado y con ello perjudicial. De imaginar el orden público como un concepto estático en el tiempo se tendría como resultado el estancamiento del libre desenvolvimiento de la sociedad, existirían aún trabas para el registro de marcas consideradas como contrarias al orden público por el motivo de ser inventadas con originalidad o por ser poco comprensibles por determinadas entidades del Estado que no logran comprender que si el público consumidor aceptó la marca previamente es porque no es observada como lesiva al orden público. Adicionalmente, la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional sobre acción de amparo da luces acerca de una concepción precisa de orden público, concepto que nadie debería pasar por alto cuando de representar al Estado se trata ya que tiene por misión velar por el libre desenvolvimiento de la sociedad. De esa forma, el Tribunal Constitucional señala (2004): El orden público es el conjunto de valores, principios y pautas de comportamiento político, económico y cultural en sentido lato, cuyo propósito es la conservación y adecuado desenvolvimiento de la vida coexistencial. En tal sentido, consolida la pluralidad de creencias, intereses y prácticas comunitarias orientadas hacia un mismo fin: la realización social de los miembros de un Estado. El orden público alude a lo básico y fundamental para la vida en comunidad, razón por la cual se constituye en el basamento para la organización y estructuración de la sociedad. (pág. 152). 16.

(17) De existir un sinónimo de orden público no cabe duda en que sería constante y/o cambiante, y se afirma que siempre es para mejor, se recuerda que en tiempo pasado hacer que el voto de las mujeres se encuentre configurado como prohibido era parte del orden público, al estar establecido en norma. Adicionalmente, el orden público constituye la razón de ser de todo Estado, de no existir orden público la población tendría complicaciones para desenvolverse con naturalidad en sus actuaciones cotidianas, complicaciones que evidentemente conllevaría a la pérdida de confianza para con el Estado. Es por ello que, se coincide con Martinez Paz (1942) en la noción que presenta de orden público: En. una. palabra,. si. la. noción. de. orden. público es por su naturaleza especial, nacional, eminentemente condicionada, variable, resulta que no será posible obtener una fórmula concreta que la exprese. No se puede decir, entonces, que sea concretamente de orden público y que corresponde al orden privado; sólo puede intentarse una concepción de tipo formal que contenga los elementos, las bases universales, susceptibles de ser integradas con una materia temporal. (pág. 89) En consecuencia, se comprende que el orden público nace diferentes veces, mediante distintas decisiones que establece la sociedad en su conjunto, en beneficio del interés general y en favor del desarrollo de la Nación. Asimismo, se piensa firmemente que el interés de las mayorías, que busquen prevalecer la paz y la tranquilidad justificadamente, debe encontrarse siempre en primer lugar frente a intereses de determinados grupos minoritarios que buscan prevalecer un orden público estático, basado en preferencias de cómo se desenvolvía aquel en determinado. tiempo. pasado,. lo. cual. evidentemente. no. apoyaría. el. libre. desenvolvimiento. Es por ello que, Smith (1968) menciona: La ley se impone imperativamente a todos, subordinando el interés individual. al. interés. social.. Proteger. los. efectos. de 17.

(18) las convenciones particulares contra los efectos de aquella ley suprema, implicaría colocar la voluntad de los individuos por encima de la voluntad general de la sociedad. (pág. 57) Adicionalmente, se precisa que “los intereses comunes que deben primar por sobre los intereses particulares; estos intereses comunes traducen “la voluntad social” que jurídicamente constituye el orden público” (Morales Godo , 2009, pág. 46) De esa forma, se hace necesario resaltar la necesidad de priorizar los intereses de la nación ante los intereses de determinados grupos conservadores. Gracias a lo señalado en el párrafo precedente podemos obtener las luces del caminar del orden público en la República. La voluntad social consolida el orden público; sin embargo, el poder del Estado muchas veces no ejerce un deber adecuado, al confundirse discrecionalidad con orden público. En ese sentido, sobre la variabilidad del orden público, Perez Solft (2012) indica: En lo que respecta a sus características el orden público se tiene a clasificar de la siguiente forma: a) relatividad/inestabilidad; y b) contemporaneidad. De este modo, el concepto de orden público es relativo, inestable, variando en el tiempo y espacio. Por dicha característica diferenciadora, el aplicador de la ley es obligado a estar atento al estado de la situación en la época en que juzgará la cuestión, sin tener en cuenta la mentalidad prevaleciente en la época en que ocurrieron los hechos. (pág. 7) Así, con magistrados vinculados al real movimiento de la sociedad, únicamente de esa forma, es que prevalecerá el orden público. De esa forma, se señala que “el concepto de orden público ha evolucionado paulatinamente. Ya no es inmutable, por el carácter dinámico que tienen los hechos sociales. Pero tampoco puede ser esencialmente variable, a conveniencia subjetiva del juzgador o intérprete de turno” (Perez Solft, 2012, pág. 14) Por lo indicado, es que se hace necesario que el orden público acompañe el andar de la sociedad, en beneficio del interés general y del libre desenvolvimiento. Con lo señalado en los párrafos precedentes se puede ver que el nacimiento del orden público no surge únicamente en el Derecho, el origen del orden público nace de 18.

(19) la sociedad misma, de la mezcla de fundamentos legales, sociales, económicos y morales. Es por ello que, se concuerda con Morales Godo (2009) cuando indica la relación del principio de la autonomía de la voluntad y el orden público: El. principio. de. la. autonomía. de. la. voluntad,. tiene. una. estrecha relación con el orden público. Nuestra legislación se sustenta en el principio de la autonomía de la voluntad. La regla primaria es que la libertad de los sujetos es la principal fuente generadora de las relaciones jurídicas, y el orden público se convierte en el límite a dicha libertad contractual, límite que, como hemos visto, obedece a intereses colectivos que se priorizan sobre los intereses de los particulares. (pág. 47) Asimismo, es trascendental resaltar que el orden público se aplica de demás principios como el de razonabilidad y proporcionalidad, además del principio de la autonomía de la voluntad. Se considera necesario resaltar al principio de razonabilidad ya que se conforma dentro de los pilares del orden público, lográndose con aquel la obtención jurisprudencia objetiva y acorde a los estándares que la nación necesita para un próspero desarrollo. En el mismo sentido, el principio de proporcionalidad es un esquema necesario dentro del interés general y, por ende, del orden público ya que se encarga de controlar cualquier acto que no se ajuste a la prevalencia de los ideales de un estado de derecho y/o pretenda cuestionar o lesionar alguno de los derechos fundamentales consagrados en la constitución, tal como: la libertad de empresa. Solo cumpliendo con los pilares que establece el orden público es que podremos tener una nación organizada en cuanto a sus valores y principios. De ese modo, “las personas en. base. entablan a. determinadas. sus reglas. que. relaciones deben. ser. respetadas;. jurídicas de. lo. contrario, reinaría la inseguridad y el caos” (Morales Godo , pág. 49) Por último, se considera que la necesidad de adecuar el orden público a como la sociedad se desenvuelve actualmente es relevante para el crecimiento óptimo de un. 19.

(20) país, fomentando con ello la seguridad de diversas personas al momento de crear, de relacionarse y de emprender nuevos proyectos. 2.3.. Afectación del orden público:. Se considera que el orden público ha de ser entendido desde un concepto dinámico, siendo comprendido como la obligación del Estado de velar por la satisfacción de las necesidades de la comunidad, entonces, se precisa que la afectación del orden público se efectúa cuando aquel se comprende de forma estática, limitando la autonomía privada de los sujetos de derecho. En efecto, se configura la afectación al orden público mediante la interpretación incorrecta de aquel, mediante la definición de categorías unívocas, siendo que el orden público no cuenta con una interpretación estática, debido a su carácter indefinido, variando de tiempo en tiempo, por lo que es pensado en las necesidades de las personas sin afectar el derecho de terceros. Adicionalmente, se considera que el Estado cuenta con la obligación de definir los límites del orden público sin caer en concepciones conservadoras, siendo que la afectación del orden público se da en virtud de la emisión de discursos que busquen discriminar o violentar determinados grupos humanos, siendo que puede configurarse en virtud de la discriminación en razón a la raza, origen, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica u otras motivaciones análogas. Asimismo, la afectación del orden público se plasma también mediante la interpretación incorrecta de determinadas normas, conforme se señala en el análisis, donde no se visualiza un adecuado amparo estatal frente al fin último de toda comunidad: la realización social. En ese sentido, una sociedad donde se afecte el orden público es una sociedad donde abundan los riesgos y la incertidumbre, donde no se considera ni respeta las formas y decisiones mediante las cuales las personas deciden ingresar al mercado. Adicionalmente, la mala interpretación de orden público también limita la protección que otorga el registro de marcas, impidiendo que el solicitante pueda acceder al registro al confundirse marcas discriminatorias o violentas con marcas de mal gusto, conforme se analizará posteriormente. Por último, se considera que el error en la cuestión de orden público genera confusión. 20.

(21) en el mercado, siendo un tema que necesita de marcos de trabajo flexibles, comprendiendo que el orden público es constante, que trata sobre la necesidad de un ambiente de paz y tranquilidad, es cierto, pero que no debe ser confundido con la creatividad. de. determinados. emprendimientos. siempre. y. cuando. aquellos. emprendimientos no fomenten la violencia, la discriminación o el odio.. PARTE TRES. Derecho de marcas 2.4.. Definición de marcas:. Se considera que las marcas son signos que permiten distinguir productos o servicios, de acuerdo con la Clasificación Niza, resguardando con ello la libertad de empresa. Así, las marcas registradas ante la autoridad competente gozan del derecho de exclusiva, beneficio que otorga el registro. En ese sentido, de acuerdo a Ore Sosa (2007): Las marcas son útiles a los efectos de preservar los derechos de los consumidores, pues ellas permiten distinguir productos de distinto origen empresarial. La marca, asimismo, puede condensar las características de un determinado producto o servicio, pues el precio y la calidad de un determinado producto o servicio quedan asociados o identificados con la marca. De esto, la marca supone una importante fuente de información para el consumidor. Este signo distintivo es portador de datos necesarios para que el consumidor —el gran juez del mercado— no tome su decisión en la más absoluta oscuridad. (pág. 29) Con lo expuesto, se entiende que la marca no solo tiene la capacidad de distinguir productos o servicios puestos en el mercado, sino también gracias a los elementos constitutivos del signo - denominativa, figurativa, mixta o tridimensional - son capaces de brindar un sinfín de información relevante al consumidor a efectos de su adquisición. Adicionalmente, una descripción acertada de las marcas consiste en que apoyan el correcto tráfico comercial en el mercado ya que, como apunta Maraví, “los signos distintivos son bienes inmateriales En este sentido, la característica común de las marcas es que cumplen una finalidad identificadora de la oferta que existe en el mercado.” (2017, pág. 58). 21.

(22) Con lo mencionado, se concuerda que la aptitud distintiva de un signo o marca apoya a identificar a un producto de otros ya incluidos en el mercado ya que gracias a la marca, a su correcta publicidad y calidad, llevan a la prosperidad del empresario y a la conformidad de sus consumidores. Se entiende, que la aptitud distintiva de las marcas se encuentra estrechamente relacionado al derecho de elección de los consumidores. Entonces, se concuerda que “las marcas tienen como finalidad distinguir; es decir, identificar, productos o servicios de los demás de la misma especie para que los consumidores puedan elegir de manera libre y correcta según sus intereses” (Maravi Contreras, pág. 59) Por tanto, se comprende que gracias al registro de la marca nace la posibilidad de usarla y publicitarla eficientemente para llegar al fin último de una marca, la misma que es ser la privilegiada ante los consumidores. Así, de acuerdo al artículo 134 de la Decisión N° 486, “constituye marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y, podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. (2000) con lo que se podrá afirmar que cualquier conjunto de palabras o de formas pueden ser constituidas como marcas siempre y cuando se encuentren revestidas de distintividad. Por último, se considera que una marca de mal gusto es aquella que no se encuadra dentro del uso de frases o gráficos blasfemas, racistas o discriminatorias, siendo que “una marca de mal gusto se constituye como una palabra inapropiada y una forma grosera de denominar determinados productos marcados.” (2011) 2.5.. Principios en el sistema marcario:. a) Principio de inscripción registral El principio en mención es necesario para obtener el derecho exclusivo que otorga la marca, el principio de inscripción registral permite que el empresario invierta con seguridad en realizar la función publicitaria sin temor a que posteriormente otra persona – actuando de mala fe – intente alegar y/o producir marcas de productos o servicios idénticos a los del primero. En ese sentido, la importancia de inscribir una marca radica en el hecho de poder utilizar el signo distintivo registrado única y exclusivamente por medio del titular de ella y, por tanto, poder oponerse ante una solicitud marcaria que sea semejante o idéntica. 22.

(23) a la que el titular tiene protegida mediante el registro. Asimismo, Maraví Contreras (2017) hace referencia al orden de prioridad en relación al principio de inscripción registral: Cuando dos personas solicitan la misma marca, se toma en cuenta la fecha de la solicitud (prelación), teniendo mejor derecho aquel con la prelación más antigua. También se debe revisar si alguno de los solicitantes está pidiendo que alguna prioridad, que se refiere a la posibilidad de que se reconozca como fecha de solicitud en un país “B” una fecha anterior a la de la verdadera presentación en “B”, asignándose la fecha en la que se presentó la solicitud en un país “A”. (pág. 61) Con lo indicado, se puede concluir que los beneficios que otorga una marca o signo distintivo registrado es amplio ya que dependiendo del éxito de la marca es que se puede registrar en otros países y el beneficio del orden de prelación - dentro de un plazo máximo de seis meses - apoya al registro de la marca en otros países, teniendo como fecha inicial la fecha de solicitud dada en el país de nacimiento del registro de la marca. Por otro lado, se coincide que una vez otorgada el registro de la marca – sea de producto o de servicio – nace una infinidad de derechos exclusivos para la apropiada explotación de ella. Entonces, “el registro es pues constitutivo del derecho” (Auza Velez, Carlos, 2011, pág. 353) Sin embargo, la excepción al presente principio son las marcas notoriamente conocidas, que, al ser marcas suficientemente populares entre los consumidores no necesitan alegar el principio de inscripción registral ya que se encuentran debidamente amparadas por Indecopi. En ese sentido, Maraví Contreras (2017) indica lo siguiente: La principal excepción al principio de inscripción registral está en las marcas notoriamente conocidas. Las marcas notoriamente conocidas son aquellas que debido a diversos factores como su uso intensivo en el mercado o en publicidad comercial, alcanzan un nivel de conocimiento entre los consumidores que es superior al de las marcas comunes. En base a este elevado conocimiento a las marcas notorias se les otorga una protección reforzada y, como parte de esa protección reforzada es posible, al menos en teoría, proteger una marca notoria incluso si no está. 23.

(24) registrada. (pág. 61) Para concluir, se precisa que una de las bases para poder consolidar una marca como notoria es mediante la explotación de un producto de buena calidad, una buena reputación y una estrategia definida de políticas publicitarias que – a modo de ejemplo - vinculen diversidad de emociones positivas al adquirir la marca, de forma que aquella sea altamente conocida por el público consumidor. b) Principio de territorialidad Con el principio de territorialidad se puede explicar que el principio de registrabilidad se hace efectivo en el lugar o país en el cuál fue registrado, siendo constitutivo de derechos dentro del territorio o país en el cual se efectuó el registro. Maraví Contreras (2017) apunta en la misma dirección indicando la excepción al principio: El principio de territorialidad, que establece como regla general que una marca goza de protección únicamente en el territorio del país en el cual ha sido registrada. Nuevamente, como excepción a este principio en el terreno marcario, tenemos a la marca notoriamente conocida (por la protección reforzada) y a la Oposición Andina. (pág. 61) Adicionalmente, se debe precisar que con el beneficio de la oposición andina se puede oponer al registro de una marca semejante o idéntica a la marca registrada en los siguientes países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. c) Principio de especialidad Por el referido principio se establece que el titular de una marca puede formular oposición contra la solicitud de registro de otra marca que sea igual o semejante. Entonces, se sostiene que el titular de una marca puede formular oposición contra terceros cuyo signo solicitado se encuentre comprendido dentro de la misma clase de la Clasificación Niza - la que establece los productos o servicios a ser protegidos mediante el registro – así como también oponerse respecto de marcas solicitadas por terceros en clases distintas, en cuanto existan signos semejantes y además, una vinculación entre los productos o servicios que brindan en el mercado. Asimismo, se señala detalladamente los factores a tener en cuenta para establecer. 24.

(25) el examen de similitud entre una marca registrada y otra encontrada en calificación “se debe tomar en cuenta, entre otros factores, la finalidad, la naturaleza, la conexión competitiva, los canales de comercialización y el sector de consumo al que se reiteran los productos o servicios” (Maravi Contreras, pág. 61) Además de los factores indicados en el párrafo precedente, es importante tener en consideración que no es suficiente con formular oposición cuando una marca sea semejante a otra solicitada y los productos a protegerse con la marca sean completamente diferentes, creer lo contrario sería limitar el desenvolvimiento del mercado. Adicionalmente, se indica nuevamente la excepción al principio de especialidad: la marca notoriamente conocida, y es que “la protección reforzada de la marca notoria va más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos o servicios” (Maravi Contreras, 2017) A modo de resumen, se piensa que las excepciones a los principios señalados son las marcas notoriamente conocidas ya que, gracias al esfuerzo de posicionar correctamente la marca en los consumidores, ella es protegida contra marcas de diversos productos o servicios. d) Principio de buena fe Por último, se señala que “se presume la buena fe del solicitante de una marca y quien alegue lo contrario debe probarlo” (Maravi Contreras, 2017, pág. 61). Así, se entiende que quien desee registrar una marca lo hará para fines lícitos y quien formule oposición deberá demostrar que, de otorgarse la marca, ella será generadora de confusión entre los productos y servicios del titular de la marca en el mercado. 2.6.. Función de las marcas:. a) Función Indicadora del Origen Empresarial Se precisa que la prosperidad comercial de un producto o servicio trae consigo el reconocimiento de este y la empresa o persona que la produce o brinda el servicio. Entonces, se señala que “esta función implica que el consumidor sabe que cada producto o servicio marcado tiene como responsable al titular de la marca” (Maravi Contreras, 2017, pág. 60) En consecuencia, poco serviría contar con una marca registrada sin saber quien o 25.

(26) que empresa es dueño de ella, lo mencionado es razón de ser de la función indicadora de origen empresarial, además de su reconocimiento por parte de los consumidores y preferencia respecto a la empresa que produce determinados productos marcados. Así, la marca guardará siempre relación con la empresa por la cual es producida, con ello afirma que “la marca atestigua ante los ojos de los consumidores que todos los productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido producidos o distribuidos por una misma empresa” (pág. 35) En ese sentido, se comprende que el éxito de una empresa se encontrará fuertemente vinculada a la continuidad del valor agregado que el empresario aporte a su marca. b) Función indicadora de calidad Es claro que la calidad hace la diferencia en cualquier producto o servicio disponible en el mercado, por ello la prosperidad de diversas empresas perseverantes y continuas en dar calidad a sus consumidores, siendo que la función indicadora de calidad se encarga de proporcionar al público información sobre la calidad del producto o servicio. En ese sentido, se considera que la función indicadora de la calidad es uno de los factores determinantes en el triunfo de la marca en el mercado ya que los consumidores adquirirán productos o servicios siempre que la calidad sea óptima y efectiva. Entonces, se resalta que la prosperidad de una empresa se debe a sus consumidores y a la calidad del producto o servicio que ofrecen los titulares de marcas en el mercado; por tanto, encontrándonos en una sociedad tan cambiante y competitiva, el verdadero desafío consiste en brindar estándares de calidad adecuados y mantenerlos o mejorarlos, más no rebajarlos. Asimismo, se entiende que la calidad no es una obligación que debe el empresario a los consumidores, sin embargo, desde una perspectiva objetiva ello se traduce a un compromiso a brindar por parte de la marca, de forma que la aprobación y adquisición de la marca genera rentabilidad en el empresario y sus colaboradores. Adicionalmente, Oré Sosa (2007) señala la importancia de la relación-obligación entre la función indicadora de la calidad y las marcas de certificación: Caso aparte, claro está, el de las marcas de certificación, en el que la inobservancia de las reglas de uso —autorizadas o toleradas por el titular— puede originar la cancelación del registro de la marca de certificación. Uno de los puntos más importantes de la regla de uso es, 26.

(27) justamente, la calidad de los productos y servicios (pág. 47) Por último, queda claro la consideración respecto a las marcas de certificación: siempre será obligación jurídica el cumplir con la función de calidad, caso contrario, la marca perderá el beneficio del registro y, por tanto, se encontrará fuera del mercado. c) Función condensadora de eventual goodwill o reputación La reputación de cualesquiera producto o servicio es trascendental para consolidarse o fracasar en el mercado ya que los consumidores preferirán adquirir productos o servicios de buen prestigio. Conforme a la función de reputación, señala acertadamente Maraví Contreras (2017): Las empresas invierten mucho tiempo y recursos para lograr tener una buena reputación que les ayude a incrementar sus ventas, existe la Función condensadora de eventual goodwill o reputación, según la cual todo el prestigio del producto o servicio se recoge en la marca que lo identifica. (pág. 60) En ese sentido, se señala que la reputación es relevante puesto que lo que acompaña a la buena reputación marcaria es el incremento en sus ventas y el logro de los objetivos empresariales se da generando la necesidad a los consumidores de llevar con ellos una marca de buena reputación o de buen prestigio. Adicionalmente, Di Cataldo (2007) resalta la diferencia que hace la buena reputación o prestigio de un producto puesto a disposición de los consumidores: Se puede decir que llega un momento en el que la marca misma opera como un factor capaz de estimular la adquisición, pero no porque dé fe, directa o indirectamente, de la calidad del producto, sino porque constituye en sí misma el valor apreciado en el producto. (pág. 49) Es por lo indicado en los párrafos precedentes que, dependiendo del grado de la reputación o prestigio, un consumidor puede desear adquirir un producto, se piensa entonces en las personas que desean adquirir un auto de lujo en lugar de un auto promedio, ¿la razón? sentirse elegantes de llevar consigo una marca de gran prestigio. Asimismo, se indica que un factor clave será la forma en como se publicitan los productos o servicios marcados, de ello, en definitiva, es que dependerá la prosperidad. 27.

(28) de la marca, en ese sentido, se indica que “entre los factores que contribuyen a incrementar el prestigio o goodwill de una marca se pueden mencionar la calidad, una política publicitaria agresiva, la fuerza sugestiva del signo, etc.” (Fernandez-Novoa, 2004). Por último, se concuerda en lo indicado ya que uno de los métodos más eficaces para tener una buena reputación se da a través de una publicidad que fomente la adquisición del producto marcado por la razón del prestigio que otorga al consumidor. d) Función publicitaria (selling power) Además de las funciones ya mencionadas, se cuenta con la función publicitaria, la que trata sobre cómo el producto se comercializa en el mercado, de que forma llega a los consumidores, a través de que medios de comunicación se decide dar a conocer al público sobre el producto o servicio marcado. Así, la función publicitaria trata de “una marca que es capaz en sí misma de fomentar la adquisición por parte de los consumidores, incluso si la marca está desvinculada de su producto tradicional.” (Maravi Contreras, 2017, pág. 61) Bien es cierto que un factor importante en el desenvolvimiento del producto marcado es el como publicitar la marca al público y, uno de los métodos de llegar a ellos más rápido que los competidores es mediante una adecuada publicidad, con una publicidad cargada de innovación y originalidad. En ese sentido, el objetivo de la función publicitaria es atraer consumidores y con ello, generar rentabilidad para el titular de la marca. Así, Oré Sosa (2007) señala la necesidad de la función publicitaria en el mercado: La libre competencia es esencial en una economía de mercado, con lo cual, es perfectamente lícito el esfuerzo desplegado por un empresario para atraer la clientela de un competidor. Claro está, siempre que sea realizado por medios leales y razonables. Se da por descontado que cada empresario se sentirá obligado a mejorar las condiciones de la oferta de otro (en términos de calidad, precio, confort, etc.), lo que puede redundar en beneficio del consumidor, el gran juez del mercado. (pág. 50) Adicionalmente, se señala la función publicitaria como condición básica al éxito de cualesquiera producto o servicio ya que el anuncio que se realiza gracias a la publicidad hace más conocida la marca al público que la desee o que la necesite, fomentando con ello la necesidad de consumo por parte del público. 28.

(29) Por último, se considera que los beneficios de la publicidad son diversos, puesto que benefician a la marca, al empresario y al consumidor ya que brindan información al consumidor, mejoran (o empeoran) la economía del empresario y categorizan a la marca dentro de la escala excelente, bueno, regular o malo. 2.7.. Capacidad distintiva de las marcas:. Se afirma entonces que la marca es un signo distintivo, capaz de clasificarse como un bien de valor jurídico indeterminado, en razón a ello, se consideran como marcas: “las prestaciones producto de la creación o del esfuerzo humano, que se materializan en determinados bienes y que encierran un extraordinario valor informativo de gran relevancia en el mercado moderno.” (Gomez Segade, 2001) Por lo expuesto, se comprende que la marca nace de la necesidad de emprendimiento del ser humano, la que se materializa a través de un esfuerzo dinámico y original de este y, por tanto, poder dotar a un signo distintivo de innumerables denominaciones o formas para cumplir su finalidad, la cual es llegar a una rebosante cantidad de consumidores interesados en su adquisición. Adicionalmente, Maraví Contreras (2017) señala que las marcas cuentan con dos tipos de distintividad, la intrínseca y la extrínseca, siendo la primera conceptual mientras que la última conlleva una función indicativa: La distintividad intrínseca se refiere a que un signo cumple teóricamente con identificar algún producto o servicio porque el signo posee la estructura apta para funcionar como marca en el mercado. Si el signo es demasiado complejo para ser recordado o demasiado simple, es posible que no cumpla con la distintividad intrínseca pues no servirá para distinguir ningún producto o servicio. Por ejemplo, podemos considerar una raya oblicua “/” como demasiado simple para identificar en abstracto. En la distintividad extrínseca, se analiza si un signo específico cumple con identificar un producto o servicio específico. Por ejemplo, la palabra “Pera” no sirve para identificar peras, pero no hay problema en utilizar “Pera” para identificar engrapadoras. (pág. 59) Con lo indicado, se entiende que no se registrarán marcas que caigan en el error de denominarse o figurarse de forma idéntica o semejante al mismo producto para el cual el signo desea registrarse. Por otra parte, con el objetivo de evitar el riesgo de confusión, se sostiene que tampoco se registrarán marcas semejantes o idénticas a otras ya. 29.

(30) registradas. Se concuerda además con lo indicado por el Tribunal de Propiedad Intelectual del Indecopi (2006) al brindar un objetivo elemental por la cual se requiere una marca, a buen entender, trata de satisfacer las necesidades del empresario sin dejar de lado las de los consumidores: La marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca, como un signo externo de diferenciación, y los productos, como objeto de protección marcaria (Tribunal de propiedad intelectual, 2006) Entonces, se considera que la noción de marca guarda relación con el titular de la marca y consumidor, así como también se comprende que el éxito de una marca se materializa en la conexión entre el signo y el producto o servicio brindado. Al respecto, se afirma “que la relación entre signo y producto sea percibida por los consumidores, son éstos los determinantes en la consolidación de la marca” (Fernandez-Novoa, págs. 28-29). Asimismo, se debe resaltar que uno de las factores esenciales cuando de marcas se trata es la necesidad de que este signo distintivo sea materializado por medio de una forma visible frente al consumidor y, en general, frente al mercado. Asimismo, una de las obligaciones a cumplir por parte de los solicitantes al registro marcario es que el signo distintivo pueda verificarse por medio de representación gráfica o de palabras. Con lo expuesto, únicamente se podrán registrar marcas o signos distintivos que puedan ser percibidos y distinguidos o diferenciados de otros productos o servicios, razón por la cual no existe una marca de café que se denomine café o una marca de pantalones que sea representada gráficamente mediante pantalones, entonces, se desprende que debe radicar obligatoriamente la distintividad y originalidad al momento de solicitar el registro de una marca.. 30.

(31) Además de las marcas, figurativas, denominativas y mixtas, se indica la existencia de marcas sonoras, tridimensionales, entre otras. Primero, las marcas sonoras se registran en razón a su sonido, ejemplo: el sonido de la corneta de D’Onofrio se encuentra registrada. Segundo, las marcas tridimensionales por sus formas, a modo de ejemplo: la forma de los productos registrados de las marcas toblerone o Coca Cola. Asimismo, se sostiene que la lista para el registro de marcas no es limitativa, por el contrario, la autoridad competente cumple con el rol de promover y apoyar la innovación empresarial. Lo mencionado en el párrafo precedente es un claro ejemplo del poder del registro frente a cualquier manifestación sonora que se diferencie del resto y que pueda apoyar al fortalecimiento de la marca y de la empresa. Entonces, el objetivo de una marca es favorecer las inversiones y mejorar el mercado, apoyando también a brindar más posibilidades a los consumidores que se encuentran interesados en diversos productos o servicios marcados. Por lo señalado, se comprende que se podrán registrar marcas denominativas, figurativas, tridimensionales, mixtas y hasta sonoras, siempre y cuando se encuentren revestidas del único requisito que solicita. la autoridad competente, la cual es la. distintividad, de modo que puedan gozar del derecho de exclusiva que brinda el registro a las marcas. 2.8.. Clasificación de las marcas:. Dentro de la clasificación de marcas se cuentan con dos clasificaciones necesarias y relevantes en derecho marcario, los primeros se encuentran en la clasificación por significado, los cuales son los signos de fantasía, arbitrarios y evocativos, mientras que los signos por elemento a ser distinguido nos hablan de las marcas por producto o servicio. Sobre los signos de fantasía se precisa que son palabras o gráficos inventados, palabras no existentes o imaginarias por las cuales se solicita el registro de la marca, a modo de ejemplo se cuentan con las marcas de fantasía mixtas como: adidas, reebok, coca cola o bimbo. Desde una perspectiva puramente marcaria, se concluiría que los signos de fantasía son los más adecuados a introducir al mercado puesto que se encuentran dotados de originalidad y, por tanto, el signo de fantasía ha sido confeccionado con tal cuidado que es válidamente registrable ante Indecopi.. 31.

(32) Sobre los signos arbitrarios se señala que el signo es sinónimo de alguna palabra o grafía, sin embargo, es utilizado para distinguir un producto o servicio completamente diferente a la palabra o grafía registrada, a modo de ejemplo: registrar la marca denominativa tablas para vender pollos a la brasa. Con lo expuesto, es perfectamente válido inscribir en el registro café para identificar discos de música, sin embargo, lo ideal sería solicitar el registro para inscribir signos innovadores y no transcripciones de palabras ya existentes. Adicionalmente, se cuentan con los signos evocativos, los mismos que dan ideas de lo que es el producto o servicio por el mismo nombre de la marca puesta en el mercado, son reducciones de palabras que se unen, a modo de ejemplo: una tienda desea registrar la marca de sus manzanas acarameladas y las denomina por las reducciones de las palabras manzana y saludable: manzludable. Por último, con relación a los signos evocativos, se puede señalar que ello es de abundante uso en la industria farmacéutica, toda vez que la cantidad de productos en el mercado de fármacos es amplia, a modo de ejemplo: solicitar el registro de las marcas cardioforte, cardiotina, quitadol o doloforte para productos del corazón y del dolor muscular, sin embargo, se reitera que lo ideal sería registrar un signo de fantasía ya que, a diferencia de los signos evocativos, ellos no se encuentran en el deber de tolerar otros signos parecidos o semejantes a ellos. 2.9.. Del registro de marcas:. El registro de marcas en nuestro país se solicita ante la autoridad competente: la Dirección de signos distintivos de Indecopi, primero, se debe completar el formulario de registro de marcas, para lo cual se debe indicar: a). Los datos del solicitante bien sea persona natural o jurídica.. b). Indicación del signo a registrar: de producto, de servicio, denominativo,. mixto, figurativo, tridimensional u otros. c). Señalar la numeración de la Clasificación Niza en la que se encuentra. comprendido el signo de producto o servicio. d). Pagar por el derecho de trámite respectivo por el registro: 13.90% de la. unidad impositiva tributaria (UIT). Posteriormente, de no existir observaciones de forma o de fondo y cumpliendo con todos los requisitos establecidos, Indecopi, a través de la Direccion de Signos. 32.

(33) Distintivos, cuenta con un plazo no mayor a 180 días hábiles para otorgar el registro de la marca mediante la notificación de la resolución y del certificado correspondiente. Asimismo, de existir observaciones de forma el solicitante podrá subsanarlos dentro del plazo de sesenta días hábiles posteriores al día de la notificación de la observación de forma. De encontrarse observaciones de fondo, el solicitante podrá interponer el recurso de reconsideración o apelación dentro del plazo de 15 días hábiles posteriores al día de la notificación con la resolución que acompaña la observación de fondo. 2.10.. Prohibiciones absolutas al registro de marcas:. Las prohibiciones absolutas se encuentran en el listado de 16 incisos que establece el artículo 135º de la Decisión 486. En el presente, se indican las más relevantes: Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los Cuáles ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. (La Comisión de la Comunidad Andina, 2000) En ese sentido, se establece muy bien de la necesidad del libre acceso de las palabras que caracterizan un producto o servicio en el mercado, con ello nace también un mercado justo y equitativo para los titulares de marcas y consumidores. Asimismo, no se podrá registrar como marca aquel signo que no cumpla con la función distintiva ya que solo está ejerciendo una función descriptiva, resultando imposible conceder una marca denominada excelente o el mejor ya que esas palabras solo apoyan en brindar información además de tener el deber de encontrarse abiertas de uso o de libre acceso. Entonces, se piensa que un método para evitar caer en la prohibición absoluta de un signo excesivamente descriptivo seria – a modo de ejemplo – intentar denominar la marca de acuerdo a la experiencia que deseo ofrecer al mercado con ella, más allá de vender por ejemplo, una gaseosa: puede vender detrás de esa gaseosa felicidad tal cual es el caso de la marca Coca – cola o elegancia, como sucede con la marca de agua Evian. 33.