Santiago, veinte abril de dos mil quince VISTOS:
Que, el INAPI ha otorgado la patente de invención registro Nº 49.904, correspondiente a la solicitud Nº 293-2007, pedida por KYORIN PHARMACEUTICAL CO. LTD, concedida el 9 de abril de 2014, por un plazo de 20 años a contar de la fecha de presentación.
Que el actor, amparado en el artículo 53 bis 1 a 53 bis 5 de la Ley 19.039, solicita protección suplementaria para el registro de autos, aduciendo:
A) Que la solicitud en cuestión, fue presentada dentro del plazo de seis meses exigido por la ley, contado desde su otorgamiento habiendo sido concedida el 09/04/2014, la acción fue interpuesta el 10/09/2014.
B) Que el plazo de tramitación fue superior a cinco años. En efecto, desde la fecha de presentación de la solicitud, el 05/02/2007 hasta la fecha de otorgamiento, el 09/04/2014, transcurrieron 7 años, 2 meses y 4 días.
C) Que en la tramitación de la patente, existieron demoras administrativas injustificadas.
Que, seguidamente, el solicitante procede a detallar las dilaciones que, a su juicio, se encuentran dentro del ámbito de las demoras que deben ser consideradas como injustificadas:
1) Demora de 7 meses y 7 días, entre el pase para la designación del perito de fecha 29/05/2009 y la resolución de nombramiento de éste, de fecha 05/01/2010.
2) Demora de 3 meses y 2 días, entre el día 13/04/2010, fecha de vencimiento para evacuar el informe pericial y la entrega de dicho informe el 15/07/2010.
3) Demora de 2 meses y 24 días, entre el 20/10/2010 fecha de la presentación de la respuesta para que el perito emitiera el informe pericial, y el pase al perito el 13/01/2011.
4) Demora de 3 meses y 22 días, entre la resolución que tuvo por formuladas las observaciones al informe pericial el 07/12/2011, y la notificación del informe técnico el 29/03/2012.
5) Demora de 1 año, 11 meses y 14 días, entre el informe técnico de aceptación del examinador el 29/03/2012, y el fallo de aceptación a registro
el 14/03/2014, que concedió la patente de invención por el plazo de 20 años contados desde la presentación de la solicitud.
Concluye así el solicitante que, en estos autos, en total ocurrió un tiempo de tramitación de 7 años, 2 meses y 4 días.
De acuerdo a señalado, el solicitante requiere que se le conceda una protección suplementaria a la patente indicada por 3 años, 4 meses y 9 días, adicionales a los 20 años de protección que ya posee.
Que, a fojas 12, en fecha 23/09/2014, el Tribunal tuvo por interpuesta la solicitud de Protección Suplementaria y ordenó que se oficiara al INAPI, para que informase en conformidad a la ley.
Que, a fojas 14, con fecha 30/12/2014, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, evacuó el informe requerido al efecto, el que se tiene íntegramente por reproducido, sin que sea vinculante respecto a lo que se resolverá por este Tribunal de alzada.
Que, a fs. 24 se trajeron los autos en relación.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, la pretensión del actor busca el otorgamiento de un plazo de protección suplementaria por un período de 3 años, 4 meses y 9 días, fundada en los artículos 53 bis 1, 3, 4 y 5 de la ley del ramo, alegando demoras injustificadas en diferentes momentos de la tramitación, las cuales se concentran en el nombramiento del perito, emisión del informe pericial, el estado de resolver y la resolución de correcciones al solicitante.
SEGUNDO: Que, tal como deja de manifiesto el Informe del INAPI, el otorgamiento de un término de protección suplementaria no se limita solamente a constatar que la tramitación de una patente ha demorado más de tres o cinco años (según los casos que regula la ley) y que han existido demoras injustificadas, sino que puede implicar el análisis de una serie de cuestiones previas, tales como:
presentación dentro de plazo, formalidades de la presentación, contenido sustantivo de la ley u otras.
Ahora bien, no obstante que el informe del INAPI únicamente constituye un antecedente para resolver y no está destinado a contravenir al actor, trabando una
“litis”, en el caso sub lite, es indispensable pronunciarse sobre algunas cuestiones previas que afectan transversalmente la solicitud de autos.
TERCERO: Que, una primera cuestión que corresponde abordar es, si es justificado reclamar demoras que incluyan el plazo de cinco años establecido por la ley para activar el sistema de Protección Suplementaria. Sobre el particular, la ley del ramo en el artículo 53 bis 1) se limita a establecer que el solicitante tendrá derecho a pedir un término de Protección Suplementaria exigiendo entre otros requerimientos que el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco años.
Seguidamente también establece: “La Protección Suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora administrativa injustificada”.
Por ello, es necesario hacerse cargo de qué se entiende por una demora injustificada. Al efecto, injustificado es lo que no puede justificarse; y justificado es un adjetivo que se refiere a aquello que está conforme con la justicia y la razón.
Por otra parte la ley agregó dos elementos adicionales: uno es la referencia expresa para exigir que el plazo de demora sea superior a cinco años; y el otro, es el de entregar al Tribunal de Propiedad Industrial, valorando la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, la facultad de determinar qué se entiende por “demora injustificada”.
En conclusión, la suma de estos elementos, claramente está señalando la voluntad del legislador de entregar al Tribunal de Propiedad Industrial la facultad de resolver una justa compensación, por demoras de la administración que hubiesen podido perjudicar a los solicitantes de patentes. En este sentido, cabe advertir que los criterios básicos de justicia deben aplicarse en base a principios de igualdad y proporción, por lo que no cabe admitir que quede a voluntad del solicitante demorar el procedimiento de otorgamiento de una patente más allá de cinco años, con el único objeto, de aprovechar una protección suplementaria; en el mismo sentido, tampoco puede aceptarse que una patente que se demora cinco años y un día se vea beneficiada con una extensión de protección, por sobre un solicitante diligente o menos afortunado que impulsó su patente para ser resuelta en cuatro años y trescientos sesenta y cuatro días.
Es por ello que este Tribunal considera que extender la protección suplementaria para compensar los cinco años de tramitación, conlleva una interpretación que no tiene sustento en ninguna norma expresa de la ley, ni tampoco en la lógica de su diseño. En consecuencia, déjese establecido que la pretensión del requirente de obtener protección por 3 años, 4 meses y 9 días no se funda completamente en demoras injustificadas, ya que únicamente se puede estimar injustificadas las demoras que exceden de los cinco años, siempre y cuando no se trate de demoras excluidas conforme al artículo 53 bis 3 de la Ley N° 19.039. De esta manera, si la
solicitud de autos demoró 7 años, 2 meses y 4 días, el límite al cual podía aspirar el solicitante, era este plazo menos los cinco años, es decir 2 años, 2 meses y 4 días.
CUARTO: Que, cabe hacer presente que en esta instancia procesal, el requirente se limita a señalar los períodos que estima constituyen demoras injustificadas, pero nada argumenta respecto de por qué estos atrasos son constitutivos de tales demoras, lo que si bien es aceptable, se entiende que se basa en el hecho que el Tribunal conoce el procedimiento de patentes no sólo en Chile sino que también sus estándares internacionales, por lo que está en condiciones de evaluar la razonabilidad de su pretensión.
QUINTO: Que, corresponde ahora abordar cada demora injustificada que argumenta el solicitante de autos. En cuanto a la primera de éstas, de 7 meses y 7 días, entre el pase para la designación del perito de fecha 29/05/2009 y la resolución de nombramiento de éste, de fecha 05/01/2010. Al respecto, debe considerar que en patentes, que como ya lo ha reconocido este Tribunal, a diferencias de las periciales que se conocen en el orden judicial común, existen muchas especialidades y subespecialidades, lo que deriva en que, incluso después de aceptado un encargo, los peritos devuelvan los expedientes por no ser de su área específica de conocimiento.
En efecto, este Tribunal ha experimentado directamente estas situaciones en varias oportunidades, puesto que un perito, previo a aceptar el nombramiento, solicita analizar el expediente y lo devuelve después de un par de semanas porque no corresponde a su área de conocimientos. En otras ocasiones, los peritos efectúan su análisis con antecedentes bibliográficos de la patente, e igualmente estiman que no pueden efectuar el encargo, en estos casos, puede o no quedar constancia material en el expediente respectivo de la actuación del perito. Lo transcendental en esta materia, es que la designación del perito implica para el examinador un examen de fondo de la solicitud, más aún si se considera que el examinador es la contraparte técnica del perito en la Oficina de Propiedad Industrial.
Ello permite, de acuerdo con la sana critica, a estos sentenciadores justificar que la diligencia de designación del perito, puede tomar al menos el mismo tiempo que el plazo que se reconoce al perito para efectuar su encargo, lo
que lleva necesariamente a preguntarse, cuál es el plazo que puede tomar la pericial?, a este respecto, todos los parámetros son variables, pero existe un referente en el artículo 6° de la Ley del ramo, que constituye un antecedente objetivo al reconocer el plazo de 60 días, contados desde la aceptación del cargo, para que el perito evacúe su informe.
De esta manera, habiendo considerado la ley ese plazo como razonable, éstos sentenciadores, atendidas las consideraciones antes efectuadas, estiman justificado reconocer el plazo de 60 días, equivalente a tres meses, conforme a la manera de computar los plazos de la ley N° 19.039, para la diligencia que nos ocupa, por lo que estiman justificados los plazos en análisis de 3 meses, e injustificado el exceso de 4 meses y 7 días.
SEXTO: Que, en cuanto a la demora N° 2, de 3 meses y 2 días, entre el día 14/04/2010, fecha de vencimiento para evacuar el informe pericial y la entrega de dicho informe el 15/07/2010. Este tribunal ha revisado los antecedentes que cursan en autos, de los cuales se desprende que no consta que el perito designado haya solicitado extensión alguna de plazo para emitir su informe, por lo que así el estado de las cosas, se estima injustificado el plazo de 3 meses y 2 días en la emisión de dicho informe.
SÉPTIMO: Que en cuanto a la demora Nº 3 de 2 meses y 24 días, entre el 20/10/2010 fecha de la presentación de la respuesta para que el perito emitiera el informe pericial, y el pase al perito el 13/01/2011. Sobre el particular éste Tribunal estima, que el solicitante no ha descontado plazo alguno que considere el tiempo que razonablemente puede tomar la elaboración de las resoluciones u otro lapso, que permita física e intelectualmente la elaboración de cada acto administrativo.
Que así el estado de las cosas, se estima justificado el plazo en este caso.
OCTAVO: Que, en cuanto a la demora Nº 4, de 3 meses y 22 días, entre la resolución que tuvo por formuladas las observaciones al informe pericial el 07/12/2011, y la notificación del informe técnico el 29/03/2012. Esta resolución dice relación con el periodo de tiempo en que el INAPI revisa la solicitud tanto desde el punto de vista formal como sustantivo, antes de la dictación de la resolución definitiva que pone término a la tramitación a fin de decidir, si concede o no la solicitud requerida y si amerita o no una nueva opinión pericial. Es menester señalar que en esta etapa procesal se necesita un tiempo para realizar un acucioso examen de los antecedentes, todo lo cual lleva a concluir la voluntad
manifiesta de la Oficina de otorgar la patente, efectuando las correcciones que son de cargo del requirente. Por lo tanto las acciones tomadas fueron en directo beneficio del solicitante, dentro de un plazo razonable atendido su nivel de detalle, por lo que atendida la naturaleza de las actuaciones respectivas, de acuerdo a la sana crítica, para estos sentenciadores resultan justificadas las demoras producidas solo respecto de 60 días, aplicando el artículo 6 de la Ley del ramo, que constituye un antecedente objetivo para reconocer dicho plazo, aplicable para la diligencia que nos ocupa.
Que así las cosas, se considera justificado el plazo de 60 días, equivalente a tres meses e injustificado el resto de 22 días.
NOVENO: Que, respecto de la demora N° 5, de 1 año, 11 meses y 14 días, entre el informe técnico de aceptación del examinador el 29/03/2012, y el fallo de aceptación el 14/03/2014, que concedió la patente de invención por el plazo de 20 años contados desde la presentación de la solicitud. Estos sentenciadores estiman que en esta etapa procesal se necesita un tiempo para realizar un acucioso examen de los antecedentes, sumado a que el presente tuvo oposición a la solicitud de registro de la patente, por lo que atendida la naturaleza de las actuaciones respectivas, de acuerdo a la sana crítica, para estos sentenciadores resultan justificadas las demoras producidas solo respecto de 60 días, aplicando el artículo 6 de la Ley del ramo, que constituye un antecedente objetivo para reconocer dicho plazo, aplicable para la diligencia que nos ocupa.
Que así las cosas, se considera justificado el plazo de 60 días, equivalente a tres meses e injustificado el resto de 1 año, 9 meses y 14 días.
DÉCIMO: Que, no obstante, tal como se razonó en el considerando tercero, el límite de compensación al que puede aspirar el requirente es de 2 años, 2 meses y 4 días, lapso que estos sentenciadores le deben conceder en definitiva al solicitante como compensación de los retrasos sufridos y que atendido que con el plazo compensado en los considerandos precedentes se ha consumido la totalidad del exceso de tiempo tomado en la tramitación de la solicitud por sobre los cinco años, límite de compensación al que podía aspirar el solicitante, resulta innecesario emitir un pronunciamiento sobre las restantes demoras alegadas en estos autos.
DÉCIMO PRIMERO: Que, en atención a todo lo expuesto, corresponde acceder a la demanda de protección suplementaria que en estos autos se resuelve, únicamente para compensar demoras injustificadas por: 2 años, 2 meses y 4 días.
SE RESUELVE:
Por las consideraciones precedentes y de conformidad a lo preceptuado por los artículos 11, 17 bis B y 53 bis 1, 2, 3 y 5 de la Ley N° 19.039, se declara que se concede la protección suplementaria solicitada, debiendo extenderse el término de protección de la patente N° 49.904, solicitud N° 293-2007, por un total de 2 años, 2 meses y 4 días.
Anótese y devuélvanse los autos.
Rol TDPI N° 1719-2014
Pronunciada por los Ministros: Sra. Carmen Iglesias Muñoz, Sra. Janett Fuentealba Rollat y Sr. Tomás Chadwick Weinstein.
