Janett Fuentealba Rollat Juez Árbitro Nic Chile

Janett Fuentealba

Juez Árbitro Nic Chile

Rol N° 58055

Nombre de dominio bys-services.cl

SALCOBRAND S.A.

vs.

FABRICACIONES B&S HYDROFORTE SPA.

Santiago, 27 de Abril de 2022.

VISTOS:

1) Que, con fecha 14 de Marzo de 2022, la administración del Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, designó al suscrito como árbitro arbitrador para resolver el conflicto causado con ocasión de la solicitud de revocación del nombre de dominio bys-services.cl promovida por SALCOBRAND S.A. (en adelante indistintamente el “Revocante”), en contra de su titular FABRICACIONES B&S HYDROFORTE SPA. (en adelante indistintamente el “Titular”).

2) Que, con igual fecha de 14 de Marzo de 2022, este árbitro aceptó la designación antes referida y transcurrido el plazo para que las partes promovieran alguna inhabilidad luego de dicha aceptación, ésta no fue promovida por ninguna de ellas.

3) Que, con fecha 28 de Marzo de 2022, se efectuó la consignación del honorario arbitral por parte del Revocante, y se emitió la factura correspondiente.

4) Que, con fecha 5 de Abril de 2022, el Revocante, a través de su abogado don Max Villaseca Molina, presentó oportunamente su demanda, acompañando documentos probatorios y solicitando la revocación de la asignación del nombre de dominio bys-services.cl actualmente a nombre del Titular.

5) Los argumentos del Revocante para fundar su pretensión son los siguientes:

a) Que, la mantención de la asignación que se impugna puede llevar a toda suerte de confusiones o errores a los usuarios de la red, quienes podrían erróneamente direccionarse o bien asumir algún tipo de conexión y/o relación comercial entre el revocante y el titular del nombre de dominio en disputa, atendida la identidad del presente dominio con los signos distintivos que ya pertenecen a SALCOBRAND S.A.

b) Que, SALCOBRAND S.A., es quien, sin duda alguna, ostenta “interés

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tipo de controversias por parte de NIC Chile respecto del nombre de dominio “bys-services.

c) Que, SALCOBRAND S.A., es quien detenta los derechos intelectuales sobre el concepto “B Y S”.

d) Que, la revocante nace de la fusión de Farmacias Brand (1880) y de Farmacias Salco (1982), y que el Holding S&B Farmacéutica inició sus operaciones en Enero del 2000 posicionándose como la cadena de farmacias líder en Chile, con más de 225 locales a lo largo del país. Es así que el año 2001, inició formalmente la marca SALCOBRAND y un año más tarde también su razón social cambio a SALCOBRAND.

e) Que, SALCOBRAND, cuenta con una red de 390 locales en todo el país, cuyo propósito es hacer sentir bien a las personas, tal como puede ser apreciado en el buscador Google.cl bajo el parámetro “SALCOBRAND MARCA B Y S” figurado como primera búsqueda “Productos de Belleza y Maquillaje Salcobrand”.

f) Que, el revocante es titular en Chile, de signos distintivos que comparte su esencia con el nombre de dominio en disputa, “B Y S”.

g) Que, el revocante es titular de los registros de las marcas comerciales ante el Instituto de Propiedad Industrial (“INAPI”): Registro N°1130588, marca B Y S, clase 30; Registro N°1130620, marca B Y S, clase 29; Registro N°1130622, marca B Y S, clase 10; Registro N°1154548, marca B Y S, clase 5.

h) Que, revocante tiene asignados nombres de dominio asociados conceptualmente al de disputa, como es el caso de syb.cl.

i) Que, atendido el reconocimiento, nacional e internacional, con que cuenta SALCOBRAND y su marca B Y S cualquier semejanza con el signo del revocante en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los usuarios de la red, beneficiando injustamente a un tercero en el evento de una improbable asignación a una persona distinta al revocante.

j) Que, la propiedad del revocante sobre el signo B Y S, es idéntico en aquella partícula que confiere distintividad al nombre de dominio en disputa, ya que “services” (servicios en español) es una expresión no distintiva y, por ello, no permite una adecuada diferenciación respecto del revocante o su marca, lo cual confiere a SALCOBRAND S.A. un sólido fundamento para que le sea asignada de manera exclusiva.

k) Que, de mantenerse la asignación del presente nombre de dominio en un titular distinto al revocante, llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores y usuarios de la red, provocando perjuicios no sólo

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económicos al revocante, sino que además dilución de un signo distintivo que goza de validación registral en nuestro territorio.

l) Que, el nombre de dominio bys-services.cl se encuentra inactivo.

m) Que, como antecedentes de derecho, indicó diversos criterios y normas aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, entre ellos: la Reglamentación para el Funcionamiento de registro de nombres de dominio .cl punto 18 y 19; Interés Preferente; Ley No.19.880, articulo 21; Criterio de la Titularidad; Derechos válidamente adquiridos, entre otros.

6) Los documentos acompañados son los siguientes:

1. Copia simple del poder otorgado al abogado Max Villaseca Molina por la parte revocante y al ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y CIA, el cual lo habilita para representar;

2. Y con citación, los siguientes documentos:

REGISTROS EN CHILE:

3. Registro No. 1130588 para “B Y S” que protege productos de la Clase 30;

4. Registro No. 1130620 para “B Y S” que protege productos de la Clase 29;

5. Registro No. 1130622 para “B Y S” que protege Establecimiento Comercial para: “la compra y venta de productos de las clases 3, 5 y 10” para la Región Metropolitana;

6. Registro No. 1154548 para “B Y S” que protege productos de la Clase 5 7. Nombre de dominio syb.cl perteneciente al revocante SALCOBRAND S.A.

OTROS DOCUMENTOS:

8. Impresión de buscador Google.cl bajo el parámetro “SALCOBRAND MARCA B Y S” figurado como primera búsqueda “Productos de Belleza y Maquillaje

Salcobrand” bajo el siguiente enlace

https://www.google.com/search?q=salcobrand+marca+b+y+s&rlz=1C1C HBF_esCL891CL891&ei=jFtLYpn4FtfC5OUP_bKduA0&ved=0ahUKEwiZ7qrtp fv2AhVXIbkGHX1ZB9cQ4dUDCA4&uact=5&oq=salcobrand+marca+b+y+s

&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2lAM6BwgAEEcQsANKBAhBGABKBAhGGABQlwpYnBJg uxhoAXABeACAATCIAVeSAQEy mAEAoAEByAEHwAEB&sclient=gws-wiz

7) De la presentación de fecha 5 de Abril de 2022 se dio traslado al Titular con fecha 7 de Abril de 2022, y se acusó su rebeldía con fecha 18 de Abril de 2022, luego de vencido el plazo para contestar.

Con fecha 21 de Abril de 2022 se citó a las partes a oír sentencia; y

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PRIMERO:

Que, en relación con el presente arbitraje, el ámbito de su competencia y su carácter vinculante para las partes, el numeral 21 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de nombres de dominio .CL (en adelante el

“Reglamento”), señala que “los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio .CL serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL.” (en adelante la

“Política”). Acto seguido, sujeta las controversias por nombres de dominio al procedimiento de arbitraje establecido en dicha Política, conforme a la cual “Las partes podrán designar un árbitro de común acuerdo, y en su defecto, facultan a NIC Chile de manera expresa e irrevocable para designar en su lugar a un árbitro de una nómina que estará publicada en su sitio web, nombramiento que se entenderá efectuado directamente por cada una de ellas mismas”.

SEGUNDO:

Que, el artículo 19 del Reglamento dispone que, si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de 30 días contados desde la inscripción del nombre de dominio en disputa, el revocante podrá hacerlo invocando un "interés preferente", norma que ha de ser interpretada en armonía con las directrices que el artículo 14 del mismo Reglamento establece.

TERCERO:

Que, la Revocante sostiene que le asiste un interés preferente en tanto:

(1) Que, SALCOBRAND S.A., acuñó el concepto “B Y S”, pues nació de la fusión de las Farmacias Brand (1880) y de las Farmacias Salco (1982); el Holding S&B Farmacéutica inició sus operaciones en Enero del 2000 posicionándose como la cadena de farmacias líder en Chile, con cientos de locales a lo largo del país. En Junio del año 2001, se inició formalmente la operación conjunta bajo la marca SALCOBRAND, y cambió un año más tarde su razón social a SALCOBRAND; (2) Que es titular de los registros marcarios, B Y S en las clases 5, 10, 29 y 30 del Clasificador Internacional; (3) Que, el hecho de agregar la palabra “services” a BYS, no otorga identidad propia al nombre de dominio frente a la marca BYS de su propiedad. Agrega que el nombre de dominio solicitado bys-services.cl, corresponde a una expresión abiertamente genérica, descriptiva y carente de distintividad; (4) y señala que, de mantenerse el nombre de dominio en su actual titular, se producirá una evidente confusión en el público nacional respecto a la marca BYS de su propiedad, porque llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio del revocante.

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Que, la prueba aportada por el Revocante, no objetada por el Titular, es suficiente para tener por establecida: (1) la titularidad del Revocante sobre la marca BYS, en las clases 5, 10, 29 y 30; (2) el uso del signo BYS por parte del Revocante y su vinculación con éste; y, (3) la titularidad del Revocante sobre el nombre de dominio bys.cl.

QUINTO:

Que en necesario tener presente que la función básica de todo nombre de dominio consiste en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet de tal manera que es el revocante quien se relaciona más estrechamente con el dominio en disputa, teniendo un interés preferente sobre éste fundado en la titularidad de marcas comerciales y nombres de dominio, y en definitiva, en el derecho a proteger la identidad que le confieren sus signos.

Al inscribir la demandada el nombre de dominio “bys-services”, reproduce íntegramente la marca registrada de la demandante, lo que sin lugar a dudas llevará a los consumidores y/o usuarios de internet a pensar que el dominio de autos corresponde a la marca BYS, lo que obviamente no es así, produciéndose el error, la confusión y el aprovechamiento del reconocimiento y fama ajenos que toda la legislación y normativa sobre propiedad industrial busca evitar. A este respecto resulta importante señalar que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que “será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros…” por lo que claramente en el caso de autos, el demandado ha infringido esta disposición. En concepto de este sentenciador el nombre de dominio debe reflejar de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Lo anterior reviste la mayor importancia en la resolución del conflicto, atendido que si se registra por un tercero un nombre de dominio que se asemeje engañosamente a un nombre respecto del cual ya se tienen derechos adquiridos en forma previa por otra persona, evidentemente inducirá a error y confusión al público consumidor o cibernauta respecto de quién es el titular o de la procedencia de los productos o servicios que se ofrecen. Lo anterior tiene por base, entre otros antecedentes, el dictamen N° 1127 de la Comisión Preventiva Central de fecha 28 de Julio del año 2000, que señaló en su considerando 7.8 “Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas

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a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios”. En síntesis, cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio deducirá erróneamente que se trata de un sitio web con información relativa a

“BYS”, de los productos o servicios que ofrece, lo que en los hechos no ocurre ya que la demandada nada tiene que ver con ella y no ha sido autorizada de forma alguna para utilizar la marca registrada BYS, mucho menos para registrarla como nombre de dominio.

SEXTO:

Que, ha quedado acreditado que el demandado FABRICACIONES B&S HYDROFORTE SPA, no usa actualmente el nombre de dominio (su sitio web permanece inacttivo) y tampoco contestó la demanda ni acompañó prueba alguna para acreditar su interés en él o para desvirtuar la prueba acompañada por la contraria. Si bien todo lo anterior no puede ser considerado como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos alegados por la revocante, impiden a este Juez Arbitro formarse una idea respecto de su interés sobre el nombre de dominio bys-services.cl -salvo que en su razón social figura la denominación B&S, que fonéticamente se asemeja a bys) y contrastarlo con el legítimo interés demostrado por la parte revocante. De otra parte, con el documento acompañado por la revocante, signado con el No. 7 de su prueba, en los que consta la información que proporciona el buscador Google, bajo el parámetro “SALCOBRAND MARCA B Y S” figura como primera búsqueda “Productos de Belleza y Maquillaje Salcobrand”, reconociendo su fama y notoriedad, lo que da cuenta de la falta de interés del titular sobre el nombre de dominio revocado en autos y del enorme riesgo de error, confusión y/o engaño para los usuarios de Internet respecto a su procedencia.

SÉPTIMO:

Que de la prueba documental acompañada por la revocante, nos permite concluir que la marca BYS está debidamente registrada a su nombre, para las clases ya mencionadas del Clasificador Internacional de Niza, y que este elemento característico de la marca comercial y del nombre de dominio del revocante, está contenido o reproducido en el nombre de dominio en litigio bys-services.cl con el agregado final de ”services”, que constituye una expresión genérica, indicativa, descriptiva e inductiva a error, que en español significa “servicios”, pero manteniendo el carácter central de la expresión “bys”, dentro de dicho conjunto,

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aspecto que en nuestra opinión, configura una engañosa cuasi identidad respecto del signo previo y válidamente adquirido por la revocante y su carácter inductivo a error, confusión y/o engaño en los usuarios de internet respecto de la procedencia empresarial.

OCTAVO:

Que la incorporación de la expresión “services” al final del nombre de dominio en litigio, como venimos señalando, en caso alguno logra darle suficiente distintividad e indivualidad, sobre todo si se tiene en consideración que

“services”, en su sentido natural y obvio, debe ser entendida como “servicios”, traducida al castellano, y que precisamente podrían entenderse como servicios que presta Salcobrand S.A., y/o se podría entender que ofrece información respecto de la amplia y variada gama de productos o servicios, que se comercializan bajo la denominación de la marca registrada BYS, que pertenece a la revocante.

NOVENO:

Que tanto la doctrina como la jurisprudencia arbitral es consistente en darle al criterio FIRST COME, FIRST SERVED, una aplicación de ultima ratio, es decir, únicamente cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre el nombre de dominio en disputa, después que ninguna de ellas haya acreditado un interés preferente o mejor derecho. Al respecto, cabe hacer presente que ambas partes, demandante y demandado, tienen la carga procesal de demostrar su interés legítimo en que se le asigne el nombre de dominio en disputa y en ningún caso puede presumirse como demostrado el interés del demandado por el solo hecho de haberse adelantado en la inscripción del nombre de dominio de autos. Así pues, es oportuno atender a lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación, que impone al registrante la carga de confirmar que la inscripción que se proponga realizar sobre un nombre de dominio no afecte ciertos bienes jurídicos como la competencia leal, la ética mercantil y los derechos válidamente adquiridos por terceros. En este orden, es esperable que todo registrante diligente realice ciertos actos que tengan por objeto disipar esos posibles obstáculos, por ejemplo realizar búsquedas en Internet para verificar que terceros no se le hayan adelantado en el uso de ciertas expresiones, elementos o signos distintivos que coincidan o se asemejen al nombre de dominio que pretende inscribir; o realizar búsquedas en la base de datos en línea del INAPI para verificar que el nombre de dominio no se encuentre registrado como marca comercial por un tercero o se asemeje a un registro

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dominio simplemente porque la plataforma web de NIC Chile lo permite materialmente (lo que no significa que esté disponible jurídicamente) y no haga ningún esfuerzo por superar los referidos obstáculos, ignorando torpe o deliberadamente la carga del citado artículo 14.

En el caso de autos, claramente, el demandado o no realizó acciones para cumplir con su carga previa a la inscripción del dominio en disputa, o bien las realizó y, a pesar de representarse los signos distintivos del demandante como obstáculos, igualmente registró el dominio.

En consecuencia, asignar el nombre de dominio en disputa al demandado podría asentar el peligroso precedente de reducir los signos distintivos de la revocante, a meras palabras de las que cualquiera podría apropiarse, invirtiendo la carga –ahora a los titulares de dichos signos distintivos– de tener que inscribirlos como marcas comerciales y como nombre de dominio en todas las jurisdicciones del mundo; incluso tener que registrar cualquier variación de sus marcas y nombres de dominio para evitar que terceros usen expresiones confusamente semejantes. Claramente, éste no es el estándar de la Reglamentación y de la legislación en materia de propiedad industrial, competencia desleal y protección al consumidor.

Resulta evidente, entonces, que el criterio First Come First Served no es aplicable para la adecuada asignación del nombre de dominio en disputa, toda vez que lo razonado previamente no permiten concluir otra cosa que el demandante, no solo tiene un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa, sino que además constituye un interés preferente al del demandado.

DÉCIMO:

Que, respecto de las diferencias entre marcas y nombres de dominio, este tribunal reconoce que la misma existe. Sin embargo, no se están comparando marcas con nombres de dominio sino derechos de las partes. El Revocante ha acreditado ser titular de la marca que le dan derechos sobre la expresión BYS. El Titular no ha acreditado detentar derechos sobre la referida expresión bys- services. Así pues, podemos concluir que es el demandante quien ha acuñado en el mercado el signo distintivo BYS, que el nombre de dominio en litigio incluye íntegramente el signo BYS, que es el demandante el titular de registros de marca comercial, gozando en consecuencia de derechos anteriores y válidamente adquiridos respecto del signo BYS, y que es el demadante y sus signos distintivos los que gozan de evidente fama y notoriedad, como quedó acreditado con la prueba rendida y no objetada. Finalmente, este Arbitro estima que es necesario recordar que una marca comercial es un derecho de propiedad industrial, que tiene protección legal y constitucional, y que comprende el derecho a usar, gozar

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y disponer de ella en las operaciones comerciales, lo que incluye obviamente, intenet y su uso como nombre de dominio, por lo tanto, no puede ser infringida ésta por su inscripción como nombre de dominio por una persona distinta de su titular, ya que habría perturbación, afectación o perjuicio a un derecho adquirido con anterioridad.

DÉCIMO PRIMERO:

Que en mérito a lo razonado previamente y todo lo expuesto anteriormente, este sentenciador debe resolver conforme a lo que su prudencia y la equidad le indiquen, y puesto a sopesar las posiciones de las partes, tratándose en el presente caso de una demanda de revocación deducida en los términos del artículo 19 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio .cl, la que supone para que sea acogida que se invoque y pruebe un interés preferente, este Arbitro estima que solo el demandante argumentó y probó tener intereses legítimos en la expresión en controversia, los que prevalecen sobre la presunción de mejor derecho que asiste al titular en calidad de primer solicitante, razón por la cual se acogerá la demanda.

RESUELVO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Reglamentación, la Política, los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, resolviendo conforme a la equidad y la prudencia, este árbitro se ha formado la convicción que asiste al Revocante un interés preferente sobre el nombre de dominio bys-services.cl y por tanto se decide acoger la demanda de revocación promovida por Salcobrand S.A. y en consecuencia la asignación hecha inicialmente respecto del nombre de dominio bys-services.cl se revoca al titular y se ordena el registro a nombre de la parte revocante Salcobrand S.A.

Janett Fuentealba Rollat Juez Árbitro NIC Chile

JANETT FUENTEALBA ROLLAT

Firmado digitalmente por JANETT FUENTEALBA ROLLAT Fecha: 2022.04.27 16:14:46 -04'00'

Janett Fuentealba

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Notifíquese a las partes la presente sentencia a través del sitio web arbitral de conformidad con el numeral 6 de la Política y al Centro de Resolución de Controversias de .CL para ejecución de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos don Tomás Bravo Hepp, Rut 15.833.919-6 y doña Fernanda Piedra Fuentealba, Rut 16.066.761-6, quienes firman a continuación junto al árbitro.