SOLICITANTE : INVERSIONES POLOS PERU S.A.C
OPOSITORA : SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS
Denominaciones genéricas y comunes - Registro de nombre geográfico como marca - Denominaciones descriptivas - Falta de distintividad
Lima, once de octubre de dos mil dos I. ANTECENDENTES
Con fecha 21 de noviembre del 2001, Inversiones Polos Perú S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto POLOS PERU para distinguir vestidos, calzados y sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 8 de abril del 2002, Sociedad Nacional de Industrias (Perú), formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) “Polos” es un nombre genérico, con el cual se conoce al producto más exitoso
de exportación manufacturera nacional, siendo su vinculación al nombre PERU una referencia inequívoca al nombre que comúnmente promociona los referidos productos en el exterior.
(ii) Su registro a favor de un comerciante particular le daría una ventaja injusta y un
monopolio sobre un elemento del idioma que, por ser de uso común, debe ser de libre uso. Tal registro privaría a los demás competidores de un término indispensable para poder desarrollar normalmente sus actividades comerciales.
(iii) En el caso de los asociados a su institución - exitosos y usuales exportadores
peruanos de “polos” - se verían muy afectados de permitirse el registro de la marca POLOS PERU, ya que estarían imposibilitados de comercializar sus productos utilizando esta denominación, que internacionalmente se encuentra muy difundida.
Con fecha 8 de mayo del 2002, Inversiones Polos Perú S.A.C. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) El signo solicitado POLOS PERU se encuentra conformado por dos palabras o
términos que se complementan y de modo conjunto sirven para diferenciar en el mercado los productos que comercializa su empresa de los productos de otras empresas, trascendiendo por ende su contenido, en conjunto y aisladamente, a lo que exclusivamente constituye la especie, calidad, cantidad, destino, etc. del producto. Además, el signo solicitado reúne las características esenciales de ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.
(ii) El signo solicitado no se encuentra inmerso en ninguno de los supuestos de
prohibición de inscripción de marcas, señalados en los artículos 129 y 130 del Decreto Legislativo 823, más aun cuando no existe marca similar previamente inscrita.
(iii) La oponente, atribuyéndose la representación de sus asociados, demuestra en
fundamentos legales, prueba de ello es que no precisa cual es la norma del Decreto Legislativo 823 que se estaría infraccionando.
(iv) El registro de la marca POLOS PERU, no crea obstáculo alguno para los exportadores de polos en las operaciones de comercialización de dichos productos, toda vez que al vender sus productos en el exterior, no consignan la marca indicada en los mismos, puesto que para ello requieren haber inscrito previamente la marca para hacerla susceptible de protección registral.
(v) Las declaraciones que efectúan los exportadores de estos productos cuando
los comercializan en el exterior, determina que la denominación de los mismos varíe de acuerdo al país en que se realizan; por ejemplo, en los Estados Unidos de América se comercializan con el nombre de T-shirt, y por ende resulta falso que la marca POLOS PERU, constituya una denominación internacionalmente difundida o exclusiva para estos productos.
(vi) Debe considerarse que se encuentran registradas marcas similares donde se
hace uso de un término genérico, antepuesto o pospuesto al término PERU, como TAMBOS PERU, PUNTO PERU, SABORES PERU, PERU COTTON, PERU SHOES, VICUÑA PERU, FRUTOS PERU, ARROZ PERU, PERU CAFÉ y PERU CACAO.
Adjuntó copia de la Resolución Nº 99276-1998/OSD-INDECOPI de fecha 10 de agosto de 1998, relativa a la inscripción de la marca de producto ARROZ PERU y logotipo, que consideró similar al presente caso.
Mediante Resolución Nº 6859-2002/OSD-INDECOPI de fecha 27 de junio del 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado, en base a los siguientes argumentos:
(i) El signo solicitado es un signo meramente denominativo constituido por dos
palabras: la palabra POLOS - que tiene entre sus acepciones la de “prenda de punto que llega hasta la cintura, con cuello, y abotonada por delante en la parte superior”; y que, en nuestro medio, también se usa coloquialmente para hacer referencia a la prenda denominada camiseta – y la palabra PERU – que constituye la denominación con la que se identifica al Estado peruano - por lo que no es reivindicable en exclusiva a favor de persona alguna.
(ii) De la apreciación del signo solicitado en su conjunto se determina que no
constituye un signo genérico con relación a los productos que pretende distinguir, dado que no es usado por el público consumidor peruano para designar directamente a alguno de los productos referidos.
(iii) El signo solicitado carece de la distintividad requerida a fin de acceder al
registro, por cuanto está constituido por dos elementos irreivindicables y de libre uso por parte de los agentes económicos que concurren en el mercado, debido a que está constituido por un término genérico en relación a los productos que pretende distinguir, y por la denominación de nuestro país.
(iv) El signo solicitado no es capaz de permitir la eficaz identificación y diferenciación de los productos a los que está referido respecto a los productos de sus competidores; en otras palabras, no es capaz de individualizar por sí mismo ante el público consumidor los productos a distinguir como provenientes de un determinado origen empresarial.
(v) Respecto a la concesión del registro de la marca ARROZ PERU: Mediante Resolución Nº 99276-1998/OSD-INDECOPI de fecha 10 de agosto de 1998, se concedió el registro de la marca constituida por la denominación C.C.T.S.A. en la parte superior con letras azules grandes; en el centro, el mapa del Perú en color rojo con las letras ARROZ PERU y GRANO LARGO; en la parte inferior, la denominación SUPER EXTRA; a los costados, la frase C.C.T.S.A. SUPER EXTRA en color azul; a lo largo del saco, unas rayas rojas que terminan en v; conforme se advierte del documento presentado por la propia solicitante. Dicho registro fue otorgado a pesar de tener elementos genéricos y descriptivos, por cuanto presentaba características que los diferenciaba de las marcas registradas con anterioridad.
Con fecha 23 de julio de 2002, Inversiones Polos Perú S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) La Resolución de la Oficina de Signos Distintivos incurre en una abierta
contradicción, pues en la página 4 reconoce expresamente que el signo POLOS PERU no constituye un signo genérico y en el párrafo siguiente señala lo contrario, para al final amparar este último argumento.
(ii) Si bien la palabra PERU tiene el carácter de irreivindicable, esta cualidad recae
sólo en la utilización del término por sí mismo, de modo tal que su uso en coexistencia con otros elementos, que lo diferencien de otras marcas registradas, hace posible la inscripción registral, haciendo uso de aquél.
(iii) La oposición formulada por la Sociedad Nacional de Industrias no se sustenta
en ninguna norma aplicable al caso sub-materia, lo que evidencia el parcializado criterio contenido en la decisión de la Oficina de Signos Distintivos, más aun cuando tal oposición se basa sustancialmente en la atribución al signo solicitado del carácter de internacionalmente difundido, cuando tal argumento no resiste el menor análisis.
Adjuntó copia de la Resolución Nº 2174-93-INDECOPI/OSD, de fecha 27 de julio de 1993, que resuelve inscribir la marca SABORES PERU, señalando que constituye un caso similar al que es materia de su solicitud, puesto que, además de pertenecer a la clase 25, es ostensible que el primer término SABORES tiene la calidad de genérico
por no referirse de un modo directo a un producto o servicio en particular (sic),
atribuyéndose falsamente en la Resolución de la Oficina de Signos Distintivos, esta misma calidad al término POLOS, en tanto que, en ambos casos, viene seguido de la palabra PERU con carácter irreivindicable.
No obstante haber sido debidamente notificada, Sociedad Nacional de Industrias no cumplió con absolver el traslado de la apelación dentro del plazo de ley.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones absolutas de registro.
1. Informe de antecedentes La Sala ha verificado que:
a) Existen en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial diversas marcas registradas a favor de distintos titulares que presentan en su conformación el término POLO o POLOS, tales como: POLO (mixta), POLOREY, PIRUPOLOS (mixta), POLO JAL (mixta), POLO MAS, POLO SUR (mixta), POLO LOCO, POLO SPORT, MARCO POLO, POLOFOTO (mixta), PUBLI POLO (mixta), POLO COUNTRY, POLOFERTON, POLO AVISOS (mixta), POLO JEANS CO., COMERCIAL POLOCENTRO S.A., GIUSEPPE POLONI (mixta), VLADIPOLO, APOLOSKIN (mixta), POLO BY RALPH LAUREN y RLX POLO SPORT (mixta).
b) Existen en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial diversas marcas registradas a favor de distintos titulares que presentan en su conformación el término PERU, tales como: PERUART (mixta), PERUGGI, PERUTY (mixta), PERUCORD (mixta), PERUGANT (mixta), PERUSOX, PERUT-SHIRTS (mixta), PERUBRUSH (mixta), PERUTREK (mixta), PERUTWILL (mixta), YES PERU (mixta), MALI PERU (mixta), PAKU PERU (mixta), PERUVIANO (mixta), PUNTO PERU (mixta), PERU COTTON (mixta), PIAVI PERU, ARTEX PERU, CREO EN PERU, KAMAQ PERU (mixta), OUTDOOR PERU (mixta), PERU RUNNERS (mixta), PERUPOLIN, TAMBOS PERU (mixta), GREENLANDS PERU (mixta), MARIANA PERU (mixta), MARSH PERU S.A., PERU 8 MIL (mixta), VICUÑA PERU (mixta), CLUBPERU, PANAM PERU S.A. (mixta), PERU GIFT SHOP PERU (mixta), SABORES PERU, ART PERU COTTON (mixta), EDITORA PERU (mixta), MISS PERU BELLA, OOP OUT OF PERU (mixta), PERU ELEGANTE, RENO PERU SHOES (mixta), SOUL SURF – PERU (mixta), ARTEXTIL PERU (mixta), PERU SOBERANO (mixta), EDUCAR PERU S.A. (mixta), MANOS DEL PERU (mixta), ALPACA REAL PERU (mixta), ARTEXTIL PERU S.A. (mixta), BRITANI PERUVIAN (mixta), PERUVIAN BRITANI (mixta), PETRO-TECH PERUANA (mixta), INTERKIDS DEL PERU (mixta), PERU TOUR, J. EVANN’ S, PW PERU WEAR (mixta), TECNIN DEL PERU S.A. (mixta) y KOLYNOS SONRIE PERU (mixta).
c) Se encuentra en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos el expediente 157410-2002, en el que Inversiones Polos Perú S.A.C. solicitó el registro de la marca POLOSPERU.COM
2. De las prohibiciones absolutas
De acuerdo al criterio de la Sala contenido en la Resolución Nº
607-1998-TPI-INDECOPI1 la presentación de una solicitud de registro implica que la Autoridad
Administrativa deba evaluar si el signo solicitado a registro reviste las condiciones necesarias para constituirse como tal, para lo cual deberá evaluarse además en primer lugar si éste no se encuentra incurso en algunas de las prohibiciones de orden público
1 Recaída en la solicitud de ampliación de la Resolución Nº 431-1998-TPI-INDECOPI (denegatoria del registro del
establecidas en la ley (prohibiciones absolutas). En consecuencia, tanto la Oficina de Signos Distintivos como esta Sala deben procurar que términos no distintivos, descriptivos o genéricos no sean apropiados por un solo competidor, impidiendo su libre uso por los demás agentes económicos que interactúan en el mercado.
Adicionalmente, tanto la Oficina de Signos Distintivos como la Sala deben velar porque la solicitud de registro de un nuevo signo no transgreda los derechos de terceros. Esta segunda etapa del examen de registrabilidad supone evaluar la posibilidad de que el signo solicitado a registro no sea susceptible de causar confusión respecto de otro signo previamente inscrito o de aquél que goce de un mejor derecho.
3. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado
Es práctica de esta Sala, para efectuar el examen de registrabilidad de un signo, partir de la impresión en conjunto que pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Solo excepcionalmente, cuando algún elemento del signo no sirva para indicar el origen empresarial del mismo, puede dejar de tomarse en cuenta parte de él.
En consecuencia, de estar conformado el signo solicitado de elementos irregistrables, que no indican al consumidor el origen empresarial del producto, el examen se concentrará en los otros elementos del signo. Esto obedece a la necesidad de que el derecho de exclusiva que otorga el registro de un signo no recaiga en elementos que no son protegibles. Afirmar lo contrario implicaría abrir la posibilidad de evadir las prohibiciones al registro contenidas en la ley. Sin embargo, esta regla no debe ser aplicada estrictamente, por cuanto puede ser que una marca compuesta por diversos elementos que por sí no tienen distintividad - siendo por tanto no registrables en forma aislada - en su impresión de conjunto logren tener un carácter distintivo.
Por lo tanto, cuando se trate de elementos irregistrables en general - como son los elementos genéricos y descriptivos - y que, en relación con los demás elementos del signo, tengan cierta individualidad se justifica esta separación.
Asimismo, la Sala conviene en precisar que, si bien una marca no puede estar constituida exclusivamente por términos descriptivos, genéricos o usuales - en tanto cada elemento que integra el signo mantenga cierta individualidad y proporcione información característica de los productos o servicios a los que se aplique -teóricamente podría suceder que la unión de estos elementos en su conjunto den lugar a un nuevo signo que sí sea distintivo. En todo caso, la unión de denominaciones irregistrables (descriptivas o genéricas) no determina necesariamente y en forma automática que éstas conserven o pierdan tal carácter, ya que será la función que cumplan dichas denominaciones dentro del conjunto al que se ha dado lugar - en relación a los productos o servicios a los cuales estén referidos - lo que determinará el carácter del signo. Así, en algunos casos estas uniones darán lugar a marcas con una fuerza distintiva no muy fuerte que deberán coexistir con otros signos que contengan elementos comunes.
Sentados estos presupuestos se procederá a efectuar el análisis de los elementos que conforman el signo solicitado.
3.1 Carácter de la denominación POLOS
a) Denominaciones genéricas, comunes o usuales
La Sala, en concordancia con lo establecido por el Tribunal Andino en sus sentencias
Nº 6-IP-952, 27-IP-953, 40-IP-984, 49-IP-20005 y ratificado recientemente en las
sentencias N° 24-IP-20016 y 63-IP-20017, entiende por denominaciones genéricas
aquéllas que comúnmente designan el género, categoría, especie o naturaleza de los
productos o servicios que pretenden diferenciar8.
Los signos genéricos deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en un sector del mercado, porque de otorgarse el registro de ellos a favor de una persona exclusivamente, se impediría a los competidores que utilicen esa denominación o representación para referirse a productos o servicios que fabrican, comercializan o prestan, según sea el caso, lo cual constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado. En consecuencia, la Sala determina que es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
Además, los signos genéricos no poseen la distintividad necesaria para diferenciar los productos o servicios de un empresario de los de otros, ya que constituyen el nombre utilizado en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos.
Según señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el citado Proceso 27-IP-95, los signos genéricos deben analizarse no sólo en base de su concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el país con respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir.
Las prohibiciones de registro de los signos que designan en forma ordinaria y necesaria a los productos y servicios se encuentran incluidas en los incisos f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486, y en los incisos d) y e) del artículo 129 del Decreto Legislativo 823, según se trate de los signos que inicialmente constituyen la
2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 215 del 17 de julio de 1996, pp. 3 y ss. 3 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 257 del 14 de abril de 1997, pp. 2 y ss. 4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 466 del 6 de agosto de 1999, pp. 11 y 12. 5 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 602 del 21 de setiembre del 2000, pp. 5 y 6. 6Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 739 del 4 de diciembre del 2001, pp. 1 y ss. 7Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 739 (nota 6), pp. 21 y ss.
8 Si bien dichas sentencias fueron emitidas cuando se encontraba vigente la Decisión 344, la Sala precisa que
resulta relevante referirse a ellas en virtud de que parte del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344, ha sido recogida en el artículo 135 inciso f) de la Decisión 486.
designación común del producto o servicio, o que constituyan el nombre genérico o técnico del producto o servicio, o de aquéllos que en el lenguaje de los medios comerciales, en los modismos o en la jerga propia de cada país son los utilizados para designar al producto o al servicio habiéndose convertido en el nombre común del producto o servicio, aunque su significado gramatical sea diferente.
Respecto a estos últimos cabe señalar que un término utilizado comúnmente en el mercado para designar un producto o servicio, no puede cumplir con la función esencial de una marca que consiste en identificar los productos o servicios en atención a su procedencia empresarial.
La Decisión 486 menciona exclusivamente a las denominaciones que designan comúnmente a los productos o servicios para los cuales han de usarse y no al género de los productos o servicios. Sin embargo, la Sala estima que tan irregistrable es la palabra "silla" para distinguir "sillas" como la palabra "mueble" para distinguir "sillas"9.. Debe precisarse que esta prohibición de registro sólo comprende a los signos que exclusivamente estén compuestos por términos genéricos o comunes. En consecuencia, signos que contengan otros elementos suficientemente distintivos sí pueden acceder a registro.
b) Aplicación al caso concreto
En el presente caso, se advierte que el término POLOS, en su acepción etimológica en el idioma castellano es la denominación que se utiliza para designar a una prenda de punto que llega hasta la cintura, con cuello, y abotonada por delante desde arriba
hasta la altura del pecho10. En el Perú se conoce más con este nombre a una prenda
de vestir deportiva de algodón que cubre el torso, con cuello cerrado y mangas
cortas11, conocida en otros lugares de habla hispana como “camiseta”12. En esta última
acepción es muy extendido su uso en el mercado13. En tal sentido, se encuentra
incluido dentro del concepto global de "vestidos”14, el mismo que constituye uno de los
productos que se pretende distinguir con el signo solicitado.
9Pachón/Sánchez Avila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 210. 10 Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Tomo II, p.1 634. 11 Ugarte Chamorro, Vocabulario de Peruanismos, Lima 1997, p. 241.
12 Camisas cortas, ajustadas y sin cuello, de franela, algodón, seda, o de cualquier otra tela, ordinariamente de
punto. Diccionario de la Real Academia Española (nota 10), p. Tomo I, p. 377.
13 Cfr. en Páginas Amarillas de Telefónica 2002, p. 947:
- Confecciones y Estampados S.A. – Polos, BVD, polos camiseros, gorros buzos, casacas. - Comercial Textil Chávez – Polos, gorros, casacas y buzos.
- JIREH Publicidad – Fabricación de polos publicitarios, polos camiseros, gorros, buzos, banderolas y ropa industrial.
- FENITEX – Polos publicitarios, acabados de exportación. - Polocentro – T-Shirt, polos, pijamas, buzos, ropa interior.
- Texalma E.I.R.L. – Polos, camisas, buzos, gorros, casacas, otros.
- Creaciones of the Cross – Polos tipo camisa y cuello redondo, listados y color entero.
14 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (nota 10), vestido es la “prenda o conjunto de
Por lo anterior, el término POLOS es un término genérico y común dentro de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, al designar la especie del producto para el cual ha de usarse.
3.2 Carácter de la denominación PERU.
3.2.1 Prohibición de registro de los símbolos de Estado en la legislación vigente
El artículo 135 inciso m) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marca (de productos y servicios) los signos que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas, y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional.
La Sala advierte que la Decisión 486 - a diferencia de la Decisión 344 (artículo 82
inciso j)15 y, más bien, de modo semejante al artículo 6ter del Convenio de París16 - no
prohibe el registro de los nombres o denominaciones de los Estados, ni exige que los símbolos de Estado cuyo uso esté autorizado deban ser un elemento accesorio del distintivo principal, ya que conforme se observa, la prohibición admite como único supuesto de excepción para la utilización de estos signos que el solicitante cuente con la autorización del Estado u organismo competente.
La Sala considera que - dado que el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823 incluye entre los signos protegidos como símbolos de los Estados a los nombres o denominaciones de los mismos, precisando que dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal - dicha disposición no resulta aplicable, toda vez que significaría la transgresión de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 486, ya que al contener esta última causales de prohibición de registro que son absolutas - entre las cuales no se encuentra
comprendida la prohibición de registro de los nombres o denominaciones de los
15 El artículo 82 inciso j) de la Decisión 344 concordado con el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823
establecía que no podian registrarse como marca (de productos y servicios) los signos que reprodujeran o imitaran el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podían registrarse cuando constituyeran un elemento accesorio del distintivo principal.
16El artículo 6ter del Convenio de París establece que los Países de la Unión acuerdan rehusar o anular el
registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.
La Sala conviene en precisar que si bien en dicha norma no existe un impedimento para que el signo consista sólo en el emblema de un Estado, Fernández-Novoa (El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid 1995, p.151) considera que a pesar de que el artículo 6ter guarda silencio en este punto, debe entenderse que el escudo, bandera o emblema cuyo uso ha sido autorizado, no puede ser el único elemento de la marca solicitada.
Estados, ni exigencia alguna respecto a su dimensión dentro del signo - las mismas no
pueden ser ampliadas por la normativa nacional mediante la inclusión de nuevas causales.
En tal sentido, la Sala considera que, de acuerdo a lo dispuesto por la legislación vigente, la utilización de la denominación de un Estado debe ser vista dentro del contexto correspondiente a las indicaciones geográficas y no dentro del marco correspondiente a la utilización de símbolos del Estado.
3.2.2 Registro de un nombre geográfico como marca a) Limitaciones relativas a estos signos
La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la Decisión 486: i) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el
comercio para describir… (entre otros)… la procedencia geográfica de los
productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e)17.
Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función que
cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, dichas indicaciones deben quedar libres para que otros productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se concedería un derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
17Se conoce como signos descriptivos a los que informan directamente a los consumidores acerca de las
características del producto o servicio al que pretenden aplicarse, por lo tanto no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio.
La Decisión 486 en su artículo 135 inciso e) establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
De lo establecido en los párrafos precedentes y según lo establecido por el Tribunal Andino en los Procesos 23-IP-200017 y 49-IP-200017 - interpretación seguida por la Sala, debido a que el contenido del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 ha sido recogido casi en los mismos términos en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, en cuanto a los signos descriptivos se refiere - no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable en relación a ellos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.
Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que
exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia,
signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro. ii) Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público… (entre otros)…
sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i).
Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica
como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión18 y éstos no
provienen de dicha zona.
iii) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j].
iv) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas (inciso k).
v) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (inciso l).
En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los correspondientes productos o servicios y si su uso puede inducir a confusión al público, llevándolo a tomar un producto por otro.
Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse como marca.
Así, por ejemplo existen registradas diversas marcas constituidas por nombres
geográficos, tales como: FLORIDA19 para distinguir conservas de pescado,
ALICANTE20 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES21 o BREMEN22 para
distinguir cerveza o ALASKA23 para helados, las cuales no constituyen
denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican.
En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios. En tal
18 El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI
Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del 15.08.97, p. 16.
19 Certificados Nºs 4162, 16688, 8337, 3236, 26720. 20 Certificado Nº 39267.
21 Certificado Nº 28519. 22 Certificado Nº 30054.
sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para indicar el lugar del cual proviene su producto, es un uso a título informativo o descriptivo del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157
de la Decisión 48624 y del artículo 170 del Decreto Legislativo 82325).
b) Aplicación al caso concreto
La Sala conviene en precisar que, si bien es cierto que el término PERU es el nombre del Estado peruano y, por lo mismo, no es reivindicable por una sola persona, puede ser registrado como parte de una marca en unión a otros elementos, siempre y cuando éstos sean capaces de otorgarle la distintividad necesaria.
3.3 Análisis en conjunto del signo solicitado POLOS PERU
De acuerdo a lo señalado anteriormente, POLOS es un término genérico y usual, por constituir una especie del género “vestidos” y el término PERU es irreivindicable por sí solo, por ser la denominación del Estado peruano.
La Sala conviene en precisar que dentro de la conformación que presenta el signo solicitado, el término PERU aparece como una indicación del lugar de origen o fabricación del producto al que se refiere, esto es, que el producto (polo) es peruano. Esta circunstancia es particularmente relevante por el hecho que el Perú es conocido por la calidad de su algodón, material del cual están hechos los polos, que constituyen tanto un producto de gran consumo interno, como un producto de exportación.
Así, en el caso bajo análisis las denominaciones POLO y PERU al unirse no han dado lugar a un nuevo signo con características propias, ya que mantienen su individualidad dentro del conjunto al ser pronunciadas o leídas por el consumidor. En tal sentido, la conjunción de ambos elementos no logra desvirtuar el carácter genérico y descriptivo de los términos que lo integran, por lo que no pierden su función informadora respecto del producto de que se trata y del origen del mismo.
4. Sobre la distintividad de los signos 4.1 Base legal y doctrinaria
24Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el
mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. (…..)
25 Artículo 170.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin
consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. (….)
De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.
Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N°
22-IP-9626 - durante la vigencia de la Decisión 34427 - en la que se precisa que la
marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categorías de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria.
La capacidad distintiva de un signo se determina en relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.
En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica en relación a un origen empresarial determinado.
No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera
sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal28 u otras razones29 tiene una
dudosa capacidad distintiva pero donde el público - a falta de la presencia de un signo distintivo - se ve obligado a identificar al producto con este nombre o indicación, no significa que este signo tenga capacidad distintiva.
Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información
26 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
27 Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso
b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.
28 Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una
forma determinada.
29Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica en
determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.
Para determinar la distintividad de un signo debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios. El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros.
Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente. 4.2 Aplicación al caso concreto
En el presente caso, el signo solicitado está conformado únicamente por la denominación POLOS PERU.
Conforme se ha señalado, la Sala considera que la denominación en cuestión designa los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado y describe el origen de los mismos.
Cabe precisar que existen en el mercado polos de algodón de diversa procedencia empresarial con motivos peruanos (Líneas de Nazca, Macchu Picchu, Huanchaco, Paracas etc.), que incluyen el término PERU, por lo que la denominación POLOS PERU no sirve para indicar un determinado origen empresarial.
Atendiendo a lo expuesto y, debido a que el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales al elemento denominativo que, en su conjunto, permitan individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, resulta incapaz de indicar la procedencia empresarial de los productos. Lo anterior determina que el signo solicitado no puede ser objeto de un derecho de exclusiva ni es susceptible de reivindicación.
5. Conclusión
De lo anterior, la Sala concluye que el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 135 incisos e), f) y g) de la Decisión 486, careciendo además de capacidad distintiva con relación a los productos que pretende distinguir, ya que no va a poder ser asociado con un origen empresarial determinado, por lo que se encuentra incurso, además, en la prohibición contenida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión, razón por lo cual no procede acceder a su registro.
6. Criterios adoptados por la Administración.
Con relación a lo manifestado por la solicitante respecto al registro de expresiones similares, la Sala conviene en precisar que los registros no tienen relevancia más allá
del caso concreto y si bien demuestran la tendencia de la Administración en el examen de registrabilidad, no tienen efectos vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud, sin perjuicio de tenerse en cuenta los criterios que se adoptaron en su oportunidad.
En este sentido, el análisis de registrabilidad de un signo es una facultad discrecional de la Sala, toda vez que la Autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente en cada nueva solicitud que se presente, si el signo solicitado cumple con los requisitos para acceder al registro. Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso, dependerán del examen del correspondiente expediente y no están sujetas necesariamente a los registros otorgados con anterioridad.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución Nº 6859-2002/OSD-INDECOPI de fecha 27 de junio del 2002 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto POLOS PERÚ solicitado por Inversiones Polos Perú S.A.C.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
