Acción declarativa de validez o nulidad del registro de la patente

94. Aparte de las acciones por violación de patentes, existen las acciones que tratan sobre la validez del registro. En este tipo de acción, se busca declarar la validez o la nulidad del registro, con efecto vinculante para todos (erga omnes), pues el registro es un instrumento público que concede un monopolio de explotación, que desarrollará el titular de la patente.

La doctrina y la jurisprudencia debaten sobre la naturaleza de dicha acción. Así, por un lado, algunos autores afirman que la naturaleza es declarativa y que esta declaración, cuando es de nulidad,

produce efectos ex tunc, es decir, se considera la patente nula desde la fecha del depósito168. Otros autores, por otro lado, defienden que estas acciones tienen naturaleza constitutiva y que la sentencia indica que el registro es nulo con efectos ex nunc, es decir, produce efectos a partir de la resolución169.

95. La declaración de nulidad de la patente podrá, dependiendo del sistema jurídico, hacerse administrativa o judicialmente. En Brasil, la Ley 9.279/96 considera que se puede solicitar la nulidad del registro de una patente de las dos formas. El procedimiento administrativo tiene su origen en el principio de legalidad y autotutela, pues cuando el Estado realiza un acto ilegal, la propia Administración Pública (en Brasil, el INPI) o un tercero puede solicitar la nulidad de dicho acto170. En este sentido, la Administración Pública deberá declarar nula la concesión de la patente (acto administrativo) cuando se realiza sin observar los dictámenes legales. Para ello, se requiere un proceso administrativo

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Véase PEREIRA,L.F., Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial. RT, São Paulo, 2006, pp. 230 y ss.

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PONTES DE MIRANDA, Tratados das Ações. Tomo IV. RT, São Paulo, 1973, p.195. En el juzgado AC102.937, de 15 de abril de 1997, el TRF 5ª R. ha determinado que ―a ação ora tratada traz pedido nítida e preponderantemente de cunho constitutivo negativo, qual seja a autora pretende a anulação do ato administrativo do INPI. Deseja a autora, modificar, com a sentença, determinada situação jurídica em que ela se encontra. Não há que se respeitar o estipulado no Art. 4º do CPC e cumprir odos os requisitos para o devido ajuizamento de uma ação meramente declaratório pois não se está diante de uma. O objeto da ação não é declarar a desconstituição do ato, mas sim, desconstitui-lo‖.

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Un ejemplo de proceso administrativo en que el INPI ha requerido de oficio la nulidad del registro de un dibujo industrial es el proceso administrativo del INPI BR 30 2013 001799-0 41, de 25/11/2014, en que el INPI ha publicado lo siguiente: ―Processo Administrativo de Nulidade de Ofício instaurado em face de infringência do Art. 95, nos termos do Art. 113 da LPI. Requerente: DICIG / INPI. Ficam suspensos os efeitos da concessão de acordó com o §2º do artigo 113 da LPI‖. Véase Revista de

Propriedade Industrial, Vol.1, No. 2295. Disponible en

que observe los principios del Derecho procesal administrativo, como el principio de contradicción, de amplia defensa y el derecho de recurso.

Sin embargo, considerando el objetivo de la tesis, debemos analizar más a fondo las acciones judiciales, especialmente en este apartado, cuyo objeto es la solicitud de nulidad del registro de una patente. La Ley de Patentes brasileña dedica dos artículos al tema. El Art. 57, que se analiza en el apartado sobre competencia judicial, y el Art. 56, que trata de cuestiones generales sobre acciones de nulidad.

El Art. 56 indica que pueden interponer la acción el propio INPI o un tercero que tenga interés en el caso. En el Art. 56.1 se señala que la nulidad podrá solicitarse a través de una acción propia o, en materia de defensa, en otra acción. Es decir, la segunda hipótesis prevé que en el curso de una acción por infracción de una patente, el demandado pueda, en su defensa, alegar la nulidad del registro, lo que se juzgará con carácter previo, pues, si se declara nula la patente, deja de existir cualquier infracción contra ella171. Más adelante, en el mismo artículo

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En reciente caso envolviendo derecho de marca, el STJ ha asentado entendimiento de que directa o perjudicialmente la declaración de nulidad debe ser conocida por la Justicia Federal, y no por las Justicia Provinciales. STJ. Resp Nº 1.281.448 - SP (2011⁄0208387-2). Rel. Min. Nancy Andrighi. PROPIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DAÑOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. NULIDADE DE REGISTRO. MATÉRIA DE DEFESA. DECLARAÇÃO DE DEFESA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDDE NECESSÁRIA AÇÃO AUTONOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E

PARTICIPAÇÃO DO INPI. Artigos analisados: Arts. 56, §1º; 57; 175 E 205, da Lei 9.279⁄96. (...) Não obstante exista a previsão legal expressa de que o ajuizamento da ação de nulidade de registro de marca se dará ―no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito‖ (Art. 175), não há qualquer disposição acerca da possibilidade de arguição da nulidade como matéria de defesa, como se dá na hipótese de ação cujo objeto seja a nulidade de patente. 4. Ainda que a lei preveja, em seu Art. 56, §1º, a possibilidade de alegação de nulidade da patente como matéria de defesa, a melhor interpretação de tal dispositivo aponta no sentido de que ele deve estar inserido no contexto de uma ação autônoma, em que se discuta, na Justiça

56 se contempla la posibilidad de que el juez determine, de forma cautelar, la suspensión de los efectos del registro de la patente. El tema de las medidas cautelares es estudiado en un apartado de esta tesis.

96. Cuando se trata del tema nulidad es igualmente importante analizar las causas de la nulidad del registro de una patente. Para confirmar la validez de una patente es necesario que la solicitud cumpla los requisitos materiales y formales exigidos por ley. Los requisitos materiales son las condiciones de la patente (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial). Por su parte, los requisitos formales se refieren a los procedimientos adoptados por el organismo que concede el certificado, que debe realizar quien solicita el registro. Así, es obligatorio cumplir los plazos, pagar las tasas de depósito y de examen técnico cumplimentar correctamente los formularios para el depósito.

Una vez más es importante hacer una comparación entre las disposiciones de la ley brasileña y de ley española sobre patentes. La legislación española es más detallada cuando trata el tema. Así, en el Art. 112 se indican expresamente las causas de la nulidad de una patente, que son cuando: (i) no concurren los requisitos de patentabilidad; (ii) la descripción no es clara y completa; y, (iii) cuando el objeto exceda la solicitud de la patente tal como fue presentada. En

Federal, o próprio registro. 5. Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo equivaleria a conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa (...)‖.

el mismo artículo se encuentra la posibilidad de la declaración parcial de la nulidad. En los apartados 2 y 3 del artículo 112 se permite la declaración parcial de la nulidad de la patente relativa a una de las solicitudes, aunque dicha nulidad parcial no puede recaer sobre una parte de una solicitud172. Así, la patente continuará en vigor en relación con las reivindicaciones no anuladas, siempre que el objeto se pueda constituir en una patente independiente. La ley brasileña también dispone en el mismo sentido en el Art. 47.

97. Los legitimados para instar la acción de nulidad, según el Art. 113 de la ley española, son los mismos de la ley brasileña, que permiten ser actores a terceros interesados o la propia Administración Pública. También en relación con el plazo de prescripción, la ley española indica que la acción puede ejercitarse durante toda la vigencia de la patente y los cinco siguientes a la caducidad de la patente173. En el apartado 5 del mismo artículo se incluye una interesante disposición, que determina que la decisión administrativa dictada en el ámbito contencioso administrativo sobre la validez o nulidad de la patente hace cosa juzgada material y no puede volver invocarse por vía judicial. Esta disposición es muy importante porque faculta al organismo público que registra la patente, que, en un análisis

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"Partiendo de que una patente protege tantas invenciones como reivindicaciones tiene, para determinar si se ha producido invasión de la exclusiva será preciso: a) interpretar la reivindicación o reivindicaciones afectadas a fin de conocer su sentido técnico y jurídico relevante, y así poder determinar el alcance de la protección que otorga la patente. Y, ello sentado, b) una comparación entre lo que la patente reivindica tal como fue concedida, según su correcto alcance, y la realización cuestionada como infractora. (SAP Barcelona, 14.10.2003; Mag. Luis Garrido; "Mangueras").

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Apenas para fines de comparación, la ley brasileña determina que el plazo para presentar la acción de nulidad termina con la vigencia de la patente, y no extiende tal plazo por más 5 años, como hace la ley española.

de fondo, tiene el conocimiento técnico para conocer de la cuestión más a fondo.

98. En cuanto a los efectos de la declaración de nulidad de la patente, el Art. 114 determina que dicha declaración implica que la patente nunca fue válida. Es decir, a partir de los efectos ex tunc de la resolución es posible determinar que la acción de nulidad prevista en la ley española tiene naturaleza declarativa y no constitutiva, como se ha explicado al principio de este epígrafe. El apartado 3 determina que la sentencia firme tiene eficacia erga omnes y produce efectos incluso en relación con terceros que no hayan participado del proceso judicial. 99. En definitiva, se puede concluir que la acción declarativa de validez o nulidad del registro de la patente es muy importante, pues garantiza la seguridad jurídica que debe impregnar las relaciones jurídicas en el mundo contemporáneo. La sentencia en la acción declarativa tiene el objetivo de declarar la existencia o inexistencia de relación jurídica o la autenticidad o falsedad de un documento174 y, con ello, alejar cualquier discusión acerca de la existencia o no de una patente sobre la cual existe una nube nebulosa de incertidumbre jurídica.

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Código de Processo Civil – Brasil. Art. 4º O interesse do autor pode limitar-se à

declaração: I - da existência ou da inexistência de relação jurídica; II - da autenticidade ou falsidade de documento.

Parágrafo único. É admissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito.