todos ellos conteniendo el mismo elemento estructural esencial). • Pese a no conocer la estructura de
alguno de los productos, puede de- terminarse la existencia de unidad de invención, cuando:
Se conoce la estructura del pro- ducto intermedio, pero se des- conoce la del producto final. Se desconoce la estructura de
ambos productos.
Sin embargo, en ambos casos debe haber evidencia suficiente para con- cluir que, el producto intermedio y el final, están técnicamente inte- rrelacionados, por ejemplo, cuando el producto intermedio contiene el mismo elemento esencial que el producto final o le incorpora a este un elemento esencial.
Productos intermedios distintos, uti- lizados en procesos diferentes para la preparación de un producto final, pueden ser reivindicados siempre que presenten el mismo elemento esencial estructural. Los productos intermedio y final no deben ser se- parados en el proceso que lleva de uno al otro, por otro producto in- termedio que no sea nuevo136.
Se podrán aceptar en una misma solicitud distintos productos inter- medios utilizados para diferentes procedimientos de obtención del producto final, siempre que ten-
gan el mismo elemento estructural esencial137.
Cuando en una misma solicitud se reivindiquen productos intermedios distintos para zonas estructurales diferentes del producto final, se considerará que no existe unidad entre los intermedios138.
Cuando los productos intermedio y final sean familias de compues- tos, cada compuesto intermedio corresponderá a uno de los com- puestos reivindicados en la familia de productos finales. No obstante, es posible que alguno de los pro- ductos finales no tenga compuesto correspondiente en la familia de los productos intermedios, de manera que la relación entre ambas familias no tiene por qué ser perfectamente congruente139.
- Cuando una única reivindicación define varias alternativas, ya sea de naturale- za química o no, se conoce como la
“Práctica Markush” y en estos casos se
considera que hay interrelación técnica, y por ende existe unidad de invención, si las variantes posibles son de natura- leza similar. Cuando estas agrupaciones corresponden a compuestos químicos, se considera que son de naturaleza si- milar si140:
• Todas las variantes tienen una pro- piedad común o actividad determi- nada.
• Existe una estructura común (todas las variantes comparten un elemen-
136 Vid nota 81. 137 Ibíd. 138 Ibíd. 139 Ibíd. 140 Ibíd. Evaluación técnica de una solicitud de patente
to estructural importante141) (ver
ejemplos 44 y 45) o todas las va- riantes pertenecen a una clase de compuestos químicos reconoci- dos142 en el sector al que pertenece
la invención (ver ejemplo 46). Cuando se trata de variantes, si se puede demostrar que al menos una de las que integran la fórmula Markush no es nueva respecto del estado de la técnica, el examinador habrá de re- considerar la existencia de unidad de invención, lo que no necesariamente implica la formulación de objeciones a ese respecto143.
- Dependiendo del momento en que se evidencia la falta de unidad de invención esta puede ser “a priori” o “a posteriori”. La falta de unidad de invención “a prio-
ri” es aquella que se detecta de manera
directa antes de cualquier valoración de las reivindicaciones respecto del es- tado de la técnica. En estos casos no hace falta un mayor análisis, pues de su simple lectura se hará evidente que no existe relación entre los conceptos inventivos.
Por el contrario, la falta de unidad “a
posteriori” deviene luego de haber rea-
lizado una evaluación del estado de
la técnica. A continuación se indican ejemplos hipotéticos144 que explican
de mejor manera ambos casos: • Si se tiene una invención con 3 rei-
vindicaciones independientes re- lativas a: A+X, A+Y y X+Y, de su revisión se evidencia que no existe un objeto común, por lo tanto ha- brá falta de unidad de invención “a
priori”, en tanto no ha sido necesaria
una comparación de estos elemen- tos con el estado de la técnica. • Si se tiene una invención con las 2
reivindicaciones del ejemplo ante- rior: A+X y A+Y, se observa que el concepto inventivo común en ambas reivindicaciones es “A”. Sin embargo, de determinarse que el elemento “A” no es nuevo, existi- ría falta de unidad de invención “a
posteriori”, pues el elemento común
a ambas reivindicaciones no realiza aporte al estado de la técnica. Re- cordemos que la contribución de los elementos técnicos comunes que definen la existencia de unidad de invención, se determina con base en el estado de la técnica, estudián- dose con relación a la novedad y a la actividad inventiva.
141 Esto se refiere a aquellos casos cuando los compuestos comparten una estructura química común que ocupa gran parte de sus estructuras o, cuando los compuestos sólo tienen en común una pequeña parte de sus estructuras. La parte común compartida es, a la vista del estado de la técnica, distintiva desde el punto de vista estructural y esencial a la propiedad o actividad común. El elemento estructural puede ser un componente único o una combinación de componentes individuales unidos entre sí. 142 Esta característica se refiere a que, a la vista de los conocimientos de los que se dispone en el sector en cuestión, se espera que
los miembros de dicha clase se comporten de la misma manera en el contexto de la invención reivindicada. Dicho de otra forma, se debe poder sustituir cada miembro por otro, con la expectativa de lograr el mismo resultado que se pretende.
143 Vid nota 81 144 Ibíd.
121
Ejemplos1:
145 Ibíd p. anterior.
R 1: Un procedimiento de fabricación que comprende las etapas A y B. R 2: Aparato específicamente diseñado para llevar a cabo la etapa A. R 3: Aparato específicamente diseñado para llevar a cabo la etapa B. Conclusión:
- Existe unidad de invención entre las reivindicaciones 1 y 2, y 1 y 3.
- No existe unidad de invención entre las reivindicaciones 2 y 3, pues no tienen elemento técnico particular común.
- Dado que existe unidad de invención entre las reivindicaciones 1 y 2; se objetaría la reivindi- cación 3 por no guardar unidad de invención con el primer grupo inventivo (cuyo elemento común es la etapa A)
Reivindicación 1: Un procedimiento para pintar un artículo en el que la pintura contiene una nueva sustancia X inhibidora de la formación de óxido, y que consta de los siguientes pasos: pulverización de la pintura mediante aire comprimido, carga electrostática de la pintura pulverizada utilizando un nuevo dispositivo de electrodo A y direccionamiento de la pintura hacia el artículo.
Reivindicación 2: Pintura que contiene la sustancia X.
Reivindicación 3: Aparato que incluye el dispositivo de electrodo A. Conclusión:
- Existe unidad de invención entre las reivindicaciones 1 y 2, pues el elemento técnico particular común es la pintura que contiene la sustancia X.
- Existe unidad de invención entre las reivindicaciones 1 y 3, pues el elemento técnico particular es el dispositivo de electrodo A.
- No existe unidad de invención entre las reivindicaciones 2 y 3, pues no tienen elemento técnico particular común.
EJEMPLO 37
EJEMPLO 38
REIVINDICACIONES DE DISTINTAS CATEGORÍAS
REIVINDICACIONES DE DISTINTAS CATEGORÍAS
Reivindicación 1: Un quemador de combustible dotado de entradas tangenciales del combustible hacia una cámara de mezcla.
Reivindicación 2: Un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible que comprende la etapa de formación de entradas tangenciales del combustible hacia una cámara de mezcla.
Reivindicación 3: Un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible que incluye una fase de fundido A.
Reivindicación 4: Un aparato para llevar a cabo un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible, que incluye la característica X que permite la formación de entradas tangenciales del combustible.
Reivindicación 5: Un aparato para llevar a cabo un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible, que incluye una cubierta protectora B.
Reivindicación 6: Un procedimiento de fabricación de negro de carbón que comprende la etapa de introducción tangencial de combustible en una cámara de mezcla de un quemador de combustible.
Conclusión:
Existe unidad de invención entre las reivindicaciones 1, 2, 4 y 6, pues el elemento técnico -
particular común a todas ellas son las entradas tangenciales de combustible.
No existe unidad de invención entre las reivindicaciones 4 y 5 ni con respecto a las reivindicaciones -
1, 2, 4 y 6 pues no hay un elemento técnico particular común entre ellas.
EJEMPLO 39 REIVINDICACIONES DE DISTINTAS CATEGORÍAS
Evaluación técnica de una solicitud de patente
Reivindicación 1: Una banda ferrítica de acero inoxidable de gran resistencia frente a la corrosión y elevada resistencia, compuesta principalmente por, en porcentaje en peso: Ni=2,0-5,0; Cr=15-19; Mo=1-2; Fe=el resto. El espesor oscila entre 0,5 y 2,0 mm y el límite elástico es del 0,2% por encima de 50 kg/mm2.
Reivindicación 2: Un método de producción de una banda ferrítica de acero inoxidable de gran resistencia frente a la corrosión y elevada resistencia, compuesta principalmente por, en porcentaje en peso: Ni=2,0- 5,0; Cr=15-19;Mo=1-2; Fe=el resto, que consta de las siguientes etapas: a) laminado en caliente hasta alcanzar un espesor de 2,0 a 5,0 mm; b) recocido de la banda laminada en caliente a 800-1.000°C en condiciones esencialmente no oxidantes; c) laminado en frío de la banda hasta alcanzar un espesor de 0,5 a 2,0 mm; y d) recocido final a 1.120 y 1.200°C de la banda laminada en frío durante 2-5 minutos. Conclusión:
Existe unidad de invención entre las reivindicaciones 1 y 2. El elemento técnico particular común co- rresponde al límite elástico del 0,2% por encima de 50 kg/mm2. Las etapas del proceso de la reivin-
dicación 2 producen de por sí una banda ferrítica de acero inoxidable con un límite elástico del 0,2% por encima de 50 kg/mm2. Aunque esta característica no se dedujera del texto de la reivindicación 2,
se encuentra divulgada en la descripción. Por tanto, dichas etapas del procedimiento constituyen el elemento técnico particular correspondiente a la limitación de la reivindicación de producto referida al mismo acero inoxidable ferrítico dotado de las características de resistencia mencionadas.
Reivindicación 1: Transmisor provisto de un expansor de ejes de tiempo para señales de video.
Reivindicación 2: Receptor provisto de un compresor de ejes de tiempo para las señales de video recibidas. Reivindicación 3: Equipo de transmisión de señales de video que comprende un transmisor provisto con un expansor de ejes de tiempo para señales de video y un receptor con un compresor de ejes de tiempo para las señales de video recibidas.
Conclusión:
Existe unidad de invención entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. Los elementos técnicos particulares son: En la reivindicación 1, el expansor de ejes de tiempo; en la reivindicación 2, el compresor de ejes de tiempo, que son elementos técnicos correspondientes; y, la reivindicación 3 incluye ambos elementos.
Si no existiera la reivindicación 3, continuaría existiendo unidad de invención entre las reivindica- ciones 1 y 2.
Reivindicación 1: Filamento A para una lámpara. Reivindicación 2: Lámpara B provista de filamento A.
Reivindicación 3: Proyector provisto de lámpara B con el filamento A y de un dispositivo pivotante C. Conclusión:
Existe unidad de invención entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. El elemento técnico particular común es el filamento A.
REIVINDICACIONES DE DISTINTAS CATEGORÍAS
REIVINDICACIONES DE LA MISMA CATEGORÍA
REIVINDICACIONES DE LA MISMA CATEGORÍA
EJEMPLO 40
EJEMPLO 41
123
Reivindicación 1: Un dispositivo de marcado para marcar animales que comprende un elemento en forma de disco del que sale una varilla normalmente, cuyo extremo está diseñado de forma tal que atraviese la piel del animal que se va a marcar, y un elemento de seguridad, en forma de disco, que se sujeta al extremo de la varilla que sale por el lado opuesto de la piel.
Reivindicación 2: Un aparato en forma de pistola accionada neumáticamente para aplicar el dispositivo de marcado de la reivindicación 1, atravesando la piel con la varilla del elemento en forma de disco, provisto de una superficie de apoyo adaptada para recibir el elemento de seguridad en forma de disco, que se colocará en el extremo opuesto de la zona del cuerpo en cuestión del animal que se va a marcar.
Conclusión:
El elemento técnico particular de la reivindicación 1 es el dispositivo de marcado dotado de un elemento en forma de disco con una varilla y un disco de seguridad que se sujeta al extremo de la varilla. El elemento técnico particular de la reivindicación 2 correspondiente es la pistola accionada neumáticamente para colocar el dispositivo de marcado, dotada de una superficie de apoyo para el disco de seguridad. Por lo tanto, existe unidad de invención entre las reivindicaciones 1 y 2.
REIVINDICACIONES DE LA MISMA CATEGORÍA
EJEMPLO 43
Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula: donde R1 se selecciona del grupo compuesto por fenilo, piridil, tiazolil, triazinil, alquiltio, alcoxi y metilo; R2–R4 son metilo, bencil o fenilo.
NOTA: Según la memoria, los compuestos tienen actividad desde el punto de vista farmacéutico, para aumentar la capacidad de la sangre para absorber oxígeno.
Conclusión:
El elemento estructural significativo compartido por todas las variantes es el indolil y es el que le da la actividad o propiedad al compuesto. Puesto que todas las variantes tienen la misma actividad o propiedad, existe unidad de invención.
PRÁCTICA “MARKUSH” / ESTRUCTURA COMÚN
EJEMPLO 44
R 1: Compuesto de la fórmula:
donde R1 se selecciona del grupo compuesto por fenilo, piridil, tiazolil, triazinil, alquiltio, alcoxi y metilo; Z se selecciona del grupo compuesto por O, S, imino (NH) y metileno (-CH2-)
NOTA: Se indica que los compuestos tienen actividad en el alivio de dolores en la parte baja de la espalda.
Conclusión:
El grupo iminotioéter –N=CSCH3 unido a un anillo de 6 átomos es el elemento estructural significativo compartido por todas las variantes. Como se alega la misma actividad para todos los compuestos reivindicados, existe unidad de invención.
PRÁCTICA “MARKUSH” / ESTRUCTURA COMÚN
EJEMPLO 45
Evaluación técnica de una solicitud de patente
R 1: Una composición herbicida compuesta esencialmente por una cantidad eficaz de la mezcla de A 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético), y B, un segundo herbicida que se selecciona del grupo compuesto por el sulfato de cobre, el clorato de sodio, el sulfamato de amonio, el tricloroacetato de sodio, el ácido dicloropropiónico, el ácido 3-amino-2,5-diclorobenzoico, la difenamida (una amida), el ioxinilo (nitrilo), el dinoseb (fenol), la trifluralina (dinitroanilina), EPTC (tiocarbamato) y la simazina (triazina), con un portador inerte o un diluyente”.
Conclusión: No existe unidad de invención, pues los diferentes componentes englobados en B deben ser miembros de una clase de compuestos reconocida. En este caso, los miembros de B no se reconocen como una clase de compuestos, sino que representan una pluralidad de clases que se pueden identificar como sigue: a) sales inorgánicas (sulfato de cobre; clorato de sodio; sulfamato de amonio); b) sales orgánicas y ácidos carboxilos (tricloroacetato de sodio; ácido dicloropropiónico; ácido 3-amino-2,5-diclorobenzoico);
c) amidas (difenamida); d) nitrilos (ioxinilo); e) fenoles (dinoseb); f) aminas (trifluralina) y g) heterocíclicos (simazina).
PRÁCTICA “MARKUSH” / FALTA DE ESTRUCTURA COMÚN
EJEMPLO 46
R 1: Compuesto de la fórmula
R2: Compuesto de la fórmula
Conclusión: Existen unidad de invención entre las reivindicaciones 1 y 2, pues las estructuras químicas de los productos intermedio y final están estrechamente relacionadas entre sí desde el punto de vista técnico. El elemento estructural esencial que se incorpora al producto final es:
PRODUCTOS INTERMEDIOS Y FINALES
EJEMPLO 47
(Producto intermedio)
125
Examen técnico de casos contenciosos
El Estado de la Técnica en la deter- minación de la novedad:
Tal como ya se ha señalado en el Capítulo 1, el artículo 16 de la Decisión 486 establece que una invención se considerará
nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
Asimismo, dicho artículo define al estado de la técnica (también conocido en otras legislaciones como “arte previo” o “estado del arte”) como todo aquello accesible al
público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Existen casos en que claramente se puede determinar que un documento está comprendido en el estado de la técnica. Por ejemplo, documentos con fechas de publicación anteriores a la fecha de prioridad de la solicitud de patente a evaluar, sin lugar a dudas, forman parte del estado de la técnica.
Existen otros casos particulares:
Documentos divulgados entre la fecha de prioridad invocada y la fecha de presentación de la solicitud de patente en evaluación:
Durante la identificación y selección de documentos se dan casos en que se hallan documentos publicados entre la fecha de prioridad invocada y de presentación de una solicitud de patente que está siendo evaluada y que corresponden a los documentos que se identifican como documentos “P” en un informe de búsqueda (ver referencia a categorías de documentos “P” en el punto 4.2.3). En estos casos deberá verificarse que la prioridad sea efectivamente válida. De ser así, el documento identificado no se considerará como parte del estado de la técnica y, por ende, no se tomará en cuenta para la evaluación de la novedad. En caso contrario, de no ser válida la prioridad, estaríamos ante el supuesto explicado precedentemente en que el documento encontrado tiene una fecha de publicación anterior a la fecha de presentación de la solicitud a evaluar, por lo que, sin duda alguna, el citado documento sí forma parte del estado de la técnica.
Solicitudes de patente presentadas ante la misma autoridad para la misma materia: Durante la determinación de los documentos a considerar como parte del estado de la técnica existen casos en los que se tienen dos solicitudes relacionadas con igual materia, presentadas ante la misma autoridad competente, en que la
4.5 NOVEDAD
El punto de partida para la evaluación de la novedad es la identificación del estado de la técnica. Recordemos que el punto 4.2 relacionado con la búsqueda, específicamente en el tema acerca de la selección de documentos relevantes, señala los criterios a utilizar.
solicitud de fecha anterior aún no ha sido publicada al momento de la presentación de la solicitud de fecha posterior.
Recordemos que entre la fecha de presentación de una solicitud de patente y su publicación transcurre cierto período de tiempo146, por lo cual es posible encontrar
solicitudes con fecha de presentación o prioridad anteriores a la fecha de presentación o prioridad de una invención reivindicada y cuya fecha de publicación es posterior a la fecha de presentación de dicha invención reivindicada. La definición del estado de la técnica no permite incluir estas solicitudes anteriores -pero de publicación posterior como arte previo- pues las mismas no se habrían puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación o prioridad de la solicitud posterior147.
A fin de superar esta contradicción y evitar conceder dos patentes para igual materia en un mismo país, algunos países incluyen en sus legislaciones disposiciones relacionadas a considerar el contenido de solicitudes anteriores como parte del estado de la técnica, respecto de otras presentadas con posterioridad.
El Perú no es ajeno a esta situación e incorpora la posibilidad de incluir solicitudes de presentación anterior y publicación posterior como parte del estado de la técnica en el tercer párrafo del artículo 16, de la Decisión 486 en el que se señala que “sólo para el efecto de
la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.”
Este podría ser el caso, por ejemplo, de una solicitud de patente presentada con posterioridad (solicitud posterior) a otra solicitud presentada con fecha anterior (solicitud anterior) ante la misma autoridad; sin embargo la solicitud anterior ha sido publicada después de la fecha de presentación de la solicitud posterior, por lo que en un caso habitual esta solicitud posterior no podría pasar a formar parte