La transmisión de la marca

En primer lugar, es preciso diferenciar el contrato de merchandising de marcas

de la transmisión de la marca, que aparece regulada en el artículo 47 de la Ley de marcas vigente79. Este precepto reconoce que

la marca de renombre en nuestro ordenamiento y la celebración de este tipo de contratos.

78 _{En esta misma dirección, vid. RUIJSENAARS, H.E., “The WIPO Report…”, op. cit}

., pág. 540, que admite que en la práctica la protección a través del derecho de marcas de personas ficticias o reales frente a usos no autorizados de aspectos de su imagen ha resultado ser la forma de protección adicional más efectiva. No obstante, el autor subraya que este tipo de protección no deja de plantear algunos problemas como la cuestión relativa a si es necesario registrar un atributo concreto para toda clase de productos o servicios o el inconveniente de la caducidad de la marca, entre otros.

79 _{Por lo que se refiere a la expresión “transmisión de la marca” que utiliza el legislador en esta Ley, hay} que mencionar el acierto de esta expresión y elogiar la sustitución del término “cesión” utilizado por la Ley de 1988 y que parece que ha sido definitivamente abandonado. Durante la vigencia de la Ley de marcas de 1988, se había criticado la utilización de este término, puesto que era más correcto emplear las expresiones “transmisión” o “transferencia”. En efecto, la marca es un bien inmaterial sobre el que recae un derecho de propiedad y que se puede transmitir, generalmente mediante contrato, pero que no se cede. De hecho, cuando se cede el uso de la marca, se licencia la marca. Esta terminología confusa es criticada por ROMANÍ, J.L., “Cesión y licencias en la nueva regulación legal y en la normativa comunitaria”,

“La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la de sus marcas, salvo que exista pacto en contrario o ello se desprenda claramente de las circunstancias del caso.

Si de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa”.

Pese a que este artículo no define esta figura, se puede sostener que ésta consiste en la transmisión de la marca por parte del transmitente, titular registral de ésta, a un tercero, el adquirente del signo, y, que como consecuencia de esta transmisión, la marca abandona definitivamente el patrimonio del transmitente. Se trata de una auténtica transmisión de la titularidad del signo80.

La nueva Ley de marcas se basa, al igual que la anterior, en el principio de autonomía de la marca, puesto que, admite la transmisión de la marca con independencia de la transmisión de la empresa. El artículo 46.2 de la Ley establece de manera clara y precisa que:

“Con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, la marca y su solicitud podrán transmitirse […]”81

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la lectura de este precepto debe ir acompañada de la declaración que contiene el artículo 47.1 de la Ley relativo a la transmisión de la empresa. En este sentido, la Ley vigente, en la misma línea que el Reglamento núm. 40/94 del Consejo de las Comunidades Europeas, sobre la marca comunitaria, reconoce que la transmisión de la empresa en su totalidad implicará la de sus marcas, pero añade dos excepciones importantes82. Por un lado, la existencia de un pacto en contrario, y, por otro, que lo contrario se desprenda claramente de las circunstancias del caso. De este modo, el legislador matiza el principio de la libre transmisión de la marca reconocido en la mayoría de los ordenamientos nacionales. En efecto, de la nueva Ley de marcas se desprende que la transmisión de la empresa en su totalidad se supedita a la Jornadas de Estudio sobre la nueva regulación legal del derecho de marcas, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 1990, pág. 122-123.

80 _{CASADO,A.,“Relieve del control en la licencia de marca”,}

Actas de Derecho Industrial, 1993, tomo 9, pág. 126.

81 _{En la misma línea se expresaba el artículo 41.1 de la Ley de marcas de 1988: “con independencia de la} transmisión de la totalidad o de una parte de la empresa, la marca y la solicitud de registro de marca podrá ser cedida por todos los medios que el derecho reconoce”.

82 _{El artículo 17.2 del Reglamento dispone que “la transmisión de la empresa en su totalidad implicará la} cesión de la marca comunitaria, a no ser que, con arreglo a la legislación aplicable a la transmisión, exista

transmisión de la marca, excepto cuando concurran las circunstancias previstas por la misma Ley.

Por otro lado, interesa comentar la introducción en el artículo 47.2 de la nueva Ley de marcas de un conjunto de medidas para proteger al consumidor frente al riesgo de error83. Este tipo de medidas persigue, en cierto modo, proteger y asegurar las funciones tradicionales de la marca, es decir, la indicación del origen empresarial y de la calidad de los productos o servicios que distingue84. De modo que en los supuestos en que la transmisión de la marca pueda inducir al público a error sobre las características de los productos o de los servicios que ésta designa, se denegará la inscripción de la transmisión85. Sin embargo, un sector de autorizada doctrina había afirmado, en acuerdo contrario o que ello se desprenda claramente de las circunstancias. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa”.

83 _{En la misma línea se expresa el artículo 17.4 del Reglamento comunitario: “Si de los documentos que} establecen la cesión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa cesión la marca comunitaria podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, la Oficina denegará la inscripción de la cesión, a no ser que el cesionario acepte limitar el registro de la marca comunitaria a productos o a servicios para los cuales no resulte engañosa”.

84 _{La introducción de este tipo de medidas había sido reclamada por un sector de la doctrina más} prestigiosa, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA,C.,Derecho de marcas, Montecorvo, Madrid 1990, pág. 223, que criticaba que la Ley de marcas de 1988 no instaurase unas mínimas medidas de control para salvaguardar las funciones de la marca en la hipótesis de que ésta se transmitiera con total independencia de la empresa a la que estaba adscrita. El autor reitera de nuevo esta crítica en Tratado sobre…, op. cit., págs. 426-427 añadiendo que “parece aconsejable europeizar nuestro derecho de marcas injertando en el mismo una norma paralela a la contenida en el apartado 4 del art. 17 del Reglamento sobre la marca comunitaria”. 85 _{Esta medida de protección que permite que, en el caso de que la transmisión del signo distintivo} induzca a error, el adquirente acepte limitar el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa, podría interpretarse como un acercamiento a la admisibilidad de la “cesión” parcial de la marca en nuestro ordenamiento. Sin embargo, esta figura no se acoge de manera expresa en la nueva Ley de marcas, a diferencia de lo que establece el artículo 17.1 del Reglamento comunitario que afirma que “con independencia de la transmisión de la empresa, la marca comunitaria podrá ser cedida para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada”. Además, hay que tener en cuenta que el último inciso del artículo 47 de la Ley no podría interpretarse en el sentido de que la marca se divida, a su vez, en dos marcas. Es decir, una, que distinguiría los productos o servicios para los cuales la transmisión podría inducir a error al público, permanecería en el patrimonio del transmitente y otra, que distinguiría los productos o servicios para los cuales no resulte engañosa, se transferiría al adquirente. Esta interpretación no es aceptable porque la existencia de dos marcas pertenecientes a titulares diversos podría inducir al público a error frustrando, con ello, la finalidad perseguida por el legislador al introducir este precepto. En definitiva, la lectura correcta de este inciso debería ser que la marca abandona el patrimonio del transmitente para ser adquirida por el adquirente, pero, únicamente en relación con los productos o servicios para los cuales la transmisión no resulte engañosa. Como señala el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, esta medida fue incorporada al Reglamento comunitario con el fin de conservar la eficacia de la transmisión de la marca. Sobre la interpretación del artículo 17.1 del Reglamento comunitario, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., El sistema comunitario de marcas, Montecorvo, Madrid 1995, págs. 267-268. Cfr. CUÑAT, V., “Los contratos sobre la marca

comunitaria”, Marca y Diseño Comunitarios, coor. BERCOVITZ,A.,Aranzadi, Madrid 1996, pág. 152, o, ORTUÑO, M.T., “La cesión de la marca”, Revista de Derecho Mercantil, núms. 235 y 236, enero-marzo y abril-junio 2000, págs. 560-561. A la luz de lo establecido en la Regla 32 de las normas de ejecución del Reglamento sobre la marca comunitaria (recogidas en el Reglamento núm. 2868/95, de 13 de diciembre de 1995) que contempla expresamente la división del registro original en dos registros distintos con

relación con el artículo 17.4 del Reglamento comunitario, cuyo contenido se reproduce en los mismos términos que en el artículo 47.2 de la Ley de marcas vigente, que este mecanismo de control es débil porque la Oficina española de patentes y marcas sólo podrá denegar la inscripción cuando de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta que ésta podría provocar un eventual error al público86.

El concepto y la regulación sobre la transmisión de la marca, tanto en la legislación nacional como en la legislación comunitaria, la alejan de la figura del

merchandising. En efecto, a pesar de las limitaciones introducidas a los principios de

indivisibilidad y autonomía de las marcas, no se ha variado la naturaleza de la transmisión que continua siendo, principalmente, una transferencia de la marca desde el patrimonio de su titular al patrimonio del nuevo titular, acompañada de la consiguiente modificación del Registro. Ciertamente, la característica propia del contrato de

merchandising de marcas radica en que la autorización concedida por su titular es

únicamente para el uso pero en ningún caso para transmitir definitivamente la marca.