Aspectos jurídicos asociados:
revisión de los aspectos
contractuales relevantes en torno a
la IP
www.ponspatentesymarcas.com
Índice
• Introducción
• Propiedad de los resultados
• Protección de los resultados
• Explotación de los resultados
• Acuerdo de Consorcio
• Difusión de los resultados del proyecto
Participar en un proyecto colaborativo implica compartir conocimientos, no sólo en relación con los resultados que vamos a obtener, sino también a la propiedad intelectual que como participantes vamos a aportar al proyecto para alcanzar los objetivos.
Las disposiciones de PI regulan la propiedad, protección,
cesión, difusión y explotación de los resultados de un proyecto de investigación. Es importante tenerlas en cuenta:
1. Antes del inicio del proyecto (Memorandum of Understanding, letter of intent, confidentiality agreement)
www.ponspatentesymarcas.com
- BACKGROUND
: Conocimientos (protegidos
o no) que posee el beneficiario antes del
comienzo del proyecto
- FOREGROUND
: Conocimientos (protegidos
o no) generados como consecuencia de la
participación en el Proyecto (resultados).
- SIDEGROUND
: Conocimientos que están
fuera de los objetivos de la acción y que no se
requieren para implementarla o explotarla
© Todos los derechos reservados
• Firma de acuerdo de confidencialidad:
Durante todo este proceso es recomendable establecer un acuerdo de confidencialidad entre los participantes en una propuesta, con objeto de proteger de alguna forma tanto la idea de proyecto como la posible información confidencial que deben compartir entre ellos con objeto de desarrollar los contenidos de la misma. El principal objetivo de este acuerdo es evitar el nacimiento de posibles propuestas competidoras dentro del seno del consorcio.
www.ponspatentesymarcas.com
© All rights reserved
PROPIEDAD DE LOS
RESULTADOS
•Regla general, de acuerdo con las normas de participación en Horizonte 2020, los resultados del trabajo realizado dentro de proyectos de Horizonte 2020 serán propiedad de los participantes que hayan efectuado el trabajo del cual deriven tales resultados.
•Por otro lado, cuando varios participantes hayan ejecutado
conjuntamente trabajos de los que deriven los resultados y no se pueda determinar la parte respectiva del trabajo de cada uno, dichos participantes serán propietarios conjuntamente de tales resultados. •En cualquier caso, cuando no se haya suscrito ningún acuerdo sobre
propiedad conjunta que regule el reparto y las condiciones de ejercicio de ésta o no se estipule otra cosa en el mismo, cada uno de los
copropietarios tendrá derecho a conceder licencias no exclusivas a terceros para explotar conjuntamente los resultados, sin derecho a sublicencia y siempre y cuando dicha concesión se notifique
previamente a los demás copropietarios y se pague una indemnización justa y razonable a los mismos.
Propiedad de los Resultados.
Propiedad del BACKGROUND
•Cada Beneficiario es y continua siendo el propietario de su background, incluso si contribuye con él al proyecto o ha concedido derechos de acceso a otros Beneficiarios.
•Los participantes definirán el background (lista positiva y negativa) que necesitan para ejecutar el proyecto
www.ponspatentesymarcas.com
• Cuando un participante de un proyecto que haya recibido financiación, no tenga intención de proteger los resultados de los que es propietario por razones distintas a la incompatibilidad con la legislación nacional o europea, o a la falta de potencial para explotación comercial o industrial, ni los ceda a otra entidad legal establecida en un Estado Miembro o un país asociado para su protección, junto con las obligaciones asociadas, no podrán llevarse a cabo actividades de difusión (evitar romper la novedad) antes de que la Comisión
Europea/Agencia haya sido informada al respecto. En este caso, y bajo determinadas condiciones, la Comisión Europea/Agencia podría, con el consentimiento del resto de los participantes en el proyecto, adquirir la propiedad de tales resultados y protegerlos de manera adecuada.
• Asimismo, cuando un participante de un proyecto que haya recibido financiación, tenga intención de abandonar o no extender la protección que ya haya
hecho de los resultados de los que es propietario por razones distintas a la falta de potencial para explotación comercial o industrial, en un periodo inferior a 5 años tras el pago de balance del proyecto, la Comisión Europea/Agencia podría continuar o extender la protección de dichos resultados asumiendo la propiedad de los mismos.
© Todos los derechos reservados
Protección de los resultados
• Por otro lado, los participantes en un mismo proyecto/acción disfrutarán de derechos de acceso a los resultados y los conocimientos previos
(background) de otros participantes del consorcio si es necesario para el aprovechamiento de sus propios resultados en el proyecto.
• En el caso de los conocimientos previos, esto será así siempre y cuando el participante afectado tenga derecho a conceder dichos derechos de acceso.
• Las peticiones de derecho de acceso pueden realizarse hasta un año después de la finalización del proyecto, salvo acuerdo contrario, y han de ser aceptadas y acordadas por los participantes en un plazo convenido por todos. Previo acuerdo, los derechos de acceso en ambos casos se concederán con arreglo a condiciones justas y razonables.
www.ponspatentesymarcas.com
© All rights reserved
• Clausulado en materia de PI del Acuerdo de Subvención o de
Concesión (recogiendo lo previsto en el articulado establecido en el Reglamento nº 1290/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. a) En cuanto al conocimiento previo (background) que aporta
cada uno de los participantes al proyecto, se debe garantizar el acceso al mismo por el resto de participantes y conceder una licencia de uso:
o Gratuita (a menos que los participantes hayan acordado otra
cosa antes de su adhesión al Acuerdo de Subvención) si el acceso se necesita para el desarrollo por otro participante de sus tareas dentro de la acción;
o Con arreglo a condiciones justas y razonables para el caso de
que el otro participante necesite ese conocimiento previo, no para el desarrollo de sus tareas, sino para la explotación de sus propios resultados.
Protección de los
resultados
b) En cuanto a los resultados del proyecto (foreground), la regla general es la siguiente:
Los resultados de un proyecto de I+D+i son propiedad de los participantes que los generen, bien sea de forma individual o conjunta.
Además, se debe garantizar el acceso a los resultados a todos los participantes conceder una licencia de uso:
o Gratuita si el acceso se necesita para el desarrollo por
otro participante de sus tareas dentro de la acción;
o Con arreglo a condiciones justas y razonables para el
www.ponspatentesymarcas.com
Protección de los resultados
•Los conocimientos resultantes del proyecto son PROPIEDAD del participante que los ha generado. •Si el foreground es generado por varios Beneficiarios (Joint Foreground), estos tendrán la propiedadconjunta:
•Es aconsejable que los Beneficiarios firmen un (Acuerdo de copropiedad - “joint ownership
agreement”), acordando los términos y condiciones necesarios para gestionar de la propiedad conjunta: •Cada “joint owner” tendrá derecho a otorgar
licencias no-exclusivas a TP:
•prior notice to the other joint owners
•fair and reasonable compensation to the other joint owners.
PROTECCIÓN Y EXPLOTACION
•Si es posible, razonable y justificado, cada participante debe proteger adecuadamente sus resultados
•NO es necesario comunicarlo a la CE salvo que el
participante vaya a diseminar sin una protección adecuada de los resultados
•Cada participante que reciba financiación de la UE debe hacer lo posible (best efforts) para explotar sus resultados directa o indirectamente
•Las transferencias de propiedad deben notificarse
previamente a los otros participantes que tienen derecho a oponerse
•Las licencias son posibles siempre que se respeten los derechos de acceso correspondientes. Licencias exclusivas son posibles si los otros participantes ceden sus derechos de
www.ponspatentesymarcas.com
Acuerdo de Consorcio
© Todos los derechos reservados
El acuerdo de consorcio (consortium agreement) es un documento que regula el funcionamiento del proyecto especificando detalladamente todos los aspectos relativos a la organización interna del consorcio, la distribución de la contribución financiera
comunitaria, así como de las tareas, los derechos de propiedad intelectual no recogidos en el acuerdo de subvención, el uso y explotación de los resultados, la resolución de conflictos internos, incluidos los casos de abuso de poder, y los acuerdos sobre
responsabilidad, indemnización y confidencialidad entre los participantes.
Este acuerdo, en el cual no interviene la Comisión, es obligatorio salvo que en la convocatoria a la que se haya presentado el proyecto se exima de dicha obligación, y debe ser suscrito por todos y cada uno de los socios del proyecto antes de la firma del acuerdo de subvención.
Es muy importante tener en cuenta que este acuerdo de consorcio no puede, de ninguna manera, contravenir las disposiciones del acuerdo de subvención. Para la elaboración del acuerdo de consorcio, la CE ha elaborado un documento, disponible en el Portal del Participante, que incluye cláusulas modelo que pueden incluirse en el mismo. Asimismo, se pueden tomar como base los distintos modelos disponibles en la web del IPR-Helpdesk (http:// www.iprhelpdesk.eu), que han sido elaborados por entidades expertas en la materia.
Es aconsejable, que en la elaboración, negociación y revisión de dicho acuerdo,
participen tanto personas que conozcan la parte científico-técnica del proyecto, como personas con formación jurídica que conozcan bien el contenido del acuerdo de
Acuerdo de Consorcio
Acuerdo de consorcio (consortium agreement)
IMPRESCINDIBLE PERSONALIZAR!!!!!!
- Recomendable firmar pre-acuerdo antes de envío de la propuesta además de política de la política de gestión de los datos generados durante el proyecto
- Establecer una política “exhaustiva” de protección de los derechos (Patentes, Licencias, Royalties, creación de empresas…)
- Prever una gestión adecuada de Protección - Consultar con profesionales
www.ponspatentesymarcas.com
© All rights reserved
• Acuerdo de Consorcio: Teniendo en cuenta el contenido del Acuerdo de Concesión, y antes de la firma de éste, los participantes deben suscribir el denominado Acuerdo de consorcio, que no debe ser contrario al de Concesión.
o Conocimiento previo:
- Definir en un Anexo el conocimiento previo que se aporta (o el que se excluye) y ponerlo en valor.
- Regular si con respecto a nuestro conocimiento previo el acceso a los demás participantes para el desarrollo de sus tareas va a ser gratuito o con arreglo a condiciones justas y razonables.
HORIZONTE 2020. Acuerdo de
Consorcio
o Resultados del proyecto:
- Aprovechar el Acuerdo de Consorcio para fijar los criterios de determinación del porcentaje de titularidad que corresponderá a cada parte;
- Alcanzar los acuerdos relativos a:
la asignación y los términos de ejercicio de la propiedad conjunta;
Actuaciones frente a potenciales infractores; Cesión de cuotas;
Qué ocurre en caso de mejoras individuales;
HORIZONTE 2020. Acuerdo de
www.ponspatentesymarcas.com
© All rights reserved
- El Acuerdo de Consorcio puede no ser el instrumento más adecuado para regular todos y cada uno de los aspectos relacionados con la propiedad de los resultados, en ocasiones, es aconsejable hacerlo en un documento independiente.
- La Comisión aconseja la firma de otros acuerdos entre aquellos subgrupos que puedan obtener resultados conjuntos dentro de la acción.
Modelo de Acuerdo de Consorcio: Sitio Web
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e n/funding/reference_docs.html#h2020-mga-ejp.
HORIZONTE 2020. Acuerdo de
Consorcio
DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
• En cualquier caso, las actividades de difusión deben ser
compatibles con la protección de los derechos de propiedad intelectual, las obligaciones de confidencialidad y los
intereses legítimos de los propietarios de los resultados.
• El acuerdo de consorcio recoge las principales regulaciones
establecidas en Horizonte 2020 para la difusión de los proyectos y sus resultados.
• Asimismo, toda actividad de difusión se debe notificar previamente
a los demás participantes, quienes podrían impugnar tal difusión si consideraran que sus intereses legítimos en relación a los
www.ponspatentesymarcas.com
DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
© Todos los derechos reservados
