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H. TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

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Academic year: 2022

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MATERIA : OPOSICIÓN ROL TPI N° : 1110-2020 SOLICITUD Nº : 1.341.509

MARCA : ECOLUB

CLASES : 35 y 39

EN LO PRINCIPAL: SE ADHIERE A RECURSO DE APELACIÓN;

PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA BOLETA DE CONSIGNACIÓN;

SEGUNDO OTROSÍ: SE HACE PARTE; TERCER OTROSÍ: ACREDITA PERSONERÍA; CUARTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER.

H. TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

FRANCISCO CAREY CARVALLO, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, en representación de ECOLAB USA INC., ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Isidora Goyenechea 2800, piso 42, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, en autos sobre solicitud de registro N° 1.341.509 de la marca ECOLUB para distinguir servicios de las clases 35 y 39, Rol N° 1110-2020, a este Honorable Tribunal respetuosamente digo:

Que, por este acto y según expresas instrucciones de mi mandante, vengo en adherirme al recurso de apelación interpuesto por el solicitante de la marca de autos con fecha 6 de julio de 2020, ingresado a trámite a este H. Tribunal de Propiedad Industrial con fecha 21 de agosto de 2020, con el fin de que este Honorable Tribunal, conociendo el presente recurso y con el mérito de autos y de los argumentos que paso a exponer, revoque la resolución impugnada de fecha 17 de junio de 2020 en la parte que causa agravio a mi mandante y en lo que en derecho corresponda, esto es, en cuanto rechaza la oposición basada en las letras f) y h) inciso

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primero del artículo 20 de la Ley N° 19.039, y en definitiva acoja la oposición de autos en todas sus partes y rechace a registro la solicitud de la solicitud de registro N° 1.341.509 de la marca denominativa ECOLUB, solicitada por el Sr. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ HERRERA, para distinguir servicios de las clases 35 y 39, en base a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso primero de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, de acuerdo con los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación expongo:

I. LOS HECHOS

1. Con fecha 14 de noviembre de 2019, el Sr. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ HERRERA solicitó el registro de la marca denominativa ECOLUB a través de la solicitud N° 1.341.509 para distinguir los servicios de las clases 35 y 39, que a continuación se detalla:

• Clase 35: “gestión de negocios relacionados con bienes reciclables y el medioambiente”.

• Clase 39: “transporte y almacenamiento de residuos de cualquier naturaleza”.

2. Dicha solicitud de registro fue aceptada a trámite con fecha 28 de noviembre de 2019, siendo publicada en el Diario Oficial de fecha 6 de diciembre del mismo año.

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3. Con fecha 15 y 16 de enero de 2020, los Sres. IMPORTADORA SOLARI LIMITADA y JUAN CRISTOBAL LEIVA GUZMÁN, respectivamente, dedujeron oposición en contra de la solicitud de autos en base a la existencia previa de registros de marcas de su titularidad.

4. Por su parte, con fecha 20 de enero de 2020, ECOLAB USA INC.

dedujo demanda de oposición en contra de la presente solicitud, en virtud de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso primero de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, por ser titular de la marca ECOLAB profusamente registrada en Chile ante INAPI, bajo los siguientes registros:

REGISTRO N° MARCA CLASES

1.041.715 ECOLAB 3

942.268 ECOLAB 5

1.121.798 ECOLAB 35, 37, 42, 45

938.493 ECOLAB 45

944.711 ECOLAB 37

942.269 ECOLAB 1

937.302 ECOLAB 4

942.267 ECOLAB 7

932.032 ECOLAB 17

940.888 ECOLAB 21

1.041.717 ECOLAB 37

932.033 ECOLAB 41

1.041.719 ECOLAB 16, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 30

880.566 ECOLAB 16

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929.406 ECOLAB 11

940.845 ECOLAB 12

942.265 ECOLAB 20

937.306 ECOLAB 36

1.099.291 ECOLAB 40

932.034 ECOLAB 42

942.284 ECOLAB 10

1.232.117 ECOLAB 35, 37

1.270.298 ECOLAB

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 35, 37, 38, 40, 41, 42,

43, 45 823.405 ECOLAB 1, 3, 5, 7, 9

937.301 ECOLAB 2

937.303 ECOLAB 6

937.304 ECOLAB 8

942.266 ECOLAB 9

937.305 ECOLAB 10

957.310 ECOLAB 16

942.264 ECOLAB 24

929.405 ECOLAB 43

4. Con fecha 25 de febrero de 2020, la Sra. Directora de INAPI dio traslado al solicitante de las oposiciones deducidas por los terceros, el cual fue debidamente evacuado mediante escrito de fecha 2 de abril de 2020 siendo, a su vez, proveída con fecha 24 de abril del mismo año.

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5. Mediante resolución de fecha 24 de abril de 2020, se citó a las partes a oír sentencia.

6. Posteriormente, con fecha 17 de junio de 2020, se notificó el fallo de primera instancia pronunciado por la Sra. Directora de INAPI en virtud del cual se rechazan las oposiciones deducidas por los Sres.

IMPORTADORA SOLARI LIMITADA y mi representado, se acoge la oposición deducida por el Sr. JUAN CRISTOBAL LEIVA GUZMÁN y en definitiva, se rechaza a registro la marca pedida.

7. En contra de la sentencia de primera instancia, con fecha 3 de febrero de 2020, el solicitante de autos interpuso un recurso de apelación con el objeto que se revoque la misma y se acepte a registro la marca pedida. Dicha apelación fue tenida por interpuesta con fecha 30 de julio de 2020, siendo remitido el expediente respectivo a este H. Tribunal.

8. Finalmente, con fecha 21 de agosto de 2020, este H. Tribunal certificó el ingreso a trámite del expediente de apelación, asignándosele el Rol de ingreso N° 1110-2020.

II. EL DERECHO

1. Respecto del agravio inferido por el fallo impugnado a la pretensión de ECOLAB USA INC.

Sin perjuicio de que en autos se ha rechazado el registro de la marca pedida ECOLUB, en el fallo que en este acto se impugna no se reconoce que aquella infringe lo dispuesto en los artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso primero de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial respecto a los registros previos de la marca ECOLAB, profusamente registrada para

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productos y servicios, lo que resulta esencial para la integridad de su estatus de marca comercial, lo que a este respecto configura el petitorio de esta parte.

Pues bien, la sentencia de primera instancia rechazó la solicitud de autos para distinguir los servicios pedidos en las clases 35 y 39 en virtud de la oposición interpuesta por el Sr. JUAN CRISTOBAL LEIVA GUZMAN en virtud de que la marca pedida infringe lo previsto en los artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 1° de la Ley Nº 19.039 al ser prácticamente idéntica, tanto gráfica como fonéticamente, a la marca ECOCLUB, denominativa, registro N° 1.299.356, que distingue “reciclado de residuos y basura, suprarreiclaje (revalorización de materiales de desecho)”, en clase 40 y ECOCLUB, denominativa, registro N°

1.299.357, que distingue “servicios de clubes orientados a la educación de materias de sustentabilidad, ecología y cuidado del medio ambiente, cursos de reciclaje profesional” en clase 41.

No obstante, la misma sentencia rechazó la oposición interpuesta por mi mandante con base en su marca ECOLAB en las clases mencionadas en el punto cinco de Los Hechos de esta presentación, en virtud de que, bajo su criterio, el solo cambio de la letra “A” presente en la marca de mi mandante por la letra “U” en la marca pedida “resulta determinante para conferirle una estructura gráfica y fonética diferente a cada uno, lo que será fácilmente apreciado por el consumidor”.

En consideración a lo anterior, y en atención a que la oposición deducida por mi mandante ha debido ser acogida, esta parte viene en pedir la revocación del fallo de primera instancia en aquella parte que le es gravosa, esto es, en lo que respecta al rechazo de la oposición interpuesta por ECOLAB USA INC. por el supuesto injustificado que el

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signo ECOLUB sería suficientemente diferente del signo ECOLAB, solicitando desde ya que la solicitud de autos sea íntegramente rechazada a registro en virtud de los derechos previos invocados por mi mandante como se expondrá en los siguientes apartados del presente escrito.

En efecto, al contrario de lo resuelto por la Sra. Directora de INAPI, esta parte considera que las causales de irregistrabilidad de los artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 1° primero de la Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial invocadas por mi mandante para rechazar a registro la marca pedida para servicios de las clases 35 y 39 se verifican en el caso de autos. Por el contrario, es evidente que la marca solicitada no reúne los requisitos de distintividad y novedad propios de un nuevo registro.

2. El registro de la marca ECOLUB infringe lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 19.039

A pesar de que el fallo de primera instancia no hace referencia a lo alegado por esta parte en cuanto a la falta de distintividad del signo pedido, debemos reiterar y ser enfáticos en que la marca ECOLUB incorpora casi íntegramente el signo ECOLAB creado por mi mandante para distinguir productos y servicios de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 y 45. Por ello, la solicitud de registro de la marca ECOLUB ciertamente no cumple con los requisitos dispuestos por la Ley para otorgarle amparo legal, por carecer totalmente del requisito de novedad y distintividad necesarios para ser aceptado a registro, toda vez que es evidente que se trata de una reproducción ilegítima de la marca creada por mi mandante, en atención a la vinculación existente entre las coberturas de

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la marca pedida en clases 35 y 39, tal y como ha sido reconocido en el fallo impugnado, como se muestra a continuación:

“25.- Que, en el caso en análisis, este sentenciador considera que la relación de coberturas se debe a que los servicios pedidos de la clase 35 y los servicios de la misma clase que da cuenta el registro del actor, presentan una naturaleza y finalidades equivalente en cuanto son servicios propios de la gestión de negocios, por ende, coinciden en los puntos de venta y distribución y en son requeridos por un consumidor común. A su vez los servicios pedidos de la clase 39 se vinculan con los servicios de la clase 42 que ampara uno de los registros invocados por el actor, en especial con los de investigación y pruebas bacteriológicas; servicios de prueba e inspección medioambiental; inspección, auditoría in situ y preparación de informes en el campo de sistemas de limpieza y sanitización; sistemas automáticos de limpieza y sistemas de control para sistemas de limpieza; efectuar evaluaciones para otros en el campo de la reducción de desechos; provisión de servicios de aseguramiento de calidad en el campo de limpieza, desinfección, sanitización, higiene personal y eliminación de plagas para las industrias de bebidas, láctea, se pueden ofrecer y prestar en forma conjunta o complementaria, hay cercanía de sus funciones en cuanto a mantener limpias áreas físicas y actividades productivas, pueden consecuencialmente compartir los canales de comercialización y ser demandados por un mismo público.

26.- Que, habiendo quedado establecido, que en la especie, se está ante signos que distinguen coberturas relacionadas, procede analizar los signos a fin de determinar si la marca solicitada presenta identidad o semejanza determinante con la marca previa, de forma de poder confundirse con ella.” (El destacado es nuestro)

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En este sentido, la marca ECOLUB en clases 35 y 39 bajo la titularidad de cualquier tercero distinto a mi mandante no ayuda al consumidor a hacer una elección de consumo, sino que, por lo contrario, no hace más que confundirlo y engañarlo, como se expondrá en los acápites siguientes.

3. La marca solicitada infringe la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 20 letra h) inciso primero del artículo 20 de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial.

La disposición indicada exige dos requisitos copulativos para su aplicación, a saber, que se trate de un signo (i) igual o semejante en términos gráficos o fonéticos a una marca previamente registrada o solicitada, y (ii) que busque distinguir productos o servicios pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas. Pues bien, ninguno de estos requisitos se verifica en el caso de autos, en virtud de las siguientes consideraciones.

A continuación, procederemos a analizar cómo es que los requisitos enunciados precedentemente se verifican en el caso de autos.

2.1. En cuanto al primer requisito, esto es, la identidad o semejanza gráfica o fonética entre los signos, basta un simple cotejo para demostrar que los signos en pugna presentan importantes y evidentes diferencias, tal como se efectuará a continuación:

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ECOLUB

(marca solicitada)

ECOLAB

(marca registrada)

Como se puede advertir de la comparación efectuada precedentemente, las marcas en conflicto no logran diferenciarse desde un punto de vista gráfico y fonético conforme se desarrollará en los párrafos siguientes.

Como se puede apreciar de la comparación precedente, la marca solicitada se compone de tal manera que no crea un signo novedoso ni distintivo para ser aceptado a registro. En efecto, el solicitante se ha limitado a reemplazar la letra “A” de la marca de mi representado por una letra “U”, modificación del todo insuficiente para crear un signo distintivo.

A mayor abundamiento, podemos constatar que las marcas en conflicto coinciden en cinco (5) de los seis (6) caracteres que ambas poseen, los cuales están dispuestos en el mismo orden y secuencia, no logrando el signo pedido constituirse característico de modo de diferenciarse de la marca previamente registrada de mi representado.

En el ámbito fonético, es importante destacar que, al compartir ambas marcas los mismos caracteres en el mismo orden y secuencia, las similitudes al momento de ser pronunciadas son evidentes y con certeza generarán confusión en los consumidores. En efecto, sumado a lo anterior, debemos destacar las similitudes existentes entre los signos en pugna desde una perspectiva fonética. En efecto, es preciso señalar que, además de ser idéntica la pronunciación inicial de las marcas en conflicto,

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los segmentos finales de las marcas en análisis, estos son, “LUB” y “LAB”, también presentan similitudes al momento de ser pronunciados dado que ambos segmentos están compuestos por las mismas letras “L” y “B”, de modo que incluso una persona cuidadosa y preparada podría confundirlas al escucharlas de otro.

Así las cosas, en términos de una comparación gráfica y fonética entre los signos en conflicto, la marca ECOLAB corresponde a un signo registrado por mi mandante y es confusamente similar a la marca solicitada, ECOLUB, sin que el reemplazo de la letra “A” por la letra “U”, ambas vocales y en la misma ubicación, logre ser suficiente para dar origen a una marca que será considerada como distintiva por parte de los consumidores.

Es importante notar que, en el mismo fallo impugnado, el examinador concluyó que, en cuanto a la oposición presentada por el Sr.

JUAN CRISTOBAL LEIVA GUZMAN con base en su marca ECOCLUB, la oposición debía ser aceptada en virtud de que ambas marcas “se componen de una sola palabra de seis y siete letras, respectivamente y comparten los mismos caracteres, dispuestos en el mismo orden, salvo la segunda consonante C presente en la marca oponente que se ha eliminado en la marca del peticionario, lo cual no resulta suficiente para crear un signo diferente del otro”, criterio que injustificadamente fue desestimando por la Sra. Directora de INAPI respecto a la oposición deducida por esta parte.

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En este sentido, resaltamos que la marca previa de mi mandante, a saber, ECOLAB, y la marca solicitada ECOLUB, existen tantas o más similitudes que entre la marca ECOCLUB y la marca ECOLUB, sobre todo considerando que ambos signos poseen la misma cantidad de letras en su composición gráfica, sin que existan elementos adicionales que permitan diferenciar uno del otro; situación que no acontece entre la marca ECOCLUB y ECOLUB. En conclusión, existen aún más razones para rechazar el signo pedido en virtud de la existencia previa de la marca de mi mandante, por lo que el fallo impugnado debió haber aceptado la oposición deducida con base en la marca registrada ECOLAB.

El razonamiento antes planteado no es antojadizo de esta parte, sino que, por el contrato, ha sido empleado en la resolución de conflictos previos a estos autos. A mayor abundamiento, hacemos referencia al fallo de rechazo dictado por el Sr. Director de INAPI con fecha 22 de noviembre de 2018 respecto de la solicitud de registro de la marca ANDOMAR, solicitud N° 1.273.140 para distinguir servicios de la clase 39, que fue objeto de una oposición y observación de fondo en base a las marcas ANDIMAR CARGO, registro N° 979.288, que protege servicios de la clase 39 y ANDIMAR, registro N° 1.229.176, que protege servicios de la clase 39. En dicha oportunidad, el Sr. Director de INAPI consideró lo siguiente:

“19.- Que siguiendo las pautas de comparación señaladas en los párrafos once y doce, corresponde ratificar la observación de fondo basada en el registro N°1229176 formulada en autos, fundada en la infracción a las letras f) y h) inciso 1º del artículo 20 de la Ley N°19.039, y en su mérito rechazar de oficio la marca pedida, por cuanto, al efectuar la comparación gráfica entre el signo solicitado y la marca previa se

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aprecia que éstos presentan semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto, se advierte que ambos comparten las letras A-N-D-M-A-R, sin que la modificación de la letra “I” por la letra “O” en la marca solicitada resulte suficiente para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propio. En vista de lo señalado anteriormente, se concluye que las marcas en conflicto no cuentan como conjunto con una fisonomía o identidad propia ni poseen diferencias suficientes para hacerlas distinguibles entre sí.” (El énfasis es nuestro).

En consideración a todo lo anterior, es razonable concluir que el signo pedido no cuenta con elementos que permitan a los consumidores diferenciarlo de la marca previamente registrada por mi mandante, siendo altamente probable que, al verse enfrentados a la marca ECOLUB, solicitada en autos, tiendan a pensar que se trata de servicios de una misma calidad y de un mismo origen empresarial, a saber, de ECOLAB USA INC., lo cual no sería efectivo.

2.2. En relación con el segundo requisito impuesto por la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, esto es, que las marcas distingan productos o servicios idénticos o relacionados, ya sean de la misma clase o de clases relacionadas, es necesario destacar que en el caso de autos se ha requerido protección, por un lado, para servicios que se encuentran protegidos por la marca de mi representado y, por otro lado, para servicios íntimamente relacionados a aquellos.

Lo anterior fue así establecido en el fallo de primera instancia del caso de autos, donde la Sra. Directora del INAPI consideró que las

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coberturas de la marca pedida tiene plena relación con las coberturas de los registros de la marca ECOLAB de mi mandante.

No obstante, para mejor referencia venimos en establecer las relaciones existentes entre las coberturas, a pesar de no ser un asunto debatido en el presente recurso.

ECOLUB (Marca solicitada)

Clase 35 Gestión de negocios relacionados con bienes reciclables y el medioambiente.

Clase 39 Transporte y almacenamiento de residuos de cualquier naturaleza.

ECOLAB

(Registro N° 942.269)

Clase 1 Productos químicos no-médicos, para mejorar la seguridad de alimentos y prevenir despilfarro en la industria de servicios alimentarios; productos químicos para probar aguas de piscinas y spa; productos químicos para probar aguas y sus partes;

composición química aplicada a las manos para uso en la detección, enumeración e identificación de microorganismos;

composición química para solidificación de fluidos y para absorción de derrames; selladores de piedra químicos que penetran la piedra para proveer protección de sello; papel de prueba químico;

productos químicos para tratar desechos peligrosos;

agentes desespumantes; repelentes de fluidos para terminación textil; inhibidores de moho para prevenir su crecimiento;

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repelentes de manchas y protectores para alfombras; repelentes de manchas; repelentes de manchas para textiles; protectores de telas para textiles; productos químicos para tratamiento de aguas servidas para uso industrial; productos químicos para propósitos industriales; acondicionador de agua para uso comercial, industrial y lavado institucional; productos químicos ablandadores de agua, productos químicos para tratamiento y purificación para uso en piscinas y spas; productos químicos para el tratamiento de aguas en torres de enfriamiento y calderas; agentes humectantes.

ECOLAB

(Registro N° 1.270.298)

Clase 1 Productos químicos no-médicos, para mejorar la seguridad de alimentos y prevenir despilfarro en la industria de servicios alimentarios; productos químicos para probar aguas de piscinas y spa; productos químicos para probar aguas y sus partes;

composición química aplicada a las manos para uso en la detección, enumeración e identificación de microorganismos;

composición química para solidificación de fluidos y para absorción de derrames; productos químicos contra la humedad y el moho que penetrar en las piedras; papel de prueba químico;

productos químicos para tratar desechos peligrosos;

agentes desespumantes; repelentes de manchas y agentes protectores para alfombras; repelentes de manchas para textiles;

agentes protectores de telas para textiles; productos químicos para tratamiento de aguas servidas para uso industrial; productos químicos para propósitos industriales; productos para ablandar el agua para uso comercial, industrial y lavado institucional;

productos químicos ablandadores de agua; productos químicos para tratamiento y purificación para uso en piscinas y spas:

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productos químicos para el tratamiento de aguas en torres de enfriamiento y calderas; agentes humectantes. Aditivos de enjuague para uso en máquinas lavavajillas. Adyuvantes antimicrobianos; aditivos antibacterianos para agua y aditivos antibacterianos para alimentos para reducir el estropicio y el envejecimiento de frutas y verduras y para eliminar olores.

Preparaciones químicas para textiles para inhibir el crecimiento de bacterias. Preparación química (solución líquida visible) [que cuando es iluminada por una luz negra determina si una superficie se ha limpiado.

ECOLAB

(Registro N° 1.041.715)

Clase 3 Removedor de adhesivo; limpiadores todo propósito; jabones antibacteriales; preparación anti estática y ablandador para telas para uso en lavandería; preparación anti-estatica para equipo electrónico; detergentes para lavadoras de vajillas automáticas;

preparaciones para limpiar tapiz y alfombras de automóviles, limpiador de vidrios para automóvil; pulidor para automóvil;

limpiador para neumáticos de automóvil y preparaciones pulidoras; cera para automóviles; limpiador para sala de baño;

compuesto de gamuza para uso en automóviles; limpiador y shampoo para alfombras; limpiadores químicos dirigidos a la industria de alimentos y bebidas; limpiadores químicos dirigidos a la industria medica; limpiadores químicos dirigidos a la industria farmacéutica; pulidor de cromado; preparaciones limpiadoras;

juegos limpiadores para salas de baño compuestos primariamente de una escobilla para baño, herramientas para desechos, limpiador líquido, neutralizador de olores, limpiador para vidrio y superficies múltiples, sanitizador e instrucciones de

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uso; acidificador concentrado para lavandería; limpiadores en crema; des-calcificadores; detergentes para ollas, bandejas y otros utensilios de cocina; desgrasadores no usados en el proceso de fabricación; detergentes para automóviles; detergentes para maquinas lava vajilla; detergentes para platos; detergentes para maquina lava-vajillas; pre-remojadores para lava-vajilla; jabones desinfectantes; paños desechables impregnados con productos químicos limpiadores o compuestos para uso industrial y comercial; paños desechables impregnados con compuestos limpiadores para usar en superficies duras; limpiadores de desagües; destapadores de desagües; relajante para telas para controlar arrugas en textiles; ablandador de telas; preparación para desprender/limpiar pisos; lavador de pisos; ceras para pisos;

lavadores para frutas y verduras; pulidor para muebles;

detergentes germicidas; limpiadores para vidrio; removedor para grasa y lápiz labial para cristalería de bares; limpiadores de parrillas; limpiadores de enlucido; preparaciones removedoras de goma; preparaciones para limpieza de manos; lociones y cremas para manos; jabones para manos; cepillos para manos;

blanqueador para lavandería; preparaciones para abrillantar lavandería; aumentador de detergentes para lavandería;

detergente para lavandería; acondicionadores para lavado de telas; almidón para lavandería; preparaciones para limpiar cueros; pulidores de cuero; solución liquida visible cuando iluminada por luz negra y usada para determinar si una superficie se ha limpiado; limpiadores para hornos; oxidantes para textiles;

limpiador para tuberías; detergentes para ollas y bandejas para uso industrial e institucional; agentes detergentes, enjuagatorios y remojadores para uso en instalaciones de lavado de automóviles manuales y automáticas; aditivos de enjuague para uso en máquinas lavavajillas; decorador para caucho; preparaciones para remover oxido; shampoos; líquidos y polvos para restregar,

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jabones para cuidado corporal; removedores de manchas;

preparaciones para remover manchas; limpiador para acero inoxidable; pulidor para acero inoxidable; limpiadores de baldosas; pulidores de baldosas; decoradores de baldosas;

detergentes para silencioso; limpiadores de tapices.

ECOLAB

(Registro N° 942.268)

Clase 5 Refrescadores y desodorizantes para aire; alguicidas para piscinas y spas; desinfectantes para todo propósito; gel sanitizador de alcohol antibacteriano para piel; lavado de manos antibacterial;

adyuvantes antimicrobianos; aditivos antibacterianos para agua y aditivos antibacterianos para alimentos para reducir el estropicio y el envejecimiento de frutas y verduras y para eliminar olores;

bactericidas; vendajes para heridas de la piel; biocidas; juegos para quemaduras que consisten primariamente de vendajes para quemaduras y medicinas para aliviar el dolor; desodorantes para automóviles; desodorante y sanitizador para alfombras y tapetes;

preparaciones químicas para desodorizar, desinfectar y sanitizar para uso en piscinas y spas; preparaciones químicas para textiles para inhibir el crecimiento de bacterias; limpiadores desinfectadores de sales de baño; desinfectantes para propósitos sanitarios; sanitizadores para drenaje; lavados de ojos; juegos para primeros auxilios; gasa; fungicidas, lavado germicida para ubres de vacas lecheras; germicidas; preparaciones para sanitizar las manos; insecticidas; soluciones irrigadoras para uso oftálmico;

sanitizador para lavandería; sanitizador líquido para usar en máquinas lavadoras de vajilla comerciales e institucionales;

productos químicos para tratar el mildiu; neutralizadores de olores, preparaciones neutralizadores de olores para uso general

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en varias superficies; preparaciones neutralizadoras de olores para usar en instalaciones de almacenamiento de desechos y de aguas servidas, instalaciones de tratamiento de aguas servidas e instalaciones procesadoras de alimentos;

desodorantes para exteriores; rellenos para refrescadores y desodorantes de aire; refrescadores y fragancias para habitaciones; preparaciones para destruir parásitos; baño para pezuñas sanitizador y tratamiento bactericida para ganado;

preparaciones sanitizadoras, específicamente inmersión de pezones usado para ganado; preparaciones sanitizadoras para uso comercial, cuidados de salud, hospital industrial e institucional;

paños sanitizadores; productos para cuidado de la piel, específicamente, limpiador antibacterial para la piel y enjuague sin agua antimicrobial para manos, para usar en instalaciones de cuidados de salud; esterilizante-desinfectante para uso en entornos médicos; bálsamo para ubres de vacas lecheras; bloques desodorantes para orinales; virucidas.

ECOLAB

(Registro N° 937.304)

Clase 8 Hojas para cuchillos funcionales; herramientas manuales, específicamente, bombas operadas manualmente; afiladores de cuchillos; vainas para cuchillos, específicamente, cuchillos para cortar; para deshuesar, para trinchar, para el chef, cocina aserrados, festoneados, funcionales y verduras; herramienta manual magnética, recolectora (instrumentos de mano), específicamente, herramienta recolectora plana para cubertería que previene el desecho inadvertido de cubertería; abridor de tarros no eléctrico; tijeras;

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esquiladoras/podadoras; pinzas; atornilladores; cuchillas del ejercito suizo.

ECOLAB

(Registro N° 937.305)

Clase 10 Cortinas desechables para equipo médico; sabanas desechables para pacientes para usar en hospitales; dispositivos médicos de plástico desechables, específicamente, bolsas para desechos médicos, guarda-bocas, soportes para brazos, cojines anulares, bolsas para hielo y bombas para uso médico; frazadas eléctricas para propósitos médicos; evacuador de humo electro-quirúrgico;

dispositivos médicos, específicamente, evacuadores de gas en la naturaleza de filtros y purificadores de aire; dispositivos médicos;

específicamente, botas y mangas inflables quirúrgicas; bienes médicos, específicamente, cojines absorbentes usados como esponjas quirúrgicas para absorción de fluido durante procedimientos médicos, cojines absorbentes para mesa de instrumentos quirúrgicos usados para absorción de fluido durante procedimientos médicos; cojines absorbentes usados para absorción de fluido durante preparación del paciente para procedimientos médicos; productos médicos, específicamente, dispositivos de contención, cubiertas, escudos, cojines, cortinas para radiología, cortinas quirúrgicas, batas y guantes quirúrgicos, bolsas para recolección; equipo médico para proveer un campo estéril; productos médicos, específicamente, juegos para controlar infección para uso quirúrgico, que comprenden paquetes desechables conteniendo cabezales de traperos desechables, ropa blanco no estéril, desechable y cortinas para mesa de operaciones, bolsas para desechos peligrosos, ropa blanca no estéril y residuos de rellenos sanitario no-infeccioso,

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envolturas no - tejidas para esterilizar instrumentos y suministros médicos; controlador de comprensión neumático para dispositivos inflabes cíclicos quirúrgicos; escudos para radiación vendidos como componente integral de cortinas para pacientes quirúrgicos;

aparatos para resucitación; instrumentos quirúrgicos para uso en cirugía ortopédica, específicamente, bandejas, brochas ortopédicas, varillas para succión ortopédicas; restrictores implantables de cemento; esculturas de cemento; esponjas y varillas para restrictores de cemento; juegos quirúrgicos que consisten primariamente de tubo laringe-faringeo, pinza para tubo, banda aseguradora y depresor de lengua, empuñaduras para lámparas quirúrgicas y cubiertas estériles desechables para empuñaduras de lámparas quirúrgicas; cortinas para microscopio quirúrgico y anillos adaptadores para unión de cortinas; tablillas al vacío para propósitos médicos; aparatos para succión en heridas. tela soluble en agua para usar en el campo médico.

ECOLAB

(Registro N° 940.888)

Clase 21 Rodillos de limpieza y sus recambios; estaciones de cebo (trampas) para hormigas; aplicadores de productos para el cuidado de vehículos; botellas, vendidas vacías; escobas; cepillos usados para limpiar instrumentos médicos; baldes; herramientas de limpieza, específicamente, cojines, esponjas y lana de acero para limpiar; paños para limpiar y sacudir; equipo para dispensión concesionada, específicamente, bombas dispensadoras de condimentos; tazas y tazones; tablas de corte; guantes desechables para uso en la industria de servicios alimentarios;

cubos de basura (basureros); contenedores de espuma para bebidas; tarros para basura; escobillas para uñas y manos;

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utensilios domésticos, específicamente, cucharas para servir, poruñas, raspadores para ollas y bandejas; espátulas, coladores, pinzas de cocina, volteadores y batidores; baldes para hielo;

trampas para insectos; bloques para cuchillos; herramientas de limpieza de microfibras, específicamente, paños, traperos y juegos para barrer; mitones de tela para limpiar; mitones para horno; dispensadores móviles para preparaciones de limpieza de pisos; mangos para traperos, traperos; insignias monitoreadoras de feromonas para atraer pestes; boquillas aspersoras de plástico; émbolos para destapar drenajes tapados; enfriadores portátiles para bebidas; trampas para ratas; esponjas para restregar; dispensadores de bombas manuales para unirlos a contenedores para uso en dispension de líquidos; escobillas raspadoras; estanque remojador para usar en remojo de ollas, cubertería y vajilla usado en cocinas comerciales e institucionales;

dispensadores de jabón; escurridores para ventanas, pisos y mesas; contenedores térmicos para alimentos; escobillas dentales; canastos para desechos.

ECOLAB

(Registro N°1.270.298)

Clase 35 Servicios de consultoría e información de negocios; análisis de datos de negocios; gestión de información de negocios, específicamente, provisión de datos de información comercial informatizada; servicios de consultoría en el campo de soluciones sostenibles de negocios; servicio de gestión comercial a clientes en el campo de equipo de cocina comercial;

servicios en línea de compras y al detalle por correo para industria de restaurantes y alimentos destacando productos para preparación manipulación, etiquetado y rotación, control de

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temperatura, sanitización y limpieza, seguridad física, higiene personal, respuesta a emergencia, vestidos protectores, manipulación de materiales mantención de estanterías, productos de oficina, productos de entrenamiento e inspección y auditoria;

Servicios de lobby con fines comerciales; preparación de informes de negocios; servicios de consultoría de negocios que proveen estrategias para empresas que desean cambiarse hacia prácticas de negocios sostenibles y socialmente responsables a través del uso de productos efectivos y tecnología de dispensión controlada y monitoreo, principalmente para la industria de bebidas, industria láctea, industria alimentaria, industria procesadora de alimentos, industria de alimentos al detalle, industria de servicios alimentarios, industria de restaurantes, industria de cuidados de salud, industria médica, industria farmacéutica, industria de lavados industriales, industria de lavados institucionales, industria de cuidado de vehículos e industria de cuidado del agua.

Clase 42 Investigación y pruebas bacteriológicas; servicios de prueba e inspección medioambiental; pruebas y consultas sobre seguridad alimentaria relacionadas con las mismas; inspección, auditoría in situ y preparación de informes en el campo de sistemas de limpieza y sanitización; calibración en el campo de equipo de cocina comercial; pruebas de seguridad alimentaria y consultoría relacionada; servicios de consultoría en el campo de sanitización y limpieza institucional de conserjería; diseño a medida e ingeniería de sistemas y equipo automáticos para limpieza in situ, sistemas automáticos de limpieza y sistemas de control para sistemas de limpieza; servicios de inspección, específicamente, monitoreo y detección de áreas de reproducción de insectos y roedores, puntos de acceso, trampas y estaciones de cebo; inspecciones de equipo de cocina comercial; efectuar

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evaluaciones para otros en el campo de cuidado del agua, uso del agua, uso de energía y reducción de desechos;

pruebas, análisis y evaluación de calidad del agua; proveer acceso en-línea a informes respecto a servicios de eliminación de plagas;

provisión en-línea, de software no descargable para monitorear y analizar uso del agua y datos de condiciones; servicios de monitoreo remoto de aparatos para calidad del agua de piscinas y spas; provisión de servicios de aseguramiento de calidad en el campo de limpieza, desinfección, sanitización, higiene personal y eliminación de plagas para las industrias de bebidas, láctea y procesamiento de alimentos; administración de un programa de certificación en el campo de uso sostenible de química en la industria del cuidado de vehículos.

ECOLAB

(Registro N° 1.099.291)

Clase 40 Servicios de arriendo de equipamiento para la recuperación de aguas y monitoreo de los servicios sanitarios ejecutados por empresas públicas y privadas; impresión; impresión de materias de avisaje; servicios de generación desechos a energía;

servicios de tratamiento de agua, servicios de consultoría en el campo de tratamiento de aguas en industrias, comercial e institucional.

ECOLAB

(Registro N° 932.034)

Clase 42 Investigación y pruebas bacteriológicas; servicios de prueba e inspección medioambiental; pruebas y consultas sobre seguridad alimentaria relacionadas con las mismas; inspección, auditoria in

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situ y preparación de informes en el campo de sistemas de limpieza y sanitización; calibración en el campo de equipo de cocina comercial; pruebas de seguridad alimentaria y consultoría relacionada; servicios de consultoría en el campo de sanitización y limpieza institucional de conserjería; diseño a medida e ingeniería de sistemas y equipo automáticos para limpieza in situ, sistemas automáticos de limpieza y sistemas de control para sistemas de limpieza; servicios de inspección, específicamente, monitoreo y detección de áreas de reproducción de insectos y roedores, puntos de acceso, trampas y estaciones de cebo;

inspecciones de equipo de cocina comercial; efectuar evaluaciones para otros en el campo de cuidado del agua, uso del agua, uso de energía y reducción de desechos;

pruebas, análisis y evaluación de calidad del agua; proveer acceso en-línea a informes respecto a servicios de eliminación de plagas;

provisión en-línea, de software no descargable para monitorear y analizar uso del agua y datos de condiciones; servicios de monitoreo remoto de aparatos para calidad del agua de piscina y spas; provisión de servicios de aseguramiento de calidad en el campo de limpieza, desinfección, sanitización, higiene personal y eliminación de plagas para las industrias de bebidas, láctea y procesamiento de alimentos; administración de un programa de certificación en el campo de uso sostenible de química en la industria del cuidado de vehículos.

De lo anterior es posible establecer que la marca solicitada posee una cobertura que ciertamente se encuentra incluida en los servicios para los que mi mandante cuenta protección bajo la marca ECOLAB, toda vez que ellos versan sobre servicios vinculados a la gestión de negocios y al área comercial en términos generales. En efecto, la cobertura solicitada en autos distingue servicios que se encuentran vinculados y dirigidos al

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reciclaje, medioambiente y tratamiento de residuos, lo que se desprende de la redacción en clase 35, a saber, “gestión de negocios relacionados con bienes reciclables y el medioambiente”, comprendiendo estos servicios precisamente el ámbito para el cual mi mandante cuenta con una amplia protección en Chile mediante la marca ECOLAB.

Continuando con lo anterior, los numerosos registros de la marca ECOLAB de titularidad de mi mandante tienen una cobertura íntimamente ligada a desechos, lo que se puede fehacientemente corroborar mediante las coberturas citadas en la tabla precedente. En este sentido, los servicios pedidos en las clases 35 y 39 se encuentran íntimamente relacionados con los productos y servicios de las clases 1, 5, 3, 8, 10, 21, 40 y 42 protegidos por la marca ECOLAB de mi representado.

Para ejemplificar lo anterior, cabe destacar que los servicios de

“efectuar evaluaciones para otros en el campo de cuidado del agua, uso del agua, uso de energía y reducción de desechos” de la clase 42 protegidos bajo los registros N° 932.034 y N° 1.270.298 son complementarios a los servicios de “gestión de negocios relacionados con bienes reciclables y el medioambiente” de la clase 35 en cuanto un consumidor que necesite evaluaciones para la reducción de desechos también podría requerir de gestión de negocios en este ámbito dado que, naturalmente, quien requiere este tipo de evaluaciones será, en general, para emprender algún negocio y difícilmente para el hogar.

Adicionalmente, quien necesite de servicios de “almacenamiento de residuos” que pretende proteger la marca pedida en la clase 39, podría requerir también de la “provisión de servicios de aseguramiento de calidad en el campo de limpieza, desinfección, sanitización, higiene personal y

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eliminación de plagas para las industrias de bebidas, láctea y procesamiento de alimentos” de la clase 42 con la finalidad de garantizar que dicho almacenamiento sea seguro.

Así las cosas, queda claro que el ámbito de protección del signo solicitado ECOLUB es plenamente coincidente y, a su vez, directamente relacionado a los productos y servicios que los registros de la marca ECOLAB protegen. Esto implica, en definitiva, que existiría un riesgo cierto de confusión en los consumidores, quienes creerán que se trata de nuevos servicios de mi mandante, lo cual no sería efectivo.

Atendido lo señalado, es claro que ambas marcas ofrecen servicios de la misma naturaleza y otros de naturaleza similar, que se ponen a disposición de los consumidores a través de idénticos canales de distribución y puntos de venta, apuntando, por ende, a un mismo segmento del mercado, todo lo cual nos permite aseverar que los consumidores ciertamente no contarán con elemento distintivo alguno que permita establecer diferenciaciones entre las marcas en pugna. En particular, es relevante tener en consideración que, ante el improbable registro de la solicitud de autos, ambas marcas serían competidoras directas en el mercado, por lo que la utilización de la marca solicitada constituirá una vulneración al derecho de propiedad industrial de mi mandante.

En consideración a todo lo anterior, es razonable concluir que el signo pedido no cuenta con elementos suficientes que permitan a los consumidores diferenciarlo de la marca previamente registrada por mi

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mandante, siendo altamente probable que el público consumidor, al verse enfrentado a servicios de las clases 35 y 39 que contengan el signo ECOLUB, solicitado en autos, tienda a pensar que se trata de servicios de una misma calidad y de un mismo origen empresarial, a saber, de ECOLAB USA INC.

Consecuentemente, considerando lo señalado en cada uno de los puntos anteriores, no se puede sino concluir que la causal contemplada en el artículo 20 letra h) encuentra plena aplicación en el caso de autos, por cuanto se verifican todos los requisitos que dicha disposición exige, por lo que no se puede sino arribar a la conclusión de que el signo solicitado en autos debe ser rechazado a registro.

3. La marca solicitada infringe la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 20 letra f) de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial.

La marca pedida y rechazada a registro es susceptible de inducir a error o engaño al público consumidor en relación con la procedencia de este signo, toda vez que la cuasi-reproducción de la marca ECOLAB de titularidad de mi mandante no hace posible que el signo pedido pueda ser considerado un signo independiente de aquel, sobre todo considerando que los ámbitos a los que apuntan ambos signos están íntimamente relacionados, hecho que fue reconocido y establecido en el fallo impugnado.

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De esta forma, cualquier consumidor de buena fe esperaría que un servicio prestado bajo la marca ECOLUB tenga efectivamente la procedencia empresarial de mi mandante. Ciertamente, las expectativas de los consumidores se verían burladas en cuanto los servicios ofrecidos por el solicitante no contarían con el respaldo y garantía de una empresa dedicada y reconocida, como lo es ECOLAB USA INC.

Adicionalmente, debe sumarse el enorme perjuicio que su improbable aceptación a registro causaría a mi mandante por el uso de una marca confusamente similar a aquella marca que ha creado y construido. En este sentido, mi mandante vería manchada su reputación de excelencia por la actual o eventual oferta de servicios de las clases 35 y 39 por parte de un tercero distinto a ECOLAB USA INC.

En virtud de lo expuesto, es posible afirmar que la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 20 letra f) de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial se verifica plenamente en el caso de autos.

Como se ha reiterado numerosas veces en esta presentación, la legítima titularidad de la marca ECOLAB pertenece únicamente a mi mandante. La marca pedida en estos autos, ECOLUB, posee similitudes gráficas y fonéticas evidentes e innegables con el signo registrado de mi mandante, de modo que claramente contraviene lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial y verificándose a su respecto las causales de irregistrabilidad dispuestas en el artículo 20 letras f) y h) inciso primero de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial.

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POR TANTO, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto por los incisos 4° y 5° del artículo 22, artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial y los artículos 216 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

RUEGO A ESTE HONORABLE TRIBUNAL: Tener por interpuesta la presente adhesión a la apelación, acogerla y revocar el fallo de fecha 17 de junio de 2020 en la parte que rechaza la oposición deducida por ECOLAB USA INC. y, en definitiva, rechazando íntegramente a registro la solicitud N° 1.341.509 de la marca ECOLUB para proteger los servicios señalados de las clases 35 y 39.

PRIMER OTROSÍ: Ruego a Ud. tener por acompañada boleta de depósito que deja constancia de la consignación exigida por la Ley para la interposición de este recurso, por un monto de 2 Unidades Tributarias Mensuales, según dispone el artículo 18 bis C de la Ley N° 19.039.

SEGUNDO OTROSÍ: Por este acto, vengo en hacerme parte del presente recurso de apelación, para lo cual solicito a este Honorable Tribunal tener a mi representada por parte en el recurso de apelación interpuesto en estos autos.

TERCER OTROSÍ: Ruego a Ud. tener presente para todos los efectos legales correspondientes que mi personería para actuar en representación de ECOLAB USA INC. consta en poder otorgado que se encuentra registrado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial bajo el número de custodia 119.156, sin perjuicio de lo cual se acompaña una copia en este acto.

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CUARTO OTROSÍ: Ruego a Ud. tener presente que, en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumo personalmente el patrocinio y poder de esta causa.

Francisco Carey Carvallo

Digitally signed by Francisco Carey Carvallo Date: 2020.08.26 11:09:27 -04'00'

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COMPROBANTE DE TRANSACCION

Rut - Rol 77907950-3

Formulario 10

Folio 3342566

Vencimiento 31-08-2020

Moneda de Pago CLP

Total Pagado 100.544

Fecha Pago 25-08-2020 18:13:49

Institución Recaudadora TRANSBANK

Identificador de Transacción 94898177-95286921

No válido para pago en Instituciones Recaudadoras

08251800687720083101015411

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