El Contrato de tecnología industrial "Know How"

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(1)UNIVERSIDAD AMERICANA FACULTAD DE DERECHO. EL CONTRATO DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL “KNOW HOW” AUTORAS: NORMA ISABEL SANDINO DELGADO ANA CECILIA DE JESUS SOLIS DIAZ. MONOGRAFÍA PARA OPTAR AL GRADO DE: LICENCIADAS EN DERECHO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA. TUTOR: DOCTOR FRANCISCO JOSE BOZA PAIZ Managua, Nicaragua, Junio 1999..

(2) DEDICATORIA A DIOS: Por estar siempre a mi lado y haberme ayudado a finalizar mi carrera y mi trabajo monográfico. A MI ABUELITO: Julio Sandino. Por su amor y comprensión y por estar siempre a mi lado. A MIS PADRES: Ignacio Sandino Arróliga y Norma Delgado. Por todo su amor, apoyo, comprensión y sacrificio en todo este trayecto de mi vida. A MIS TIOS: Henry Suazo González, Melba Delgado y Julia Sandino Arróliga. por su amor, comprensión y haberme ayudado a coronar mi carrera. A MIS HERMANAS: Margarita, Vicenta, Francisca y Fátima Sandino Delgado. Por estar siempre a mi lado y apoyarme en todos los momentos difíciles de mi vida. A MIS CHIQUITOS: Daysi y Carlos Sandoval Sandino y Eduardito Granja Sandino. Por ser parte de mi vida. A MIS AMIGAS: Francis y Nery Martínez Ruiz Ana Cecilia y Al icia C. Solis Díaz Por su amistad, comprensión y por haber compartido todos los momentos alegres y difíciles de nuestra carrera. Gracias.. NORMA ISABEL SANDINO DELGADO..

(3) DEDICATORIA La elaboración de esta tesis me llena de satisfacción, ya que se cumple una de mis metas. Es mi mayor deseo compartir este momento con las personas que más quiero y estimo. Primeramente a DIOS, darle las gracias por la vida y todo lo bueno y bondadoso que ha sido conmigo. A MIS PADRES: Rolando Solís y Gertrúdiz Díaz, por todo su cariño, amor y comprensión, apoyo incondicional, consejos y sacrificios. Por haber sabido educarme en mi formación e inculcarme valores cristianos y morales, por ser unos padres maravillosos y ejemplares. A MIS ABUELITOS: Mamá Licha y Papá Chale. A MI QUERIDA HERMANA: Alicia Carolina Solís Díaz, mi amiga incondicional, y quien siempre ha estado a mi lado, en mis estudios y juegos de niña, así como compartiendo los buenos y malos momentos. A MIS TIAS: Mamá Lourdes y María del Socorro, y a todas y a cada una de mis familiares. A mi Amiga Norma Isabel, con quien compartí horas de estudios, experiencias y aquellos momentos difíciles y angustiosos de las cuales salimos adelante para poder realizar este trabajo.. ANA CECILIA SOLIS DIAZ.

(4) 1. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. AGRADECIMIENTO Agradecemos la colaboración y el apoyo recibido de las personas que de una u otra manera hicieron posible la elaboración de éste trabajo monográfico y cuyos nombres mencionamos: Dr. José Francisco Boza Paiz. Por ser nuestro tutor y por darnos su apoyo y asesoría. Dra. Susana Alicia Sotelo de Cisneros. Por su amabilidad de responder a nuestras inquietudes. Dra. María Adilia Serrano. Por habernos dado su apoyo y tiempo. Dr. Guy Bendaña Guerrero. Por su asesoría y documentación brindadas. Lic. Astralia Cruz Picón . Por ser nuestra Asesora Metodológica. Lic. Gilberto Ruiz Martínez. Por su apoyo y Asesoría Metodológica. Lic. José Muñoz. Por la amabilidad con que nos dio su asesoría..

(5) 2. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. INDICE GENERAL Página. INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I CONTRATOS ATÍPICOS _________________________________. 1. 1- CONCEPTO __________________________________________. 2. 2- ANTECEDENTES ______________________________________. 3. 3- CLASIFICACIÓN _______________________________________. 4. 4- INTERPRETACIÓN _____________________________________. 5. CAPITULO II GENERALIDADES DEL CONTRATO DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL_____________________________ 7 1- ANTECEDENTES _______________________________________. 8.

(6) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 3. ________________________________________________________________________________________. 2- CONCEPTO _____________________________________________ 10 3- DENOMINACIÓN GENÉRICA ______________________________13 4- NATURALEZA JURÍDICA _________________________________ 14 5-ALGUNAS MODALIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA_________________________16. CAPITULO III CONTENIDO Y FORMA _________________________________ ______ 28 1- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO _________________________ 29 2- ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y FORMALES ____________ 30 3- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES _________________32 4- DURACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO _________________35. CAPITULO IV CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL ____ 36 1- CLÁUSULAS USUALES ______________________________________ 37.

(7) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 4. ________________________________________________________________________________________. 2- CLÁUSULAS PROHIBITIVAS ________________________________ 44. CAPITULO V ENTREVISTAS Y ANÁLISIS DE RESULTADO _____________________46 1.-INTRODUCCIÓN ____________________________________________47 2.- JUSTIFICACION DE LAS ENTREVISTAS _______________________47 3 – CUESTIONARIO____________________________________________ 48 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ______________________. BIBLIOGRAFIA. GLOSARIO. ANEXOS. 53.

(8) 5. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. INTRODUCCIÓN Los fenómenos de la globalización y el libre comercio, han creado una economía moderna de mercados con amplios espacios que impiden que las grandes empresas puedan competir y expandirse hacia otros países, con las estrategias de los mercados tradicionales. Esto ha originado que en la actualidad se adopten nuevos tipos de contratos comerciales que se celebren entre empresas que buscan como expandir sus monopolios y obtener una mayor presencia en el ámbito nacional e internacional. En el área del Derecho Mercantil Internacional existe una serie de contratos modernos entre los cuales tenemos: Leasing, Factoring, Joint Venture, Franchising, Concesión, Distribución y el Contrato de Tecnología Industrial o Transferencia de Tecnología. Este último es el objeto de nuestro estudio. Estos tipos de contratos han surgido debido a la necesidad que tienen los empresarios de exportar y establecer su imagen, productos, marcas y servicios en diferentes países. La celebración de estos Contratos Modernos Atípicos se ha dado repetitivamente en el mercado. La costumbre como fuente del derecho mercantil permite que se celebren actos de comercio con solo el acuerdo y voluntad de las partes..

(9) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 6. ________________________________________________________________________________________. Este trabajo investigativo se refiere al estudio del Contrato Atípico, específicamente el Contrato de Tecnología Industrial, como modalidad de transferencia de tecnología. Este tipo de contrato permite que pequeñas empresas puedan acceder a tecnologías modernas, cedidas o transferidas por grandes empresas que las poseen.. El estudio de este tipo de contrato es de mucho interés porque en Nicaragua se esta viviendo una etapa de libre comercio, producto de la globalización, la creación de la organización mundial de comercio y los acuerdos sobre los aspectos de los derechos de la Propiedad Intelectual, relacionados con el comercio (Acuerdos sobre los ADPIC), que nuestro país deberá empezar a cumplir en el año 2,000, y el tratado de libre comercio suscrito entre Nicaragua y México. Para la realización de este trabajo Monográfico utilizamos el método empírico, que lo aplicamos mediante la revisión documental que nos permitió obtener la información necesaria. Se revisaron leyes, textos, revista, convenios, así como también Internet, con el fin de obtener información necesaria y la mas reciente. Se realizaron entrevistas para obtener información especifica sobre este tipo de contrato. Utilizamos el método teórico y el histórico, los cuales se basaron en la síntesis y análisis de la información. Nos planteamos objetivos generales y específicos en la elaboración de esta investigación monográfica. Los objetivos generales son:.

(10) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 7. ________________________________________________________________________________________. 1- Definir las características del Contrato de Tecnología Industrial 2- Establecer las ventajas y desventajas de este tipo de contrato Los objetivos específicos son: 1- Establecer las diferentes modalidades contractuales que pueden surgir en la transferencia de tecnología. 2- Definir los derechos y obligaciones de las partes que nacen de la celebración de este contrato 3- Determinar las cláusulas usuales y prohibitivas contenidas en el Contrato de Tecnología Industrial. Así como las sanciones que pueden originarse en caso de incumplimiento del contrato. La hipótesis planteada en este estudio es: “ La reglamentación de los Contratos de Transferencia de Tecnología Industrial, brinda seguridad jurídica a las partes contratantes”. La decisión de abordar en esta investigación el tema del Contrato de Tecnología Industrial (Know How), fue motivada por las lecciones y conocimientos adquiridos en las cátedras de Derecho Mercantil III, Contratos Internacionales, contemplados en el programa de estudio de nuestra carrera, también consideramos que es un tema de mucha importancia en la actualidad debido a que estas nuevas formas de contrataciones atípicas se están celebrando entre empresas Nicaragüenses con empresas de otros países en que la actividad comercial tiene un desarrollo moderno. Esperamos que la información disponible en el presente trabajo sirva de base.

(11) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 8. ________________________________________________________________________________________. consultora a los futuros lectores (Estudiantes de Derecho, Juristas y Empresarios) que deseen conocer y profundizar mas en el cómo se esta dando en la practica comercial la transferencia de Tecnología o los Contratos de Tecnología Industrial, su contenido, formas, requisitos, ventajas y desventajas..

(12) 9. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. CAPÍTULO I. CONTRATOS ATÍPICOS. 1. CONCEPTO 2. ANTECEDENTES 3. CLASIFICACIÓN 4. INTERPRETACIÓN.

(13) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 10. ________________________________________________________________________________________. CAPÍTULO I: CONTRATOS ATÍPICOS Las relaciones comerciales internacionales han originado nuevas formas contractuales, que solo están fuera de la normativa o del orden jurídico. Estas formas solo se conocen por su aplicación en la practica y por lo tanto carecen de normas especificas, que regulen su contenido. La celebración de estos contratos esta basada en la libertad contractual y la voluntad de las partes Estas figuras contractuales se conocen como los contratos atípicos o innominados. 1.- CONCEPTO: Son contratos que carecen de denominación o nombre en el ordenamiento jurídico. No están regulados por la ley aunque tengan denominación en la practica civil y forense. La Legislación Civil en Nicaragua reconoce la libertad contractual. El artículo 2435 del código civil define el contrato como: “ El acuerdo de dos o más personas para constituir, regular o aclarar entre las mismas un vinculo jurídico”. También contempla el principio de la autonomía de la voluntad, la libertad de contratación y las bases para la celebración de los contratos innominados. El Articulo 2437 del código civil, dice así: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no.

(14) 11. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”. El contrato se efectúa cuando hay acuerdo y voluntad entre las partes. Esto permite que las mismas puedan celebrar contratos que estén regulados por el ordenamiento jurídico es decir, contratos típicos o nominados. La celebración de contratos en que las partes determinen su contenido y forma, siempre y cuando no se altere el ordenamiento jurídico, las buenas costumbres y el orden público se conocen como los contratos atípicos o innominados. Es contrato atípico “ El que no se ajusta a ninguno de los tipos establecidos, en cuyo caso se está ante un contrato innominado o aquel que combina las formas diversas de los existentes regulados, situación que se conoce como contrato múltiple”.1 Aunque nuestro código civil no hace referencia constituyen los contratos innominados. expresamente a lo que. ni recoge su reglamentación, la. celebración de estos contratos tienen fuerza obligatoria por lo que las partes contratantes pueden ejercer la acción para su debido cumplimiento, ajustándose a lo establecido en el articulo 2479 del código civil: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado, sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. A la celebración de los contratos innominados se le aplica en primer lugar, la voluntad de los contratantes y en segundo lugar la costumbre y de manera supletoria, los principios generales de la contratación.. 1. Cabanellas, Guillermo. Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta. SRL. 1984 á. 340..

(15) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 12. ________________________________________________________________________________________. 2.-ANTECEDENTES: En el Derecho Romano el contrato innominado era una convención sinalagmática, es decir un acuerdo por el cual dos personas se prometen recíprocamente una prestación, y no lo clasificaba entre los contratos nominados. Estos contratos se designaron en cuatro grupos o categorías: 1.- Doy para que des (Do ut des ) 2.- Doy para que me hagas (Do ut des facias ) 3.- Hago para que des (Facio ut des ) 4.- Hago para que me hagas (Facio ut facias ). En el último estado del Derecho Romano, las obligaciones que nacen de los contratos innominados son sancionadas por la acción Praescriptis Verbis, lo que significa que esta acción amparaba los derechos nacidos de los contratos innominados, y se concedía a la parte que había cumplido la convención, a fin de conseguir la ejecución de sus obligaciones por la otra.2 Entre los principales contratos innominados en el Derecho Romano tenemos: Del aestimatum y el cambio. Y en el Derecho Justiniano tenemos el precario a) Del Aestimatum: Se da cuando una persona entrega a una tercera una cosa estimada en cierto precio, y conviene con el que la venderá y le devolverá o el precio fijado o la cosa intacta si no ha podido venderla.. 2. Petit Eugene. Tratado Elemental de Derecho Romano. Editorial Porrúa S.A. 1992 Pag. 424..

(16) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 13. ________________________________________________________________________________________. b) Del Cambio: El cambio es por excelencia el negotium do ut des. Las partes contratantes han convenido que una debe hacer a la otra la datio de una cosa, y que debe recibir en cambio la datio de otra cosa. c) Del Precario: Hay precarium cuando una persona concede a otra, que se lo ha rogado, la posesión y disfrute gratuito de una cosa, a cargo de restituirla a la primera reclamación.3 3- CLASIFICACIÓN: La clasificación de los contratos atípicos es variada y compleja, ya que no hay acuerdo unánime acerca de la terminología y clasificación según los autores. En la clasificación de los contratos atípicos tenemos: a).- Contratos Atípicos Puros b).- Contratos Atípicos Mixtos o Complejos a). Contratos Atípicos puros: Son aquellos que tienen un contenido completamente extraño a los contratos típicos, moldes legales o tipos establecidos en la legislación de cada país. b). Contratos Atípicos Mixtos o Complejos: Son los que resultan de la combinación o mezcla de elementos y prestaciones que corresponden a contratos típicos. Existen, en relación con sus prestaciones, tres clases de atípicos impropios:. 3. Petit Eugene. Tratado Elemental de Derecho Romano. Editorial Porrúa S.A. 1992 Pag. 425, 426..

(17) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 14. ________________________________________________________________________________________. 1.- Combinados o Gemelos: Cuando la prestación de una de las partes pertenece a varios contratos típicos y la contraprestación de la otra es propia de un solo contrato típico.. 2.- Mixtos: Son aquellos en los que a determinado contrato típico le añaden las partes, un elemento o prestación de otro contrato típico.. 3- De Doble Tipo: En los que el total del contrato puede encuadrarse dentro de dos contratos típicos.4 4.- INTERPRETACIÓN: El punto esencial de la interpretación es determinar como deben interpretarse los contratos atípicos en los puntos en que las partes no fueren explícitas. En la doctrina encontramos cuatro teorías básicas a seguir para determinar las normas que resulten aplicables: a)- Teoría de la Absorción o de la Observación b)- Teoría de la Combinación c)- Teoría de la Analogía d)- Teoría de los intereses de las partes. 4. Hernandez Cuadra, Irene José. El Contrato de Arrendamiento Financiero “Leasing”. Monografía para optar al titulo de Licenciatura en Derecho. Universidad Americana 1998. Pag. 15, 16..

(18) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 15. ________________________________________________________________________________________. a) Teoría de la Absorción o de la Observación: En los contratos debe determinarse cual es la prestación o elemento preponderante y aplicar las normas del contrato típico al que pertenezca tal prestación o elemento preponderante. El negocio debe ser absorbido en la figura del contrato que responda a dicha prestación.. Esta teoría no resuelve satisfactoriamente el problema de interpretación de los contratos atípicos, pues generalmente no es posible determinar con claridad cual es la prestación más importante, la que corresponde a dos o más contratos típicos o varias prestaciones importantes.. b) Teoría de la Combinación: Cuando un contrato atípico se conforma de prestaciones y elementos que pertenecen a distintos contratos típicos, las normas aplicables serán las que resulten de la mezcla o combinación de dichas normas. El Contrato atípico en particular, debe desmenuzarse en prestaciones y encuadrar cada una dentro del contrato típico que corresponde. Las normas supletorias serán las de todos los contratos típicos a los que pertenezcan los elementos o prestaciones que componen la figura atípica. La crítica a ésta teoría se ha basado en que el contrato atípico no es una mezcla o agregado de diversos elementos, sino que tienen una finalidad empírica propia y también única.. c)Teoría de la Analogía:.

(19) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 16. ________________________________________________________________________________________. Las reglas que deben aplicarse para interpretar el contrato atípico son las del contrato típico con el que tengan mayor analogía.. Esta teoría no está exenta de críticas por parte de los autores ya que se opina que los contratos atípicos se caracterizan por ser distinto de los típicos y no análogos o afines. Por otra parte, el sentido en que la figura atípica debe ser análoga o semejante a una típica no es determinable fácilmente pues la finalidad puede aparecer en elementos que no son esenciales para un contrato atípico concreto.. d) Teoría de los intereses de las partes: El interés debe atenerse en cada caso a los intereses de las partes del contrato atípico. Si el fin que persiguen las partes no puede ser alcanzado por un contrato típico, no debe insistirse en aplicar las reglas del mismo como supletorias del atípico, sino que es necesario en todo caso, recurrir a las normas generales de las obligaciones y contratos.5. 5. Cátedras de Derecho Mercantil III. Contratos Comerciales Internacionales. Universidad Americana 1998..

(20) 17. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. CAPITULO II. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL. 1- ANTECEDENTES 2-CONCEPTO 3-DENOMINACIÓN GENÉRICA 4-NATURALEZA JURÍDICA 5-ALGUNAS MODALIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.

(21) 18. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. CAPÍTULO II: GENERALIDADES DEL CONTRATO DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL. 1- ANTECEDENTES: Etimológicamente. el. término. TECHNOLOGO.TECHN: ARTE.. tecnología. proviene. del. griego. LOGO: TRATADO-ESTUDIO. Es decir,. el estudio del arte y de la técnica. La Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana en su pagina 1346 define que: Tecnología es el conjunto de los conocimientos técnicos propios de un oficio mecánico o arte industrial. La Tecnología deriva de un continuo de actividades que abarca la investigación, el desarrollo y el manejo técnico, que a su vez están íntimamente ligadas a las actividades de producción y comercialización en curso. En su mayoría, el cambio industrial que incluye el diseño y manejo técnico de los propios productos, los materiales que los componen, el equipo utilizado en el procesamiento de tales materiales, los métodos de trabajo y los sistemas de control gerencial es un proceso continuo, integrado por una serie de elementos que producen solo pequeños cambios incrementales. La palabra “transferencia” en este tipo de contrato es utilizada en sentido figurado, ya que |no se lleva una cosa de un lugar a otro ni se traslada un derecho de una persona a otra, sino que a través de un contrato de esta clase una parte concede a la otra el uso industrial y comercial de una patente de la cual es.

(22) 19. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. titular, o le facilita sus conocimientos técnicos y experiencia sobre procesos o formulas de produccion.6 Antiguamente el mercado de Tecnología era producido por grandes empresas transnacionales. Estas en muy pocas ocasiones la vendían o cedían, pues preferían aprovechar la situación de privilegios en que se encontraban, por eso instalaban sucursales o filiales en países con mercados suficientes que les permitían producir a escalas con leyes que protegían la producción interna de la competencia internacional. Así exportaban a los pequeños piases los productos ya elaborados Con la modernización. y la evolución del comercio dichas empresas se. abstienen de colocar sucursales en otros países y preferían realizar contratos de Transferencia de Tecnología. Las. negociaciones. internacionales. entre. piases. industrializados. y. subdesarrollados se realizan en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI ) y la Comisión de Transferencia de Tecnología de la UNCTAD. La OMPI fue creada en 1970 y se incorporo como organización de las Naciones Unidas el 17 de Diciembre de 1974, teniendo como objetivos fundamentales: 1- Fomentar la protección de la Propiedad Industrial. 2- Asegurar la cooperación administrativa entre las naciones. 3- Prestar asistencia a los piases en desarrollo.. 6. Farina, Juan M. Derechos Intelectuales No. 5. Editorial Astrea 1991. Pág. 240..

(23) 20. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. El Contrato de Tecnología Industrial tiene su origen en los piases anglosajones. El principal canal de transferencia de tecnología son las empresas transnacionales que traspasan sus conocimientos a empresas de piases desarrollados o en vías de desarrollo. En algunas ocasiones los Contratos de Tecnología Industrial incluyen el traspaso del secreto industrial. Esto tiene su apogeo en la baja edad media, cuando los gremios y corporaciones dominaban la estructura económico-social y conocían y mantenían el secreto de “Las artes y saberes“ del comercio. El 20 de Marzo de 1883, se suscribió el Convenio de París. Este Convenio protegía la Propiedad Industrial y otorgaba protección al titular de las patentes. Además proveía de conocimientos técnicos y marcas sobre las bases de que tales derechos debían ser respetados y reconocidos en todos los piases adheridos al Convenio. La Unión General para la Protección de la Propiedad Industrial fundada por el Convenio de París, tuvo como miembros originarios a Bélgica, Brasil, Ecuador, España, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Italia, Holanda, Portugal, El Salvador, Serbia, suiza y Túnez. Posteriormente abandonaron la Unión: Ecuador (1886), El Salvador (1887) y Guatemala (1895).7 El Convenio de París sufrió. diversas enmiendas en Bruselas (1900),. Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934) y Lisboa (1958), siendo la mas reciente la de Estocolmo (1967). El Convenio de París como instrumento de protección de la Propiedad Industrial, constituye un régimen multilateral para la Transferencia de Tecnología y procura asegurar que los ciudadanos de los países miembros 7. Farina, Juan M. Derechos Intelectuales No. 5. Editorial Astrea. 1991 Pag. 243..

(24) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 21. ________________________________________________________________________________________. puedan obtener en otros países miembros una protección que constituya una base apropiada para el intercambio internacional de tecnología.. 2- CONCEPTO: En la actualidad, el comercio sufre constantes transformaciones, evoluciones y avances, su característica es la rapidez y la aceleración con que se dan los cambios, fundamentalmente en el campo de los adelantos tecnológicos. Las formas de transferir y comercializar tecnología son múltiples. Los canales de transmisión son llamados contratos de Tecnología Industrial. Jaime Alvarez Soberaniz define el Contrato de Transferencia de Tecnología como “El acuerdo de voluntades por medio del cual una de las partes, llamada Proveedor transmite a otra que se denomina Receptor un conjunto de conocimientos organizados para la producción industrial”.8 Los Contratos de Transferencia de Tecnología son celebrados frecuentemente entre empresas que operan en el mismo sector o rama industrial, donde una empresa domina ciertos aspectos tecnológicos que la otra empresa no conoce.. 8 Bravo Díaz, Arturo. Contratos Mercantiles. Edición Sexta, Colección Textos Jurídicos Universitarios, Oxford University Press Harla, México 1997. Pág.178.

(25) 22. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. La Transferencia de Tecnología es un proceso que involucra múltiples etapas y actividades en forma simplificada. Dicho proceso se compone de tres fases: a)- Fase Preparatoria o Precontractual. b)- Fase de Negociación. c)- Fase de Ejecución del Contrato.. a) Fase Preparatoria o Precontractual: En esta fase de preparación el Receptor es el que selecciona la tecnología y al proveedor. Para el Proveedor esta fase consiste en la preparación de la documentación que viene a aclarar los conocimientos tecnológicos que posee y en la elección del receptor. En esta fase las partes persiguen como objetivo central maximizar los beneficios que se derivan de la transacción.. b) Fase de Negociación: Esta fase se refiere. a las negociaciones sobre las condiciones en que se. transferirá la tecnología y como se formalizara el contrato de transferencia. Es decir, cuales serán las cláusulas, derechos y obligaciones establecidas en el contrato y sobre las cuales han de someterse las partes..

(26) 23. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. c) Fase de Ejecución del Contrato: En esta fase el Proveedor transfiere la tecnología al Receptor y a su vez, este receptor realiza dos actividades dentro de las cuales tenemos: 1.- Asimilación de los conocimientos tecnológicos. 2.- Cancelación de los pagos por la prestación técnica. Los Contratos sobre Transferencia de Tecnología, incorporan diversos objetos contractuales, por ejemplo: Licencia de Patente, Transmisión de Know How y Asistencia Técnica. Estos Contratos son de naturaleza mixta que incluyen cláusulas especiales para cubrir los aspectos específicos de los distintos objetos contractuales. Cuando se celebra un Contrato, las. partes toman en cuenta algunos elementos que. caracterizan la Tecnología que será objeto del contrato. Dicha caracterización recae sobre los siguientes elementos: a) Misión Comercial: El principal objeto de la Misión Comercial es contribuir a un mejor manejo (Selección, Adquisición, Transferencia, Adaptación y Evolución) de la Tecnología apropiada para el desarrollo de un país. b) Nivel de Obtención: Existen tantas maneras de adquirir tecnología, como contratos de transferencia, siendo las más comunes:.

(27) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 24. ________________________________________________________________________________________. b.1-. Compra en paquete: La compra en paquete se da cuando se adquiere. toda la información, ya procesada, de un solo proveedor, típica de los contratos de Llave en Mano (Este contrato consiste en la habilitación de una unidad completa de comercialización y explotación). En este caso el Proveedor de la tecnología se ocupa incluso de los servicios de construcción, asistencia técnica y puesta en marcha. b.2-. Integración: Se da cuando se adquiere la tecnología en dos o más. paquetes combinados por su misma naturaleza o función. En este caso se licencia de una empresa el proceso en general (Tecnología) mientras que parte o todo el equipo principal, construcción o asistencia técnica vienen de diferentes proveedores. b.3- Contratación de un Desarrollo Tecnológico: Esta contratación implica el contratar del exterior el desarrollo de un aparato, máquina, vehículo, proceso, sistema o producto, entre otros, que puede satisfacer una necesidad latente, ya sea tanto a nivel de empresa, de sector o de la población. b.4-. Objeto de Contratación, Comercialización o Transferencia: El. propósito es identificar las formas o categorías tecnológicas que forman la base jurídica en un contrato de tecnología. Tales categorías pueden ser: b.4.1- Patente: El concepto de la patente es un elemento de caracterización tecnológica y es un objeto de negociación y de conjunto de conocimientos técnicos de aplicación practica, industrial o comercial..

(28) 25. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. b.4.2- Marca: La Marca y el Nombre Comercial han surgido como figuras complementarias en. la. negociación. tecnológica,. específicamente. en. el. área. de. la. comercialización. b.4.3- Know How: Es aceptado como el conjunto de conocimientos técnicos que debidamente organizados dan como resultado una aplicación industrial o comercial. Dichos conocimientos no están protegidos bajo las leyes de la Propiedad Industrial. Lo anterior lo diferencia de la patente. Otra diferencia con la patente radica en que el know how es más descriptivo y detallista y su concepto incluye la destreza y habilidad desarrolladas en el uso de la tecnología. b.4.4- Asistencia Técnica: Es el suministro de asesoría, ayuda, apoyo y aportación técnica, que puede reflejarse en la solución de problemas o satisfacción de requerimiento tecnológico en una operación industrial. Suelen firmarse contratos únicamente por asistencia técnica cuando el adquirente tiene ya conocimientos básicos sobre la tecnología negociada. También se contrata como complemento de la licencia de patente y en el contrato de know how..

(29) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 26. ________________________________________________________________________________________. 3- DENOMINACIÓN GENÉRICA: En el Comercio Internacional la expresión de Contrato de Transferencia de Tecnología, se ha hecho de uso común. Los autores no coinciden sobre la terminología a emplear con relación a este tipo de contrato. Agrupan bajo esta denominación diversas figuras contractuales que presentan características definidas y cuyo objeto es el conocimiento tecnológico que una parte faculta a otra para que la explote comercialmente. Este tipo de Contrato puede ser celebrado entre partes domiciliadas en un mismo país. Generalmente el titular de la tecnología es un país industrializado y la parte receptora debe tener su establecimiento en un país en vías de desarrollo. Lo que no limita que el receptor tenga su establecimiento en un país desarrollado. En la Práctica del Comercio Internacional, a la parte que transmite el conocimiento de la tecnología, se le denomina Cedente o Exportador de la Tecnología y, a la parte que recepciona la tecnología se le llama Cesionario o I Importador de la Tecnología. En cada contrato en particular la terminología puede variar. Existe mucha confusión en cuanto a la denominación de los Contratos de Transferencia de Tecnología. La más común es la denominación de Licencia, lo que tiene razón de ser cuando hay de por medio un derecho de Propiedad Industrial. En cuanto a los actos relativos al know how, es inapropiado la denominación de “Licencias de know how “, ya que en este no existe un derecho de Propiedad Industrial, siendo lo mas apropiado la denominación de “Contrato o Acuerdo de Know How”..

(30) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 27. ________________________________________________________________________________________. Se habla de denominación genérica por que existen diversas especies de contratos sobre Transferencia de Tecnología entre los cuales tenemos: Know How, Contrato de Licencia, Contrato de Asistencia Técnica, Consultoría e Información Técnica.. 4- NATURALEZA JURÍDICA: La Propiedad Intelectual es un conjunto de normas que tutelan y regulan las creaciones del intelecto humano. La Propiedad Intelectual en general, abarca los Derechos de Autor (o derechos literarios) y la Propiedad Industrial (Marcas y Patentes), Secretos Industriales, Secretos de Variedades y Conocimientos Técnicos o Know How. Manuel Ossorio en su “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, define la Propiedad Industrial como la que recae sobre el uso de un nombre comercial, marcas de fabricas, de comercio y de agricultura, dibujos y modelos industriales y secretos de fabrica, patentes de invension.9 La Propiedad Industrial como parte de la Propiedad Intelectual es el “Nombre Colectivo con que se designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de una persona y asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial”10. 9 10. Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta 1994 Pag. 804. Bendaña Guerrero, Ricardo J. Apuntes sobre Propiedad Intelectual. 1995. Pag. 3..

(31) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 28. ________________________________________________________________________________________. El Contrato de Transferencia de Tecnología tiene como objeto la transmisión de Propiedad Industrial, transmitiendo el derecho por cualquier titulo, propiedad, licencia exclusiva o no, autorización, entre otros. En las negociaciones comerciales, la expresión de Transferencia de Tecnología abarca los contratos en virtud de los cuales se transmite el uso o se autoriza la explotación de marcas, patentes, modelos, diseños industriales o nombres comerciales, fabricación de productos o suministros de conocimientos técnicos o asistencia técnica. Por eso no resulta fácil establecer una definición en particular de lo que es el contrato de Tecnología Industrial, pues la amplia gama de su posible contenido lo impide. Esto implica una amplitud de manifestaciones de la Propiedad Industrial, lo que permite emplear la denominación genérica para estos tipos de contratos que en la practica, se conocen cada uno con expresiones diferentes y según la naturaleza de los bienes o servicios sobre los que recae: Licencia, Cesión de Patentes y de Marcas, Asistencia Técnica, Know How y otros. Podemos señalar que en México el área de Propiedad Industrial es una de las más extensas e importantes del país y el objeto fundamental del área es proteger los derechos de Propiedad Industrial, incluyendo patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, marcas, nombres comerciales, secretos comerciales, avisos comerciales, derechos de autor, transferencia de tecnología y franquicias..

(32) 29. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. 5.-. ALGUNAS. MODALIDADES. DE. TRANSFERENCIA. DE. TECNOLOGÍA: KNOW HOW: La expresión know how, es de origen norteamericano y circula desde hace varias décadas en el lenguaje corriente del comercio internacional. Significa, dentro de dicho ámbito ”Pericia técnica y habilidad practica necesarias para ejecutar fácil y eficientemente una operación destinada a producir bienes o servicios”. Las negociaciones del know how tienen su origen en los países anglosajones. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, el know how y las operaciones sobre el mismo, han tenido un importante desenvolvimiento. Know How traducido del inglés literalmente, significa “Saber Cómo”, para el derecho comercial o de las operaciones (Bussiness Law), el know how importa conocimientos técnicos. El Reglamento de la Comunidad Europea sobre la Transferencia de Tecnología en su Articulo 10 inc. 1. Entiende por know how, “Un conjunto de información técnica, secretas e identificadas de forma apropiada”. La Cámara Internacional de Comercio establece que el know how comprende el llamado “Art of Fabrication” (Arte de fabricación), esto es, los conocimientos del saber especializado y de la experiencia volcados en el procedimiento y en la realización técnica para la fabricación de un producto. En una Resolución de la Asociación Internacional de Protección Jurídica Industrial define el know how de la siguiente manera:.

(33) 30. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. “El Know How consiste en conocimientos y experiencias de naturaleza técnica, comercial, administrativa, financiera o de otra. naturaleza aplicable en la. práctica, en la explotación de una empresa, o en el ejercicio de una profesión. El Know How, comprende las siguientes características: 1- Carece de protección legal especial con que se protege a las marcas y patentes. Por ejemplo, en Chile la protección legal que se le otorga a las patentes de invención consiste en un periodo de quince años, y de diez años, renovables indefinidamente en cuanto se refiere a las marcas. En Nicaragua de conformidad al Arto. 24 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. El término del Registro Marcario es por diez años y puede renovarse por otro término igual. 2- El Know How no esta sujeto a término, lo que implica que los contratos que versen sobre él, pueden ser indefinidos. 3- El Know How generalmente, no constituye un bien incorporal claramente identificado, ya que en muchas ocasiones, el traspaso de conocimientos técnicos se asemeja mas a la obligación de enseñar alguna técnica, que a la transferencia de cosa corporal o de derechos reales sobre ella. 4- El derecho sobre el know how, no es susceptible de enajenación, sino solamente de ser traspasado. 5- El know how, debe ser de utilidad industrial, es decir, debe haber sido utilizado en alguna parte del mundo y así poder satisfacer los objetivos o metas.

(34) 31. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. técnicas del licenciatario.. Algunos autores como José Antonio Gómez Segade desde su punto de vista, critican el término del contrato know how, ya que este no es ningún tipo nuevo de contrato, sino que es el posible objeto de diversos contratos como compraventa, licencia y cesión, entre otros. Sin embargo, hay que reconocer que será difícil que deje de utilizarse la denominación know how y “ contratos de know how”. Su empleo puede considerarse como un reflejo de la potencia económica y comercial de las empresas norteamericanas, que consiguen imponer sus esquemas jurídicoscontractuales e incluso su terminología al resto de los países. En un principio, el concepto de know how se reservó a los conocimientos técnicos. Gómez Segade excluye del concepto de know how los conocimientos que no tengan carácter industrial, oponiéndose a que se extienda dicho concepto a los conocimientos meramente comercial. En la actualidad se ha venido adoptando la existencia de un know how comercial. La Cámara de Comercio Internacional reconoce en principio la existencia del know how comercial. Stumpf expone: “Junto al know how técnico, hasta ahora principal centro de análisis, hay que reconocer también la existencia de un know how comercial”. El know how técnico, comprende la aplicación de un conocimiento científico para la elaboración. de un determinado producto, tales como: dibujos de. construcción, anotaciones sobre trabajos de desarrollo realizado, cálculos, estadísticas, formulas y recetas, indicación de calidad del material y lista de.

(35) 32. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. piezas.. El know how comercial abarca el aspecto comercial organizativo como la política de compras, método de distribución, organización y campañas de publicidad. Por ejemplo, cuando una empresa celebra un contrato o acuerdo de know how con otra empresa, la primera (Empresa Proveedora), se compromete con la segunda (Empresa Receptora), a brindar los conocimientos comerciales que utiliza en su actividad económica tales como: el método de organizar, administrar y mejorar un negocio. Los contratos relativos a la transmisión del know how es la revelación a cambio de un precio, de conocimientos no patentados susceptibles de aplicación industrial.. Estos. conocimientos. son. denominados. ”secretos”. o. “confidenciales”. La transmisión del know how puede realizarse mediante documentos escritos, o directamente con la asistencia del personal del proveedor. La transmisión significa un juego completo documentado de dibujos de fabricación, actualizados, correctos y legibles. Es importante asegurar que las formas de transmisión sean comprensibles para el personal del receptor, a fin de que el know how pueda ser interpretado y aplicado correctamente por personal con calificaciones normales en ese campo..

(36) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 33. ________________________________________________________________________________________. El know how es un saber-hacer, un conocimiento de algo, constituye, por tanto, al igual que el secreto industrial, un bien de naturaleza intangible. Así mismo, es un saber no protegido por una patente, pero es esencial que ese saber industrial sea un secreto.11 SECRETO INDUSTRIAL: Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, los secretos industriales han ido introduciéndose paulatinamente hasta convertirse en uno de los más atractivos valores de las empresas. La utilización de secreto industrial es consecuencia del crecimiento de la industria, por tanto, las empresas dedican sus esfuerzos por conseguir nuevas técnicas, procedimientos y productos que puedan situarlos en una posición de superioridad frente a sus competidores. CONCEPTO: “Un Secreto Industrial puede consistir en cualquier fórmula, modelo o patrón, dispositivo o compilación de información que sea utilizada en el negocio de una persona y que la provea de una oportunidad para obtener ventajas sobre sus competidores que no conocen ni usan dicha informacion”.12 La información del secreto industrial puede consistir sobre: un proceso, un dispositivo, aparato o maquina, una formulación, medios o formas de. 11 12. Gómez Segade, José Antonio. El Secreto Industrial (Know How). Madrid 1971 Pag. 137. http:// axp 16.ii o. Org. Mx/promocio/patente/secret.htm..

(37) 34. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. distribución. o. comercialización. de. productos. o. prestación. de. servicios(tecnología administrativa es decir, ventas, compras, publicidad).. CONTENIDO DEL SECRETO INDUSTRIAL: La información que constituye un secreto industrial deberá estar referida necesariamente a la naturaleza, característica o finalidades de los productos, a los métodos o procesos, o los medios de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. No se considera secreto industrial aquella información que sea del dominio publico, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considera que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquier otro aspecto de autoridad. La transmisión de los secretos industriales se realiza en convenios mediante cláusulas de confidencialidad, obligándose el usuario autorizado a no divulgar el secreto precisando los aspectos que comprenden como confidenciales.13 Antonio Gómez Segade opina que el know how coincide con el secreto industrial, considerándolos ambos como sinónimos. Ante tal afirmación hay opiniones adversas, sustentando que el secreto industrial es de carácter.

(38) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 35. ________________________________________________________________________________________. absoluto, el cual es poseído por una sola empresa que no se desprende de él. En cambio el know how puede ser poseído simultáneamente por varias empresas y por lo mismo no posee carácter absoluto.. Ante todo lo expuesto, Gómez Segade considera que tal argumento no tiene consistencia alguna, en efecto, el know how y al igual que el secreto industrial puede ser poseído por varias empresas, nada impide que utilicen simultáneamente determinadas formulas que son desconocidos por terceros competidores. Por otra parte, no es cierto que la empresa titular de un secreto industrial no se desprenda nunca de él y prefiera explotarlo en exclusiva. Uno de los principales problemas que se plantea para la protección de los secretos industriales y empresariales es el de no estar protegido en nuestra legislación sobre propiedad industrial, sin embargo existen normas que sancionan la violación del secreto tal es el caso del Código Penal en su Articulo 243 Pn. Que claramente señala: ”El encargado, empleado u obrero de una fabrica u otro establecimiento industrial que en perjuicio del diseño descubriere los secretos de su industria, será castigado con la pena de seis meses a dos años de arresto inconmutable y multa de cincuenta a veinte mil córdobas”. Así mismo el Articulo 311 Pn. De nuestro Código Penal, establece que” El que revele noticias relativas a descubrimientos, invenciones científicas o aplicaciones industriales, que deban permanecer en secreto y que haya conocido por razón de su cargo u oficio, arte o profesión, incurrirá, mediante petición de parte, en arresto de un mes a un año y en multa de cincuenta a un mil córdobas.. 13. http:// axp 16.ii o. Org. Mx/promocio/patente/secret.htm.

(39) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 36. ________________________________________________________________________________________. En Nuestra Legislación Laboral existe una norma que consagra la obligación del empleado de guardar el secreto del empleador. El Articulo 18 inc. e del Código del Trabajo que establece: “ Guardar el debido sigilo acerca de secretos técnicos, comerciales y de fabricación de la empresa”. El incumplimiento de esta obligación constituye una causal de despido para el empleado, esto conforme al Articulo 48 inc.d, del Código del Trabajo, que señala: “El empleador puede dar por terminado el contrato, por cualquier violación de las obligaciones que le imponga el contrato individual o reglamento interno, que hayan causado graves daños a la empresa. El empleador podrá hacer valer este derecho dentro de los treinta días siguientes de haber tenido conocimiento del hecho”. Esto se da cuando un trabajador divulgue el secreto industrial que le ha comunicado el empleador. Cuando el titular de un secreto industrial lo transfiere a otra persona (receptor), mediante un contrato de Tecnología Industrial, y este último lo divulgue a otras personas extrañas a la actividad laboral de la empresa, el titular podrá demandar al receptor por daños y perjuicios que le ocasione la divulgación sobre la base del Articulo 2509 C. de nuestro Código Civil, que claramente señala: “Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia o por un hecho malicioso causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los Perjuicios”. CONTRATO DE LICENCIA: Es aquél por el cual el titular de una patente de invención, marca o modelo, autoriza a la otra parte, a usar o explotar industrialmente la invención sin transferir la titularidad. En este tipo de contrato, el Licenciante (dueño titular de la patente de invención, marca o modelo), solo concede al Licenciado su uso. No es esencial que tal uso se conceda con exclusividad..

(40) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 37. ________________________________________________________________________________________. NATURALEZA JURÍDICA: En algunos países, como es el caso de Argentina que no se encuentra legislado, cuenta con lo que se llama Tipicidad Consuetudinaria (costumbre) de la cual surgen caracteres esenciales: 1- El Licenciante (titular de una patente de invención, diseño o modelo industrial) otorga al Licenciado autorización para que este utilice la patente o lo haga ejecutar en su beneficio y a su riesgo, sin transferirle la titularidad a tal derecho. 2- El Licenciatario se obliga a utilizar industrialmente en la forma convenida la patente, objeto del contrato. 3- El Licenciatario (licenciado) se obliga a pagar al Licenciante una retribución por la autorización recibida. En Nicaragua no existe regulación especial para la celebración de los contratos de Tecnología Industrial, sin embargo el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial firmado el Primero de Junio de 1968 y ratificado por Nicaragua por resolución de autoridad competente, y publicado en la Gaceta, Diario Oficial de la República, No .247 a 278 los días 25,26,27,28 y 29 de Noviembre de 1968, regula en su capitulo III, la licencia de uso, en el cual establece en su Articulo.32 que: “ El propietario de una marca, puede por contrato, otorgar licencia de uso de la misma, a una o varias personas”. La licencia de uso puede ser exclusiva o no exclusiva respecto a determinado territorio o zona..

(41) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 38. ________________________________________________________________________________________. El propietario de la marca puede reservarse el derecho al uso simultaneo de la misma. Podrán pactarse, igualmente, condiciones y restricciones respecto a la manera de emplear la marca, siempre que tales condiciones o restricciones no contravengan lo dispuesto en este Convenio. LICENCIA DE USO: PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR LICENCIAS DE USO. De Conformidad al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, la inscripción de la licencia de uso de la marca debe realizarse en el Registro de la Propiedad Industrial, presentando una solicitud que contenga los siguientes requisitos: •. Designación precisa de la autoridad a quien se dirige.. •. El nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del propietario y del titular de la licencia, y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal en su caso.. •. Indicación precisa de la marca que se da en uso y cita del numero, folio y tomo en que aparece inscrita.. •. El tipo de licencia, su duración y el territorio que cubre.. •. Apartado postal o dirección exacta, en la ciudad en que está ubicado el Registro de la Propiedad Industrial, para recibir notificaciones..

(42) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 39. ________________________________________________________________________________________. •. Indicación concreta de lo que se pide.. •. Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante o del mandatario o representante legal, según el caso. A la solicitud deberá adjuntársele:. •. El poder legalmente otorgado si dicha solicitud fuese hecha a través de mandatario, salvo que la presencia de este ya estuviese acreditada en la oficina del Registro de la Propiedad Industrial, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el motivo de su presentación y el número del expediente en el que consta.. •. Constancia de haber pagado los derechos que corresponden.. •. El documento auténtico en el cual consta la licencia. Todos los documentos anteriores deben ser presentados obligatoriamente, pues en caso contrario la solicitud será rechazada de plano por el registrador. Si la solicitud cumple con todos los requisitos, el registrador dictará resolución ordenando que se asiente la inscripción a favor del usuario y que se hagan las anotaciones marginales correspondientes. Hecha la inscripción el registrador extenderá y entregara al titular de la licencia un certificado que deberá contener los requisitos siguientes:. •. Nombre completo del Registro de la Propiedad Industrial y del Estado.

(43) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 40. ________________________________________________________________________________________. contratante, que corresponda. •. Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del titular de la marca.. •. Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del Licenciatario.. •. Indicación expresa de la marca o marcas que comprende la licencia y del número, folio y tomo de la inscripción.. •. Mención de, si la licencia es o no exclusiva con relación a determinado territorio o zona.. •. Duración de la licencia.. •. El lugar y la fecha en que se extiende el certificado y el sello y la firma del registrador. CLASES DE LICENCIAS. Las licencias se pueden clasificar de la siguiente manera: a) De acuerdo a su duración, pueden ser con plazo o sin plazo. Con plazo: Puede ser con tiempo igual o menor al de la patente o marca. b) Según los derechos que se le otorgan al licenciatario. Pueden ser totales o parciales, según se conceda la explotación o uso total o parcial de las patentes o marcas. c) Respecto al área de explotación. Puede ser un país o varios países o una.

(44) 41. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. zona determinada.. d) La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva, respecto a de terminado territorio o zona. e) Licencias otorgadas independientemente de otra relación jurídica o bien como accesorio de otro contrato. CATEGORÍAS. CORRESPONDIENTES. A. LA. LICENCIA. DE. PROPIEDAD INDUSTRIAL. 1. Patente de invención, titulo que le confiere el monopolio de explotación de un invento. 2. Marcas, nombres comerciales u otro signo distintivo de bienes o servicios. 3.. Dibujos y modelos industriales. CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA: En el Contrato de Asistencia Técnica (o ayuda técnica), la empresa asistente se obliga a poner al servicio de la otra parte (empresa asistida) además de los conocimientos y experiencias, la colaboración mediante personal altamente especializado, y el concurso técnico necesario para la producción. La empresa asume una obligación de hacer y una obligación de resultado. La Asistencia Técnica consiste en “ la asistencia relativa a la producción y distribución de bienes y servicios en todos sus grados, suministrada por un.

(45) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 42. ________________________________________________________________________________________. periodo de tiempo fijado en función del objeto particular de esta asistencia y en el cual se incluyen, por ejemplo, consultas o visitas de expertos, preparación de planos y diseños, supervisión de la fabricación, estudios de mercados y formación de personal”.14. La Empresa Asistente se compromete a facilitar a la Empresa Asistida toda información técnica comercial relacionada con las maquinas objeto del contrato, así como su experiencia y los métodos empleados por si mismo de tal manera que ese material pueda ser utilizado por un técnico calificado, después de un plazo razonable de adaptación. El Contenido de Asistencia Técnica puede ser muy vasto y depende de la voluntad de las partes, aunque se trata de un contrato atípico, los usos y las doctrinas le han ido otorgando una fisonomía (naturaleza) propia, lo que se llama Tipicidad Consuetudinaria, de donde surgen las obligaciones y derechos de las partes. CONTRATO DE CONSULTORÍA: Es el contrato mediante el cual, la Empresa Consultora, se obliga a suministrar a la otra parte que es denominada Consultante, una información o dictamen sobre cuestión tecnología comercial, financiera, legal o de otro orden, el cual requiere de un análisis, evaluación o conclusión fundada en conocimientos científicos o técnicos. En la práctica se llama Consultora a la parte que es en realidad la Consultada y la otra parte se llama Consultante o Asistida. 14. Aguilar Canosa, Santiago. Sanz, Pastor y Otros. El Contrato de Asistencia Técnica como Modalidad de Transferencia Internacional de Tecnología. Editorial Index. Madrid, Barcelona. 1976. Pag. 19.

(46) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 43. ________________________________________________________________________________________. Firma consultora es toda sociedad permanente legalmente civil o comercial, cuyo objeto exclusivo es la prestación de servicios de consultoría.. CONTRATO DE INFORMACION TÉCNICA: Resulta difícil caracterizar a esta figura como un contrato autónomo, ya que en los contratos de know how y asistencia técnica, la información técnica va incluida, sin embargo, algunos autores consideran que es posible la celebración de contratos cuyo contenido se reduzca a la información técnica, lo que hace posible hablar de contratos de información técnica. “La Información Técnica tiene por objeto la entrega de planos, cálculos, diseños, especificaciones, reseñas de experimentos y comprobaciones generalmente expuestos en planillas, folletos o manuales para su utilización por la otra parte”.15. 15. Farina, Juan M. Derechos Intelectuales No. 5. Editorial Astrea. 1991. Pag. 259..

(47) 44. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. CAPITULO III. CONTENIDO Y FORMA 1- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 2- ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y FORMALES 3- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 4- DURACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

(48) 45. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. CAPITULO III CONTENIDO Y FORMA. 1- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: El Contrato de Transferencia de Tecnología Industrial presenta las siguientes características: 1.- Es un Contrato Mercantil: Es un contrato celebrado entre comerciantes en el ámbito del comercio internacional, quienes persiguen un animo de lucro. 2.- Es un Contrato Atípico o Innominado: En la practica se considera que es un contrato atípico o innominado ya que en la mayoría de los países en donde se lleva a cabo este tipo de contrato, su existencia, contenido, reglamentación, efectos y formas no han sido disciplinadas por una ley, tal es el caso de la legislación nacional. La Comunidad Europea ha regulado este tipo de contrato en lo que se refiere a los acuerdos de licencia de patente y acuerdos de formación técnica no protegido por una patente o acuerdos de know how, conforme al Reglamento de la Comunidad Europea sobre la Transferencia de Tecnología el cual es aplicable hasta el 31 de Marzo del año 2006..

(49) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 46. ________________________________________________________________________________________. 3.- Es Contrato Bilateral: El Contrato de Tecnología Industrial crea obligaciones y derechos para ambas partes contractuales: Cedente o Exportador de Tecnología y el Cesionario o Importador de la Tecnología. 4.- Es un Contrato Consensual: Este Contrato se perfecciona con el consentimiento expreso de las partes, el cual debe estar libre de vicios que anulen o destruyan la voluntad de los mismos, produciendo efectos legales a partir de la aceptación de las mismas.. 5.- Es un Contrato Oneroso: Los beneficios y ventajas que reciben las partes contratantes son recíprocos, generando retribuciones económicas y ganancias. El monto de la regalía en este tipo de contrato esta subordinado al resultado de la actividad en que se emplea el bien o derecho que da contenido al contrato. 6.- Es un Contrato de Adhesión: El Contrato de Tecnología Industrial esta conformado por cláusulas predispuestas por el Cedente o Exportador de la Tecnología. Estas cláusulas pueden ser Usuales o Prohibitivas en las que el Cesionario o Importador debe adherirse. 7.- Es un Contrato Intuito Personae: La celebración de este tipo de contrato se realiza tomando en cuenta la calidad de las partes contratantes. 8.- Es un Contrato de Tracto Sucesivo: Este contrato es de ejecución continuada o periódica en donde el Cedente se obliga a brindar asesoría técnica al Cesionario o Importador de la misma, para que este pueda hacer un buen uso de la tecnología que se la ha transferido y así mismo pueda aprovechar y explotar al máximo el conocimiento y obtener resultados exitosos..

(50) 47. Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. ________________________________________________________________________________________. 2- ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y FORMALES: a) ELEMENTOS PERSONALES: Es el elemento humano, quien es el ser creativo y pensante y aporta sus conocimientos personales y científicos y la persona, quien recepciona ese conocimiento intelectual. El oferente de la tecnología, propiedad industrial es un empresario de un país altamente desarrollado, con una expansión económica que le permite traspasar las fronteras de su país y obtener mercados en diferentes países del mundo, su personal es altamente calificado. En la practica este oferente es conocido como Cedente o Exportador de tecnología. Por otra parte interviene el necesitado de la tecnología que es conocido como el Cesionario o Importador, es decir quien recepciona la tecnología para producir lo que necesita y este a su vez puede tener su establecimiento en un país en vías de desarrollo o en un país desarrollado. Las partes que celebran este tipo de contrato pueden ser una sociedad o persona jurídicas,. personas. físicas,. filiales,. sucursales,. agencias,. sociedades. comerciales, que se caracterizan por la historia de la firma, comportamiento y desenvolvimiento de las mismas, posición financiera y la capacidad tecnológica..

(51) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 48. ________________________________________________________________________________________. b) ELEMENTOS REALES: El elemento real del contrato es el objeto del contrato. El objeto directo de este contrato se engloba en dos acciones típicas: Dar y Hacer. ♦ La obligación de dar consiste en la entrega de una cosa a otro o en la transmisión de un derecho conforme a lo estipulado en el contrato. ♦ La obligación de hacer consiste en realizar un acto o prestar algún servicio.. El objeto indirecto puede consistir en uno o varios de estos aspectos: Determinar las técnicas a desarrollar, o las alternativas existentes para la producción del producto requerido. Diseños relativos a la planta necesaria. Selección de equipos para la elaboración del producto. Selección de procesos respecto a la tecnología a importar. Asistencia Técnica para la operación de las maquinarias y compra de la misma. Asistencia en cuanto a la comercialización se refiere. Asistencia sobre mejoramiento de procesos ..

(52) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 49. ________________________________________________________________________________________. c) ELEMENTOS FORMALES: El elemento formal constituye la forma en que se materializa y lleva a cabo la contratación. Al ser un contrato atípico e innominado y carecer a la vez de regulación jurídica, la celebración de este contrato debe constar por escrito en donde se estipulan las cláusulas usuales y prohibitivas a las que han de someterse las partes. 3- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Los Derechos y Obligaciones que nacen en este tipo de contrato son variados debido a la existencia de diversas modalidades de la Transferencia de Tecnología Industrial y conocimientos técnicos. •. En los Contratos de Transferencia de Tecnología se le otorga al Cesionario el derecho de utilizar la marca que ha sido impuesta en el mercado por el Exportador de la Tecnología, es por esta razón que el Cedente se compromete a brindar los conocimientos necesarios que componen la tecnología para que pueda ser usada adecuadamente, y el Importador se obliga a utilizar esa tecnología en las condiciones exigidas por el Cedente. El interés que tiene el Cedente o Exportador de la tecnología es que el producto se fabrique por el Cesionario o Importador y principalmente en optimas condiciones, en defensa del prestigio de la marca.. •. La obligación natural del Cedente, es traspasar el conocimiento técnico en el plazo y forma estipulada en el contrato..

(53) Monografía presentada por: N. Sandino A. Solis. 50. ________________________________________________________________________________________. El Autor Alemán Hebert Stemf, expone la responsabilidad del Cedente frente al beneficiario sobre los vicios de la cosa y los vicios jurídicos: En cuanto a los vicios de la cosa: El Cedente responde al beneficiario que los conocimientos traspasados posibiliten la realización de la obra, servicio o función de que trate, pero en el caso de que exista una omisión de parte del Cedente referente a la información transmitida al Cesionario sobre la elaboración del producto o prestación de servicio, que impida los fines previstos en el contrato sé esta ante un vicio de la cosa. En cuanto a los vicios jurídicos: Para Stempt, el vicio jurídico esta constituido por el descubrimiento ulterior de que hubiera un titular de Propiedad Industrial protegida que impidiera la posibilidad de utilizar la tecnología traspasada. Por Ejemplo: Cuando un tercero distinto a las partes contratantes fuera el titular de una patente de invención e impidiera la producción y venta de los productos para la cual se adquirió la tecnologia.16 •. El Cedente en cuanto a la transmisión de la tecnología es garantizar la eficacia misma para el fin propuesto y a la vez garantizar de que no existan impedimentos para la producción y venta de los productos y servicios.. •. Cuando exista exclusividad en el Contrato de Transferencia de Tecnología a favor del Cesionario, el Cedente esta en la obligación absoluta de: No proporcionar el conocimiento traspasado a persona alguna. No producir bienes o servicios con los conocimientos traspasados. Limitaciones en cuanto a determinados territorios.. 16. Esta Obligación se dá en la practica, en Alemania y Chile..