Contratos, licenciamiento y negociación

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Contratos, licenciamiento y

negociación

Taller de buenas prácticas de gestión de la propiedad intelectual

REFOPRI-CYTED

UNAM, México, México D.F. 21-25 de enero 2008

¿Porqué necesitamos los

contratos?

„ Permite a las partes tener una certeza

sobre lo que se conviene, cuáles son las condiciones, los períodos.

„ Previene malos entendidos, conflictos,

asegura titularidad, etc.

„ Permite tener una base para determinar

en qué momento alguna de las partes está incumpliendo.

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¿Cómo hacerlo?

„ El apretón de manos

„ El contrato escrito

Tipos de contratos que se usan en manejo de propiedad intelectual

„ Contratos de confidencialidad

„ Acuerdos de transferencia de material

biológico „ Contratos de investigación „ Convenios de cooperación „ Alianzas estratégicas „ Licencias ©SSF 2008

Puntos comunes

„ Delimitación de las partes y sus

representantes.

„ Fecha de entrada en vigencia y su

vigencia.

El contrato de confidencialidad

„ Importancia Para poder intercambiar

información sin riesgo.

„ Determinación clara del objeto. ¿Qué es lo

que se va a mantener en confidencialidad?

„ Las excepciones. „ La vigencia.

„ Impedir la comercialización u otro uso de la

información.

El MTA

„ Importancia. Para poder intercambiar

materiales biológicos (materia viva).

„ Delimitación precisa del material.

„ Obligaciones y restricciones:

„ No apropiarse

„ No comercialización. „ No dar a terceros.

El contrato de investigación

„ Importancia. Permite hacer investigación bajo

ciertas condiciones.

„ Términos:

„ Delimitación clara del proyecto

„ Presupuesto

„ Titularidad de los resultados

„ Publicaciones

„ Productos a entregar

„ Confidencialidad

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Convenios de cooperación

„ Importancia. Permiten hacer

investigación en conjunto.

„ Términos:

„ Determinación de las obligaciones de las

partes.

„ Propiedad intelectual

„ Titularidad de los resultados. „ Manejo

Licencias

¿

„ Diseminar la tecnología.

„ Garantizar el uso y beneficio a la

sociedad. Otro podría beneficiarse

„ Defensa y control sobre la tecnología.

„ Para obtener algo a cambio.

„ Beneficios económicos.

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¿Vender o licenciar?

„ Vender vendiendo se traspasa

el dominio total del derecho

„ Licenciar el titular conserva el

control

„ Tomar en cuenta la responsabilidad,

garantías

¿Qué es una licencia?

Contrato entre partes mediante el cual un titular de un derecho de propiedad intelectual (licenciante) le otorga al

beneficiario (licenciatario) un PERMISO para hacer, usar o licenciar su invención o conocimiento.

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Tipos de licencias

El contrato de licencia

„ Específico y claro

„ Definiciones

„ Descripción detallada de la tecnología o

producto y derechos legales asociados

„ Restricciones

„ Duración, plazo

„ Otras obligaciones de las partes

El contrato de licencia

cont....

El contrato de licencia

cont....

„ La importancia de los considerandos

„ Establecimiento de metas (milestones)

„ Continuación de la investigación

„ Cláusulas penales

„ Cláusulas de buen actuar (due

diligence)

„ Defensa de los títulos

La opción de licencia

„ Importancia. Le permite a un

licenciatario potencial valorar una licencia antes de adquirirla.

„ Debe ser clara, delimitar bien la

tecnología y el alcance

„ Establecer el plazo

Negociación

„ El propósito de la negociación es lograr un

acuerdo que satisfaga las necesidades de ambas partes acuerdo GANA-GANA

„ Evitar tácticas usuales

„ Autoridad limitada

„ El fraude

„ El globo

„ El cambio de negociadores

Negociación cont...

„ Recomendaciones:

„ Separar las personas de los problemas.

„ Enfocar necesidades e intereses no posiciones.

„ Inventar opciones para ganancia mutua.

„ Desarrollar e insistir en el uso de criterios

objetivos.

„ Planear y prepararse adecuadamente.

„ Debe hacerlo alguien con conocimiento y poder de

Negociación cont....

„ Perfil de un negociador tecnológico

„ Dominio de los conceptos, estrategias y tácticas

de negociación.

„ Habilidad para el proceso de planeación, colección

y análisis de las informaciones pertinentes.

„ Conocimiento de las disciplinas científicas que

están involucradas.

„ Dominio de conceptos y técnicas de creatividad.

„ Conocimiento de los aspectos jurídico-legales

„ Buenas relaciones interpersonales.

„ Dominio de conceptos y técnicas de liderazgo.

¿A quién licenciar?

„ Escoger una compañía es fácil lo difícil es

convencerlos de adquirir la licencia.

„ Depende del producto y su estado de

desarrollo.

„ Depende del valor que le hemos dado al

producto.

„ ¿Hubo financiamiento externo?

„ El investigador generalmente conoce a

algún interesado. La oferta pública.

Valoración de la tecnología o

producto

„ Factor difícil de determinar

„ Importancia de un precio justo o razonable „ Consideraciones para el cálculo:

„ Rentabilidad del proyecto industrial

„ Precio pagado anteriormente por tecnologías

similares

„ Otros factores económicos, técnicos, de mercado,

etc.

Valoración de la tecnología o

producto cont...

„ Factores determinantes:

„ Calidad de la tecnología

„ Características del mercado del producto o la

tecnología

„ Estado de la economía del país

„ Características del licenciante

„ Integración del paquete tecnológico

„ Efectividad de la protección de la tecnología

„ Grado de desarrollo de la tecnología

Valoración de la tecnología o

producto cont...

„ Suma inicial $10 000 y $20 000 „ Regalías

„ Varían de industria a industria

„ Regla del 25%

„ Más usados 2-10%

„ Diversos métodos y fórmulas

„ Existencia de hojas de cálculo

„ La lógica, el sentido común, la corazonada y el

riesgo

Conclusiones

„ Los acuerdos escritos son importantes y

necesarios.

„ Deben ser revisados por alguien con

conocimiento.

„ Tienen que ser negociados.

„ Deben ser firmados por una persona

autorizada para hacerlo.

„ Deben ser claros y todos los que trabajan