Jornada formativa 9 Julio 2021
Javier Maira
Jefe del Área de Estrategia Comercial e Internacionalización Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento
2
▪ Contrato de I+D
▪ Contrato de Apoyo Tecnológico
Contratos en los que el CSIC realiza tareas o actividades de investigación para la empresa
¿Los resultados del proyecto …
… pueden dar lugar a un producto o procedimiento nuevo?
… puede generar Propiedad Industrial (patentes, software, etc.)?
Contrato de I+D Contrato de Apoyo
Tecnológico
Si
No
El CSIC recibe unos nanotubos de carbono para:
- Realizar unos análisis
- Introducir nano-partículas metálicas o enlazar ligandos en los mismos
Contrato de Apoyo Tecnológico
INFORME
Propiedades Eléctricas Propiedades Mecánicas Análisis Químico
Contrato I+D
¿CONTRATO DE I+D O DE APOYO TECNOLÓGICO?. EJEMPLO
CONTRATO I+D
▪ Es una actividad original, única para cada cliente
▪ Planificada para obtener nuevos conocimientos
▪ Obtención potencial de un resultado tipo:
o nuevos materiales o productos, o
o diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, o
o una mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes.
▪ Los resultados, protegibles o no, son útiles y pueden ser comercializables o explotables por si mismos.
▪ No puede implicar compromiso de entregar unos resultados (riesgo de no obtener los resultados esperados asociado a la I+D)
4 modelos de Contrato de I+D dependiendo de a quien pertenecen los resultados del proyecto:
▪ Contrato I+D - titularidad compartida
▪ Contrato I+D - titularidad empresa
▪ Contrato I+D - titularidad CSIC
▪ Contrato I+D - titularidad de quien lo genere
Se deben de utilizar los modelos CSICya que:
o Preparados por la VATC (técnico), UAlegal (jurídico) y SG de Actuación Económica (económico).
o Adoptados como modelos a nivel nacional por el MINECO, la OEPM, LES España-Portugal y el propio CSIC.
o Agilizan la gestión y negociación del contrato por parte del CSIC.
o El CSIC, como institución pública, debe de trabajar con todas las empresas en las mismas condiciones.
MODELOS
Evaluar qué aporta cada parte al contrato
EMPRESA
• Financiación al proyecto
• Conocimiento previo
▪ Conocimiento previo y know-how
▪ Medios e infraestructura
▪ Gastos de personal en plantilla CSIC
• No se pueden aceptar contratos de I+D –titularidad empresa cuando el proyecto se desarrolle con fondos públicos.
• Se pretende disminuir el número de contratos titularidad empresa.
ASPECTOS A CONSIDERAR PARA DETERMINAR LA
TITULARIDAD
CONTRATO - TITULARIDAD EMPRESA
▪ El proyecto es financiado por la empresa a precio de mercado.
• Precio de mercado: cubre todos los gastos del proyecto, incluyendo coste de personal en plantilla + beneficio
• ¿Por qué beneficios? Ley de la Ciencia. Debemos evitar la competencia desleal.
▪ Línea de investigaciónpropuesta por la empresa
Si el proyecto no se paga a precio de mercado: incluir regalías para el CSIC en caso de explotación (supone incluir el beneficio)
Caso en que es razonable titularidad empresa
CONTRATO - TITULARIDAD COMPARTIDA
▪ El proyecto es financiado por la empresa pero no a precio de mercado. El CSIC asume costes de personal en plantilla.
▪ Línea de investigacióndel CSIC.
Caso en que es razonable titularidad compartida
Explotación de los resultados
▪ Si la empresa co-titular SI va a explotar los resultados: acuerdo de co-titularidad y explotación de derechos. Empresa adquiere los derechos de explotación en exclusiva a cambio de una contraprestación económica al CSIC.
▪ Si la empresa co-titular NO va a explotar los resultados: ambos co-titulares colaboran para buscar un licenciatario.
CONTRATO - TITULARIDAD QUIEN LO GENERE
Proyecto financiado con fondos públicos:
▪ Convocatoria RETOS-colaboración, CIEN, INNTERCONECTA….
Caso en que es razonable titularidad de quien lo genere
Explotación de los resultados
▪ Si los resultados son del CSIC: La empresa tiene una opción preferente de licencia
▪ Si los resultados se generan de forma conjunta, cotitularidad.
Explotación a través de:
• Acuerdo de co-titularidad y explotación de derechos.
• Licencia a un tercero
▪ Proyecto para la mejora de una patente del CSIC Las mejoras sobre la patente pertenecen al CSIC.
Caso en que es razonable titularidad CSIC
Explotación de los resultados
▪ Opción preferente de licencia para la empresa
▪ Si la empresa finalmente no licencia la patente el CSIC podrá buscar a un tercero.
Se evita el bloqueo de una tecnología del CSIC por parte de la empresa
CONTRATO - TITULARIDAD CSIC
CONTRATO DE APOYO TECNOLÓGICO
▪ La actividad se lleva a cabo mediante la aplicación de una tecnología o conocimiento ya desarrollado previamente o conocido en este estado de la técnica (incertidumbre cero)
▪ Incluye trabajos que no dan lugar a nuevos Productos o Procesos o Análisis de muestras.
o Preparación de materiales ya conocidos por métodos conocidos.
o Evaluación de un proyecto.
▪ No puede incluir actividades de I+D.
▪ No da lugar a resultados comercializables por si mismos
▪ No se regulan los derechos de explotación
“Los Resultados del Proyecto serán propiedad de la empresa.
En el caso de que la actividad del presente Contrato diera lugar a resultados comercializables por sí mismos, inesperados dado la naturaleza de contrato de apoyo tecnológico, la titularidad de los mismos será de quien los haya generado”.
PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS RESULTADOS
Las cláusulas son semejantes al contrato de I+D excepto:
CONTRATO DE APOYO TECNOLÓGICO
Los resultados aunque pueden ser muy valiosos para la Empresa, no son comercializables por sí mismos.
PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS NO existen cláusulas relativas a:
EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS
Solo en determinados tipos de informes se puede regular la potencial publicación.
