La registrabilidad de la marca en el derecho nicaragüense

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(1)UNIVERSIDAD DE ALCALÁ FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS ÁREA DE DERECHO MERCANTIL. LA REGISTRABILIDAD DE LA MARCA EN EL DERECHO NICARAGÜENSE TESIS DOCTORAL. AUTOR: Mati de los Ángeles Hernández Alfaro DIRECTOR: Prof. Dr. D. José Manuel Otero Lastres Catedrático de Derecho mercantil Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares, 2014.

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(3) Tesis Doctoral que presenta la Licenciada en Derecho, Dª. Mati de los Ángeles Hernández Alfaro, para la obtención del grado de Doctor, bajo la dirección del Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá, Prof. Dr. D. José Manuel Otero Lastres..

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(5) A mi padre, por la ternura..

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(7) CONTENIDO ABREVIATURAS .......................................................................................................................... 7 RESUMEN................................................................................................................................... 11 ABSTRACT ................................................................................................................................. 13 INTRODUCCIÓN......................................................................................................................... 15. CAPÍTULO PRELIMINAR APROXIMACIÓN AL DESARROLLO HISTÓRICO DEL SISTEMA DE MARCAS EN NICARAGUA Y ESPAÑA I. EL PROCESO DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA Y EL DERECHO DE MARCAS EN NICARAGUA .................................................................................................... 23 1. Desarrollo del Sistema de Integración centroamericana. ................................... 23 1.1. Los esfuerzos integradores post-independentistas. ......................................... 23 1.2. La creación de la Organización de Estados Centroamericanos y el nacimiento del Mercado Común Centroamericano. ......................................................................... 25 1.3. La integración regional y la crisis de los años ochenta..................................... 28 1.4. El establecimiento del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). ........ 30 2. Esquema actual de la integración centroamericana. ........................................... 32 2.1. Unión aduanera. ................................................................................................ 32 2.2. Armonización arancelaria. ................................................................................. 33 2.3. Libre circulación de bienes y servicios. ............................................................. 34 2.4. Armonización tributaria...................................................................................... 35 2.5. El reconocimiento mutuo de los registros oficiales. .......................................... 35 2.6. La protección de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. .............. 36 2.7. Política comercial. ............................................................................................. 37 3. El desarrollo de la protección marcaria en Centroamérica. ................................ 38 3.1. El proceso de integración centroamericano y las normas que regulan la protección de las marcas y otros Signos Distintivos. ........................................ 38 3.2. Un acercamiento al contenido de la Ley nicaragüense de Marcas y otros Signos Distintivos. ............................................................................................. 42 a) Ámbito de aplicación de la LNM. ....................................................................... 46 b) La definición y las clases de marcas en la LNM. .............................................. 46 c) Nacimiento del Derecho sobre la Marca. .......................................................... 49 d) Prohibiciones de registro. .................................................................................. 49 e) Contenido del Derecho conferido por la marca. ............................................... 52 f) Obligación de uso de la marca en la LNM. ....................................................... 55 g) La regulación de la nulidad y la caducidad de la marca en la LNM. ................. 56 II.. SINTESÍS DE LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA ESPAÑOL DE MARCAS. .................. 59 Antecedentes normativos de la protección del derecho sobre la marca en la legislación española. ............................................................................................... 59 1.1. La Ley de 16 de mayo de 1902, sobre la Propiedad Industrial. ....................... 59 1.2. El Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929. ............................................... 62 2. Aproximación al contenido de la Ley 32/1988, de Marcas. ................................. 69 2.1. Ámbito de aplicación de la Ley. ........................................................................ 69 2.2. Definición y clases de marca. ........................................................................... 69 2.3. Modos de adquisición del derecho sobre la marca........................................... 71 2.4. Prohibiciones de registro. .................................................................................. 72 2.5. Contenido del derecho sobre la marca. ............................................................ 75 a) Configuración del derecho. ............................................................................... 75 b) Las acciones en defensa del derecho sobre la marca...................................... 77 c) La marca como objeto de propiedad................................................................. 78 2.6. La obligación de uso. ........................................................................................ 79 2.7. Caducidad y nulidad de la marca. ..................................................................... 80 1.. 1.

(8) 3.. La reforma del Sistema español de marcas como consecuencia de su adaptación al Derecho comunitario. ...................................................................... 83 4. Consideraciones generales sobre la regulación de las marcas en la vigente Ley 17/2001. ..................................................................................................................... 86 4.1. El ámbito de aplicación de la Ley...................................................................... 86 4.2. Definición y clases de marca. ........................................................................... 87 4.3. Adquisición del derecho. ................................................................................... 88 4.4. Prohibiciones de registro. .................................................................................. 88 4.5. Contenido del derecho de marca. ..................................................................... 91 a) Derechos conferidos por el registro de la marca. ............................................. 91 b) Límites al derecho sobre la marca. ................................................................... 93 c) Acciones en defensa del derecho sobre la marca. ........................................... 94 4.6. Obligación de uso de la marca. ......................................................................... 96 4.7. Nulidad y caducidad de las marcas registradas. .............................................. 97. CAPÍTULO PRIMERO LA DEFINICIÓN LEGAL DE MARCA I. 1. 2.. II. 1. 2.. 2. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DEFINICIÓN LEGAL DE MARCA ............................. 101 La elaboración de la definición legal marca. ...................................................... 101 Elementos de la definición de marca. .................................................................. 106 2.1. El bien inmaterial. ............................................................................................ 106 2.2. La aptitud distintiva del signo o medio. ........................................................... 110 2.3. Los objetos o prestaciones económicas diferenciadas por la marca. ............ 112 2.4. La regla de la especialidad. ............................................................................ 113 2.5. La referencia al ámbito donde opera la marca. .............................................. 118 LA DEFINICIÓN DE MARCA EN LA LEY NICARAGÜENSE Y ESPAÑOLA. ............ 121 Contenido de la definición legal de marca. ......................................................... 121 Elementos de la definición de marca en la LNM y en la LME. ........................... 124 2.1. El tratamiento de la marca como bien inmaterial. ........................................... 124 a) La definición de marca en la LNM y la admisibilidad de «otros signos perceptibles». .................................................................................................. 124 b) La admisión de otros signos perceptibles en la LNM y el principio de publicidad registral. ........................................................................................................... 130 2.2. La aptitud distintiva de la marca. ..................................................................... 139 a) La aptitud distintiva en la formulación de la definición legal de marca. .......... 139 b) La exigencia del carácter distintivo de la marca en el Sistema nicaragüense de marcas. ............................................................................................................ 142 La regulación de la distintividad en el CCPPI. ............................................ 142 Análisis del requisito de distintividad del signo en la definición de marca en la LNM. ........................................................................................................ 144 La aptitud distintiva del signo y la referencia a los sujetos titulares en la definición de marca. .................................................................................... 148 2.3. Las prestaciones económicas diferenciadas por la marca. ............................ 152 2.4. La regla de la especialidad. ............................................................................ 154 a) Ausencia de regulación del principio de especialidad en la definición legal de marca de la LNM. ............................................................................................ 154 b) La atenuación o exclusión del principio de especialidad respecto a los signos distintivos notoriamente conocidos. ................................................................ 159 Protección de la notoriedad en fase de registro. ........................................ 163 La configuración del ius prohibendi de la marca y la protección excepcional de los signos distintivos notoriamente conocidos. ...................................... 166 c) Algunos criterios jurisprudenciales sobre la determinación de la similitud entre productos o servicios, a fin de aplicar la regla de la especialidad a signos iguales o semejantes....................................................................................... 169 2.5. El ámbito de utilización de la marca................................................................ 173.

(9) CAPÍTULO SEGUNDO CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS I.. SOBRE LAS CLASES DE MARCAS. .......................................................................... 177 De los criterios para clasificar a las marcas. ...................................................... 177 1.1. Clasificación de las marcas en función del sentido a través del cual el signo o medio es percibido por el público. ................................................................................ 178 1.2. Clasificación de las marcas por la forma de adquisición de su protección..... 178 1.3. Clasificación de las marcas por razón del uso del signo en el mercado. ....... 178 1.4. Clasificación de las marcas por su relación con otras marcas. ...................... 179 1.5. Clasificación de las marcas por su titularidad. ................................................ 179 1.6. Clasificación de las marcas por la actividad empresarial que distinguen. ...... 179 1.7. Clasificación de las marcas por el ámbito territorial. ....................................... 180 2. Criterios elegidos para analizar los tipos de marcas regulados por la LNM y LME. ......................................................................................................................... 181 1.. II.. ANÁLISIS DE LA REGULACION DE LOS TIPOS DE MARCA EN LA LNM Y LA LME..... ......................................................................................................................... 185 1. Los tipos de marcas según el sentido a través del cual se hace perceptible el signo o medio empleado en su representación. ................................................ 185 1.1. Las marcas constituidas a partir de signos o medios visibles. ....................... 186 a) Los signos o medios perceptibles por el sentido de la vista. .......................... 186 b) El empleo de signos denominativos como marcas. ........................................ 186 Las denominaciones sugestivas o evocativas. ........................................... 187 Las denominaciones caprichosas o de fantasía. ........................................ 190 Las denominaciones arbitrarias. ................................................................. 193 c) Las marcas gráficas. ....................................................................................... 194 d) Las marcas mixtas. ......................................................................................... 196 e) Las marcas tridimensionales. .......................................................................... 199 Concepto y tipos de marcas tridimensionales. ........................................... 199 Las formas tridimensionales que no pueden protegerse como marcas. .... 202 1.2. Las marcas sonoras. ....................................................................................... 204 a) La admisibilidad de los signos sonoros como marcas. ................................... 204 b) Sobre el modo de presentación de los signos sonoros para su registro. ....... 207 1.3. Las marcas constituidas a partir de otros signos perceptibles. ...................... 214 a) El reconocimiento en la LNM de la posibilidad de constituir marcas a partir de otros signos perceptibles como los olores. ..................................................... 214 b) El uso de signos olfativos como marcas. ........................................................ 216 Las distintas categorías de signos o medios olfativos. ............................... 218 La determinación del carácter distintivo de los aromas. ............................. 218 c) Aspectos formales del registro de marcas atípicas o no convencionales. ..... 227 La ausencia de regulación de los requisitos para la presentación de solicitudes de marcas olfativas, gustativas o táctiles en la Legislación nicaragüense. ............................................................................................. 227 Interpretación del requisito de la representación gráfica en el Derecho español y comunitario de marcas. .............................................................. 230 2. Clasificación de las marcas por razón de su uso en el mercado. .................... 236 2.1. Las marcas usadas. ........................................................................................ 237 a) Clasificación de las marcas usadas en el mercado. ....................................... 237 Marcas ordinarias. ...................................................................................... 237 Marcas notorias. ......................................................................................... 238 Marcas renombradas. ................................................................................. 238 La adquisición de la notoriedad o renombre de la marca y la necesidad de protección reforzada. ........................................................................................... 240 b) La regulación de la marca ordinaria y del Signo Distintivo Notoriamente Conocido en la LNM. ....................................................................................... 242 c) Delimitación conceptual de los signos notorios en la LME. ............................ 246 d) Criterios empleados para la determinación del carácter notorio o renombrado de una marca. ................................................................................................. 252 2.2. Las marcas registradas no usadas en el mercado. ........................................ 258 3.

(10) CAPÍTULO TERCERO NACIMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA I. 1. 2.. NACIMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA. ................................................. 263 Consideraciones previas. ..................................................................................... 263 Modalidades de adquisición originaria de derechos sobre la marca............... 266. II. ANÁLISIS DEL NACIMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA EN EL SISTEMA DE MARCAS NICARAGÜENSE. ......................................................................................... 271 1. Antecedentes normativos del modelo de nacimiento del derecho sobre la marca en el Sistema nicaragüense y español de marcas. ................................ 271 1.1. Antecedes en el Sistema nicaragüense de marcas. ....................................... 271 1.2. Antecedentes en el Sistema español de marcas. ........................................... 273 2. Vías para el nacimiento del derecho sobre la marca en la LNM y en la LME, modelos mixtos diferenciados. ............................................................................ 277 2.1. Regulación del principio de prioridad registral en el vigente sistema de marcas... .......................................................................................................... 281 a) El derecho de exclusiva conferido por el registro de la marca. ...................... 284 La concepción negativa del derecho de exclusiva en la LNM. ................... 284 La regulación del derecho de marca en la LME como derecho exclusivo de uso y como derecho de exclusión. ............................................................. 287 b) La protección de la marca registrada frente a la solicitud por terceros del registro de una nueva marca. ......................................................................... 289 La protección de la marca ordinaria registrada en fase de registro y el examen de fondo de la solicitud. ................................................................ 289 La defensa del Signo Distintivo Notoriamente Conocido frente a nuevas solicitudes de registro. ................................................................................ 292 c) La legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad. ............................... 296 La nulidad como medio de terminación del registro y los derechos del titular registral anterior en la LNM......................................................................... 296 La nulidad relativa del registro indebidamente efectuado y los derechos del titular registral en la LME. ........................................................................... 300 2.2. El principio de prioridad en el uso y los derechos reconocidos al usuario de la marca……………………………………………………………............................306 a) La protección de la marca ordinaria no registrada y usada de buena fe. ....... 306 b) El nacimiento del derecho sobre la marca como consecuencia de su uso notorio en el mercado...................................................................................... 310. CAPÍTULO CUARTO DE LAS PROHIBICIONES DE REGISTRO DE MARCAS I. 1. 2. II.. 4. DE LAS PROHIBICIONES DE REGISTRO DE MARCAS. .......................................... 317 Clasificación de las prohibiciones de registro. .................................................. 317 Clasificación de las prohibiciones de registro en la LNM y LME. .................... 318. ANÁLISIS DEL RÉGIMEN REGULATORIO DE LAS PROHIBICIONES DE REGISTRO EN LA LNM. ................................................................................................................. 321 1. Las marcas inadmisibles por razones intrínsecas o prohibiciones absolutas de registro. ................................................................................................................... 321 1.1. La prohibición concerniente a los signos que no pueden constituir una marca. 324 1.2. La prohibición concerniente a los signos carentes de carácter distintivo. ...... 326 1.3. La prohibición de emplear signos descriptivos como marcas y su regulación. 330 1.4. La prohibición de utilizar signos usuales o habituales como marcas. ............ 335 a) Los signos e indicaciones comprendidos dentro de la prohibición. ................ 336 b) Contenido y alcance de la prohibición. ........................................................... 338 1.5. Prohibiciones relativas a las formas del bien diferenciado por la marca. ....... 340.

(11) a). La prohibición de registrar formas usuales, necesarias o impuestas por la naturaleza del propio producto o servicio que se pretende diferenciar. ......... 341 Las formas consideradas usuales. ............................................................. 342 La irregistrabilidad de las formas impuestas por la naturaleza del producto. 342 La prohibición de registro concerniente a las formas necesarias............... 343 b) La prohibición de registrar formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al que se aplican. ............................................................. 344 1.6. Las prohibiciones de registro basadas en la protección de valores sociales considerados fundamentales para la convivencia social. ............................... 346 1.7. Prohibición concerniente a los signos engañosos. ......................................... 350 1.8. Prohibición concerniente a las indicaciones geográficas................................ 354 a) Antecedentes de la prohibición de registro concerniente a las indicaciones geográficas. ..................................................................................................... 354 b) Regulación de la prohibición concerniente a las indicaciones geográficas en la LNM. ................................................................................................................ 356 c) La prohibición concerniente a las indicaciones de procedencia geográfica de vinos y bebidas espirituosas en la LME. ......................................................... 360 1.9. Prohibiciones concernientes a los signos y símbolos oficiales. ...................... 361 a) Las prohibiciones concernientes a signos y símbolos oficiales y títulos mercantiles y fiscales en la LNM ..................................................................... 362 b) Las prohibiciones concernientes a signos o símbolos oficiales en la LME. ... 364 1.10. Otras prohibiciones de registro incluidas en el artículo 7 LNM. ...................... 367 a) La prohibición de registrar el signo consistente en la denominación de una variedad vegetal protegida. ............................................................................. 367 b) La prohibición de registrar medallas, premios u, diplomas u otros galardones. 369 2. Las marcas inadmisibles por derechos de terceros o prohibiciones relativas de registro. ........................................................................................................................... 370 2.1. La prohibición relativa basada en la existencia de una doble identidad. ........ 375 2.2. La colisión entre marcas semejantes entre las que existe riesgo de confusión o asociación. ...................................................................................................... 376 a) El riesgo de confusión. .................................................................................... 380 b) El riesgo de asociación. .................................................................................. 383 c) La apreciación del consumidor medio............................................................. 384 2.3. Prohibición relativa por conflicto con nombres comerciales, rótulos o emblemas anteriores. ....................................................................................................... 385 2.4. Prohibición relativa a signos distintivos notoriamente conocidos. .................. 388 a) Protección de los signos distintivos notoriamente conocidos frente a nuevas solicitudes de registro en la LNM. ................................................................... 389 b) Las prohibiciones de registro de signos notoriamente conocidos en la LME. 391 2.5. Prohibiciones relativas por conflicto con derechos de la personalidad de un tercero. ............................................................................................................ 393 a) Prohibición de registrar signos que identifiquen a una persona física en la LNM.. ............................................................................................................... 394 b) Prohibición relativa al nombre y los distintivos de la personalidad en la LME………... ................................................................................................... 395 c) Prohibición de registrar signos que identifiquen a una persona jurídica en la LNM.397 2.6. Prohibición relativa por conflicto con una denominación de origen protegida.398 2.7. Prohibición relativa por afectación de un derecho de autor o un derecho de la propiedad industrial de un tercero................................................................... 403 2.8. Prohibición concerniente a las marcas anteriores usadas de buena fe en el territorio nicaragüense..................................................................................... 406 CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 409 BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................... 419 REPERTORIO DE DISPOSICIONES CITADAS ...................................................................... 449 I.. NICARAGUA: .............................................................................................................. 449 5.

(12) II. III. IV. V.. ESPAÑA: ..................................................................................................................... 450 UNIÓN EUROPEA: ...................................................................................................... 452 DERECHO INTERNACIONAL:.................................................................................... 454 OTROS PAÍSES: ......................................................................................................... 455. REPERTORIO DE RESOLUCIONES CITADAS...................................................................... 457 I. II. III. IV.. 6. RESOLUCIONES NICARAGÜENSES ........................................................................ 457 RESOLUCIONES ESPAÑOLAS ................................................................................. 457 RESOLUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA .............................................................. 463 RESOLUCIONES DEL PACTO ANDINO .................................................................... 466.

(13) ABREVIATURAS ADI. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor.. ADPIC. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994.. ADUM. Anales de Derecho. Universidad de Murcia.. AIPPI. Asociación Internacional de Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual.. AJA. Actualidad Jurídica Aranzadi. ANDEMA. Asociación Nacional para la Defensa de la Marca.. ArC. Aranzadi Civil.. BCAZ. Boletín del Colegio de Abogados de Zaragoza.. BIRPI. Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propiété Industrielle.. BJ. Boletín Judicial, Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.. BOCG. Boletín Oficial de las Cortes Generales, España.. BOCyL. Boletín Oficial de Castilla y León.. BOE. Boletín Oficial del Estado, España.. BOPI. Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, España.. BORM. Boletín Oficial de la Región de Murcia.. CAFTA-DR. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, firmado el 5 de agosto de 2004 y vigente en Nicaragua desde el 1 de abril de 2006.. CCE. Código Civil español.. CCN. Código Civil nicaragüense.. Ccom. Código de Comercio de Nicaragua, de 30 de abril de 1914.. CCPPI. Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas,. Nombres. Comerciales,. Señales. o. Expresiones. de. Propaganda), suscrito el 1 de junio de 1968, La Gaceta D.O., núm. 270, del 25 al 29 de noviembre de 1968. CE. Constitución Española, de 29 de diciembre de 1978, BOE, núm. 311, de 29 de diciembre de 1978.. CEIPI. Centre d’études Internationales de la Propriété Industrielle. CFR. Code of Federal Regulations.. CGPJ. Consejo General del Poder Judicial, España.. CJPI. Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial.. CPN. Constitución política de Nicaragua, de 19 de noviembre de 1986, La Gaceta D.O., núm. 94, de 30 de abril de 1987.. CSJ. Corte Suprema de Justicia, Nicaragua.. 7.

(14) CUP. Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.. DM. Directiva núm. 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada), publica en el DOUE, núm. L 299, de 8 de noviembre de 2008, que deroga la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, publica en el DOUE, núm. L 40, de 11 de febrero de 1989.. DOOAMI. Diario Oficial de la Oficina de Armonización del Mercado Interior.. DOUE. Diario Oficial de la Unión Europea (antes DOUE).. DSCD. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, España.. EIPR. European Intellectual Property Review.. EPI. Estatuto de la Propiedad Industrial, de España, aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929.. FMRE. Foro de Marcas Renombradas Españolas.. GJCEE. Gaceta Jurídica de la Comunidad Económica Europea.. GJUEyC. Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia.. GRUR Int.. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler teil.. IDIS. Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, España.. LCD. Ley de Competencia Desleal, de España, Ley 3/1991, de 10 de enero, BOE, núm. 10, de 11 de enero de 1991.. LDADC. Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, de Nicaragua, Ley núm. 312, de 6 de julio de 1999, La Gaceta D.O., núm. 166 y 167, de 31 de agosto y 1 de septiembre de 1999 respectivamente. Reformada por la Ley de reformas y adiciones a la Ley núm. 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ley núm. 577/2006, de 16 de marzo de 2006, La Gaceta D.O., núm. 60, de 24 de marzo de 2006.. LGP. Ley General de Publicidad, de España. LME. Ley de Marcas, de España, Ley 17/2001, de 7 diciembre, publicada en el BOE, núm. 294, de 8 diciembre 2001.. LNM. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, de Nicaragua, Ley 380/2001, de 14 de febrero, publicada en La Gaceta D.O., núm. 70, de 16 de abril de 2001. Modificada por la Ley 580/2006, de 21 de marzo, Ley de reformas y adiciones a la Ley 380/2001, Ley de marcas y otros Signos Distintivos, publicada en La Gaceta D.O., núm. 60, de 24 de marzo de 2006.. LPI. Real Decreto Legislativo 1/1996, de España, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,. 8.

(15) regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, BOE, núm. 97, de 22 de Abril de 1996 MCCA. Mercado Común Centroamericano.. MIPLR. Marquette Intellectual Property Law Review.. OAMI. Oficina de Armonización del Mercado Interior, Unión Europea.. ODECA. Organización de Estado Centroamericanos.. OEPM. Oficina Española de Patentes y Marcas.. OMC. Organización Mundial del Comercio.. OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.. PIBD. Propriété Industrielle - Bulletin Documentaire. PM. Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales, Señales o Expresiones de Propaganda), suscrito el 30 de noviembre de 1994. Ratificado por Nicaragua por Decreto 17/1996, La Gaceta D.O., núm. 247, de 30 de diciembre de 1996.. PPP. Plan Puebla-Panamá.. PQ. Protocolo de Quito, aprobado el 12 de mayo de 1987.. RAE. Real Academia Española.. RCMNC. Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París y la OMPI, del 20 al 29 de septiembre de 1999.. RD. Real Decreto, España.. RDCyD. Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución.. RDM. Revista de Derecho Mercantil.. RDP. Revista de Derecho Privado.. RECAM. Reglamento de Ejecución Común del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.. REEI. Revista Electrónica de Estudios Internacionales.. RERMC. Reglamento (CE) núm. 2868/1995 de la Comisión, de 13 de diciembre, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) núm. 40/1994 del Consejo sobre la Marca Comunitaria, DOUE, núm. L 303, de 15 de diciembre de 1995.. RGD. Revista General de Derecho.. RGID. Revista General Informática de Derecho.. RJC. Revista Jurídica de Catalunya.. RLME. Reglamento de ejecución de la Ley 17/2001 de Marcas, de España, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 julio, BOE, núm. 167, de13 julio 2002.. RLNM. Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, de Nicaragua, Decreto 83/2001, de 4 de septiembre, La Gaceta D.O., núm. 9.

(16) 183, de 27 de septiembre de 2001. Reformado por el Decreto 25/2012, de 20 de junio de 2012, La Gaceta D.O., núm. 121, de 28 de Junio de 2012. RMC. Reglamento (CE) N° 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (Versión codificada), DOUE, núm. L 78/1, de 4 de marzo de 2009, que deroga el Reglamento (CE) núm. 40/1994 del Consejo, de 20 diciembre, sobre la Marca Comunitaria, DOUE, núm. L 11, de 14 de enero de 1994.. RPI. Registro de la Propiedad Intelectual.. RPIIECA. Revista. Propiedad. Intelectual. en. la. Integración. económica. de. Centroamérica. SCSJ. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Nicaragua.. SICA. Sistema de la Integración Centroamericana.. SIECA. Secretaría. Permanente. del. Tratado. de. Integración. Económica. Centroamericana. STC. Sentencia del Tribunal Constitucional, España.. STJUE. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.. STS. Sentencia del Tribunal Supremo, España.. TC. Tribunal Constitucional, de España.. TDIC. Temas de Derecho Industrial y de la Competencia.. TG. Tribunal General de la Unión Europea, antes Tribunal de Primera Instancia.. TGI. Le Tribunal de Grande Instante, Francia.. TJCA. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.. TJUE. Tribunal de Justicia de la Unión Europea.. TMEP. Trademark Manual of Examining Procedure, Estados Unidos.. TMR. Trademark Reporter.. TS. Tribunal Supremo, de España.. TTAB. Trademark Trial and Apeal Board.. UILR. University of Illinois Law Review.. USPQ. United State Patents Quarterly.. USPTO. United State Patents and Trademarks Office.. 10.

(17) RESUMEN. La Tesis hace una revisión del Derecho de nicaragüense de marcas regulado por la Ley 380/2001, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, a partir de la comparación de sus normas con el Derecho español y el Derecho comunitario europeo de marcas, su objetivo es filtrar el Derecho nicaragüense de marcas a través de la legislación, la doctrina científica y la jurisprudencia española y comunitaria en esta materia. El estudio se centra en el análisis de la problemática regulatoria de los aspectos más relevantes relacionados con la registrabilidad de la marca, para ello, se examinan las disposiciones relativas a la definición legal de la marca, el reconocimiento del empleo de signos perceptibles como constitutivos de marcas, las vías para el nacimiento de derechos y las prohibiciones de registro. La Tesis comienza con el estudio de las nociones previas que permiten situar el nacimiento del Sistema nicaragüense de marcas y los factores que influyeron en la adopción de las disposiciones que conforman la norma vigente (Capítulo Preliminar), en el capítulo siguiente se analiza con detalle la regulación de los elementos que constituyen la definición legal de la marca, teniendo en cuenta aspectos tales como: el tratamiento de la marca como bien inmaterial, la aptitud distintiva de la marca o la regla de la especialidad (Capítulo I). Seguidamente se hace un estudio de las categorías de signos reconocidos como constitutivos de marcas, prestando especial atención a la problemática suscitada por reconocimiento en la Ley nicaragüense de marcas de la posibilidad de constituir marcas a partir de otros signos perceptibles, tales como los olores, y la ausencia de regulación de los requisitos para la presentación de solicitudes de marcas olfativas, gustativas o táctiles (Capítulo II). En el capítulo siguiente (Capítulo III) se analizan las modalidades de adquisición originaria del Derecho sobre la marca y se estudia la regulación del nacimiento de la marca por vía de la inscripción registral, la adquisición de derechos de derivados del uso notorio de la marca en el mercado y, además, se dedica un apartado específico al análisis de los derechos conferidos al usuario anterior de buena fe. Finalmente, se examina el contenido de las prohibiciones de registro de signos inadmisibles por razones intrínsecas y por derechos de terceros, y la configuración del régimen de protección de las marcas ordinarias y de las marcas notoriamente conocidas en relación con la aplicación de la regla de la especialidad (Capítulo V). Además de resolver y clarificar numerosas cuestiones, la Tesis abre una vía para iniciar un debate que analice la conveniencia de reformar en un futuro ciertos extremos de la Ley nicaragüense de marcas.. 11.

(18) 12.

(19) ABSTRACT. The thesis reviews the Nicaraguan Trademark Law regulated by the 380/2001 Law, comparing it with the Spanish Law and the European Community Trademark System. The aim is to analyse and examine Nicaraguan Trademark Law through Spanish and European Jurisprudence, legislation and legal doctrine. The study analyses the most important and relevant regulatory problems related to trademark registry. It examines trademark definition regulations, the acknowledgment of nonconventional signs of which a trademark may consist, the means of conferring rights to a trademark, and registration prohibitions. The preliminary chapter starts with the study of previous notions that led to the Nicaraguan Trademark System, and the factors that influenced the adoption of the current rules. The following chapter analyses the regulatory elements that constitute the legal definition of a trademark in detail, taking into account aspects such as the trademark as an intangible good, the distinctive character of the trademark, and the Principle of speciality. Following this a study of the categories of signs of which a trademark may consist in Nicaraguan Law is made, emphasizing the difficulties it faces due to the possibility of constituting a trademark on the basis of non-conventional signs, such as smells; and the lack of regulation of the requirements for the presentation of applications of olfactory, gustatory or tactile trademarks. The Third Chapter analyses the ways and formalities by which the law gives rights to the trademark. It studies the regulation for the creation of a trademark by the registry inscription, and the acquisition of rights derived from the reputation of the use of a trademark in the market. It also dedicates a section to the analysis of the conferred rights to a previous user who has used the trademark in good faith in Nicaraguan Law. Finally, the thesis examines the content of the registry prohibitions on the absolute grounds of refusal, by the rights of third parties, and the configuration of the regular trademarks protection regime, and of well-known trademarks in relation to the application of the Principle of speciality. Besides clarifying such matters, the thesis hints at ways in which a debate could begin that would allow an analysis of reforming some points of Nicaraguan Trademark Law.. 13.

(20) 14.

(21) INTRODUCCIÓN. El actual Sistema de marcas de Nicaragua regulado por la Ley 380/20011, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, es el resultado de un largo proceso de adecuación del Derecho nicaragüense a los desarrollos normativos alcanzados a nivel internacional y a los compromisos asumidos por Nicaragua en esta materia. Este proceso, a su vez, ha ido de la mano de la creación y el establecimiento del Sistema de Integración centroamericana (SICA), que es el organismo desde el cual se gestó el interés por conformar un sistema común de protección de la propiedad industrial para los países de la región centroamericana, con el fin de contar con un instrumento jurídico que facilitase la consolidación del comercio intrarregional de bienes y servicios. Aunque el proceso de integración ha seguido su curso, no ha sido posible establecer un régimen jurídico uniforme de Propiedad industrial que establezca un marco normativo común para todos los Estados miembros, sin embargo, las leyes nacionales han recibido una importante influencia de los instrumentos normativos en materia de Propiedad industrial que fueron aprobados anteriormente en el seno del Tratado General de Integración Centroamericana. Como reflejo de este fenómeno, la Ley 380/2001, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos conserva importantes rasgos característicos que fueron extraídos del Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual sirvió de base para la redacción de la misma. A partir de esta norma se ha desarrollado un Sistema de marcas en el que se integran las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP); el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC); el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994 y, además, el contenido del Acuerdo firmado entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos de América, acerca de los Derechos de Protección de Propiedad Intelectual2. De este modo, tal y como se explica en su Exposición de motivos, con la aprobación de la Ley 380/2001, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el legislador nicaragüense perseguía actualizar la base normativa para la protección legal de signos distintivos, incorporando los principios básicos que convienen a una legislación moderna, para lo cual, se tomó en cuenta la experiencia pertinente de otros países y. 1. Publicada en La Gaceta D.O., núm. 70, de 16 de abril de 2001. Modificada por la Ley 580/2006, de 21 de marzo, Ley de reformas y adiciones a la Ley 380/2001, Ley de marcas y otros Signos Distintivos, publicada en La Gaceta D.O., núm. 60, de 24 de marzo de 2006. 2. Firmado el 7 de enero de mil novecientos noventa y ocho.. 15.

(22) regiones, así como los desarrollos alcanzados a nivel internacional 3. Sin embargo, del análisis conjunto de las disposiciones comprendidas dentro del ámbito regulatorio de esta Ley se desprende una falta de coherencia y de integración de los principios a los que aspira y, en particular, en lo que atañe a la regulación sustantiva de la figura de la marca como objeto de protección a través del procedimiento registral. Las autoridades nicaragüense reconocen la importancia que la protección legal de los signos distintivos tiene para el buen funcionamiento de la economía, para crear y mantener un ambiente que promueva la inversión de capitales nacionales y extranjeros en actividades industriales y comerciales, especialmente tratándose de una país cuya actividad económica se apoya considerablemente en el comercio regional e internacional de productos y servicios4. No obstante, hasta la fecha no se ha hecho ningún esfuerzo por corregir las deficiencias palmarias existentes en la Ley 380/2001, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, incluso se ha prescindido del análisis de la problemática contenida en esta norma durante el proceso de aprobación de su reforma realizada a través de la Ley 580/20065, la cual se limitó a incorporar los compromisos inmediatos asumidos por Nicaragua en virtud de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés)6, regulados en el Capítulo Quince del mismo, relativos a la protección de los derechos derivados de las marcas e indicaciones geográficas. Cabe destacar que el Derecho nicaragüense de marcas es un Derecho prácticamente inexplorado, sin referentes doctrinales ni jurisprudenciales que hayan servido para estudiar y poner en cuestión el contenido y evolución del Sistema de marcas nicaragüense implantado por la Ley 380/2001, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos desde su aprobación en el año 2001. La falta de un examen en profundidad de la regulación actual ha permitido el mantenimiento de un Sistema que contiene, entre otros: el reconocimiento como marca de cualquier signo perceptible, incluyendo los olores, sin que se establezcan los requerimientos exigibles a esta clase de signos para el efectivo cumplimiento de las exigencias propias del principio de publicidad registral; se regula como prohibición absoluta de registro la protección de las indicaciones geográficas y de las variedades vegetales; se admite la oposición al 3 El párrafo cuarto de la Exposición de motivos señala que el Proyecto de la Ley de Marcas y otros Signos distintivos se han tomado en cuenta las disposiciones contenidas instrumentos concluidos o en gestación en diversos foros regionales, en especial la Unión Europea, la Zona de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), el Grupo Andino (Decisión 344) y el MERCOSUR. 4 Véase el párrafo tercero de la Exposición de Motivos del Proyecto la Ley de Marcas y otros signos distintivos, de 18 de noviembre de 1999. 5. Ley 580/2006, de 21 de marzo, Ley de reformas y adiciones a la Ley 380/2001, Ley de marcas y otros Signos Distintivos, publicada en La Gaceta D.O., núm. 60, de 24 de marzo de 2006. 6. 16. Firmado el 5 de agosto de 2004 y vigente en Nicaragua desde el 1 de abril de 2006..

(23) registro de nuevas marcas a simples usuarios anteriores de buena fe; y se suple a través de una disposición de carácter administrativo la regulación de los requisitos para la presentación de las solicitudes de marcas sonoras. Se trata de una Ley salpicada de disposiciones contradictorias, inexactas o insuficientes que crean situaciones de incertidumbre jurídica para los operadores económicos que desarrollan su actividad en el mercado nicaragüense. Ante este panorama, el presente estudio persigue analizar el marco normativo de los distintos aspectos de la Ley 380/2001, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, relacionados con la problemática existente en torno a la registrabilidad de la marca, en particular, lo que se refiere a la regulación del concepto de marca, las clases de marcas admitidas, el nacimiento del Derecho sobre la marcas y las prohibiciones de registro. Para ello, hemos optado por abordar el análisis de esta norma desde la perspectiva del Derecho comparado, que nos permite examinar las instituciones jurídicas relevantes a partir de la óptica del moderno Derecho de marcas. A tales efectos, el análisis del régimen jurídico que regula la registrabilidad de la marca en el Derecho nicaragüense se realiza comparando las figuras jurídicas en cuestión con la regulación prevista para las mismas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas de España7. La elección de la Ley española de marcas, como norma de referencia para el estudio comparado del Derecho nicaragüense de marcas, se justifica en distintos factores relevantes a tener en cuenta, uno de ellos es que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas es una disposición que contiene las reglas necesarias para adaptar Derecho español de marcas a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional, incorporando las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC); así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 19948. Además, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, se ha desarrollado en el entorno normativo de la Unión europea, por tanto, es una disposición que, por un lado, armoniza su contenido con las legislaciones que se aplican a las marcas en los restantes Estados miembros de la Unión Europea, a través de la incorporación a su contenido de las disposiciones de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 7. Publicada en el BOE, núm. 294, de 8 diciembre 2001.. 8. Véase el párrafo cuarto del apartado III de su Exposición de motivos.. 17.

(24) relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas9 y, por otro lado, permite la coexistencia de la marca nacional con la regulación de la figura de la marca comunitaria, recogida en Reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria10, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. En esta misma línea, la jurisprudencia dictada por Tribunal General y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por los Tribunales nacionales de los Estados de la Unión Europea, y al fallar sobre los recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal General que interpretan el propio Reglamento de la marca comunitaria, se ha ido incorporando paulatinamente en el Derecho de marcas de los Estados miembros, contribuyendo a la europeización del Derecho de marcas, ayudando así a lograr una mayor armonización. Así pues, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, es una norma nacional inmersa en el Derecho europeo de marcas, el cual, a su vez, se encuentra integrado dentro del Derecho nacional de los Estados miembros. Así mismo, como podremos apreciar en este trabajo, el perfeccionamiento del Derecho español de marcas ha estado acompañado del desarrollo de una abundante doctrina científica y jurisprudencial, que ha abordado los aspectos más diversos y conflictivos que se han ido planteando durante su implementación, lo que ha favorecido la consolidación de criterios interpretativos y la adecuación del contenido de las normas a fin de garantizar un funcionamiento más eficaz y transparente del Sistema de marcas. Así pues, aprovechando la abundancia de recursos que acompañan al estudio y la interpretación de la Derecho español de marcas regulado en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, en el presente trabajo analizamos de forma detallada las disposiciones que regulan los aspectos relacionados con la registrabilidad de la marca en la Ley 380/2001, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Nicaragua. El estudio realiza la comparación de las disposiciones analizadas, ubicando como punto de partida común la existencia de un problema que requiere ser regulado por las normas objeto de estudio. La segunda fase consiste en confrontar las normas, instituciones y procesos jurídicos con los que los países examinados han intentado resolver el problema y, al mismo tiempo, confrontar las soluciones jurídicas propuestas para la 9. Directiva núm. 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada), publica en el DOUE, núm. L 299, de 8 de noviembre de 2008, que deroga la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, publica en el DOUE, núm. L 40, de 11 de febrero de 1989. 10. Reglamento (CE) N° 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (Versión codificada), DOUE, núm. L 78/1, de 4 de marzo de 2009, que deroga el Reglamento (CE) núm. 40/1994 del Consejo, de 20 diciembre, sobre la Marca Comunitaria, DOUE, núm. L 11, de 14 de enero de 1994.. 18.

(25) resolución del problema. En tercer lugar, analizamos las razones que puedan explicar las analogías y diferencias en las soluciones adoptadas en respuesta a un mismo problema. Finalmente, en cuarto lugar, procedemos a evaluar las soluciones adoptadas o los modelos de solución en cuanto a la eficacia o ineficacia en la resolución del problema. Por tanto, este estudio tiene por objeto filtrar el Derecho nicaragüense de marcas a través de la legislación, la doctrina científica y la jurisprudencia española y comunitaria en materia de marcas, así como con el conjunto de resoluciones que emanan de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), en consecuencia, éstas son las principales fuentes empleadas para la elaboración de la presente memoria doctoral. No obstante, también se han incluido las resoluciones encontradas en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua dictadas en materia de marcas y algunas interpretaciones realizadas por el Tribunal de Justicia del Pacto Andino que nos han parecido relevantes para el objeto de nuestro estudio. Para la exposición de este trabajo hemos considerado conveniente dividirlo en cinco Capítulos, el primero de ellos es un Capítulo Preliminar, en el que se explican de forma sintética los aspectos relevantes relacionados con la evolución histórica del Sistema de marcas en Nicaragua y España. La primera parte del Capítulo Preliminar está dedicado a exponer el contexto histórico del desarrollo del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), desde la puesta en marca de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) en 1951, hasta la aprobación del Protocolo de Tegucigalpa que entró en vigor en 1992, mediante el cual se estableció el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); así mismo, se explica el actual esquema regulatorio de la integración centroamericana, incluyendo lo que se refiere a la protección de los Derechos de Propiedad industrial e intelectual; y finalmente, se hace una aproximación al contenido de la Ley 380/2001, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Nicaragua. La segunda parte del Capítulo Preliminar comprende el estudio de los antecedentes normativos de la protección del derecho sobre la marca en la legislación española, haciendo un recorrido por las distintas disposiciones que han regulado el Derecho de marcas en España, desde la Ley de 16 de mayo de 1902, sobre la Propiedad Industrial, hasta la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, explicando las causas que motivaron la reforma del Sistema español de marcas como consecuencia de su adaptación al Derecho comunitario, para, finalmente exponer los aspectos generales de la regulación de las marcas en la vigente Ley 17/2001. Seguidamente, en el Capítulo Primero «La definición legal de marca» se describen los métodos existentes para la configuración de una definición legal de 19.

(26) marca y los elementos que deben tenerse en cuenta al momento de elaborar la redacción de la misma. En atención a los mencionados elementos de la definición de marca, en este Capítulo se aborda el estudio de la regulación que se hace del concepto de marcas en la Ley nicaragüense y la Ley española de marcas, teniendo en cuenta aspectos tales como: el tratamiento de la marca como bien inmaterial, la aptitud distintiva de la marca o la regla de la especialidad. En el Capítulo Segundo «Clasificación de las marcas», se exponen los distintos criterios que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de crear clasificaciones de marcas. De las numerosas categorías expuestas en la primera parte de este Capítulo, se opta por desarrollar la comparación de las normas estudiadas en función de dos criterios, que nos permiten abordar con mayor precisión la problemática más significativa detectada en relación con la registrabilidad de la marca en la Ley nicaragüense de marcas. El primero de los criterios elegidos para el análisis de la regulación de los tipos de marca en la Ley nicaragüense y española de marcas es el que clasifica las marcas en función del sentido a través del cual se hace perceptible el signo o medio empleado en su representación, de este modo, se sigue la pauta empleada por el propio legislador nicaragüense en el artículo 3 LNM, en el que enumera los signos a partir de los cuales puede constituirse una marca. En esta parte del estudio se presta especial atención a la problemática suscitada por reconocimiento en la Ley nicaragüense de marcas de la posibilidad de constituir marcas a partir de otros signos perceptibles, tales como los olores, y la ausencia de regulación de los requisitos para la presentación de solicitudes de marcas olfativas, gustativas o táctiles. El segundo criterio empleado en el estudio comparado de las clases de marcas es el que clasifica a las marcas atendiendo al uso del signo por su titular en el mercado, por el que se distingue, por un lado, a las marcas registradas y no usadas el mercado y, por otro lado, a las marcas usadas, dentro de las que se engloban las marcas ordinarias y las marcas notoriamente conocidas. Posteriormente, en el Capítulo Tercero «Nacimiento del Derecho sobre la marca», se analizan las modalidades de adquisición originaria del Derecho sobre la marca y se estudia la regulación del nacimiento de la marca por vía de la inscripción registral, además, la adquisición de derechos de derivados del uso notorio de la marca en el mercado. Finalmente, en este Capítulo se dedica un apartado específico al análisis de los derechos conferidos en la Ley nicaragüense de marcas al usuario anterior de buena fe.. 20.

(27) Por último, en el Capítulo Cuarto «De las prohibiciones de registro de marcas», se hace un análisis de los supuestos incluidos en el régimen regulatorio de las prohibiciones de registro en las Leyes estudiadas, para ello, se siguen las categorías recogidas en la Ley nicaragüense de marcas, que distingue entre «Marcas inadmisibles por razones intrínsecas» y «Marcas inadmisibles por derechos de terceros». A fin de facilitar el análisis conjunto las prohibiciones contenidas en la Ley nicaragüense y española de marcas, se han agrupado dentro de la primera categoría «Marcas inadmisibles por razones intrínsecas» las siguientes prohibiciones: la prohibición concerniente a los signos que no pueden constituir una marca; la prohibición concerniente a los signos carentes de carácter distintivo; la prohibición de emplear signos descriptivos como marcas y su regulación; la prohibición de utilizar signos usuales o habituales como marcas; las prohibiciones concernientes a las formas del bien diferenciado por la marca; las prohibiciones de registro basadas en la protección de valores sociales considerados fundamentales para la convivencia social; la prohibición concerniente a los signos engañosos; y la prohibición concerniente a las indicaciones geográficas. Por su parte, en la categoría destinada al estudio de las «Marcas inadmisibles por derechos de terceros» se encuentran comprendidas: la prohibición relativa basada en la existencia de una doble identidad; la colisión entre marcas semejantes entre las que existe riesgo de confusión o asociación; la prohibición relativa por conflicto con nombres comerciales, rótulos o emblemas anteriores; la prohibición relativa a signos distintivos notoriamente conocidos; las prohibiciones relativas por conflicto con derechos de la personalidad de un tercero; la prohibición relativa por conflicto con una denominación de origen protegida; la prohibición relativa por afectación de un derecho de autor o un derecho de la propiedad industrial de un tercero; y la prohibición concerniente a las marcas anteriores usadas de buena fe en el territorio nicaragüense.. 21.

(28) 22.

(29) CAPÍTULO PRELIMINAR APROXIMACIÓN AL DESARROLLO HISTÓRICO DEL SISTEMA DE MARCAS EN NICARAGUA Y ESPAÑA. I.. EL. PROCESO. DE. INTEGRACIÓN. CENTROAMERICANA. Y. EL. DERECHO DE MARCAS EN NICARAGUA. SUMARIO: 1. Desarrollo del Sistema de Integración centroamericana.-1.1.Los esfuerzos integradores post-independentistas.- 1.2. La creación de la Organización de Estados Centroamericanos y el nacimiento del Mercado Común Centroamericano.-1.3. La integración regional y la crisis de los años ochenta.- 1.4. El establecimiento del SICA.- 2. Esquema actual de la integración centroamericana.-2.1. Unión aduanera.-2.2. Armonización arancelaria.- 2.3. Libre circulación de bienes y servicios.-2.4. Armonización tributaria.-2.5. El reconocimiento mutuo de los registros oficiales.-2.6. La protección de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.-2.7. Política comercial.-3. El desarrollo de la protección marcaria en Centroamérica.- 3.1. El proceso de integración centroamericano y las normas que regulan la protección de las marcas y otros signos distintivos.- 3.2. Un acercamiento al contenido de la Ley nicaragüense de Marcas y otros Signos Distintivos.. 1. Desarrollo del Sistema de Integración centroamericana. 1.1.. Los esfuerzos integradores post-independentistas.. No es posible explicar el establecimiento y la evolución de las normas que regulan los sistemas de marcas en Centroamérica al margen del proceso creación y del Sistema de Integración centroamericana (SICA), puesto que es desde SICA donde se gestó el interés por conformar un sistema común de protección de la propiedad industrial para los países de la región, como instrumento que facilitase la consolidación del comercio intrarregional de bienes y servicios. La creación de SICA supuso un proceso largo y complejo hasta su consecución en 1951 con la puesta en marcha la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), dicha Organización alcanzó significativos avances y sentó las bases para la integración económica, social y política de la Región. Los primeros intentos unionistas se manifestaron tras la declaración de independencia de Centroamérica, el 15 de septiembre de 1821, a partir de la misma se acentúo el interés por unificar la región conformada por lo países que habían pertenecido a la Capitanía General de Guatemala11 durante la época colonial y cuyo proceso de independencia fue desarrollado conjuntamente12.. 11. Constituida por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.. 12. Vid. MOLINA, Memoria sobre las cuestiones de límites que versan entre la República de Costa Rica y el Estado de Nicaragua, Imprenta de la viuda de Calero, Madrid, 1850, pág. 4. MONTÚFAR,. 23.

(30) El primer paso hacia unificación de la región se produjo con la aprobación de la Constitución de la Federación Centroamericana, promulgada el 22 de noviembre de 182413. Posteriormente, en 1842 se intentó llevar a cabo un sistema de libre tránsito de mercancías que condujo a un sistema aduanero uniforme entre los países de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua por medio de un Tratado suscrito ese mismo año cuyas condiciones se aplicaban a todos los productos indistintamente de su origen14.. Un nuevo impulso unificador se produjo con la celebración de la. Asamblea General de Representantes en la que los gobiernos de El Salvador, Honduras y Nicaragua decretaron y sancionaron la «Constitución Política de los Estados Unidos de Centroamérica», suscrita en la ciudad de Managua el 27 de agosto de 189815. Tampoco este empeño de unión tuvo éxito y su ruina fue el resultado del retiro paulatino de todos los Estados. Ante un panorama desolador para la obtención de la integración de Centroamérica, el 28 de agosto de 1907 los gobiernos de México y Estados Unidos de América convocaron a todos los países de Centroamérica para que enviaran plenipotenciarios a Washington con el propósito de acercar posturas e impedir que se siguiera empleando el conflicto armado como medio para la resolución de disputas en la región. Así, el 14 de septiembre de 1907 se firmó la «Convención para el establecimiento de una Corte de Justicia Centroamericana», esta Convención nació junto con la suscripción de un Tratado de Paz y Amistad, en el que las Repúblicas de Centroamérica declaraban como un deber primordial el mantenimiento de la paz en sus relaciones mutuas, y se obligaban resolver cualquier desacuerdo, con independencia de su naturaleza, por medio de la Corte de Justicia Centroamericana16.. Memorias para la historia de la revolución de Centroamérica, Impreso por Aburto y Blanco, Jalapa, 1832, pág. 1 y ss. 13. Con la Constitución de la Federación Centroamericana se estableció un sistema por el cual cada uno de los cinco Estados miembros poseía un gobierno con tres órganos fundamentales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A esto cabe agregar la regulación de dos poderes reconocidos en la Constitución de 1824, dando paso a la existencia de un poder estatal y uno regional originado por la Federación, de modo que el gobierno federal tenía un presidente y cada Estado un Jefe de Estado13. No obstante, la diferencia de intereses de las Provincias Unidas del Centro de América que integraban la federación provocó su disolución, proclamando cada una de ellas su independencia con miras a organizar su propio gobierno, así lo hizo Nicaragua, en abril de 1838; Honduras, en noviembre de 1838; Costa Rica, en noviembre de 1838; Guatemala, en abril de 1839 y, finalmente, El Salvador, en enero de 1841. 14 FUENTES MORH, A., La creación de un mercado común: apuntes históricos sobre la experiencia de Centroamérica, 1973, pág. 19. 15 Como parte de la estructura de este nuevo Estado se estableció la creación de un Distrito Federal formado por cuatro departamentos (Chinandega, Choluteca, La Unión y Valle), y entre sus poderes se creó el Poder Judicial que sería ejercido por la Suprema Corte de Justicia Federal, cuyos miembros debían ser electos por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores conjuntamente. 16. La Corte de Justicia Centroamericana inició solemnemente sus funciones el 25 de mayo de 1908, con un periodo de vida estipulado de diez años, con posibilidad de ser ampliado con el acuerdo de las partes contratantes, pero su existencia no fue prorrogada y únicamente subsistió los primeros diez. 24.

(31) En 1921 tuvo lugar un nuevo intento unionista aún más efímero que los anteriores,. a éste se le dio el nombre de República Tripartita 17, integrada por El. Salvador, Guatemala y Honduras, así también, otras reuniones con Estados Unidos produjeron sendos tratados de paz y amistad, sin conducir a la instauración de algo concreto.. 1.2.. La creación de la Organización de Estados Centroamericanos y el nacimiento del Mercado Común Centroamericano.. En 1951 se produjo un giro determinante para el proceso integracionista de la región, el 14 de octubre de este año, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua firmaron la Carta de Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), con ésta se perseguía la creación de una integración regional que promoviese y acelerase la recíproca cooperación económica, social y técnica, para lo cual también se creaba una Corte de Justicia Centroamericana y un Consejo económico 18. El 13 de diciembre 1960 todos los suscriptores de la ODECA, con excepción de Costa Rica, firmaron en Managua, Nicaragua, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, la República de Costa Rica se adhirió a este Tratado con posterioridad, el 23 de julio de 1962. Los países suscriptores de este tratado debían establecer en un plazo de cinco años un Mercado Común Centroamericano (MCCA), así mismo, se comprometieron a promover y coordinar el desarrollo industrial,. cooperar. en. las. áreas. monetarias. y. financiera,. desarrollar. una. 19. infraestructura integrada, facilitar y fomentar la inversión intrarregional .. años previstos en la Convención. Vid. SELSER, Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina: 1899-1945, Tomo III, Ciudad de México, 2001, pág. 207. 17. Vid. SELSER, Cronología…, Ob. cit., pág. 407.. 18. Vid. CAÑAS DINARTE, Centroamérica: una historia de uniones y desuniones [en línea], [San Salvador, El Salvador]: SICA, abril de 2002, disponible en Web: http://www.sica.int/busqueda/Centro%20de%20Documentación.aspx?IDItem=8278&IdCat=32&IdEnt=401 &Idm=1&IdmStyle=1, págs. 9 y ss. [Consulta: 29 de diciembre de 2013]. 19 Los primeros impulsos para crear el Mercado Común Centroamericano están fechados en las décadas de 1940 y 1950, aunque si nos remontamos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX es posible encontrar otros antecedentes, v.gr. la Convención de Libre Cambio de los Productos Naturales y Manufactureros originarios de Centroamérica (1923). Otros textos anteriores enfatizaron más en los aspectos políticos y monetarios de la integración económica que en los económicos, así, la Constitución de la República de Centroamérica (1824) hacía referencia a la acuñación de monedas y a la necesidad de determinar el valor, ley tipo y moneda y peso de la moneda nacional y el precio de la extranjera; en cuanto al comercio no establecía ningún régimen particular, sólo se designaba al congreso de la Federación para arreglar lo relativo comercio entre las naciones extranjeras y los Estados pertenecientes a la Federación.. 25.