La aptitud distintiva de la marca

a) La aptitud distintiva en la formulación de la definición legal de marca.

El presupuesto indispensable para que un signo o medio pueda actuar en el mercado como marca es: que sirva para diferenciar los productos o servicios a los que se aplica del resto de productos iguales o semejantes presentes en el mercado. Distinguir es el rasgo fundamental de la marca281 que justifica el reconocimiento de su protección jurídica, se trata de un requisito material, que permite la comunicación entre los operadores económicos y el público interesado, por lo cual, la marca debe concebirse como un signo o medio distintivo, esto es, con aptitud intrínseca y extrínseca para diferenciar.

La aptitud intrínseca282 supone que el signo o medio por sí mismo posee una estructura adecuada para singularizar los productos o servicios identificados con la marca frente a otros. En cambio, la capacidad extrínseca283 se refiere a la relación del

situations for which no drawing is possible, such as sound», es decir, marcas que no están en situación de

ser reproducidas o dibujadas, como los sonidos. Vid. sobre la liberalización de la protección de marca en

el contenido del Lanham Act, CLARKE, «Issues in the Federal Registration of flavors as trademarks for

pharmaceutical products», UILR, 1993, págs. 108 y ss, este autor señala que la Lanham Act ha permitido

que ciertos signos como el color, la forma, la fragancia o el sabor de un producto – para los cuales

probablemente se hubiese denegado la protección como marca bajo la Trademark Act de 1905- sean

potencialmente registrables.

281

Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos…, Ob. cit., págs. 45-50. HERAS LORENZO,

Europa…, Ob. cit., pág. 88. MARCO ARCALÁ, «La tipificación...», Ob. cit., pág. 115. ROBLES

MORCHÓN, Las Marcas…, Ob. cit., pág. 65.

282

La marca no debe consistir en un signo con una estructura demasiado simple, como podría ser el caso de un signo conformado por un número o una letra de forma aislada, ni demasiado compleja

como, por ejemplo, un slogan o frase publicitaria. Vid. al respecto la opinión de OTERO LASTRES «La

definición…», Ob. cit., pág. 206. Sobre las marcas constituidas por números, la Sala Tercera del TS se ha pronunciado en la sentencia de 24 de marzo de 1988 (RJ 1988/1711), « (…) la cifra «55», como cualquier otra que consista en una cifra no puede ser reivindicada por nadie, dada su genericidad, y por consiguiente la disponibilidad absoluta, que no permite exclusiones singulares por su inclusión en el Registro». Puede verse el tratamiento al carácter genérico de las marcas numéricas en AREÁN LALÍN, «Sobre la protección de las marcas constituidas por números. (Comentario a la sentencia del Tribunal

Supremo (Sala Tercera - Ponente: Ruiz Sánchez) de 24 de febrero de 1983: caso «Selecta-XV»)», ADI, t.

X, 1984-1985, págs. 209 y ss. En cuanto a las marcas que consisten en letras del alfabeto por sí mismas, el TS ha insistido en que éstas no son signos reivindicables frente a otros, por no poderse monopolizar,

vid. sentencia la Sala Tercera, de 4 de enero de 1990 (RJ 1990/604), caso «Letra A». Por otra parte, en la

sentencia de la Sala Tercera, de 12 de abril de 1988 (RJ 1988/2599), caso «Dodot ni gota», en relación al slogan publicitario el TS afirma, que la finalidad de las marcas es distinguir y señalar un producto o un servicio, no se cumple con tal exigencia cuando lo que se pretende con un conjunto denominativo es difundir o propagar los méritos o virtudes de aquéllos.

283

signo o medio con los productos o servicios a los que se aplica, es decir, que no es admisible el empleo como marca de un signo o medio que se corresponda con el nombre del producto o servicio, ni que consista en una denominación que describa sus cualidades, o que sea la que habitualmente se emplea para designarlos284.

Esa capacidad intrínseca y extrínseca de la marca para diferenciar hace que la misma tenga un relevante papel como instrumento facilitador de la circulación de los productos o servicios en el mercado, no sólo de cara a los fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, quienes pueden valerse de ella para identificar sus correspondientes productos o servicios, sino también como medio a través del cual los consumidores y usuarios reconocen los productos o servicios a los que se aplica y se crean una opinión sobre sus cualidades, siendo la referencia en base a la cual tomaran futuras decisiones de compra.

En este sentido, existe un reconocimiento del importante papel de la marca en el desarrollo de las relaciones económicas285 a través de la doble protección que las leyes de marcas otorgan, por un lado, al titular del signo en la medida en que la marca le permite organizar su participación en el mercado286, ya que en un sistema no falseado287 quienes oferten productos o servicios en el mercado deben estar en condiciones de captar la clientela por sus cualidades, lo cual únicamente es posible

284

Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado…, Ob. cit., pág. 185 y ss. En la misma línea, LOBATO

GARCÍA-MIJÁN, Comentario a la Ley…, Ob. cit., pág. 211, para este autor la prohibición de registrar

marcas genéricas, descriptivas y usuales tiene por fundamento evitar que sobre esta clase de signos recaiga un derecho exclusivo o monopolio que impida que otros competidores los empleen para designar en el tráfico económico los productos contraseñados por la marca. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, «A propósito

de la validez de una marca comunitaria de carácter descriptivo», ADI, t. XXIII, 2002, págs.382-383, señala

que la inclusión de indicaciones descriptivas en la estructura marcaria puede producir resultados lesivos para el sistema competitivo, porque crearía un monopolio injustificado sobre indicaciones de naturaleza colectiva, y porque existe el riesgo de inducir a error a los consumidores y usuarios sobre las características de los productos o servicios realmente ofrecidos.

285

En este sentido el párrafo tercero del Proyecto la Ley de Marcas y otros signos distintivos, de 18 de noviembre de 1999, destacaba que: «La protección legal de los Signos Distintivos es indispensable para el buen funcionamiento de una economía de mercado, especialmente en casos en que la economía del país se apoya considerablemente en el comercio regional e internacional de productos y de servicios. Una legislación adecuada sobre signos Distintivos protegerá a los empresarios nacionales y extranjeros contra los actos de competencia desleal y de apropiación ilícita de sus signos distintivos, protegiendo al mismo tiempo al público contra el riesgo de confusión, error o engaño. La represión de los actos de falsificación y de piratería marcaría, son necesarios para crear y mantener un ambiente que promueva la inversión de capitales nacionales y extranjeros en actividades industriales y comerciales en el país».

286

El TJUE ha ratificado que la marca debe garantizar que todos los productos o servicios

designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa. Vid. las

sentencias de 17 de octubre de 1990, asunto C-10/1987, «HAG II», apartados 13 y 14; de 11 de

noviembre de 1997, asunto C-349/1995, caso «Loendersloot», apartados 22 y 24; de 29 de septiembre de

1998, asunto C-39/1997, caso «Canon», apartado 28 y de 18 de junio de 2002, dictada en el asunto C-

299/1999, caso «Philips c. Remington», apartados 29 y 30.

287

En el ámbito comunitario, la ya citada sentencia del TJUE de 17 de octubre de 1990, dictada en el caso «HAG II», asunto C-10/1989, constató el valor de la marca en una economía de mercado, siendo el Derecho de marcas un elemento esencial del sistema competitivo comunitario.

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merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlo. Por otro lado, la protección del interés de los consumidores y usuarios, quienes deben estar resguardados frente a posibles engaños o confusiones288. Esta doble protección del interés de los titulares y consumidores se manifiesta a través de los mecanismos normativos que exigen que el signo tenga suficiente carácter distintivo para poder otorgarle la condición de marca, ya que es el carácter distintivo el que permite al signo o medio el cumplimiento de las funciones a las nos hemos referido.

A este respecto la jurisprudencia española ha destacado la importancia de la función distintiva de la marca dado el papel informativo que desempeña289, así, la Sala Primera del TS en sentencia de 6 de abril de 1994290, caso «Estudio 2.000, SA», reconoce a los consumidores el derecho a recibir una información veraz y adecuada sobre los productos a la hora de tomar una decisión de compra. La misma Sala en su sentencia 20 de junio de 1994291, caso «Murúa», afirma que la marca «es un medio de protección a los clientes a través de la constante calidad».

La marca permite a los consumidores crearse una opinión sobre las características de los productos o servicios que distingue, los consumidores confían en la información que en ese sentido les transmite el signo o medio, lo cual, desencadena

288

En este sentido GHIDINI, Aspectos actuales…, Ob. cit., pág. 104, señala que: «El interés en

la finalidad distintiva que el signo satisface corresponde tanto a la empresa titular como al público y, respecto de ambos, se contrapone al riesgo de confusión. Al riesgo de que a causa de los equívocos sobre la proveniencia de los productos de una cierta empresa (o grupo de empresas relacionadas por un poder de control unitario en orden a los estándares productivos) las elecciones de los consumidores puedan ser desviadas. Esto perjudica a las empresas titulares de los signos por la consiguiente pérdida de clientela (y expectativas de ingresos relacionadas) actual o potencialmente a favor de los concurrentes. Y perjudica obviamente también a los consumidores cuya voluntad de adquirir X en vez de Y estará viciada por el equívoco y, por tanto, actuará a favor de empresas (y producciones) diversas de las pretendidas». También lo ha reconocido así la Sala Tercera del TS en la sentencia de 21 de junio de 1975 (RJ 1975/3066) ), en el caso «Harriet Hubbard Ayer c. Harriet Mill»; del mismo modo se pronunció la Sala

Primera del TS en la sentencia de 30 de octubre de 1986 (RJ 1986/6019), caso «Johson’s Wax c.

Persan», en esta última el Tribunal ha señalado que: «(…) en materia de Derecho de Marcas conviene tener presente que aquéllas protegen no sólo el interés particular del titular que las inscribe sino también el interés general de los consumidores, que son los auténticos destinatarios y supuestos beneficiarios de las funciones que la marca cumple en orden a su procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación entre el público consumidor del producto diferenciado precisamente a través de la marca». También pueden verse las sentencias de 28 de septiembre de 2001 (RJ 2001/8718), caso «Ron Bacardí»; de 13 de mayo de 2002 (RJ 2002/5594), caso «Tefal España c. La Vajilla Eneriz»; y de 3 de febrero de 2003 (RJ 2003/838), caso «La Galaica», la mencionada Sala del TS reconoce que en el moderno derecho sobre marcas y competencia desleal el interés general de protección de los consumidores debe considerarse preponderante sobre el interés privado o particular del empresario. Sin embargo, ni el RMC ni la LME recogen expresamente la protección a los consumidores, basta con señalar la supresión del examen de oficio para la prohibiciones relativas de registro que se exigía en la Ley 32/1988, con dicho examen se garantizaba que el consumidor no quedara expuesto ante la coexistencia de marcas confundibles cuando el titular de la marca anterior no expresaba su oposición.

289

Sobre la función comunicativa de la marca vid.FERNÁNDEZ-NÓVOA, «Las funciones…»,

Ob. cit., págs. 35 y ss; Fundamentos…, Ob. cit., págs. 46 y ss; y Tratado…, Ob. cit., págs. 66 y ss. En el

mismo sentido, véase la opinión de FEZER en MARCO ARCALÁ, «Simposio...», Ob. cit., pág. 1480.

290

Vid. (RJ 1994/2941).

291

la responsabilidad del fabricante, comercializador o prestador de servicio, de mantener más o menos la misma calidad en todos los productos o servicios diferenciados, pues, de lo contrario, una vez rota la confianza de los consumidores, éstos no adquieren más el producto o servicio de que se trate.

Por todo lo anterior, no es posible definir a la marca prescindiendo de un elemento tan importante como el de la «aptitud distintiva», implícito en su propia naturaleza. Sin embargo, al formular una definición de la marca como un signo o medio distintivo es necesario tener en cuenta que la clase de distintividad que se requiera en la definición de la misma contribuirá a determinar las vías a través de las cuales pueden adquirirse derechos sobre la marca, por tanto, no es lo mismo definir a la marca como un signo o medio «que distinga», que referirse a ella como un signo o medio que «sirva para distinguir» o que «sea apto para distinguir».

La diferencia entre estas expresiones debe interpretarse conectándolas con los sistemas previstos para nacimiento de derechos sobre la marca por la norma reguladora de su régimen jurídico292, así, cuando en la Ley se utiliza la expresión «que distinga» para definir a la marca, la norma se estará refiriendo a cualquier signo o medio que ya se emplea como instrumento de diferenciación con anterioridad a su registro, es decir, que ha demostrado esa facultad por razón de su uso previo en el mercado. En cambio, hablar de la marca como un signo o medio «que sirva para distinguir» supone que cuando se solicite su registro debe pasar un examen apriorístico para determinar si es o no apto para distinguir, puesto que no hay ninguna información anterior de la que pueda deducirse esa capacidad.

b) La exigencia del carácter distintivo de la marca en el Sistema nicaragüense de marcas.

- La regulación de la distintividad en el CCPPI.

El denunciado CCPPI entendía que la aptitud distintiva de la marca derivaba de las características especiales del signo que la representaba, así, en su artículo 7 reconocía que podía considerarse como marca todo signo o medio gráfico o material

«(…) que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías293 o servicios de una persona natural o jurídica, de los

292

Vid. OTERO LASTRES, «La definición...», Ob. cit., pág. 207.

293

Hablar de «mercancías» para referirse a las prestaciones económicas que distingue la marca era una redundancia, un elemento del que el legislador centroamericano podía haber prescindido, tal y como se hizo en la LNM, pues, una mercancía no es más que un género sobre el que pueden recaer derechos reales, susceptible de cualquier actividad lucrativa, se trata de un concepto genérico, siendo

143 productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular».

De acuerdo con lo previsto en esta disposición, las cualidades especiales del signo o medio le dotaban de la aptitud para distinguir, y era la presencia de tales características las que debían ser tenidas en cuenta a fin de apreciar que la marca efectivamente era «susceptible de distinguir». En consonancia con esa exigencia, se establecía la imposibilidad de usar o registrar como marcas o como elementos constitutivos de las mismas, signos que carecieran de carácter distintivo por ser genéricos, usuales o descriptivos, prohibiciones que estaban contempladas en las letras i), j) y k) del artículo 10 CCPPI294.

Cabe recordar que artículo 17 CCPPI establecía que la propiedad de la marca sólo podía adquirirse por vía del registro y como consecuencia de ello otorgaba los derechos de exclusiva únicamente al titular registral (artículo 26 CCPPI). A pesar del contenido de esta disposición, el CCPPI calificaba como facultativo el empleo y registro de la marca, imponiéndolo como una obligación únicamente en los casos de marcas destinas a diferenciar productos químicos, veterinarios o medicinales.

Por otro lado, la capacidad para distinguir del signo o medio a la que se refería el artículo 7 CCPPI estaba concebida para actuar como un instrumento de diferenciación de productos o servicios de una persona natural o jurídica de los pertenecientes a otro titular. Esta concepción del modo en que opera la función distintiva de la marca negaba la posibilidad de que una misma persona introdujera en el mercado productos o servicios de la misma especie identificados con marcas diferentes, por ejemplo, productos de distintas calidades dirigidos a segmentos diferentes del mercado, porque para el CCPPI la marca debía ser susceptible de distinguir siempre frente a los bienes de «otro titular», es decir, que no reconocía la opción de que un mismo titular poseyera dos marcas capaces de competir entre sí.

más adecuado el empleo del término «producto» por poseer un significado más amplio. Vid. OTERO

LASTRES, «En torno a un concepto…», Ob. cit., pág. 20, en particular la nota a pie núm. 18.

294

Pese al reconocimiento expreso que hacía en la definición del artículo 7 CCPPI de la necesidad de que el signo que actuaba como marca fuera susceptible de distinguir, el CCPPI toleraba la vulgarización de la marca, siempre y cuando la pérdida de la aptitud distintiva se hubiese producido con posterioridad al registro del signo. Por tanto, no se consideraba que la falta de distintividad sobrevenida al registro pudiera provocar la extinción del derecho adquirido sobre la marca, como se desprende de la parte final del artículo 10.j) CCPPI. Como consecuencia, la única causal de caducidad prevista por el art. 42.b) CCPPI, como modo de extinción de los derechos de propiedad sobre la marca, era la falta de renovación del registro por parte de su titular.

- Análisis del requisito de distintividad del signo en la definición de marca en la LNM.

La definición de marca de la LNM -que como ya se dijo se extrajo del PM- suprimió la referencia a los sujetos titulares de los derechos sobre la marca que contenía la definición de marca del artículo 7 CCPPI295, con lo que se consiguió poner al signo por sí mismo como el objeto de la distinción.

El requisito de la distintividad está reconocido en la definición de marca del artículo 2 LNM, por lo que puede constituirse en marca «(c)ualquier signo que sea apto para distinguir producto o servicios», es decir, que el signo que se desea registrar como marca debe poseer una estructura adecuada, que permita individualizar los productos o servicios sobre los que recae. Esta exigencia se ve reforzada por el contenido de la prohibición de registro del artículo 7.a) LNM, en la que se considera inadmisible un signo que carezca de suficiente aptitud distintiva con relación al producto o servicio al cual se aplique296.

Del mismo modo que la LNM, el concepto de marca del artículo 4.1 LME exige que el signo que se solicite como marca «sirva para distinguir»297, y se garantiza el

295

El art. 7CCPPI se refería a que la marca debía actuar como objeto de distinción de los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular.

296

Aunque las prohibiciones del art. 7 LNM han sido calificadas por el legislador nicaragüense como aplicables a «signos inadmisibles por razones intrínsecas», algunas de estas prohibiciones no están referidas a la falta de capacidad del signo para diferencia considerado en sí mismo, sino a la falta de aptitud distintiva que deriva de su relación con los productos o servicios a los que se aplica, lo que en realidad supone una falta de capacidad extrínseca para distinguir, pues, entre ellas se incluyen a los

signos usuales, genéricos y descriptivos. Vid. OTERO LASTRES, «La definición...», Ob. cit., pág. 206.

297

La anterior Ley 32/1988 era más precisa, en tanto que su artículo 1 reconocía que la marca debe ser un signo «que distinga» o «sirva para distinguir», aceptando que las marcas podían consistir en signos con cualidades distintivas y, también, en signos que careciendo de aptitud distintiva, adquirieran por su uso fuerza suficiente para diferenciar. De este modo, el uso anterior al registro de la marca adquiría relevancia jurídica al momento de determinar la aptitud diferenciadora del signo o medio solicitado. Esta

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