El tratamiento de la marca como bien inmaterial

a) La definición de marca en la LNM y la admisibilidad de «otros signos perceptibles».

El tratamiento del carácter inmaterial de la marca en el desarrollo del Sistema nicaragüense de marcas ha dado saltos muy diferenciados a través de las distintas normas que han regulado su contenido. En primer lugar, el denunciado Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (CCPPI)238, antecedente normativo de la LNM, en su artículo 7 definía a la marca como:

« (…) todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio, gráfico o material, que por sus caracteres es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular».

De este modo, el CCPPI reconocía que no todos los entes susceptibles de constituir marcas debían de ser «signos», sino que también podía constituirse una marca a partir de un «medio», sin embargo, el hecho de que se exigiera que éstos

237

Vid. OTERO LASTRES, «Das Erfordernis der Darstellbarkeit der Marke in den Vorschlägen

zur Reform des Europäischen Markensystems – eine Stellungnahme aus spanischer Sicht», GRURInt.,

Aug./Sept. 2013, págs. 731 y ss.

238

125

presentaran propiedades gráficas o materiales contradecía la naturaleza del derecho subjetivo de marca que recae sobre un bien de carácter inmaterial239.

Muy distinta era, en cambio, la forma en que el artículo 2 del Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (PM) definía a la marca, como:

« (...) cualquier signo visible que sea apto para distinguir productos o servicios ofrecidos en el comercio».

A través de esta definición el PM eliminaba la referencia a los medios y al carácter gráfico o material de los mismos, pero, sólo preveía la posibilidad de registrar como marcas signos que fueran visibles240, reduciendo a las entidades visibles los soportes a través de los cuales podía materializarse la marca. Si bien es cierto el PM no entró en vigor por la falta de ratificación de al menos tres de los países contratantes que se requería241, sin embargo, su contenido tiene importancia debido a que el legislador nicaragüense lo ha tomado como referencia para la redacción de la actual LNM242.

Pese a la marcada influencia del contenido del Protocolo en el proceso de elaboración de la LNM, en ésta se incluyeron algunas modificaciones sustantivas en lo relativo a la definición de marca contenida en su artículo 2, por un lado, la LNM suprimió el requisito de la visibilidad del signo, que inicialmente fue incluido en el

239

En términos semejantes a parecía regulada la definición de marca en el art. 118 EPI,

alejándose de la concepción de marca como bien inmaterial. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos…,

Ob. cit., pág. 22, nota a pie núm. 3.

240

De este modo adoptaba la facultad establecida en el art. 15 ADPIC, que permite a los Estados miembros exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente. En consecuencia, con la definición de marca del art. 2 PM, el art. 4 establecía que:«1) Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores. Pueden asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envoltura, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. 2) Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en este Convenio, las marcas podrán consistir en nombres geográficos nacionales o extranjeros, siempre que sean suficientemente arbitrarios y distintivos respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas».

241

EL PM fue suscrito por Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua el 30 de noviembre de 1994, pero, solamente fue ratificado por Nicaragua a través del Decreto 17/1996, Ratificación del

Protocolo de modificación al Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial, La

Gaceta D.O., núm. 247, de 30 de diciembre de 1996.

242

El PM fue redactado a partir de las Leyes tipo sobre marcas y patentes elaboradas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En efecto, las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), antecesoras de la OMPI, habían

publicado en 1967 la Ley-Tipo sobre Marcas. Vid. BENDAÑA GUERRERO, G., Estudio de las nuevas

Proyecto pero finalmente no se aprobó en su texto final y, por otro lado, se eliminó la referencia al comercio como ámbito en el que actúan los productos o servicios diferenciados por la marca.

La supresión de la alusión a la visibilidad en la definición del artículo 2 LNM fue una consecuencia de la actualización del catálogo de signos que podían constituirse como marca. Así, conforme a la redacción de la Ley 380/2001, el artículo 3.1 LNM reconocía la posibilidad de que una marca no sólo estuviera constituida por signos visibles (denominativos, gráficos, mixtos y tridimensionales) sino, además, por sonidos y otros signos perceptibles.

La perceptibilidad243 a la que se refiere la LNM, entendida como la sensación que resulta de una impresión material hecha por cualquiera de los sentidos de los que está dotado el ser humano, permite interpretar que también resultan admisibles las marcas olfativas, las gustativas y las táctiles. La importancia que el legislador nicaragüense otorga al reconocimiento de estas entidades inmateriales se ha acentuado, aún más si cabe, con la reforma introducida al artículo 3 LNM a través de la Ley 580/2006, con la que se incluyó una referencia expresa a los olores como signos aptos para constituir una marca.

En cambio, si analizamos la concepción de marca del artículo 4 LME, enlazando la definición legal del apartado 1 con la enumeración de los signos a constitutivos de su apartado 2, parece vedada la posibilidad de que en el Sistema español de marcas se puedan conceder derechos a las marcas constituidas a partir de entidades perceptibles por el olfato, el gusto o el tacto, porque la imposición del requisito de representación gráfica se instaura como el factor determinante sobre la base del cual se estima que un signo con capacidad distintiva pueda o no acceder a la protección que otorga la Ley. Por tanto, el declarado carácter enunciativo de la enumeración del apartado 2 del art. 4 LME en realidad sólo se refiere a otros signos, que sin estar en ella incluida, pueden al igual que los allí mencionados cumplir con el requisito de la representación gráfica bien por ser de naturaleza visible o, como en el caso de los signos sonoros, porque el cumplimiento del requisito de representación

243

Vid. acepción 2ª del término «percepción» en el Diccionario de la RAE, pág. 1726. El TJCA ha

definido la perceptibilidad como «la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia», además, ha defendido que el requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, señalando que: «Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de

esta manera, pueda ser identificada con facilidad», vid. Proceso 3-IP-1997, de 23 de mayo de 1997, caso

«PANPAN PAN PAN», Proceso 7-IP-2003, de 9 de abril de 2003, caso «Pachicas», y Proceso 94-IP- 2003, de 29 de octubre de 2003, caso «+Music».

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gráfica no plantea ningún conflicto, pues se admite su representación a través de una partitura o pentagrama musical244.

Así las cosas, se puede decir que la LNM es más abierta al reconocimiento de nuevos tipos de marcas, puesto que hace una referencia clara y manifiesta de la posibilidad de emplear cualquier entidad perceptible como soporte para la exteriorización de la marca y, en este sentido, la LNM no hace reservas, sino que imprime un carácter aclaratorio a la disposición ilustrando que como tal podría utilizarse como marca, por ejemplo, un olor.

Frente a ese reconocimiento amplio en la LNM, que señala que la marca puede constituirse a partir de cualquier entidad perceptible, en su definición de marca se utiliza un vocablo restrictivo para referirse a la misma, ya que la LNM al igual que la LME emplea el término «signo» para identificar a todas las manifestaciones aprehensibles por los distintos sentidos, lo cual resulta criticable -como hemos subrayado al inicio de este estudio-, pues en su significado no tienen cabida las referencias a los olores, el gusto, el tacto, o las formas, por ser éstos elementos integrante de los productos que distinguen y no una figura, señal o representación de los mismos245.

Por su parte, en el Sistema español la regulación de la definición de marca presenta otras singularidades, con la reforma de la Ley 32/1988 se remplazó la expresión «signo o medio» que aparecía recogida en el artículo 1 de la anterior Ley 32/1988, adoptando en su lugar el término «signo». Con ello se ha pretendido armonizar su contenido a lo establecido en las normas comunitarias, ya que tanto la DM como el RMC emplean únicamente la palabra «signo» para referirse a la marca246.

Además, en el caso de la LME ya no sólo se trata de que las entidades perceptibles por sentidos distintos a los de la vista o el oído no puedan encuadrarse en la idea de «signo», sino que la postura de la LME es todavía más rígida, pues se impone la obligación de que los signos que pretendan emplearse como marca sean

244

Vid. AREÁN LALÍN, «Signos...», Ob. cit., págs. 55-56. Resolución de la Cuarta Sala de

Recurso de la OAMI, de 19 de enero de 2004, asunto R 186/2000-4, «Une note verte gazon», el apartado 18 señala que en el caso de un signo sonoro constituido por una melodía musical, el público interesado percibe habitualmente que la partitura comporta las indicaciones convencionales necesarias para su interpretación, como el código habitual y universalmente conocido de la representación de una melodía, incluso si no siempre sabe descifrarlo.

245

Vid. OTERO LASTRES, «La definición…», Ob. cit., pág. 199.

246

Cfr. art. 2 DM: «podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de representación gráfica...»; y 4.1 RMC: «Se entiende por marca todo signo susceptible de representación

gráfica». Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «Observaciones…», Ob. cit., págs. 170 y ss., en su

momento señaló la necesidad de reformar la Ley 32/1988 debido a que según ésta los signos olfativos, gustativos o táctiles podían constituir marcas, lo cual contraría lo dispuesto en la DM.

susceptibles de representación gráfica, lo que a priori veda el acceso al registro a las marcas olfativas, gustativas o táctiles y a la protección que la Ley concede en virtud del artículo 34 LME. Sin duda este parece ser actualmente el argumento a invocar en todos los casos para rechazar las solicitudes de marcas de este tipo en el Sistema español de marcas.

Lo cierto es que artículo 1 de la Ley 32/1988 al incluir dentro de la categoría de marca a cualesquiera de los «signos» o «medios» con aptitud distintiva, permitía que en la definición de marca encajara cómodamente la admisibilidad de cualquier manifestación perceptible por los sentidos como soporte material del bien inmaterial247, siempre que a través de ellas se cumpliera con la función prioritaria de la marca que es la de diferenciar248. En cambio, la definición de marca del artículo 4 LME resulta más restrictiva249, estrechando el acceso de nuevos tipos de marcas constituidas a partir de entidades distintas a las establecidas expresamente en su apartado segundo, pese a su proclamado carácter enunciativo250.

Es compresible que el legislador español adoptara los lineamientos de las normas de carácter supranacional, dada la importancia de la armonización legislativa para el correcto funcionamiento del mercado común europeo251. Sin embargo, la modificación que se imprime a la definición en la nueva LME es de tipo sustantivo, sin que ello suponga necesariamente un perfeccionamiento de su técnica jurídica.

247

Vid. MARTÍN-GRANIZO FERNÁNDEZ, «Marca notoria. Protección de la misma», en AAVV,

Derecho industrial, patentes y marcas, Colección Cursos, vol. 6, Madrid, 1991, págs. 284-285. PELLISÉ

PRATS, «Comentarios básicos de la nueva Ley de Marcas de 1988», RJC, 1989, t. III, págs. 60-61.

248

Vid. la opinión de FEZER sobre la admisión como marca de los signos de comunicación en

MARCO ARCALÁ, «Simposio...», Ob. cit., pág. 1480.

249

Vid. BARRERO RODRÍGUEZ, «Algunos aspectos…», Ob. cit., pág. 1435, « (…) frente al

ensanchamiento que en relación con el Estatuto de Propiedad Industrial supuso la LM de 1988, la nueva LM 2001 vuelve a realizar una moderada acotación o concreción del concepto con la exigencia de susceptibilidad de representación».

250

La redacción de la definición de marca de la LME circunscribe la concepción del término «signo» a su vertiente gráfica, los signos incluidos en la enumeración del art. 4.2 LME no plantean dificultades para su «representación gráfica» por tratarse mayoritariamente de signos visibles (denominativos, gráficos, tridimensionales o mixtos) que resultan fácilmente reproducibles en soporte gráfico y en el caso de los signos sonoros existe consenso respecto a que su representación gráfica puede hacerse del pentagrama musical, así pues, pese a que la enumeración tiene un carácter enunciativo, resulta muy complicado encontrar signos ajenos a los establecidos en la misma que no siendo visibles puedan ser representados gráficamente. OTERO LASTRES ya advertía del riesgo que existe de interpretar indebidamente el significado del término «signo» en un sentido restringido como

«cualquiera de los caracteres que se emplea en la escritura y en la imprenta», vid. «En torno a un

concepto…», Ob. cit., pág.18.

251

129

Esta problemática fue advertida en su momento por OTERO LASTRES252, quien al analizar el Proyecto para la reforma de la Ley 32/1998 manifestó su preocupación de que se pudiera introducir una definición de marca menos moderna que la de la Ley que se pretendía reformar, además, este autor sostuvo que la inclusión del término «medio» en la definición de marca no supone un quebrantamiento del contenido de los textos comunitarios sino que contribuiría a mejorar el concepto legal de marca, haciéndolo más preciso253. Por el contrario, en este punto FERNÁNDEZ-NÓVOA254 defendió la necesidad de concordar plenamente la Ley española al texto de la Directiva, por lo que consideraba que debía hacerse una adhesión sin reservas.

Por su parte la OAMI, refiriéndose a la definición de marca comunitaria del artículo 4 RMC, se ha pronunciado a favor de hacer una interpretación sistemática y teleológica de la expresión «todos los signos» como un término general, amplio y abierto. Según la OAMI, la formulación amplia de los signos que pueden constituir marca refleja una concepción moderna de la marca, en virtud de la cual, actualmente pueden incluirse signos nuevos como los colores, sonidos, hologramas, olores y otros signos capaces de desempeñar la función de la marca, ya que éstos, considerados en abstracto, pueden ser idóneos para ser recordados en el tráfico comercial como un medio autónomo de distinción entre empresas a efectos de esta disposición255.

Desde nuestro punto de vista, la interpretación de la OAMI del significado del término «signo» es extensiva, pues con ella se desbordan los límites de su propio significado gramatical. En consecuencia, si la LNM y la LME persiguen ensanchar el catálogo de entidades o soportes perceptibles a través de los cuales la marca puede actuar en el mercado, lo primero que se requiere es una adecuación de la concepción que se tiene de la marca con aquéllos, de modo que, en ella puedan verse

252

Vid. «La reforma…», Ob. cit., págs. 292. En el mismo sentido, CASADO CERVIÑO «La

nueva normativa española y comunitaria sobre marcas: análisis comparativo», GJCEE, serie D-13,

noviembre 1990, pág. 101, comparando la definición de marca del art. 2 DM con la de la Ley 32/1988, calificaba de «insustancial y de orden menor» la no inclusión del vocablo «medio» en la Directiva, lo cual, según este autor reflejaba una mejor técnica jurídica de la legislación española.

253

Vid. OTERO LASTRES, «La definición...», Ob. cit., pág. 200.

254

Véase Tratado…, Ob. cit., 1ª. ed., pág. 37, y 2ª ed., pág. 39. Esta opinión es compartida por

CASADO CERVIÑO, «Reforma de la Ley de Marcas de 1988 por exigencia de nuestra pertenencia a la

Unión Europea», en AAVV, Propiedad Industrial y Competencia Desleal, Madrid, 1995, págs. 334, sugería

que las diferencias entre las definición de marca del art. 1 de la Ley 32/1988 y del art. 2 DM podían desembocar en una evolución diferente del Derecho español de marcas, por lo que resultaba necesario adoptar literalmente la redacción contenida en la DM a fin de evitar esos posibles efectos. ROBLES

MORCHÓN, Las Marcas…, Ob. cit., pág. 61, afirma que la esencia de la marca es «ser simplemente

signo» y que, por tanto, el haber incluido la palabra «medio» en la definición de marca de la Ley 32/1988 daba lugar a ambigüedades interpretativas, por lo que recomendaba la reforma del precepto español para ponerlo en consonancia con la DM.

255

Véase Resolución de la Sala Tercera de Recursos, de 18 de diciembre de 1998, asunto R 122/1998-3, «Light green», apartado 17.

comprendidas todas las manifestaciones perceptibles, incluyendo a las que por su propia naturaleza no pueden ser consideradas como «signos» como es el caso de las formas, los olores, los sabores o el tacto de un producto. De lo anterior deriva la conveniencia de emplear la expresión «signo o medio» para referirse a la marca, ya que a partir de la misma se construye una definición abierta que se adecua a la admisión de nuevos tipos de marcas que están surgiendo en el tráfico económico como resultado de su propia actividad.

b) La admisión de otros signos perceptibles en la LNM y el principio de publicidad registral.

Uno de los principios en los que se asienta el Derecho de marcas es el de la publicidad formal256, en virtud del cual, se garantiza el acceso al contenido de las inscripciones registrales a cualquier persona con interés legítimo. En el caso de la marca, la publicidad de los registros permite conocer con claridad y precisión la naturaleza exacta del signo que la constituye.

Este principio cobra especial relevancia en los sistemas que asientan sus bases en la inscripción registral257, tal es el caso de la LNM que otorga el reconocimiento de nacimiento de los derechos sobre la marca al titular registral de la misma (artículo 26 LNM), ello sin perjuicio de que la LNM conceda derechos sobre la marca de signos distintivos notorios no registrados (artículos 81.1 y 83 LNM) y también a los simples usuarios de buena fe (artículo 8.i) LNM258).

Del mismo modo, la LME recoge un sistema mixto de nacimiento de derechos sobre la marca, así, por un lado, proclama el principio de nacimiento registral, estableciendo en su artículo 2.1 LME que la propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado259 y, por otra parte, el artículo 34.5 LME otorga derechos al usuario anterior de marcas no registradas notoriamente conocidas en

In document La registrabilidad de la marca en el derecho nicaragüense (página 130-145)