La regla de la especialidad

La existencia en el tráfico económico de una gran diversidad de productos y servicios, obliga a fijar ciertos límites respecto a la aplicación del criterio en base al cual se deberá considerar que la marca tiene capacidad para distinguir. Estos límites se encuentran comprendidos en la llamada «regla de la especialidad», que debe ser acogida por el concepto de marca ya que supone que la aptitud distintiva vincula al signo o medio empleado con un producto o servicio en concreto.

Así las cosas, la capacidad de la marca para distinguir debe apreciarse en función de la categoría a la que pertenezcan los productos o servicios a los que se aplica213, lo que significa que la marca servirá, con carácter general, para diferenciarlos de aquellos que sean iguales o semejantes y no frente a cualesquiera de los productos o servicios presentes en el tráfico económico.

Precisamente, a la marca no se le incluye entre las creaciones intelectuales porque no es un requisito de la misma que sea original o novedosa, tal y como defiende la doctrina mayoritaria214, por lo cual, varias personas podrían reivindicar de

211

Vid. sobre la marca de servicio FERNÁNDEZ-NÓVOA, «El uso obligatorio…», Ob. cit.,

pág.15. BATLLE, «Consideraciones sobre la marca de servicio», ADI, t. VI, 1979- 1980, págs. 55 y ss.

212

Vid. OTERO LASTRES, «En torno a un concepto…», Ob. cit., pág. 20, «Contempladas desde

la perspectiva de la formulación de un concepto legal de marca, la palabra « producto» debe entenderse como toda cosa mueble corporal susceptible de tráfico económico y la palabra «servicio» como toda prestación de carácter inmaterial susceptible de tráfico económico».

213

Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado..., Ob. cit., pág. 175.

214

En este sentido FERNÁNDEZ-NÓVOA sostiene que por analogía con el supuesto de las invenciones y demás creaciones intelectuales, pueda pensarse que también la marca nace como resultado de un proceso creador y que, consecuentemente, su titular debería adoptar un signo nuevo u original. Sin embargo, este autor aclara que, ni la novedad ni la originalidad son requisitos de la marca, puesto que el único requisito exigible a la marca para conferirle protección jurídica es que el signo posea

forma independiente su derecho a utilizar un mismo signo o medio como marca, siempre que lo soliciten para emplearlo en prestaciones económicas de distinta naturaleza o clase215.

En contra de lo antes expuesto, con un criterio que estimamos poco afortunado, BENDAÑA GUERRERO216 considera que la originalidad y la novedad son elementos que integran el carácter distintivo de la marca y equipara, por un lado, la originalidad con la capacidad extrínseca del signo para distinguir, es decir, que la marca no esté constituida por signos genéricos o descriptivos para la clase de productos a los que se aplica y, por otro lado, la novedad con la disponibilidad del signo, entendiendo por novedad el hecho de que el signo no haya sido registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, es decir, que no se encuentre indisponible.

La afirmación que hace BENDAÑA GUERRERO nos parece inadmisible, entendemos que este autor hace una interpretación inadecuada de dichos términos, puesto que no cabe hablar de originalidad o novedad para referirse a la marca. Si tenemos en cuenta que la originalidad supone la existencia de una actividad inventiva de su autor217, la implantación de este requisito sobre las marcas conllevaría que todos los signos o medios tendrían que ser acuñados o concebidos por quien solicita su protección218, sin que fuese posible recurrir a vocablos, palabras, expresiones, imágenes, figuras, sonidos u otras entidades perceptibles preexistentes.

capacidad distintiva con respecto a una clase de productos o servicios a los que se aplica, vid. «La

compleja figura…», Ob. cit., págs. 25-26, y Tratado..., Ob. cit., págs. 29-30. En la misma línea, OTERO

LASTRES, «En torno a un concepto…», Ob. cit., pág. 21. HERAS LORENZO, Europa y las patentes y

marcas, 1ª ed., Madrid, 1989, pág. 88. En contra de lo antes expuesto, encontramos que la Ley Chilena, Ley núm. 19.039, de 24 de enero de 1991, define a la marca en su art. 19 como un signo «visible, novedoso y característico».

215

Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «La aplicación de la regla de la especialidad a las marcas

idénticas. (Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1976)», ADI, t. IV, 1977,

pág. 241.

216

Vid. BENDAÑA GUERRERO, G., Curso de Derecho de Propiedad Industrial, Managua, 1999,

págs. 51-52, véase en particular nota a pie núm. 25. En el mismo sentido, BENDAÑA GUERRERO, R., La

comparación de marcas denominativas en las que intervienen elementos carentes de distintividad, Managua, 2003, págs. 68-69. En la jurisprudencia nicaragüense, la Sala de lo Civil de la CSJ también ha

acogido esta concepción de la distintividad de la marca, así, en su sentencia de 12 de julio de 1996 (BJ,

núm. 18, de 31 de diciembre de 1996), dictada en el caso de Sur Química Internacional c. Nicar Química, caso «Pinturas Sur», la CSJ se pronuncia considerando que: «Es uno de los caracteres de las marcas la distintividad, y además, su función principal consiste en la capacidad de éstas para poder distinguir en un momento determinado, un producto de otro, para lo cual la marca debe ser original, esto quiere decir, diferente del nombre propio de los productos que protege».

217

Vid. acepción 2ª del término «original» en el Diccionario de la RAE, pág. 1632.

218

De la jurisprudencia del TG se desprende que la falta de carácter distintivo no puede resultar en ningún caso de la falta de imaginación ni de la falta de un elemento adicional de fantasía, sino que se

impone al examinador la obligación de averiguar -en el marco de un examen a priori y al margen de todo

uso efectivo- que el signo en cuestión es idóneo para que el público al que va destinado pueda distinguir los productos o servicios a los que aplica de los de otra procedencia, cuando ese público efectúe sus elecciones comerciales, véanse las sentencias de 31 de enero de 2001, asunto T-135/1999, «Cine Action», apartado 31; de 5 de abril de 2001, asunto T-87/2000, «Easy Bank» apartados 39 y 40; y de 11

115

Además, imponer el requisito de novedad de la marca supondría que no pueda reivindicarse un signo o medio que ya hubiese sido empleado o solicitado anteriormente por otra persona, lo cual tampoco es cierto, puesto que es admisible, con carácter general, que un mismo signo o medio sea usado en el mercado por varios de titulares, siempre que se haga para diferenciar productos o servicios de distinta especie o clase. Por tanto, pueden perfectamente coexistir dos marcas idénticas para productos o servicios distintos, ya que esto es precisamente lo que determina el principio de especialidad que caracteriza al Derecho de marcas.

El reconocimiento de la regla de la especialidad, como medida de aplicación de la aptitud de distintiva, configura los contornos del derecho que la marca otorga a su titular, así, con carácter general, el ejercicio del derecho de exclusiva estará condicionado a que los productos o servicios frente a los que se quiera hacer valer la marca sean iguales o semejantes a aquellos para los que se ha otorgado la protección219.

En el mismo sentido, el ejercicio del ius prohibendi por parte del titular de la marca tendrá un alcance limitado, en tanto que éste no goza de un dominio absoluto del signo o medio, sino que su derecho está circunscrito a la relación entre el signo y los productos o servicios que distingue y, en virtud de la misma, podrá oponerse únicamente frente a signos o medios confundibles para productos iguales o semejantes.

Como hemos mencionado, la regla de la especialidad se aplica con carácter general y, por tanto, forma parte de la definición legal de la «marca ordinaria», en cambio, sus restricciones no pueden trasladarse de un modo riguroso a las llamadas «marcas notorias o renombradas». Un signo o medio que ha adquirido un mayor grado de difusión y conocimiento entre el público en general –no especializado- deberá ser protegido incluso frente signos o medios iguales o semejantes, empleados o solicitados para distinguir productos o servicios distintos de los diferenciados por la marca notoria o renombrada.

Las marcas que gozan de una notoriedad relevante, alcanzada a través del esfuerzo que su titular ha hecho en promoción y publicidad, o bien, mejorando la calidad de los productos o servicios, deben estar reforzadas con una protección excepcional, ya que su amplio grado de conocimiento entre el público de los

de diciembre de 2001, asunto T-138/2000, «Das prinzip der bequemlichkeit» -El principio de la comodidad- , apartado 44.

219

consumidores hace que aumenten de un modo considerable las posibilidades de confusión o engaño, incluso más allá de la esfera a la que pertenecen los productos o servicios diferenciados220.

Un uso intenso de la marca puede tener como consecuencia que la extensión del conocimiento de la marca entre el público abarque a los círculos interesados del correspondiente sector al que pertenecen los productos o servicios distinguidos, en tal caso, estaremos ante una marca notoriamente conocida. En cambio, si la difusión de la marca alcanza a la generalidad del público de los consumidores presentes en el mercado, ésta puede considerarse renombrada221.

Por ello, la marca notoria y la marca renombrada deben estar dotadas de una protección reforzada, no sólo en el ámbito particular de los productos o servicios que diferencia el signo o medio, sino más allá, atendiendo al grado de implantación del mismo, de modo que pueda mantenerse resguardada frente a un mayor riesgo de confusión y asociación, y ante la posibilidad de que un tercero explote sin el consentimiento del titular su fama y reputación222.

En la doctrina hay quienes consideran un desacierto el incluir la regla de la especialidad en la definición de marca, porque ello conlleva una contradicción con la protección excepcional que se concede a las marcas notoriamente conocidas. Así, FERNÁNDEZ-NÓVOA223 estima aconsejable la supresión de la regla de la

220

En este sentido, FERNÁNDEZ-NÓVOA sostuvo, ya hace más de cuarenta años, que las marcas que gozan de notoriedad deben disfrutar de un régimen jurídico singular y privilegiado, por lo que es necesario extremar la severidad al confrontar las marca notoria con una marca más reciente que

contenga elementos característicos de la marca notoria, vid. «El relieve jurídico de la notoriedad de la

marca (con especial referencia al riesgo de confusión)», RDM, núm. 112, 1969, págs. 175 y ss.

MONTEAGUDO MONEDERO, «El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho contra la

competencia desleal», ADI, t. XV, 1993, pág. 89.

221

Con ánimo de delimitar las diferencias terminológicas FERNÁNDEZ-NÓVOA señala que la marca renombrada al igual que la marca notoria goza de difusión entre los consumidores, más por contraste con la marca notoria que sólo es conocida entre un grupo particular de consumidores, la marca

renombrada abarca distintos grupos de consumidores pertenecientes a diversos mercados, vid. «El

relieve jurídico…», Ob. cit., págs. 175-176; Tratado, Ob. cit., pág. 405. En cambio, AREÁN LALÍN, es de

la opinión de que las marcas notorias y renombradas no son categorías absolutamente autónomas, sino más bien grados diferentes de un mismo fenómeno, otorgándose un mayor grado de protección a la

marca en la medida que su difusión o reputación aumenta, vid. «La sombra de la marca prestigiosa es

alargada», CJPI, núm. 10, 1992, pág. 38.

222

Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado..., Ob. cit., pág. 389, sostiene que: «La protección de la

marca renombrada frente a su utilización respecto a productos o servicios no similares constituye hoy una pieza indispensable del sistema de marcas». CASADO CERVIÑO, «La nueva Ley española de marcas:

análisis desde la perspectiva del Derecho Comunitario», ADI, t. XXII, 2001, pág. 32, « (…) el fundamento

que quiebra el principio de especialidad no es la existencia de un riesgo de confusión, sino el intento del tercero de aprovecharse de la fama y reputación condensada en el signo renombrado». AREÁN LALÍN,

«Marca notoria. Marca renombrada», en AAVV, La protección de la marca por los Tribunales de Justicia,

Madrid, 1993, págs. 273-274. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, «La protección de la marca renombrada», en

AAVV, Ley de marcas, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 2004, pág. 108. MONTEAGUDO

MONEDERO, La protección de la marca renombrada, 1ª ed., Madrid, 1995, págs. 37 y ss.

223

117

especialidad en la definición legal de marca, a fin de conferir una protección estrictamente marcaria a la marca renombrada, en este punto comparte postura con ROBLES MORCHÓN224, quien sostiene que la inclusión de la regla de la especialidad en la definición de marca no permite incorporar cómodamente la protección excepcional de la marca renombrada, ya que trasmite la impresión de que siempre es necesario conectar la especialidad de la marca con la identidad o similitud de los productos o servicios que distingue.

Por su parte, OTERO LASTRES225 disiente de estas posturas, pues, desde su punto de vista, si la Ley optase por establecer una definición única de marca sería necesario fijar un concepto lo bastante amplio para que en él se pudieran abordar a todas las clases de marcas, con independencia de su grado de difusión en el mercado (ordinaria, notoria y renombrada), no obstante, considera que esta elección no sería la más acertada, porque el concepto que habría de proponerse resultaría tan amplio que acabaría por basarse más en la necesidad de individualización de la marca que en el requisito de distintividad que la caracteriza. Por tanto, no bastaría con sostener que la marca sirve para distinguir unos productos de otros, porque de este modo se estaría afirmando que la marca sirve simplemente para «marcar» o «señalar» los productos o servicios, agrupándolos bajo el signo, sin embargo, si en este supuesto los productos o servicios son claramente distintos entre sí, el ponerles un signo no serviría para diferenciar unos de otros, sino para indicar que, aunque se trate de productos o servicios diferentes, al llevar el mismo signo tienen un origen empresarial común.

Por ello, ante la imprecisión a la que conduce la elaboración de un concepto amplio, este autor considera que lo más apropiado es ofrecer en la Ley una definición específica para cada uno de los tipos de marcas antes indicados, así, debería establecerse un concepto de marca ordinaria en el que la función distintiva de la marca venga determinada dentro de las fronteras de la regla de la especialidad, ya que de este modo se fija en sede de concepto su ámbito de protección, al tiempo que se delimitan los respectivos ámbitos de protección de las marcas notorias y renombradas frente al de la marca ordinaria, en atención, respectivamente, a una aplicación atenuada o a la ausencia de aplicación de la regla de la especialidad.

Así las cosas, parece necesario dejar claro que la conjugación de la regla de la especialidad en la definición de marca y la protección excepcional de la marca notoria y la marca renombrada es viable siempre que el legislador se incline por definir

224

Vid. Las Marcas…, Ob. cit., págs. 68-69, según este autor, «la especialidad de la marca

queda perfectamente definida si se dice, sin más, que la marca es el signo que sirve para distinguir los productos o servicios de una persona».

225

separadamente cada tipo de marca, de lo contrario, el establecimiento de un concepto «general» de marca en la Ley no admitiría la inclusión de ninguna referencia a la regla de la especialidad. Dicho de otro modo, siempre que se opte por establecer de forma independiente un concepto para las marcas notoriamente conocidas (notorias y renombradas), deberá entenderse que la definición de marca, como tal, está referida a los signos ordinarios, que no han alcanzado un grado elevado de difusión en el mercado y que, en consecuencia, operan dentro de un ámbito más limitado, al que también pertenecen los productos o servicios iguales o semejantes a aquellos a los que se aplica la marca.