3. El desarrollo de la protección marcaria en Centroamérica
3.2. Un acercamiento al contenido de la Ley nicaragüense de Marcas y otros
Con anterioridad a la firma del Protocolo derogatorio del CCPPI convenido por los países centroamericanos, Nicaragua había suscrito el «Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de la República de Nicaragua acerca
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El 12 de octubre de 2000 Costa Rica aprobó una Ley de Procedimientos de observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039. Esta Ley tiene por objeto regular las medidas preventivas y sancionadoras ante actos que violen cualquier derecho sobre la propiedad intelectual protegido por la legislación nacional o los convenios internacionales vigentes.
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de la protección de los derechos de propiedad intelectual», de 7 de enero de 199861. Este Acuerdo, compuesto de 20 artículos, obligaba a los Estados partes a establecer en su derecho interno las medidas de garantía eficaces contra la infracción de los derechos de protección de la Propiedad Intelectual e Industrial, debiendo fijarse en las mismas procedimientos para la reparación expedita de las infracciones que se produjeran, además de la implementación de mecanismos que permitieran desalentar la comisión de futuras infracciones, sanciones suficientemente cuantiosas (artículo 11.1).
Así mismo, en este Acuerdo se fijaban algunas pautas generales sobre el contenido de la Leyes nacionales de protección de la Propiedad Intelectual e Industrial que debían ser aprobadas, referidas a los aspectos procesales y recursos específicos en los procedimientos civiles y administrativos, las medidas precautorias, los procedimientos y sanciones penales, y la defensa de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial en la frontera.
En el caso concreto de la protección de marcas, el Acuerdo ofrecía una definición de esta figura en su artículo 5.1:
«A efectos del presente Acuerdo, una marca es cualquier signo o combinación de
signos que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, e incluye palabras, nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o de su empaque. Las marcas comprenderán las de
servicios y las colectivas, así como las marcas de certificación».
Así mismo, recogía una serie de compromisos a tener en cuenta, entre los más importantes: incorporar el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP); otorgar al titular de una marca registrada el derecho de impedir a los terceros el uso no consentido de signos idénticos o similares para bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca del titular, o que estén relacionados con dichos bienes o servicios, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión; establecer un sistema para el registro de la marca, que incluyese: el examen de las solicitudes; la notificación al solicitante de las razones que fundamenten la negativa de registro de una marca; la oportunidad razonable para que el solicitante pudiera responder a la notificación; la publicación de cada marca, ya sea antes del registro o prontamente después del mismo; la oportunidad razonable para que los interesados pudieran presentar una petición de oposición al registro de la marca, y la oportunidad razonable para que los interesados pudieran solicitar la cancelación posterior al registro de la marca.
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Ratificado por Decreto 68-67, de 27 de octubre 1998, publicado en La Gaceta D.O., núm. 214,
Por otro lado, el Acuerdo obligaba a la aplicación del contenido del artículo 6
bis CUP para la determinación de la notoriedad de una marca; la aplicación de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas establecida por el Arreglo de Niza; la fijación del periodo de registro inicial en un mínimo de diez años, renovable indefinidamente por plazos no menores de diez años, siempre que se cumplieran las condiciones de renovación; y la inclusión de la exigencia de uso de la marca para mantener el registro62.
El cumplimiento de estos compromisos era relevante para las relaciones político-económicas entre Nicaragua y los Estados Unidos de América63, pues condicionaban el desembolso de ayudas y préstamos que resultaban indispensables, especialmente en el periodo de reconstrucción que se inició tras el fin de la guerra en Centroamérica.
Así pues, la aprobación de la Ley 380, Ley nicaragüense de Marcas y otros Signos Distintivos64 (LMN), no solamente estuvo motivada por la necesidad de modernizar las disposiciones contenidas en el CCPPI, adaptándolas a las normas de carácter internacional que Nicaragua había ratificado hasta esa fecha, tal y como se reconoce en el párrafo segundo de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que fue presentado la Asamblea Nacional de Nicaragua el 18 de noviembre de 1999.
Como resultado, Nicaragua aprobó esta Ley el 14 de febrero de 2001, está compuesta de 157 artículos organizados en 28 capítulos, en los que se regulan figuras como las marcas, las expresiones o señales de publicidad comercial, los nombres comerciales, los rótulos, emblemas y las indicaciones geográficas. Además, recoge disposiciones relativas a los signos distintivos notorios, la clasificación de productos y servicios, las tasa y tarifas de registro, las acciones por infracción de derechos, la
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De lo contrario debía procederse a la cancelación del registro de la marca por el transcurso de un período ininterrumpido de falta de uso de tres años, a menos que pudiera justificar, por la existencia de obstáculos, la falta de uso de la misma.
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Así se puso de manifiesto en el párrafo segundo de la Exposición de Motivos del Proyecto la Ley de Marcas y otros signos distintivos, de 18 de noviembre de 1999, en el que se señalaba que: «Esta iniciativa de Ley de Marcas y otros Signos Distintivos responde a la necesidad de modernizar la base normativa para la protección legal de signos distintivos en el país, adaptándola a los recientes desarrollos normativos a nivel internacional y a los compromisos internacionales asumidos por Nicaragua en esta materia. Estos compromisos emanan, en particular de darle cumplimiento al Acuerdo firmado entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos de América, acerca de los Derechos de Protección de Propiedad Intelectual el cual se firmó el 7 de Enero de mil novecientos noventa y ocho; El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Nicaragua el 29 de Febrero de mil novecientos noventa y seis por Decreto No.12-44 y entró en vigencia el 3 de Junio de mil novecientos noventa y seis y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos Relacionados con el Comercio (ADPIC)».
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competencia desleal, las competencias y atribuciones del Registro de la Propiedad Intelectual, las medidas cautelares y las medidas en la frontera.
Es de destacar que la Ley 380 de Marcas y otros Signos Distintivos ha sufrido una reforma, debido a la implementación de los compromisos inmediatos asumidos por Nicaragua en virtud de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés)65, regulados en el Capítulo Quince del mismo, relativos a la protección de los derechos derivados de las marcas e indicaciones geográficas. Como consecuencia, se ha aprobado la Ley 580/2006, de 21 de marzo de 2006, Ley de reformas y adiciones a la Ley 380/200166.
La mencionada Ley 580/2006 reformó el contenido de los siguientes artículos: el artículo 2, la definición de indicación geográfica; el artículo 3, los signos que pueden constituir marca, introduciendo la protección a los signos perceptibles a sonidos, olores, entre otros; el artículo 16 (segundo párrafo), sobre la concesión de un plazo de treinta días hábiles para la presentación de pruebas, en caso que no se acompañaren al momento de la presentación de las oposiciones; el artículo 26 (primer párrafo), sobre la regulación de los derechos exclusivos de los titulares de una marca registrada; el artículo 32, sobre licencias de marcas, las que podrán ser inscritas en el Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua para efectos de divulgación; el artículo 36 (segundo párrafo), sobre la cancelación del registro por falta de uso; el artículo 58 de las causales de irregistrabilidad; el artículo 64, de procedimiento del registro del nombre comercial; el artículo 71 (segundo párrafo), de registro de las denominaciones de origen; el artículo 98, de las medidas en acción por infracción; el artículo 99, sobre el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios; el artículo 103, sobre las acciones contra los delitos tipificados; y el artículo 144: que regula las garantías y condiciones en caso de medidas cautelares.
De modo no exhaustivo, se pueden mencionar algunas disposiciones jurídicas que se adicionaron con la reforma de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, entre ellas: la reducción de aranceles cuando una persona natural tenga ingresos anuales en el año anterior a la presentación de la solicitud de marcas y otros signos distintivos, inferior a los cuatro mil pesos centroamericanos; la publicación de las sentencias judiciales definitivas, decisiones o resoluciones administrativas; el pago de costas procesales, honorarios de los abogados, al concluir los procedimientos civiles judiciales relacionados con falsificación de marcas; el nombramiento de peritos o expertos técnicos en los procedimientos civiles relativos a la observancia de los
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Firmado el 5 de agosto de 2004 y vigente en Nicaragua desde el 1 de abril de 2006.
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derechos de propiedad intelectual; las sanciones penales por infracciones por importar, almacenar, distribuir, la regulación relativa a las medidas exportar, vender, ofrecer a la venta, tener a su poder, dar en arrendamiento o poner en cualquier otra manera en circulación mercancías falsificadas; el decomiso de mercancías presuntamente falsificadas, los materiales y accesorios utilizados en la comisión del delito; la evidencia documental, etc., por orden de autoridad judicial; las mediaciones, a petición de cualquier parte interesada, sobre los temas de propiedad intelectual, cuya atribución será de las autoridades administrativas.
a) Ámbito de aplicación de la LNM.
Como hemos mencionado, la Ley 380 de Marcas y otros Signos Distintivos tiene como ámbito objetivo de regulación el régimen de las marcas, las expresiones o señales de publicidad comercial, los nombres comerciales, los rótulos, emblemas y las denominaciones de origen.
La regulación de la figura de la marca se desarrolla en los Capítulos II al IX de la LNM, en éstos se regula: Marcas en General (Capítulo II); Procedimiento de Registro de la marca (Capítulo III); Duración, renovación y modificación del registro (Capítulo IV); Contenido del Derecho conferido por el registro (Capítulo V); Transferencia, licencia y uso de la marca (Capítulo VI); Terminación del registro de la marca (Capítulo VII); Marcas colectivas (Capítulo VIII); y Marcas de certificación (Capítulo IX).
b) La definición y las clases de marcas en la LNM.
La LNM tiene la particularidad de destinar un artículo a la definición de todas las figuras que se regulan en su contenido, así pues, el artículo 2 LNM recoge definiciones de lo que la Ley entiende por autoridad competente, denominación de origen, emblema, expresión o señal de publicidad comercial, indicación geográfica67, marca, marca colectiva, marca de certificación, nombre comercial, nombre de dominio, registro, rótulo, signo distintivo y signo distintivos.
En cuanto a la definición de la marca el artículo 2 LNM se refiere a la marca como «Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios». Este concepto de marca se completa con la enumeración de los signos que pueden
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constituir una marca según el artículo 3 LNM68, que en el párrafo primero establece que: «Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, lemas y frases publicitarias, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, sonidos, y otros signos perceptibles, tales como los olores. Podrán asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes».
Entre los aspectos que destacan de la redacción del concepto de marca en la LNM encontramos, en primer lugar, que no existe ninguna referencia a la exigencia de que el signo sea visible, exigencia que se suprimió ya que sí estaba recogida en el artículo 2 del Protocolo al CCPPI, en el que se definía a la marca como «Cualquier signo visible (…)». En segundo lugar, que el carácter distintivo que permite que el signo diferencie productos o servicios no está puesto en relación con el principio de especialidad, ello no significa que la comparación entre signos confundibles no deba examinarse en atención a los productos o servicios para los que se aplican o desean registrarse, sino por el contrario, tal y como se pone de manifiesto en la regulación de los derechos de exclusiva del párrafo primero del artículo 26 LNM69 y en el artículo 12 RLNM, pues en ambos se reconoce, que tanto la propiedad de la marca como el derecho a su uso exclusivo se adquieren en relación con los producto o servicios para los que se hubiere solicitado, es decir, dentro del ámbito de la regla de la especialidad70.
Por otro lado, tomando en consideración los signos a los que se refiere el artículo 3 LNM en su párrafo primero, podemos decir que se admite expresamente la constitución de marcas denominativas, gráficas, publicitarias, mixtas, tridimensionales, sonoras u olfativas, sin olvidar que se trata de enumeración no taxativa y que, por tanto, es posible emplear signos de los no incluidos en la misma y, en particular, cuando se trate de cualquier signo que sea perceptible.
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Redactado conforme a la reforma introducida por el art. 2 de la Ley 580/2006.
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Art. 26 LNM: «Derechos Exclusivos. El titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso de lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluyendo una indicación geográfica, para mercancías o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión. Gozará del derecho de ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinja su derecho» [el subrayado es nuestro].
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En cambio, la prohibición de registro contenida en el artículo 8.d) LNM pone de manifiesto que los límites del principio de especialidad no pueden tenerse en cuenta cuando se trata de signos distintivos notoriamente conocidos.
En cuanto a la amplitud de la idea de perceptibilidad de los signos que pueden emplearse como marca, la LNM ha introducido una modificación significativa a la redacción del artículo 3 LNM, ya que aunque en la redacción anterior ya se reconocía a los signos sonoros y la posibilidad de que se emplearan «otros signos perceptibles», sin embargo, no se hacía mención de los signos olfativos, que se han admitido expresamente tras la reforma introducida por el artículo 2 de la ya mencionada Ley 580/2006.
Por otro lado, conforme a la redacción anterior a la reforma, el párrafo segundo del artículo 3 LNM establecía que:
«Una marca podrá consistir en un nombre geográfico nacional o extranjero, siempre que sea suficientemente arbitraria y distintiva respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique».
Tras la reforma la redacción de este párrafo se modificó, alterando el sentido del mismo sustancialmente, quedando redactado de la siguiente manera:
«Una marca será susceptible de constituir una indicación geográfica nacional o extranjera, siempre que distinga los productos o servicios a los cuales se aplique».
Tratándose de un artículo destinado a señalar los signos a partir de los cuales se puede crear una marca, no se entiende que la modificación hecha invierta el sentido de la redacción, dando a entender que una marca puede servir para la construcción de una indicación geográfica, y no al contrario, lo cual nos hace suponer que se trata de un lapsus linguae71. Tampoco creemos que fuera necesario eliminar la exigencia de que el signo sea suficientemente arbitrario respecto de los productos o servicios a los que se aplica.
Además de las marcas que pueden constituirse a partir de los signos a los que se refiere el artículo 3 LNM, la LNM hace referencia a las marcas colectivas72 y de garantía73, y regula las condiciones para su adquisición y empleo. Por su parte, el artículo 11 RLNM contiene una norma sustantiva que no fue incluida en su momento
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Como se verá al analizar este punto, el art. 15.2.1 del CAFTA-DR, en base al cual se ha hecho la reforma, se encuentra redactado de la siguiente manera: «Marcas. Cada Parte dispondrá que las marcas incluirán las marcas colectivas, de certificación, y sonoras, y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas. Una indicación geográfica puede constituir una marca en la medida que dicha indicación geográfica consista en algún signo o combinación de signos que permita identificar a un producto o servicio como originario del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico» [el subrayado es nuestro].
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Arts. 41-49 LNM.
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en la LNM, y que crea un tipo de marca que viene a denominar «Marcas de casa», que se construye a partir del nombre del titular, y que se aplica de forma general a los productos o servicios ofrecidos por éste.
c) Nacimiento del Derecho sobre la Marca.
La LNM reconoce un sistema mixto de nacimiento de derechos sobre la marca, así, pese a que no contiene ninguna norma específica que establezca el principio de nacimiento registral del derecho, atribuye derechos de exclusiva a los titulares de marcas registradas conforme a lo dispuesto en su artículo 26 LNM, y también protege el derecho de las marcas registradas anteriores frente a signos idénticos solicitados para los mismos productos o servicios (artículo 8 a) LNM); o a signos idénticos o similares solicitadas para los mismos o diferentes productos o servicios, cuando su uso pudiera suponer un riesgo de confusión o de asociación con esa marca (artículo 8.b) LNM).
La LNM también reconoce el nacimiento de derechos sobre la marca al usuario de la marca no registrada, cuando dicho uso en el territorio nacional se haya venido haciendo de buena fe74 y, en particular, tratándose de un signo distintivo anterior notoriamente conocido. Respecto a éstos el Capítulo XV «De los signos distintivos notorios» recoge una serie de disposiciones que prevén su protección reforzada75, estableciéndose que no puede fijarse como condición para determinar la notoriedad de un signo, que el mismo se encuentre registrado o en trámite de registro en el territorio nicaragüense o en el extranjero (art. 81.1 LNM). Por tanto, el titular de cualquier signo distintivo anterior notoriamente conocido, usado pero no registrado, podrá ejercitar cuantas acciones y derechos prevé la LNM en defensa de sus intereses76.
d) Prohibiciones de registro.
La LNM distingue entre marcas inadmisibles por razones intrínsecas o prohibiciones absolutas y marcas inadmisibles por derechos de terceros o prohibiciones relativas.
74 Vid. art. 8. i) LNM. 75 Vid. arts. 79 – 86 LNM. 76
Art. 83 LNM: «Acción Contra el Uso de un Signo Notorio. El legítimo titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir a terceros el uso del signo, y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan. Ese titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el Artículo 26 de la presente ley».
Partiendo de este esquema el artículo 7 LNM establece un listado de signos que por razones intrínsecas no podrán ser registrados como marca, de este amplio