SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Para nosotros la Patria es América Lima, 26 de enero de 2017

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág. PROCESO 497-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de

Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2015-041573. Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial. Signo

mixto THE PUB... ... 2 PROCESO 543-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección

Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00419. Referencia: Diseño industrial: “SOPORTE

METÁLICO” ... 17 PROCESO 19-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de

Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industria de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (República de Colombia). Expediente interno del Consultante: 2015-070529. Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial signos involucrados: FÁJATE (denominativo y mixto) y

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Proceso: 497-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia.

Expediente interno

del Consultante: 2015-041573

Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial. Signo mixto THE PUB

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán

VISTOS

El Oficio 1003-261, recibido el 29 de septiembre de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2015-041573; y

El auto de 1 O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: THE PUB S.A.S.

Demandado: PEDRO ALONSO CAMACHO FERNÁNDEZ.

2. Hechos Relevantes:

2.1. THE PUB S.A.S. (en adelante THE PUB), es titular de las marcas mixtas THE PUB registradas en Colombia bajo los certificados 372094, 391850 y 375007, para amparar productos de las Clases 43, 33 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente.

Clase 43: "servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal"

Clase 33: "Bebidas alcohólicas"

TllEat,PUB

Clase 32: "Cervezas; gaseosas, bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas"

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1

_UB

2.2. El 12 de mayo de 2014, 5 años después de la concesión de la marca THE PUB, PEDRO ALONSO CAMACHO FERNÁNDEZ matriculó ante la Cámara de Comercio de Bogotá, como nombre de establecimiento de comercio THE PUB CONTINENTAL. Le otorgaron la matrícula 02451773 en relación con un establecimiento de comercio dedicado al "expendio de

bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento".

2.3. El establecimiento comercial del demandando se encuentra ubicado en el primer piso del emblemático hotel Continental. Utiliza de manera marginal la expresión continental.

2.4. El 13 de noviembre de 2014, ante la supuesta infracción de las marcas mixtas THE PUB, la sociedad THE PUB solicitó por escrito a PEDRO ALONSO CAMACHO FERNÁNDEZ buscar una solución amigable y directa, invitándolo al cese de la infracción de sus derechos de propiedad industrial.

2.5. Cumplida la etapa prejudicial de conciliación y sin obtener resultados favorables, THE PUB solicitó el decreto _{y práctica de medidas cautelares,} las cuales fueron resueltas mediante autos 11857 de 26 de febrero de 2015 y 16497 de 19 de marzo de 2015.

2.6. THE PUB presentó acción por infracción de derechos de propiedad industrial en contra del señor PEDRO ALONSO CAMACHO FERNÁNDEZ (Expediente 15-41573).

2.7. El 29 de septiembre de 2015, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Oficio 1003-261, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda interpuesta por THE PUB S.A.S:

3.1. Indicó que es evidente que PEDRO ALFONSO CAMACHO FERNANDEZ usa la expresión THE PUB como signo distintivo. No realiza un simple uso a título de denominación formal de su establecimiento de comercio.

3.2. Sostuvo que el empleo de la expresión THE PUB en las redes sociales como Facebook y Twitter, revelan claramente que con dicha locución se identifica y se da a conocer el establecimiento del demandado, es decir, "THE PUB CONTINENTAL".

3.3. Manifestó que a diferencia de la División de Signos Distintivos, la Cámara de Comercio no realiza un examen de confundibilidad de signos distintivos, sino que practica un examen de homonimia exacta.

3.4. Expresó que como tiene un mejor derecho sobre la marca THE PUB (Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza), está facultada para impedir que terceros usen sin su autorización un signo distintivo idéntico o similar para identificar los mismos productos.

3.5. Agregó que en el presente caso los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual.

3.6. Sostuvo que el elemento preponderante o determinante de ambas marcas es el denominativo.

3. 7. Declaró que los servicios y/o actividades que ambas empresas identifican son absolutamente coincidentes.

4. Argumentos de la Contestación presentada por PEDRO ALFONSO CAMACHO:

4.1. Indicó que se hizo un uso legitimo de una expresión descriptiva compleja, �onstituida por las expresiones en inglés THE PUB y CONTINENTAL. Estas son de uso común, reconocibles por el público _{y descriptivas; por lo} tanto, no pueden ser apropiables en exclusiva.

4.2. Argumentó que los elementos descriptivos de la marca del demandante irradian debilidad en el conjunto.

4.3. Sostuvo que el elemento relevante de la marca del demandante es el denominativo.

4.4. Precisó que las redes sociales son ventajas empresariales a la hora de difundir información y tener contacto directo con ciertos grupos.

4.5. Expresó que como no es posible afirmar que entre los signos en disputa exista una identidad de la marca, no hay lugar a la presunción que soporte la acción o que invierta la carga de la prueba.

4.6. Agregó que ningún consumidor promedio, por desprevenido que sea, se confundiría entre uno y otro signo. No existen confusión visual ni conceptual.

4. 7. Manifestó que el demandante falta a su obligación de utilizar efectivamente estas marcas en el mercado, ya que en sus establecimientos no produce ni comercializa los productos amprados.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del articulo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. De oficio, se interpretarán los artículos 155 literal d) de la misma normativa, y 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina•.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• (

..

Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

"Precisar los elementos de la excepción contenida en el artículo 157.

Indicar sí para la configuración de la excepción deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos.

Si el uso de una marca en los términos del articulo 157 no se dirige a la identificación de productos o servicios - uso a titulo de marca -, sino que tiene otros propósitos de identificación o informacíón, por ejemplo, estando dirigidos a identificar un establecímiento de comercio a manera de enseña comercial o para fines publicitarios, se entiende incluido ese uso en la excepción.

Si el uso al título de signo distintivo y no a mero uso a titulo de denominación formal del establecimiento de comercio, en los términos del literal d) del articulo 155, conlleva a la presunción de confusión."

C. CUESTION PREVIA

1. La interpretación prejudicial. Requisitos formales para su solicitud 1.1. En el ámbito de la cooperación armónica que debe existir entre las distintas

autoridades judiciales para el cabal desempeño de sus funciones, previamente el Tribunal relacionará las pautas formales que deben

M Articulo 1 SS.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero

realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecta de cualesquiera productos

oservicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

(. .. )

Articulo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, canlídad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstas; siempre que ello se haga de buena fe, na constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al pública a confusión sabre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular. el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicídad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o

adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con las productos de la marca registrada, síempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y na sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicias respectivos.

( ... )".

Decisión 500 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.­ ( ... )

"Articulo 125.- Condiciones y requisitos para la formulación de la consulta

La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante;

b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere;

c) d) e}

(. . .)".

La identificación de la causa que origine la solicitud;

El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevanles para la interpretación; y,

El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta�

r

observarse en la solicitud de interpretaciones prejudiciales para las futuras consultas que formule el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. De conformidad con el articulo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina y la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la Gaceta Oficial 694 de 3 de agosto de 2001, y que será anexada a la presente interpretación prejudicial, la consulta de interpretación prejudicial debe tener los siguientes requisitos:

1.2.1. Se puede presentar en cualquier momento antes de dictar sentencia. Es recomendable que se plantee cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio. 1.2.2. Debe contener:

1.2.1.1. El nombre o instancia del juez o tribunal nacional consultante. 1.2.1.2. Relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad

Andina cuya interpretación se requiere. El juez consultante puede realizar preguntas en relación con los puntos dudosos u oscuros de las normas que se requiere interpretar. Esto con el fin de que la interpretación resulte efectivamente útil para el juez consultante.

1.2.1.3. La identificación de la causa que origine la solicitud.

1.2.1.4. El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación. Es muy importante que sea lo más completo posible para que el Tribunal cuente con todos los elementos de juicio para emitir su pronunciamiento y orientarlo al caso concreto. En este sentido, es de suma importancia que se relaten los argumentos jurídicos esgrimidos por las partes y que tengan que ver con la aplicación de la normativa comunitaria.

1.2.1.5. El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.

O. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El derecho al uso exclusivo de la marca.

2. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a una marca registrada. Comparación entre signos mixtos. 3. El uso de la marca a título informativo.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El derecho al uso exclusivo de la marca

1.1. El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

"El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente".

Consagra esta disposición el principio "registra!", de acuerdo con el cual "el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro".

1.2. Se afirma de derecho exclusivo, porque el registro de la marca le confiere a su titular la potestad de utilizarla o de explotarla comercialmente en relación con los productos o servicios que identifica, así como la facultad de impedir por regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De ahí que al titular de la marca se le reconozcan dos tipos de facultades:

1.2.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

1.2.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad envuelve dos aspectos de acuerdo a si se está en el campo registra! o en el campo del mercado. 1.2.2.1. En el campo registra!: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable a la suya.

1.2.2.2. En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento realicen determinados actos con su marca.

2. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a una marca registrada. Comparación entre signos mixtos

2.1. Como en el proceso interno se discute si PEDRO ALFONSO CAMACHO se encuentra usando sin autorización las marcas mixtas THE PUB, se abordará este tema siguiendo los precedentes jurisprudenciales sobre la materia2. 2.2. El Régimen Comunitario consagra la acción por infracción de derechos de

propiedad industrial, la cual se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a través de cuyo

2 _{Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: del 25 de febrero de 2016 denlro del}

Proceso 263-IP-2015; y la del 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-IP-2015.

t

medio procesal se hace efectivo el ius prohibendi en el ámbito marcaría y por lo tanto se investigan las conductas infractoras de estos derechos, que a su vez se encuentran contempladas en el artículo 155 ibídem.

2.3. En efecto, éste último determina las conductas infractoras en el ámbito del derecho de marcas, las cuales precisamente corresponden a aquellos actos que no pueden realizar los terceros sin el consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo interno, el Tribunal habrá de referirse a la misma prevista en el literal d) en los siguientes términos:

"Articulo 155

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

( ... )

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión".

( ... )".

2.4. Como puede apreciarse, la norma estructura como conducta infractora el que un tercero utilice en el comercio sin el consentimiento del titular de la respectiva marca, un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio identificado con la marca, bajo la condición de que tal uso pudiere generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza

_(Lit

2.4.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. Se debe tener en cuenta lo siguiente:

2.4.1.1. La conducta se califica mediante el verbo "usar". Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

2.4.1.2. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

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f

2.4.1.3. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 2.4.2. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado3.

2.4.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá.

En relación con este punto, el juez consultante solicitó al Tribunal que absuelva la siguiente cuestión:

Si el uso a titulo de signo distintivo y no a mero uso a título de denominación formal del establecimiento de comercio, en los términos del literal d) del articulo 155, conlleva a la presunción de la confusión.

Para que se genere la presunción prevista en el literal d) del artículo 155, es necesario que los signos sean exactamente iguales, lo que implica, además, que amparen los mismos productos o servicios. Comparación entre signos mixtos

2.5. Desde luego, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación, se deberá realizar la comparación entre los signos registrados como marcas y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los siguientes parámetros para la comparación de los signos mixtos:

2.6. Deberá establecerse cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglas4 _{de comparación:}

3

•

2.6.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.

Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que. aunque diferencie las man::as en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-JP� 2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014.

f

2.6.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos:

2.6.2.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2.6.2.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en

la mente de quien la observa.

2.6.2.3. Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro5• En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

2.6.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber:

2.6.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.6.3.2. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas

y

y

deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo

deport-e, deport-ivo, deport-istas

Sobre esto se puede consultar la lnterpretacíón Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej .. sol, o que poseuéndolos prescinde de ellos por un proces ode segmentación, p. ej.: terr. En enterráis.

7

(j

8

{

Los segundos, son fragmentos min1mos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición7_•

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

2.6.3.2.1. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

2.6.3.2.2. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 2.6.3.2.3. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

2.6.3.3. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

2.6.3.4. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.6.3.5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6.3.6. Se debe determinar si existe un elemento común

preponderante o relevante en ambos signos.

2.6.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos confrontados es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros8:

RAE:

1. m. Gram. Unidad mlnima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es

2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. 3. m Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos

morfemas: persona, primera y número, plural

Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP·

2015.

f

2.6.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.6.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad

con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

2.6.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

2.6.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

2.6.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En

consecuencia, dichas palabras no pueden ser

consideradas como relevantes o preponderantes.

Para el caso particular se deberá analizar si las expresiones THE PUB y CONTINENTAL son de uso común y descriptivas.

2.6.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

2.6.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

2.6.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

2.6.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

..

f

3. El uso de la marca a título informativo

3.1. Como el Juez Consultante solicitó al Tribunal que precise los elementos del artículo 157, se abordará el asunto planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales pertinentes9.

3.2. La normativa comunitaria prevé una conducta de excepción para el uso de la marca, regulada en el artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como sigue:

3.3. El titular de una marca no puede oponerse al uso informativo de la misma, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones de manera concurrente 1°:

9 10

3.3.1. Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.

3.3.2. Que no sea utilizada a título de marca. Las marcas ajenas no pueden ser utilizadas a título de marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría incurriendo en una infracción de derechos de propiedad industrial.

En relación con este tema el Juez Consultante solicitó que el Tribunal aborde el siguiente asunto:

Si el uso de una marca en los términos del artículo 157 no se dirige a la identificación de productos o servicios - uso a título de marca -, sino que tiene otros propósitos de identificación o información, por ejemplo, estando dirigidos a identificar un establecimiento de comercio a manera de enseña comercial o para fines publicitarios, se entiende incluido ese uso en la excepción.

Para lograr coherencia del sistema de protección de propiedad industrial regulado por la Decisión 486, debe extenderse la mencionada condición a todos los signos distintivos. Esto quiere decir que para considerar que el uso de una marca encaje dentro de las previsiones del artículo 157 no debe ser usada a título de

Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 339-JP-2015 de 18 de agoslo de 2016.

Sobre esto se puede se puede consullar la lnterprelación Prejudicial del 21 de agosto de 2005 dentro del proceso 200-JP-2014.

signo distintivo, esto es, nombre comercial, enseña comercial, lema comercial, entre otros 11_.

Además, el uso se debe presentarse con el ánimo de identificación o información, tal como pasará a explicarse.

3.3.3. Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar un signo distintivo ajeno es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.

3.3.4. Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente.

3.4. Sobre las condiciones mencionadas el Juez Consultante solicitó que el Tribunal aborde el siguiente asunto:

Indicar si para la configuración de la excepción deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos

3.5. Los elementos constitutivos (condiciones) previstos en la excepción regulada en el artículo 157, deben presentarse de forma concurrente, es decir, de manera simultánea.12

3.6. De conformidad con lo expuesto en la presente providencia y con el fin de resolver el asunto concreto, se deberá establecer si PEDRO ALFONSO CAMACHO infringió los derechos sobre las marcas mixtas THE PUB, cuyo titular es THE PUB S.A.S., o si se cumplieron los supuestos previsto en la excepción planteada en el articulo 157 de la Decisión 486, de conformidad con lo plasmado en la presente providencia.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2015-041573, la que deberá adoptarse al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 415-IP-2015 de 23 de junio de 2016.

12 _{Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 415-IP-2015 de 23 de junio de 2016.}

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

MAGISTRADA

--Zambrano

_....,..,1'-'ISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 497-IP-2015

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Proceso: 543-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente interno

del Consultante: 2013-00419

Referencia: Diseño industrial: "SOPORTE METÁLICO" Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán

VISTOS

El Oficio 3344 recibido el 16 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 115 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno Nº _{2013-00419; y,}

El auto de 21 de septiembre de 2016 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno: Demandante:

Demandado:

INDUSTRIA COLOMBIANA DE PERFILES METÁLICOS S.A.- ICOPERFILES S.A.

LA NACIÓN COLOMBIANA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA

COMERCIO. y

Tercero Interesado: HÉCTOR JIMÉNEZ TORRES 2. Hechos Relevantes:

2.1. El 10 de agosto de 2012, HÉCTOR JIMÉNEZ TORRES (en adelante HECTOR JIMÉNEZ) solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del diseño industrial SOPORTE METÁLICO. {Expediente administrativo 12-135228).

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2.2. Una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad lndu-strÍal 651 de 31 de agosto de 2012, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2.3. El 30 de octubre de 2012, la División de Nuevas Creaciones mediante Resolución 64960, concedió el registro del diseño industrial solícítado. 2.4. El 5 de agosto de 2013, INDUSTRIA COLOMBIANA DE PERFILES

METÁLICOS S.A - ICOPERFILES S.A. (en adelante ICOPERFILES) interpuso ante el Consejo de Estado de la República de Colombia demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad del anterior acto administrativo.

2.5. El 14 de octubre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 3344, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la Demanda presentados por ICOPERFILES:

3.1. Indicó que en el trámite de los expedientes 2001-23888 y 2003-62495 (solicitud de concesión de modelos de utilidad), se evidenció la existencia previa del diseño objeto de la solicitud. En el último procedimiento, HECTOR JIMÉNEZ TORRES en calidad de opositor, dio a conocer de la existencia previa de dicho diseño.

3.2. Agregó que el CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A., introdujo de manera directa en el sector de la construcción el sistema de perfil metálico o entrepiso 1 _{desde el año 2001.}

Un sistema de entrepiso para construcciones con base en la inclusíón de un elemento perfilado metálico a manera de canalete que facilita y agiliza la construcción entre si de tales sistemas.

3.3. Sostuvo que los mencionados antecedentes fueron manifiestamente conocidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, y con estos se pudo haber determinado de manera evidente la falta de novedad del diseño solicitado a registro.

4. Argumentos de la Contestación presentados

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: por la 4.1. Indicó que no se presentaron oposiciones y, en consecuencia, la

administración no realizó de oficio ningún estudio de novedad.

4.2. Expresó que la forma del diseño solicitado no era parte del estado de la técnica.

4.3. Sostuvo que el diseño solicitado no carece manifiestamente de novedad, por cuanto se trata de una forma con alto carácter técnico-funcional, no presenta una configuración habitual y no es conocida por el consumidor.

4.4. Los antecedentes que presenta el demandante no constituyen suficientes elementos de juicio para desvirtuar la novedad.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

2

La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 115 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina los cuales se realizarán por ser procedente.

De oficio, se interpretarán los artículos 113 por cuanto el primero establece la definición de diseño industrial y así como el artículo 116 literal b) de la misma normativa pues determina los parámetros en qué diseños industriales no son registrables 2•

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ (

...

"Articulo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de lineas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno. configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

( ... )

Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.

Un diser'io industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada. se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento,

mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diser'io industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distíntos a dichas realizaciones.

Articulo 116.- No seran registrables: (... )

b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador;

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Ámbito de protección del Diseño Industrial. Requisitos para el registro. 2. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia

externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico o funcional.

3. El análisis de oficio cuando el diseño solicitado carezca "manifiestamente" de novedad.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Ámbito de protección del Diseño Industrial. Requisitos para el registro

1.1. Como en el procedimiento interno se solicitó el registro del diseño industrial "SOPORTE METÁLICO", el Tribunal abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales pertinentes3. 1.2. El Titulo V de la Decisión 486 (arts. 113 a 133), regula la figura del diseño

industrial. El artf culo 113 define el diseño industrial de la siguiente manera:

"Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un

producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier fonna externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto".

1.3. De la anterior definición normativa, se podrían establecer las siguientes caracterf sticas de la figura del diseño industrial4:

3 4

1.3.1. Finalidad estética (apariencia especial). La finalidad del diseño industrial es claramente estética, es decir, busca proteger

(

...

Articulo 124.- Vencido el plazo establecido en el articulo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artlculos 113 y 116.

La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentará una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial.

Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.

Articulo 126.- Cumplidos los requisitos establecidos, la oficina nacional competente concederá et registro del diseño industrial y expedirá a su titular el certificado correspondiente. Si tales requisitos no se cumplieran, la oficina nacional competente denegará el registro.

Se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 87-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010 y 248-IP-2015 de 4 de febrero de 2016.

Sobre las caracterlsticas de los Diseños Industriales se puede ver: Novena Sesión de la OMPI, titulada "Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas· Ginebra, octubre, 2002,

la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, que le den la diseño unos rasgos propios y singulares5•

1.3.2. Visibilidad. Debe ser percibidos visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación.

1.3.3. Recae sobre aspectos no técnicos. Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial.

1.3.4. Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función, es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos. Esto quiere decir que el Diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte.

Requisitos y efectos del registro

1.4. El derecho sobre un diseño industrial se adquiere con el registro ante la autoridad nacional competente. Esto quiere decir que el acto de registro es constitutivo del derecho, cuya duración será de diez (10) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro (articulo 128 de la Decisión 486).

1.5. El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad. De conformidad con el artículo 115 de la Decisión 486 un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada.

1.6. Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta).

1. 7. Si bien la Decisión 486 no extiende expresamente las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales, ya que la intención del legislador comunitario era separar las dos figuras, el Tribunal

5 _{Se pude ver la Interpretación Prejudicial 71-IP-2005 de 6 de julio de 2005.}

encuentra que las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, en lo que corresponda de conformidad con su naturaleza, serán aplicables a la figura del diseño industrial6_•

1.8. Lo mencionado es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios.

1.9. En consecuencia con lo anterior, no es registrable un diseño industrial que consista exclusivamente en formas usuales de los productos, ni tampoco si es confundible con otros signos distintivos previamente registrados o solicitados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado.

1.1 O. Además de analizar la novedad del diseño industrial solicitado a registro, debe verificar que no se encuentre incurso, en lo que corresponda con su naturaleza, en las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico o funcional

2.1. Como en el proceso interno se discute la existencia de antecedentes con característica técnico-funcionales, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia7_•

2.2. El literal b) del artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpo·re ningún aporte arbitrario del diseñador.

2.3. De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño industrial: una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica.

2.4. Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre sí, pues una consideración de orden técnico es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas

6

7 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 195-IP-2013 del 20 de marzo de 2014. _{Sobre esto se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 248-IP-2015 del 4 de febrero de 2016}

y 155-IP-2015 del 19 de febrero de 2016.

características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue.

2.5. De esta manera, y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la característica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto. Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño.

2.6. En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño y, en consecuencia, cualquier empresario lo podría utilizar en el mercado.

2. 7. Por lo tanto, se deberá determinar si la apariencia del SOPORTE METÁLICO está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, y de esta forma entrar a establecer si cumple con el requisito de novedad.

3. El análisis de oficio cuando el diseño solicitado carezca 11manifiestamente" de novedad

3.1. Como en el proceso interno se discute si el diseño industrial SOPORTE METÁLICO carece manifiestamente de novedad, se abordará el tema propuesto.

3.2. El párrafo segundo del artículo 124 de la Decisión 486 consagra una expresa prohibición para la oficina nacional competente en el campo de los diseños industriales: no podrá realizar de oficio la solicitud de un diseño industrial argumentando la falta de novedad. Esto implica que si no se presentan oposiciones, la oficina únicamente analizará si el objeto de la solicitud es protegible mediante la figura del diseño industrial, es decir, si cumple con las características básicas contenidas en la definición plasmada en el artículo 113 de la Decisión 486, y si no está incurso en las causales de irregistrabilidad del artículo 116 de la misma normativa, pero no hará un examen de novedad de oficio, es decir, no realizará una búsqueda de anterioridades en sus bases de datos.

3.3. No obstante lo anterior, en el párrafo tercero del propio articulo 124 se establece una excepción: que el diseño solicitado carezca manifiestamente de novedad.

3.4. Ahora bien, un diseño industrial carece manifiestamente de novedad cuando de su simple revisión salta a la vista de manera ostensible, clara

y

3.5. En consecuencia, se deberá analizar si el diseño industrial SOPORTE METÁLICO adolecía de carencia de novedad manifiesta, de conformidad con los parámetros expresados en la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00419 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia LQ¿ Lleras MAGISTRADA

---/

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 543-IP-2015

(

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 19-IP-2016 Interpretación Prejudicial

Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industria de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de

Industria y Comercio (República de Colombia) 2015-070529

Infracción de derechos de propiedad industrial

signos involucrados: FÁJATE (denominativo y

mixto) y FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY (mixto)

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El Oficio 1003-013 recibido el 20 de enero de 2016, mediante la cual el Grupo

de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 155 y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin

de resolver el Proceso Interno Nº _{2015-070529; y,}

El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno

{;

Demandante: INVERSIONES MAGEN S.A.S.

Demandado: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALIADA S.A.S.

2. Hechos Relevantes

2.1. El 6 de agosto de 2015, INVERSIONES MAGEN S.A.S. (en adelante, MAGEN) presentó, ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Grupo de Competencia Desleal y de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, "la SIC") de la República de Colombia, demanda por infracción de derechos de

propiedad industrial1 _{en contra de COMERCIALIZADORA}

INTERNACIONAL ALIADA S.A.S. (en adelante, ALIADA), por uso sin autorización de las siguientes marcas registradas:

Marca Reproducción/tipo Clase(s) Certificado Vigencia

F FAJATE

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...

Marca Reproducción/tipo Clase(s) Certificado Vigencia FÁJATE

1

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Marca Reproducción/tipo Clase(s) Certificado Vigencia FÁJATE Tapie _{25 457417 29/06/2022}

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2.2. El 17 de septiembre de 2015, ALIADA contestó a la demanda planteada en su contra.

2.3. El 30 de diciembre de 2015, mediante Auto 99254, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC agregó la contestación a la demanda presentada, señaló el día 8 de marzo de 2016 para la respectiva audiencia y solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 155 y 157 de la Decisión 486.

3. Argumentos de la Demanda

La demandante MAGEN alegó lo siguiente:

3.1. MAGEN es una empresa llder en el mercado de fajas médico quirúrgicas, materna, post-parto y de uso diario en las líneas femenina, masculina y teen, identificando fajas de todo tipo.

3.2. La expresión FÁJATE es el elemento común que identifica la familia de marcas de MAGEN, a través de las cuales se identifican en el mercado todas las referencias de los diferentes tipos de fajas, los cuales son diseñados acorde con las necesidades del mercado y con los más altos estándares de calidad.

3.3. FÁJATE es una marca notoria que está certificada con la norma ISO 9001 :2008, siendo altamente reconocida por los consumidores de prendas moldeadoras y post-quirúrgicas.

3.4. Luego de una revisión en el mercado, pudo constatar que, desde hace un tiempo atrás, la sociedad ALIADA, fabrica y exporta desde Colombia, fajas y prendas de vestir que exhiben en sus etiquetas el signo FÁJATE VIRTUAL SENSUAUTY, el cual es similarmente confundible con la marca notoria FÁJATE, siendo una reproducción de las marcas registradas por MAGEN.

3.5. El 11 de febrero de 2013 el representante legal de ALIADA expidió certificación con sello notarial declarando que, desde hace 5 meses, la empresa que representa, realiza a favor de la compañía GLOBAL COMMERCE ADVISOR S.A. DE C.V., actividades consistentes en la venta de prendas de control marca FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY.

3.6. En la página web del Ministerio de Industria y Comercio, es posible evidenciar que la sociedad ALIADA, viene realizando numerosas exportaciones a favor de varios importadores de diversos países entre los cuales se encuentra GLOBAL COMMERCE ADVISOR S.A. DE C.V.

3. 7. El 11 de febrero de 2013 la Directora de GLOBAL COMERCE ADVISOR S.A. (México) emitió una certificación indicando que desde hace seis meses dicha empresa realizaba a favor de COLOMBIA Y SU MODA, S DE R.L. DE C.V., y/o DORA MARIA DIAZ, los servicios y/o actividades consistentes en la importación de productos textiles; y así mismo, que la empresa COLOMBIA Y SU MODA, S DE RL DE C.V., vende prendas de vestuario amparados bajo la marca FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY en México.

3.8. ALIADA exporta fajas y prendas de vestir identificadas con la expresión FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY, que no corresponden al producto original identificado con la marca FÁJATE.

3.9. La exportación afecta no solo al titular de las marcas, sino también atenta contra los consumidores, quienes compran el producto de buena fe y con

pleno convencimiento de estar adquiriendo un producto legítimo y de excelente calidad.

3.10. La similitud entre la marca registrada y notoria FÁJATE, con la expresión FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY para identificar fajas, sin duda crea riesgo de confusión o de asociación en el mercado relevante, al estimarse que el producto infractor, FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY, es parte de los productos de fajas y prendas de vestir de propiedad de

MAGEN.

3.11. La exportación de los productos no sólo atenta contra el titular de la marca, sino además en contra de los consumidores, que adquieren productos considerando que son otros con la calidad y prestigio de la marca FÁJATE.

3.12. La sociedad ALIADA realiza exportaciones en grandes cantidades de productos, etiquetados con signos que reproducen sin autorización la marca notoria FÁJATE, situación que le causa daño económico.

4. Argumentos de la Contestación

ALIADA, en su escrito de contestación argumentó lo siguiente:

4.1. La exportación que hace a México y Estados Unidos de América no la hace para lucro y beneficio propio, tampoco viola el derecho que el registro de la marca le confiere a su titular.

4.2. Las prendas que elabora ALIADA no se las venden en el mercado colombiano, sino que las fabrica por encargo de su contratante COLOMBIA Y SU MODA, S DE R.L. DE C.V., siguiendo las indicaciones que el contrato verbal de maquila le impone, el que se realiza en uso de los derechos de marca adquirida por los registros en Estados Unidos de América y en México.

4.3. Nunca se ha presentado competencia alguna en el mercado colombiano o de algún país miembro con productos similares generando con ello un riesgo de confusión, sino por el contrario es la actora quien vende en el mercado de Colombia.

4.4. Analizar los movimientos de exportaciones de ALIADA, no indica ninguna especie de uso indebido del signo distintivo, ya que los valores que se reportan en la tabla de exportaciones, son valores que ALIADA factura legalmente a su contratante por la maquila contratada, aclarando que no es socia, sucursal, controlada o controladora de la empresa COLOMBIA Y SU MODA, S DE R.L. DE C.V., sino que es un tercero cumpliendo un encargo contractual.