SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Lima, 2 de febrero de 2017

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 158-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-4131 Referencia: Signos involucrados: FLUANXOL (denominativo) y FUNAZOL (denominativo)... ... 2 PROCESO 162-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala

Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 08788- 2013-0-1801-JR-CA-25. Referencia: Signos involucrados: HARBOR AMERICA y logotipo (mixto)

y FIGURATIVA. ... 14 PROCESO 185-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección

Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2013-00072.

Referencia: Marcas involucradas: BEI CHI (mixta) y

FEICHI (mixta) ... 27

a¡

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 22 de septiembre de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS:

158-IP-2016

Interpretación Prejudicial

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, República del Ecuador

17811-2013-4131

Signos involucrados: FLUANXOL (denominativo)

y

El Oficio 2315-TDCA-No.1, recibido el 14 de abril de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en Quito, de la República del Ecuador, solicita interpretación prejudicial de los artículos 71, 73 literales a)

y

y

y

y

El Auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

1.

ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

1

Demandante:

Demandado:

Tercero interesado:

LUIS WASHINGTON VEGA COBO Director Nacional de Propiedad Industrial Procuraduría General del Estado

H. LUNDBECK A/S

2. Hechos relevantes

2.1. El 14 de diciembre 1993, H. LUNDBECK A/S (en adelante, LUNDBECK) solicitó el registro de la marca FLUANXOL (denominativa)1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 5² del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 347, presentando observaciones el señor Luis Washington Vega Cabo, sobre la base del registro de su marca FUNAZOL (denominativa)³ y KNOLL AG. fundamentándose en el registro previo de la marca FLUXOL (denominativa), registrada en Perú, ambas para amparar productos de la Clase 5⁴ de la Clasificación Internacional de Niza.

2.3. El 28 de junio de 1995, mediante Resolución 944824, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió rechazar las observaciones y conceder el registro del signo FLUANXOL (denominativa).

2.4. El 11 de septiembre de 1995, Luis Washington Vega Cobo presentó Recurso Contencioso Administrativo en contra de la Resolución 944824 ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

2

3 4

Expediente interno 43658/93.

Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanilarios para uso médico;

alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés:

complementos alimenticios para personas o animales: emplastos, material para apósitos;

material para empastes e lmprontas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Título de registro 212/93.

Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;

alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés;

complementos alimenticios para personas o animales: emplastos, material para apósitos:

material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales

2.5. El 21 de noviembre de 2011, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1 de la ciudad de Quito, de la República del Ecuador, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial artículos 71 y 73 literales a) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los artículos 81 y 83 literales a), e) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3. Argumentos de la demanda planteada por LUIS WASHINGTON VEGACOBO

3.1. Entre los signos denominativos en conflicto FLUANXOL y FUNAZOL existen semejanzas gráfico, visual y fonético auditivas capaces de inducir a confusión al público consumidor.

3.2. Las marcas en conflicto deben ser apreciadas en conjunto y no separadamente, siendo un aspecto muy importante tomar en cuenta el orden de las vocales contenidas en las marcas, las cuales en el caso en particular son idénticas las tres vocales contenidas en los signos confrontados.

3.3. La silaba tónica de la marca registrada es ZOL que es idéntica fonéticamente a la de la marca observada.

3.4. Tanto el signo solicitado FLUANXOL como la marca registrada FUNAZOL son signos de fantasía, por lo que no cabe una comparación conceptual, sino más bien a una comparación gráfico, visual y fonético auditiva.

3.5. Los signos en conflicto están destinados a proteger productos comprendidos dentro de la misma clase, por lo que de concederse el registro de la marca FLUANXOL, se causaría un grave perjuicio al titular de la marca prioritaria.

4. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial

4.1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

4.2. Legalidad y validez de la resolución impugnada.

5. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la Procuraduría General del Estado

5.1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

5.2. Improcedencia de la demanda, por no reunir los requisitos legales.

5.3. Legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente.

5.4. Falta de derecho del actor.

5.5. Incompetencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito.

6. Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado H.

LUNDBECK A/S

6.1. El accionante ha intentado beneficiarse de la indiscutible notoriedad, fama, buen nombre, prestigio y calidad en el mundo de la marca FLUANXOL de su propiedad.

6.2. Falta de legítimo contradictor.

6.3. Legalidad del acto.

6.4. Falta de derecho del actor para solicitar que se deje sin efecto la resolución que dispone el registro de la marca FLUANXOL.

6.5. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho del recurso interpuesto.

B.

1.

2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial artículos 71 y 73 literales a) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los artículos 81 y 83 literales a), e) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En consideración a que la solicitud de registro fue presentada el 14 de diciembre de 1993, bajo la vigencia de la Decisión 313 y no de la Decisión 344, no se interpretarán las normas de dicha Decisión.

Tampoco se interpretará el Artículo 71 de la Decisión 313 al no analizarse los requisitos para el registro de una marca ni el Artículo 73 literal e) al no haberse alegato la notoriedad del signo que presentó la observación.

3. Procede la interpretación solicitada, únicamente del Artículo 73 literal a) de la Decisión 3135, en consideración a que el caso en análisis está relacionado con la irregistrabilidad de una marca por confusión.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo.

2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

3. Comparación entre signos denominativos.

4. Marcas farmacéuticas.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo

1.1. En vista a la existencia de confusión respecto a qué norma debe ser aplicada al caso concreto, el Tribunal interpretará el presente tema.

1.2. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal6.

1.3. Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación -tanto en sede administrativa como judicial- de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la

5

6

Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

"Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error:

( ... )"

Proceso 113-IP-2015.

misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro de marca7.

1.4. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida8.

1.5. Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso⁹•

1.6. En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo FLUANXOL (denominativo) fue presentada el 14 de diciembre de 1993, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos

2.1. Como en el proceso interno se discute si el signo FLUANXOL (denominativo) es confundible con la marca FUNAZOL (denominativa) es pertinente revisar el Artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que:

7

e

"Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para

Ibídem.

Ibídem.

registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;(. .. )"

2.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales ^10.

2.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee^11.

2.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica ^12.

2.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

10

11 12

2.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

2.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración,

Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

Proceso 397-IP-2015.

lbidem.

7

esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

2.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

2.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante 13.

2.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos ^14:

13 14

2.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

2.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

2.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica el signo solicitado.

Ibídem.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Jus11cia de la Comunidad Andina en mültiples providencias, enlre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de

2.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2.8. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibi\idad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análísis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

3. Comparación entre signos denominativos

3.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo denominativo FLUANXOL y la marca denominativa FUNAZOL se abordará en este acápite este tema.

3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en:¹⁵

a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o,

b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

3.3. El cotejo de signos denominativos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas:

15

3.3.1.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

lbld.

3.3.1.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

3.3.1.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

3.3.1.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

3.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos denominativos FLUANXOL y la marca FUNAZOL, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar para el efecto, si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.

4. Marcas farmacéuticas

4.1. En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas.

4.2. El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica ^16.

4.3. Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se "auto mediquen", determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina^17•

4.4. Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que se debe realizar, en el caso de registro de un signo como marca que

16 17

Proceso 113-IP-2015.

Ibídem.

ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por "las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales¹⁸.

4.5. En los casos de marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno^19. 4.6. Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia

determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas²⁰.

4.7. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente21 •

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser apllcada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-4131, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de

18 19 20 21

Proceso 48-lP-2000.

Proceso 30-lP-2000.

Proceso 48-IP-2000, ya citado.

Proceso 74-IP-201 O.

la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estat

z

del Tribunal.

C ·¡· L�Aec1 1a u1sa y on um eros ⁽ll'�Q .. t MAGISTRADA

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secre rio.

SECRETARIO

Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carf..1gena.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 22 de septiembre de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS:

162-IP-2016

Interpretación Prejudicial

Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

08788-2013-0-1801-JR-CA-25.

Signos involucrados: HARBOR AMERICA y logotipo (mixto) y FIGURATIVA.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El Oficio 8788-2013-0/Sta.SECA-CSJLI-PJ, recibido el 15 de abril de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 08788-2013-0-1801-JR-CA-25.

El Auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

1.

ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante:

Demandado:

JOSÉ SANTOS SANDOVAL AGOSTA

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI)

Tercero interesado:TOMMY HILFIGER LICENSING, LLC.

2. Hechos relevantes

2.1. El 25 de julio de 2011, JOSÉ ANTONIO SANDOVAL AGOSTA, solicitó el registro del signo HARBOR AMERICA y logotipo (mixto)¹ para proteger productos comprendidos en la Clase 25² del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

HARBOR AMERICA

2.2. Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano" Tommy Hilfiger Licensing, LLC (en adelante TOMMY HILFIGER), presentó oposición al registro con fundamento en sus marcas FIGURATIVAS previamente registradas en las Clases 33, 94, 145, y 256, de la Clasificación Internacional de Niza. ⁷

2 3

4

5

6

Expediente No. 462294-2011.

Vestidos, calzado y artículos de sombrereria.

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentifricos.

Aparatos e instrumentos científicos, nauticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza;

aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes;

soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales: mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores: software; extintores

Metales preciosos y sus aleaciones, asl como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artfculos de joyerla, bisuterla, piedras preciosas; artfculos de relojeria e instrumentos cronométricos

Vestidos, calzado y artículos de sombrererla.

Certificado

1 31B80

3 92096

4 32918

5 196087

7 189210

Clase Pals

09 Perú

25 Perú

25 Perú

09

25 Colombia

2.3. El 13 de agosto de 2012, mediante Resolución 2696-2012/CSD­

INDECOPJ, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y negó el registro del signo solicitado.

2.4. JOSÉ ANTONIO SANDOVAL AGOSTA, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 2696-2012/CSD-INDECOPI.

2.5. El 11 de septiembre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, emitió la Resolución 3111-2013/TPI-INDECOPI, por la cual confirmó la Resolución 2696-2012/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegar el registro de la marca solicitada HARBOR AMERICA y logotipo.

2.6. El 25 de octubre de 2013, JOSÉ ANTONIO SANDOVAL AGOSTA, presentó, demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 3111-2013/TPI-INDECOPI.

2.7. El 12 de mayo de 2014, el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa.

2.8. El 6 de octubre de 2015, El Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Once, resolvió declarar infundada la demanda interpuesta por JOSÉ SANTOS SANDOVAL AGOSTA.

2.9. El 23 de octubre de 2015, JOSE SANTOS SANDOVAL AGOSTA presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Once.

2.1 O. El 28 de marzo de 2016, la Corte Superior de Justicia de Lima. Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado, suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la interpretación prejudicial de Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

3. Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa

JOSÉ SANTOS SANDOVALACOSTA, en su demanda manifestó que:

3.1. La resolución impugnada no ha considerado que la figura rectangular no es atribución propia de la opositora, es decir de ser así cualquier signo solicitado ya no deberla utilizar la forma de rectángulo.

3.2. El juzgador deberá tener en cuenta que la forma de rectángulo de la marca solicitada, es la letra "H" inclinada por la palabra "Harbar"

3.3. Los colores utilizados para distinguir el signo solicitado son azulino, blanco y naranja, que son distintos a los colores de la marca registrada rojo, blanco y azul marino.

3.4. No existe semejanza gráfica entre los signos confrontados y que las palabras que distinguen son totalmente diferentes.

4. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa

4.1.

El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que:

Si bien el signo solicitado presenta diferencias fonéticas con algunas de las marcas registradas por TOMMY HILFIGER, dada la similar distribución y combinación de sus elementos gráficos y/o cromáticos, asi como la identidad, semejanza y/o vinculación que presentan los productos que distinguen, se determina que pueden suscitar a confusión al consumidor.

4.2. La confundibilidad de los signos confrontados puede generar en el consumidor la creencia de que los productos que distinguen los signos en conflicto tienen un mismo origen empresarial o en todo caso que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas, por lo que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado.

4.3. La resolución impugnada no ha incurrido en error alguno y, por el contrario, se expidió en estricto respeto a la normatividad vigente.

4.4. Los signos confrontados resultan semejantes desde el punto de vista gráfico y, por ello, confundibles entre sí, encontrándose justificada la denegatoria del registro del signo HARBOR AMERICA y logotipo.

4.5. La ley prohíbe la existencia de identidades y semejanzas entre signos, cuando sean capaces de causar confusión en el público consumidor. En este sentido, tenemos que la norma tiene por finalidad proteger el interés público de los consumidores, librándolo de aquellas semejanzas o igualdades entre marcas que lo induzcan a confusión y menoscaben con ello su derecho a la libre elección de mercaderías.

4.6. Las semejanzas gráficas existentes entre los signos confrontados darán lugar al supuesto de confusión indirecta.

5. Argumentos de la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima.

5.1.

5.2.

5.3.

El Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Mercado, a través de sentencia signada con resolución Once de 6 de octubre de 2015, en lo principal señalo que:

El hecho de que varíen las dimensiones de las figuras que conforman los signos en disputa, no acredita que el público consumidor pueda diferenciarlas, debido que la única forma en que se puedan observar dichas diferencias es que la comparación se realice de forma simultánea, lo cual no resulta posible.

El argumento de que el gráfico que acompaña a la denominación HARBOR AMÉRICA consiste en la letra H inclinada, resulta irrelevante ya que al momento de ser cotejada con las marcas registradas evidencia una serie de similitudes que disminuyen las posibilidades de que público consumidor pueda tener una clara diferencia entre las mismas.

Las marcas registradas a favor de TOMMY HILFIGER que sirvieron para determinar que existe riesgo de confusión, son marcas gráficas, es decir no contienen un elemento denominativo, a diferencia del signo solicitado que es de naturaleza mixta. Por lo dicho el argumento de la accionante respecto de los elementos denominativos de los signos confrontados, carece de sustento.

5.4. Respecto de los colores de los signos en conflicto, se debe realizar el cotejo de forma sucesiva y no simultánea, desde el punto de vista del consumidor, resulta dificil que puedan determinar que uno de ellos

contiene azulino y el otro azul marino, o diferentes tonos del color rojo.

5.5. La Resolución expedida por el INDECOPI ha sido expedida cumpliendo con los requisitos de validez del acto administrativo.

6. Argumentos expuestos en el Recurso de Apelación

JOSÉ SANTOS SANDOVAL AGOSTA, en el Recurso de Apelación presentado señaló en lo principal que:

6.1. De lo expuesto en la sentencia, se puede advertir que se ha realizado una inadecuada comparación de los signos en controversia, ya que uno de ellos es mixto (signo solicitado} y el otro gráfico o figurativo (marca registrada}, ya que no se ha realizado el análisis correspondiente para distinguir el elemento característico o determinante del signo mixto, que por lo general es la parte denominativa.

6.2. En el signo solicitado, lo relevante es el elemento denominativo, análisis que, al no haber sido realizado, conllevo a realizar conclusiones erradas.

6.3. Si se hubiera determinado que el elemento determinante es el denominativo, podría ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los signos en conflicto, por lo que se debió declarar infundada la demanda y ordenar la inscripción como marca del signo solicitado.

6.4. No ha existido pronunciamiento respecto de los elementos que conforman el signo solicitado, por Jo que cualquier tipo de pronunciamiento que concluya que puede existir riesgo de confusión, deviene en motivación aparente.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a}^ª. Procede la interpretación solicitada.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

8 ªArticulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

, ... r

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o asociación. Similitud gráfica e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre signos mixtos y figurativos.

3. Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas (figuras y colores).

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgos de confusión y/o asociación. Similitud gráfica e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos

1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo HARBOR AMERICA (mixto) y las marcas figurativas de propiedad de TOMMY HILFIGER son confundibles, es pertinente revisar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que:

1.2.

1.3.

9

''Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (. .. )".

Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁹•

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto.

El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24- IP-2009.

1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre los signos puede ser:

1.5.1. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.5.2. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos ^10:

10

1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;

esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre

atención puede ser de variable percepc1on en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.

1.7. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

1.9. En conclusión, deberá en el caso en análisis verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo a lo antes desarrollado.

2. Comparación entre signos figurativos y mixtos

2.1. Refiriéndose al cotejo entre signos figurativos y mixtos, este Tribunal reitera que cuando se compara un signo mixto

y

11 Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del proceso 97-IP-2011

"Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento caracterfstico o detenninante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación.

El juez consultante, en un primer análisis debe detenninar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para as/ pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante."

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente:

"Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante detenninar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico: si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa". ^11•

Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcarlo, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas.

"El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que, en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis

2.2. Cuando el elemento preponderante es el gráfico, ya se aborda el tema de los colores que es muy importante en el presente caso.

2.3. En este orden de ideas, en aplicación de este criterio, se debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado HARBOR AMERICA y logotipo (mixto) y las marcas FIGURATIVAS de propiedad de TOMMY HILFIGER analizando cuál es el elemento predominante del signo mixto, si la parte denominativa o el elemento gráfico.

3. Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas (figuras y colores).

3.1. JOSÉ SANTOS SANDOVAL ACOSTA, afirma que la figura rectangular y los colores que forman parte de los signos confrontados, no son apropiables por un solo titular.

3.2. Una marca mixta está conformada por una parte denominativa (palabras, números, combinación de ambos) y una parte figurativa (dibujos, trazos, formas) que en un conjunto crean un signo diferente. Dentro del contexto de la gráfica puede a su vez su creador incorporar no solo palabras de uso común, sino también gráficos y colores como barras de codificación, señales de información alimenticia, caracteres o símbolos de reciclaje, entre otros tantos que son de uso general para los productores de la misma rama.12.

3.3. Cuando la autoridad competente confiere la titularidad de una marca mixta, se entiende que engloba la totalidad de las palabras, figuras, colores delimitados, sin embargo, de lo cual, su propietario, no puede reivindicar el uso o apropiación exclusiva de aquellas grafías necesarias y usuales que el resto de su competencia necesita para poder en sí identificar el mismo producto o las mismas propiedades en el sector al que se dirige.13.

deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la obseNe.

Para detenninar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto ^e incurrir en el riesgo de confusión.

Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo­

de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe obseNar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

, ... r

12 Proceso N^º 66-IP-2014. Interpretación prejudicial del 19 de junio de 2014.

13 lbldem.

3.4. Cuando el titular incluye gráficos de uso común dentro del contexto de su marca mixta, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar los mismos simbolos, figuras, dentro de otra marca siempre y cuando el nuevo signo sea distintivo y no vaya a causar confusión o riesgo de asociación en el consumidor.14.

3.5. Para efectuar el cotejo de signos mixtos que incorporen gráficos y colores de uso común para el sector al que se destinan. el juzgador no debe considerarlos respecto de la eventual confusión, pese a que el cotejo es siempre en conjunto, ateniéndose más a las semejanzas que a las diferencias, esta es la excepción, en cuanto no pueden interferir en la comparación figuras o colores sobre los cuales no existe un derecho de exclusividad.15.

3.6. El juzgador es quien debe comparar qué gráficas y colores son aquellos que no deben entrar dentro del análisis, limitándose al cotejo entre aquellas partes que sí son distintivas y protegidas bajo los lineamientos del derecho marcario.16.

3.7. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común). llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos:

- El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

- El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

- Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificas como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el

14 lbidem.

15 lbldem.

16 Ibídem.

gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro ^17.

3.8. En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

En consecuencia, se deberá establecer si el signo HARBOR AMERICA y logotipo (mixto) en la clase 25, está conformado por elementos gráficos y colores de uso común y, de esta manera, proceder al respectivo análisis de registrabilidad.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 08788-2013-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo

iº

t i

;:

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l Tribunal.

Cecilia MAGISTRADA

ia

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

13

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS:

185-IP-2016

Interpretación Prejudicial

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia

2013-00072

Marcas involucradas: BEi CHI (mixta) y FEICHI (mixta)

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El Oficio 1568, recibido el 3 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00072; y, El Auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes �n el proceso interno

Demandante: BAOTOU BEi BEN HEA VY - DUTY TRUCK., CO., L TO.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

2. Hechos relevantes

2.1. El 2 de julio de 2010, BAOTOU BEi BEN HEAVY - DUTY TRUCK CO.

LTD., (en adelante, BAOTOU), solicitó el registro de la marca BEi CHI (mixta)¹ para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37² del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

BET CHI

2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, PAREMOS S.A., presentó oposición fundamentada en el registro previo de las siguientes marcas:

2

MARCA CLASE GRAFICA FEICHI 12

FEICHI 35

Expediente interno 13-00072.

�f.

FICHI

t.lOTOHCYCL E PAH I ti

e

• -� ---... 1

• .. r. · 1 r_.·�.· • -.· ;--,----

Productos CERTIFICADO Servicios y/o

Vehículos; 279846 aparatos de

locomoción terrestre, aérea o acuática y repuestos para los mismos.

Publicidad, gestión de negocios comerciales, compra, venta, distribución, ex ortación

289413

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; lubricación de vehículos; estaciones de servicio para vehículos; mantenimiento de vehículos; reparación de vehlculos.

e importación de productos de autopartes para

vehículos y motocicletas.

FEICHI 12 Vehículos; 370952

�F.

t=ICHI

MOTORCYCL[ PARlt> terrestre, aérea o acuática _y repuestos para los mismos.

FEICHI 9 Baterías y 370953

q.;;,FEICHI

MOTORCYCLE PARTS

2.3. El 28 de febrero de 2011, mediante Resolución 12032, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad PAREMOS S.A., y negar el registro como marca mixta del signo BEi CHI para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.4. BAOTOU presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 12032.

2.5. El 29 de abril de 2011, mediante Resolución 23827, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 12032.

2.6. El 23 de agosto de 2012, mediante Resolución 00049795, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 12032.

2.7. El 28 de enero de 2013, BAOTOU., interpuso acción de nulidad en contra de las Resoluciones 12032, 23827 y 49795.

2.8. El 28 de agosto de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia,

interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486.

3. Argumentos de la demanda formulada por BAOTOU:

3.1. Los servicios que identifica el signo BEi CHI en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza son de consumo masivo, mientras que los productos que protege la marca FEICHI en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, estarían dirigidos a un consumidor especializado.

3.2. No se puede hablar de confundibilidad, ya que no existe una conexión competitiva entre los servicios y los productos que se comparan.

3.3. Dada la diferente naturaleza, finalidad y canales de comercialización de los servicios y productos enfrentados, así como distintos medios de publicidad al estar dirigidos a consumidores distintos, lleva a la conclusión de que los signos en pugna no son confundibles, así sean muy similares fonéticamente.

4. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC:

4.1. Debe resaltarse que el demandante no expone un argumento que desvirtúe la presunción de legalidad de los actos demandados, razón por la cual los cargos de violación de normas señaladas en la demanda no están llamados a prosperar

4.2. El signo que se pretende registrar carece de distintividad y como consecuencia de ello, es susceptible de confusión, lo anterior por cuanto, al observar, se encuentra que es semejante a una marca anteriormente registrada por la sociedad opositora.

4.3. Comparado el signo mixto solicitado BEi CHI y FEICHI se observa que entre los mismos hay semejanzas en la escritura, fonética y pronunciación, en atención a que las dos están compuestas por el término "CHI" concluyendo que existe posibilidad de confusión.

4.4. Entre los productos y servicios que los signos distinguen existe conexión competitiva, ya que los dos pertenecen a la industria automotriz.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486³ de la Comisión de la Comunidad Andina.

3 Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: