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Id Cendoj: 28079130032008100062

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid

Sección: 3

Nº de Recurso: 4984/2005 Nº de Resolución:

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA Tipo de Resolución: Sentencia

Voces:

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Compatibilidad entre las marcas BK Blinker y Bankinter . Existen entre ellas, las diferencias fonéticas y gráficas suficientes para que, sean cuales sean los productos a los que se apliquen, ambas puedan convivir pacíficamente en el mercado sin riesgo de ser confundidas o asociadas a un mismo origen empresarial.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Abril de dos mil ocho.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4984/2005 interpuesto por "BANKINTER, S.A.", representada por la Procurador Dª. Rocío Sampere Meneses, contra la sentencia dictada con fecha 22 de abril de 2005 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 2868/1997, sobre inscripción de la marca número 2.004.074-1, "BK Blinker" (gráfica); es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- "Bankinter, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 2868/1997 contra los siguientes acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas:

- de 5 de marzo de 1997, confirmado el 27 de agosto siguiente, de concesión de la marca número 2.004.073-1, "BK Blinker" (gráfica), para la clase 7 del Nomenclátor Internacional ("máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto para vehículos terrestres); parte de máquinas de hojas de sierra");

- de 5 de marzo de 1997, confirmado el 23 de septiembre siguiente, de concesión de la marca número 2.004.074-1, "BK Blinker" (gráfica), para la clase 8 del Nomenclátor Internacional ("herramientas e instrumentos impulsados manualmente, arcos de sierras, porta-sierras, hojas para sierras"); y

- de 5 de diciembre de 1996, confirmado el 8 de agosto de 1997, de concesión de la marca número 1.989.046-X, "BK Blinker" (gráfica), para la clase 4 del Nomenclátor Internacional ("aceites y grasas industriales; lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas").

Segundo.- En su primer escrito de demanda, de 2 de febrero de 2001, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, de conformidad con los hechos y fundamentos expuestos, se estime íntegramente esta demanda y, en consecuencia, se declare nula la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de

agosto de 1997, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 16 de octubre, por la que se concede el registro de marca número 2.004.073(3) BK Blinker, en la Clase del Nomenclátor 7, por ser la referida marca incompatible con las marcas de mi mandante por los motivos expuestos a lo largo de este escrito".

Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 27 de marzo de 2001, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".

Cuarto.- No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, por providencia de 20 de enero de 2003 se emplazó a "Bankinter, S.A." para presentar demanda contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de diciembre de 1996 (confirmada el 8 de agosto de 1997) y 5 de marzo de 1997 (confirmada el 23 de septiembre siguiente) que admitieron el registro las marcas "BK Blinker" (gráfica) números 1.989.046- X y 2.004.074-1 para productos de las clases 4 ("aceites y grasas industriales; lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas") y 8 ("herramientas e instrumentos impulsados manualmente, arcos de sierras, porta-sierras, hojas para sierras"), respectivamente, lo que llevó a cabo con fecha 15 de noviembre de 2004. Quinto.- El Abogado del Estado, por escrito de 27 de enero de 2005, manifestó que se reiteraba "en el contenido del escrito de contestación a la demanda con fecha 16 de marzo de 2001".

Sexto.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 22 de abril de 2005 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil 'Bankinter, S.A.' contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 27 de agosto de 1997, 23 de septiembre de 1997 y 8 de agosto de 1997, reseñadas en el fundamento de derecho primero, por ser conformes a Derecho, todo ello sin costas".

Séptimo.- Con fecha 2 de septiembre de 2005 "Bankinter, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4984/2005 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por "infracción de los artículos 12.1.a) y 13.d) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y la jurisprudencia relativa a ambos artículos".

Segundo: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por "infracción de la jurisprudencia relativa a la 'incompatibilidad de las marcas por prohibición del artículo 12 ', así como a la relativa al 'criterio de especialidad'."

Octavo.- El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Noveno.- Por providencia de 4 de diciembre de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 9 de abril de 2008, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 22 de abril de 2005, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Bankinter, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fueron inscritas las marcas "BK Blinker" (gráfica) números 2.004.073-1, para distinguir productos de la clase 7 (en concreto "máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto para vehículos terrestres); parte de máquinas de hojas de sierra"), 2.004.074 para distinguir productos de la clase 8 ("herramientas e instrumentos impulsados manualmente, arcos de sierras, porta-sierras, hojas para sierras") y 1.989.046-X, para la clase 4 del Nomenclátor Internacional ("aceites y grasas industriales; lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas").

A la inscripción de la marca número 2.004.074-1, "BK Blinker" (gráfica), solicitada por D. Pedro y D. Luis Enrique , se había opuesto "Bankinter, S.A." en cuanto titular de las marcas números 886.667, 886.668, 886.669 y 581.275, "Bankinter", que amparan productos de las clases 16 ("papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, diarios y periódicos, libros; artículos de encuadernación; fotografías, papelería, materias adhesivas (para papelería); materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); naipes; caracteres de imprenta; clisés; emblemas, figuras de papel, banderines, incluidos los adhesivos, pancartas, carteles, folletos, posters, fotografías, naipes, portafolios, álbumes, cromos calendarios y mapas"), 36, 38 y 7, respectivamente.

Segundo.- La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados marca 2.004.073 [y 2.004.074 y 1.989.046] BK Blinker (gráfico), solicitada, y marca 591.275 [y 591.276 y otras cl. 8, 36 y 38; y 886.667 gráf. cl. 16 y 1.965.748 cl. 4 y otros en diferentes clases] Bankinter, obstaculizante, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"Expuesto cuanto antecede la Sala concluye que en el caso de las tres marcas impugnadas existen diferencias más que suficientes entre ellas y las opuestas por Bankinter que permiten a un consumidor medio diferenciarlas sin dificultad alguna, sin que quepa riesgo de asociación, y ello en primer lugar porque el elemento denominativo 'fuerte' que las identifica, en unas y otras, es Blinker en las impugnadas y Bankinter en las prioritarias, siendo dichos vocablos de todo punto diferentes, sin que ni siquiera pueda mantenerse que el primero evoca, aunque sea indirectamente, al segundo.

Las letras BK con diseño peculiar y fondo naranja que figuran en las marcas solicitadas y concedidas es cierto que coinciden con dos de las letras de las marcas opuestas, pero tanto su forma como su coloración, y el papel fundamentalmente decorativo que juegan en relación al vocablo principal Blinker, impiden que el que las observa pueda asociarlas a las marcas opuestas, y ni siquiera la marca Bankinter con gráfico número 886.667 que hemos descrito más arriba puede impedir la inscripción de las marcas impugnadas, pues en primer término los productos que ampara esta marca de la demandante, de la clase 16 del Nomenclátor (papel y artículos de papel, cartón, impresos, diarios, libros, periódicos, fotografía, papelería, materiales para la enseñanza, caracteres de imprenta, folletos, adhesivos, naipes, etc.) nada tienen que ver con los productos amparados por las marcas impugnadas, y además el gráfico que acompaña a la palabra Bankinter podría contribuir a crear riesgo de confusión siempre y cuando los vocablos que integrasen las marcas enfrentadas tuvieran mayor semejanza de la que tienen, lo que no es el caso, porque como se ha expuesto hay que comparar las marcas enfrentadas en conjunto y sin especiales deliberaciones, es decir, al modo en el que lo hace el consumidor medio, y esta apreciación sintética no provoca en el observador la sensación de parecido, confusión o asociación.

Es por estas razones por lo que la coincidencia entre los productos protegidos en las marcas impugnadas y las prioritarias no va a impedir la inscripción de las primeras, pues las diferencias entre ellas, aunque los productos amparados sean iguales, evita el riesgo de confusión o asociación que la Ley de Marcas proscribe, y en cuanto a la alegación de la notoriedad de las marcas de la recurrente, no puede tenerse en cuenta, ya que cabe hablar de ella cuando el ámbito de que se trata es el de la actividad principal de la empresa, no pudiendo sostenerse seriamente que la marca Bankinter goce de notoriedad en el sector de las máquinas y herramientas, o en el de los aceites, grasas industriales o lubricantes".

Tercero.- Hemos desestimado pretensiones impugnatorias idénticas a las que en éste deduce la entidad bancaria recurrente al resolverlas mediante sentencias de 4 de octubre de 2004 (recurso de casación número 3946/2001), 5 de octubre de 2004 (recurso de casación 4226/2001) y 10 de julio de 2007 (recurso de casación número 9879/2004 ).

En las sentencias de instancia que confirmamos mediante las tres nuestras antes citadas la Sala de instancia rechazó, a su vez, los correspondientes recursos contencioso-administrativos interpuestos por "Bankinter, S.A." contra sendas decisiones de la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante las que se habían concedido las marcas "BK Blinker" (gráficas) números 2.052.990, 2.052.988 y 2.209.858, respectivamente.

Los recursos de casación deducidos por "Bankinter, S.A." contra aquellas sentencias tenían un contenido análogo al que hoy hemos de resolver y fueron desestimados, según ya hemos expuesto. Sin perjuicio de que acto seguido razonemos brevemente por qué hemos de reiterar un fallo desestimatorio y dado que las partes en litigio son las mismas y conocen su contenido sobradamente, nos remitimos a aquellas sentencias en extenso sin necesidad de transcribirlas en su integridad.

Cuarto.- En su primer motivo casacional "Bankinter, S.A." sostiene, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , que la Sala de instancia ha infringido "los artículos 12.1.a) y 13.d) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y la jurisprudencia relativa a ambos artículos".

Como argumentos del motivo aduce que las marcas enfrentadas presentan "una evidente semejanza fonética" de modo que las aspirantes reproducen las ya registradas, que el componente fonético prima sobre el gráfico dada la "irrelevancia de las diferencias gráficas" y que concurre asimismo la identidad de productos que unas y otras protegen. Factores todos ellos que determinan, a su juicio, el "manifiesto riesgo de confusión en el mercado" que se produciría "de permitirse la convivencia de las marcas en litigio".

El motivo ha de ser desestimado, como lo fue en las ocasiones anteriores. La parte recurrente se limita a discrepar de la apreciación de la "semejanza" (en este caso, disparidad) que el tribunal de instancia hace cuando contrasta las marcas aspirantes con las ya registradas. Dicha apreciación -que hemos reproducido en el fundamento jurídico previo- es de todo punto razonable pues entre el distintivo "BK Blinker" y las marcas "Bankinter" opuestas por la entidad bancaria existen, sin duda, las diferencias fonéticas y gráficas suficientes para que, sean cuales sean los productos a los que se apliquen, ambas puedan convivir pacíficamente en el mercado sin riesgo de ser confundidas o asociadas a un mismo origen empresarial.

Dado que el artículo 12 de la Ley de Marcas -cuya infracción se denuncia- exige, para que entre en juego la prohibición relativa de registro en él inserta, que los signos enfrentados presenten identidad o semejanza apta para producir el riesgo de confusión, la Sala de instancia lo interpreta correctamente al confirmar la decisión administrativa que había asimismo excluido su aplicación al caso de autos. Y, sentada esta conclusión, las referencias iniciales que se hacen al artículo 13 de la misma Ley (al que no se dedica una especial atención en el desarrollo argumental del motivo) y al renombre de la marca "Bankinter" deben decaer tanto por la propia disparidad plena de los distintivos cuanto porque el renombre de esta última marca no excede del ámbito bancario, muy alejado de los productos protegidos por las marcas aspirantes (como en las sentencias antes referidas también hemos apreciado).

Quinto.- En su segundo motivo de casación, con el mismo apoyo en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , se imputa al tribunal de instancia la infracción de la la jurisprudencia relativa al artículo 12 de la Ley de Marcas así como la relativa al principio de especialidad.

La primera parte del segundo motivo coincide con el contenido del motivo anterior y debe, por lo tanto, ser desestimada. Incurre la recurrente, por lo demás, en el error (sin duda involuntario) de anunciar que "pasamos a exponer diversas sentencias que han sido contradichas por el pronunciamiento de la recurrida" sin que, a continuación, cite ninguna de aquéllas.

En la segunda parte del presente motivo, por último, se invocan como infringidas varias sentencias de esta Sala que, en la exégesis del Estatuto de la Propiedad Industrial, relativizaban el hecho de que los productos protegidos fueran diferentes cuando las marcas en sí eran idénticas o semejantes, todo ello a efectos de la prohibición contenida en el artículo 124 de aquel texto legal.

Para rechazar el motivo (que resulta un tanto incoherente con el resto del recurso de casación ya que a lo largo de él "Bankinter, S.A." ha venido propugnando que entre los productos amparados por sus marcas y por las de "BK Blinker" existe "identidad") baste decir que aquella jurisprudencia ha de entenderse inaplicable al artículo 12 de la nueva Ley de Marcas .

Como hemos dicho de modo reiterado, el artículo 12.1.a) de Ley 32/1988 obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. Y lo hace apartándose de la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la PropiedadIndustrial ) que no contenía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos.

derivadas del principio de especialidad corresponde, pues, a un marco normativo distinto del vigente y aplicable al caso de autos. En el nuevo sistema marcario regulado por la Ley 32/1998 la ausencia total de identidad o semejanza entre los productos o servicios determina, por sí sola, la inviabilidad de aplicar la prohibición del repetido precepto legal -a salvo los matices aplicables a las marcas notorias y renombradas, que no son del caso- incluso cuando concurriera la identidad denominativa.

Sexto.- Procede, pues, la desestimación del recurso de casación en su integridad con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación número 4984/2005, interpuesto por "Bankinter, S.A." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 22 de abril de 2005 , recaída en el recurso número 2868 de 1997. Imponemos a la parte recurrente las costas de su recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.