Para nosotros la Patria es América Lima, 4 de noviembre de 2016
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág. PROCESO 558-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00478. Referencia: Marcas involucradas TEGANDIA y SERANDIA... ... 2 PROCESO 559-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2005-00337. Referencia: Patente de invención para “INTERRUPTOR ELECTROMECÁNICO” ... 12 PROCESO 573-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00436. Referencia: Patente: “4-AMINOPICOLINATOS Y SU
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 21 de septiembre de 2016Proceso: 558-IP-2015
Asunto: Interpretación Prejudicial
Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia
Expediente interno
del Consultante: 2009-00478
Referencia: Marcas involucradas TEGANDIA y SERANDIA Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán
VISTOS
El Oficio 3391, recibido el 20 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 134, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno Nº 2009-00478; y
El auto de 1 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Demandado: BAYER SCHERING AKTIENGESELLSHAFT. PHARMA LA NACIÓN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 1
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Tercero interesado: TIBOTEC PHARMACEUTICALS L TD. 2. Hechos Relevantes:
2.1. El 31 de diciembre de 2007, TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD. solicitó el registro de la marca denominativa TEGANDIA, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: "Sustancias y preparaciones farmacéuticas" (Expediente administrativo Nº 07 137811 ).
2.2. Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT presentó oposición argumentando riesgo de confusión con su marca denominativa SERANDIA, previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 281971, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: "preparaciones farmacéuticas, a saber, contraceptivos hormonales". Sostuvo que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gráfico, ortográfico, fonético y gramatical.
2.3. El 29 de diciembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 56212, declaró infundada la oposición presentada por BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT y, en consecuencia, concedió el registro de la marca denominativa TEGANDIA.
2.4. BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.
2.5. El 26 de febrero de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 09312, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo recurrido y concedió el recurso de apelación.
2.6. El 31 de marzo de 2009, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial mediante Resolución 16316, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.
2.7.
2.8.
El 25 de agosto de 2009, BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT interpuso acción de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad de los anteriores actos administrativos.
El 20 de octubre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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I
3. Argumentos de la Demanda presentados por BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT:
3.1. Sostuvo que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, visual y fonético. No poseen aspectos particulares que permitan diferenciarlos.
3.2. Indicó que ambas marcas están conformadas por una sola expresión con el mismo número de silabas (8), de las cuales tienen en común (6); además, tienen idéntica composición de vocales (EAIA), y la particula ANDIA se encuentra en los dos signos en conflicto.
3.3. Manifestó que las marcas están destinadas a identificar productos farmacéuticos y, por lo tanto, se debe aplicar un criterio más riguroso.
4. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:
4.1. En resumen indicó que los signos en conflicto no son confundibles, ya que si bien coinciden en algunas vocales, la posición y combinación de las consonantes T-G-N-0 en la marca demandada y 5-R-N-D en la marca del demandante, hace que el aspecto fonético entre ellas difiera notoriamente.
5. Del Tercero Interesado TIBOTEC PHARMACEUTICALS L TD.:
5.1. Sostuvo que si bien se trata de denominaciones que tienen en común algunas vocales, las consonantes que la acompañan dan como resultado expresiones diferentes en los aspectos ortográfico y fonético. 5.2. Agregó que los signos en conflicto han coexistido pacíficamente en otros
países y que por lo tanto no existiría riesgo de confusión. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
c.
1.
La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los articulas 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede a interpretar frente al caso concreto únicamente el artículo 136 literal a), toda vez que el artículo 134 en mención no resulta aplicable al estudio y definición de la controversia.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos.
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2. Comparación entre signos denominativos.
3. El análisis de registrabilidad de marcas que amparan productos farmacéuticos.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN.
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos.
1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos denominativos TEGANDIA y SERANDIA son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, del siguiente tenor literal:
"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( ... )".
1.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
1.3. De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico2
o semejante3 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de
registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en
2 3
Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114-IP-2013 del 29 de agosto de 2013.
Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto.
Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrlan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.
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I
el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
1.4. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6. Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina
esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
1.7.
1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
1.6.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
Asimismo, es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de
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considerar los productos que identifican los signos denominativos TEGANDIA y SERANDIA, comparándolos con sujeción a las reglas de cotejo inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas y adoptadas por este Tribunal.
1.8. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas generales para el cotejo entre signos distintivos4:
1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.
1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
2. Comparación entre signos denominativos
2.1. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, se deberá proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas5:
4
5
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del
Proceso 200-IP-2013. ,.
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2.1.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.1.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
2.1.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
2.1.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
2.1.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.
2.2. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos denominativos TEGAND1A y SERAND1A, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia.
3. El análisis de registrabilidad de marcas que amparan productos farmacéuticos
3.1. Como la controversia informa que los signos en conflicto identifican productos farmacéuticos, se abordará el tema propuesto reiterando la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre este asunto6• 3.2.
6
En efecto, en el rubro de marcas farmacéuticas el examen de registrabilidad debe ser más riguroso con el fin de evitar al máximo posibles riesgos de confusión en el público consumidor, pues en variadas circunstancias dicho riesgo puede estar latente y por error en la identificación del producto, es posible que el consumidor al creer
Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 2 de junio de 2000 en el Proceso 30-IP-2000. Interpretación Prejudicial del 30 de enero de 2002 en el Proceso 68-P-2001. Interpretación Prejudicial del 10 de junio de 2016 dentro del Proceso 360-IP-2015.
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I
adquirir uno para determinado tratamiento, cura o alivio, se confunda con otro para distinta afección, lo cual puede llegar a causar daños irreparables en la vida o la salud de las personas.
3.3. Sobre todo en aquellos casos en que se adquieren directamente por el consumidor sin mediar una fórmula médica, pese a corresponderle esta ordenación a la mayoría de los medicamentos, lo cual suele suceder en los Países de la región por variadas circunstancias, entre ellas principalmente porque existen sectores vulnerables de la población que no tienen fácil acceso al servicio profesional de la salud y, por lo tanto, pueden verse apremiados ante un quebranto o alteración de la misma, a confiarse solamente de la recomendación que le ofrezcan en las droguerías, cuyos establecimientos no siempre están atendidos por técnicos farmaceutas.
3.4. En los productos farmacéuticos de libre venta al público lógicamente se puede incrementar el riesgo de confusión y, por lo tanto, las fallas en la selección de los productos que habrán de ingerirse o de conservarse en el hogar no está exenta de causar daños irreparables a la salud humana. 3.5. Este criterio del Tribunal en la valoración de marcas farmacéuticas, está cimentado en los derechos fundamentales a la preservación de la vida y la salud del hombre por las razones expuestas y, por consiguiente, al estar de por medio estos bienes superiores que gozan de plena protección jurídica, considera que el estudio de registrabilidad de estas marcas debe ser mucho más esmerado y diligente con el fin de evitar eventuales riesgos de confusión en el público consumidor al adquirirlos. Este discernimiento del Tribunal debe ser entendido en su real contexto, pues el mismo no conlleva ni equivale a exigirle a las autoridades de registro o a las autoridades jurisdiccionales a quienes les corresponda conocer de los conflictos marcarios, que deban tener especiales conocimientos científicos o técnicos en el área de la medicina, química o farmacia.
3.6. Por lo tanto, si bien en todos los conflictos de marcas, desde la perspectiva del riesgo de confusión, este Tribunal con apego al Ordenamiento Jurídico en la materia, previene al respectivo análisis de manera integral, tratándose del rubro de marcas farmacéuticas reitera que debe ser más exhaustivo, aplicadas por supuesto las reglas generales para el cotejo de marcas y teniendo en cuenta todas las particularidades y especificidades del caso concreto vertidos en la controversia, para ser a la vez analizados con su nivel de incidencia en el conflicto a resolver.
3. 7. Al efectuar la comparación, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, quien si bien por regla general se preocupa normalmente de su salud y puede tener una información apenas de referencia genérica sobre la posible cualidad de un producto
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farmacéutico para aliviar determinada afección en su salud, no obstante carece de conocimientos especializados en temas químicos o farmacéuticos y, por lo tanto, esta población puede ser mayormente expuesta a incurrir en riesgo de confusión al momento de adquirir productos medicinales o farmacéuticos, o al utilizarlos en el ámbito de su hogar sin ninguna asistencia, con probable aptitud de causar daños irreparables a la salud humana.
3.8. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos respecto de los signos denominativos TEGANDIA y SERANDIA.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00478, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
Cecilia � Ay¿teros MAGISTRADA
/
Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.
Cecilia LMLJros PRESIDENTA (e)
Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 558-IP-2015 1
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de septiembre de 2016 559-IP-2015 Interpretación Prejudicial Proceso Asunto
Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
República de Colombia Expediente interno
del Consultante 2005-00337
Referencia Patente de invención para "INTERRUPTOR
ELECTROMECÁNICO" Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS
El Oficio 3389 del 20 de octubre de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Articulas 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2005-00337; y,
El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno:
Demandante : Schneider Electric Industries S.A.
Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia
2. Hechos relevantes:
2.1. El 1 de diciembre de 1999, Schneider Electric Industries S.A. (en adelante, Schneider) presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia, una solicitud de patente de invención titulada "INTERRUPTOR ELECTROMECÁNIC0".1
2.2. El 14 de setiembre de 2004, Schneider, atendiendo a un requerimiento formulado por la SIC, presentó aclaraciones, un nuevo capitulo descriptivo y reivindicatorio y modificó el titulo de la invención a "CONTACTOR ELECTROMECÁNICO".
2.3. Por Resolución 32629 del 29 de diciembre de 2004, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC denegó la patente de invención titulada "CONTACTOR ELECTROMECÁNICO", toda vez que consideró que dicha invención carece del requisito de nivel inventivo contemplado en el Artículo 18 de la Decisión 486.
2.4. El 13 de enero de 2005, Schneider interpuso recurso de reposición contra la Resolución 32629.
2.5. Por Resolución 12680 del 31 de mayo de 2005, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 32629.
2.6. Schneider presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 12680 y 32629.2
2.7. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda.3 2.8. Mediante Auto del 8 de julio de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar. interpretación prejudicial a este Tribunal.
2 3
Expediente administrativo 99075599.
De la documentación remítida no es posible advertir la fecha de presentación de demanda. lbidem.
3. Argumentos de la demanda de Schneider:
3.1. La invención solicitada reúne las condiciones para gozar del privilegio de patente de invención, entre ellas, la altura inventiva, razón por la cual el objeto de la misma no puede ser considerado derivado de manera obvia o evidente de patentes ya existentes.
3.2. Las decisiones de la SIC fueron expedidas en contravención de la ley, toda vez que se examinó erróneamente el nivel inventivo del objeto de la solicitud de patente, lo cual conlleva una violación de las normas del Artículo 4 de la Decisión 344 y del Articulo 18 de la Decisión 486.
4. Argumentos de la contestación de la SIC:
4.1. Los actos administrativos acusados fueron expedidos con fundamento en la normativa vigente en materia de propiedad industrial contenida en la Decisión 486.
4.2. El examen de fondo de la solicitud de patente de invención permitió demostrar que el objeto de la misma adolece del requisito de nivel inventivo; por cuanto para una persona versada en la materia de la invención se deriva de manera evidente del conocimiento contenido en el estado de la técnica.
4.3. Por tanto, existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada. B. 1. 2. 3. 1.
..
NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486, conforme a lo solicitado por la Corte consultante; sin embargo, corresponde a la Corte consultante analizar y determinar la norma aplicable al caso, teniendo en cuenta los criterios desarrollados por este Tribunal sobre dicho tema.4
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 96-IP-2015 del 13 de mayo de 2015 pp.4-6 y 66-IP-2013 del 21 de agosto de 2013, pp. 4-5.
2. Nivel inventivo y estado de la técnica.
C. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial
1.1. El Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención.
1.2. A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, el Tribunal de Justicia de
1.3.
5 6
la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente:
"(. .. ) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de
patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que,
como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance
tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la
técnica'- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en
cualquier tipo de industria. 5
Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica6; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso N° 21-IP-2000 del 21 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 631, del 1 O de enero de 2001.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
"Articulo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de fa técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido et plazo previsto en el articulo 40. H
sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.
1.4. Respecto del nivel inventivo, la invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, que permita alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos especificas en el campo de la invención.
1.5. Respecto del requisito de susceptibilidad de aplicación industrial, es necesario que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios7•
2. Nivel inventivo y estado de la técnica
2.1. En relación al requisito de nivel inventivo, el Artículo 18 de la Decisión
2.2.
2.3. 7 e 9 486 establece lo siguiente:"Artículo 18.· Se considerará que una invención tiene nivel inventiva, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estada de la técnica."
Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.ª
En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.9
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 182-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p. 17.
lbldem, p.12.
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015. p. 11.
2.4. Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios 10:
- El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
- El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo.
- El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano.
- Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.
- En la mayoria de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.
2.5. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas:
10
(i) Identificación del estado de la técnica más cercano:
Cfr. Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina. Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78.
Disponible en: http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. (Consulta: 18 de agosto de 2016).
11
En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿ qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?
(ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son
diferentes con respecto a la anterioridad:
Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención.
(iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano:
- Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente.
- En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.
"( ... )
La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la
técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona
versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica
más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que
llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación( es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la caracterf stica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos
( .. .;•'11.
- La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a
posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello
implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención.
lbidem.
- La invención debe ser considerada en su conjunto. Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. "... La
excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas caracteristicas ... ". 12
- " ... Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ... " 13
- En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:
a) ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; b) ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y c) ¿de prever el resultado?
Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.
2.6. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2005-00337, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en 'el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.
12 lbldem. 13 lbldem.
MAGISTRADA
Hugo Ramiro omez Apac
MAGISTRADO
De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 21 de septiembre de 2016
Proceso: 573-IP-2015
Asunto: Interpretación Prejudicial
Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente interno
del Consultante: 2009-00436
Referencia: Patente: u 4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS".
Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán
VISTOS
El Oficio 3485, recibido el 27 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los articulas 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno Nº 2009-00436; y,
El auto de 1 de septiembre de 2016 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
ANTECEDENTES
Partes en el Proceso Interno:
Demandante: DOW AGROSCIENCES LLC.
Demandada:
2. Hechos Relevantes:
LA NACIÓN COLOMBIANA- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
2.1. El 15 de enero de 2001, la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC (en adelante DOW), presentó solicitud de patente con reivindicación de prioridad en la solicitud 60/176.720 de 14 de enero del 2000 (EE. UU), para la invención titulada 4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS (Expediente Administrativo 01 002407).
2.2. Una vez publicada la solicitud no se presentaron oposiciones de terceros. 2.3. La Jefe de División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria
y Comercio realizó el examen de fondo de la solicitud, estableciendo que: "i)
en cuanto al estado de la técnica se encontraron diferentes documentos anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio; ii) en cuanto al nivel inventivo se consideró que los documentos D1 a D4 afectan el nivel inventivo de la invención; iii) sobre el requisito de novedad se consideró que la comparación de la invención objeto de la solicitud implicaba que la novedad del objeto se vea afectada".
2.4. El 21 de junio de 2007, DOW radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio su respuesta a los requerimientos formulados indicando que: "i) se procedió a presentar una solicitud divisional compuesta por nueve reivindicaciones, ii) se expusieron las razones por las cuales lo revelado por
/as anterioridades tomadas como estado de la técnica no correspondla al
objeto de la invención".
2.5. El 30 de octubre de 2008, el Superintendente de Industria y Comercio mediante la Resolución 43513, decidió negar la solicitud por cuanto su objeto no poseía nivel inventivo.
2.6. DOW presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. 2.7. El 5 de marzo de 2009, el Superintendente de Industria y Comercio mediante
la Resolución 10881, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado.
2.8. DOW presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos mencionados.
2.9. El 27 de octubre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante el Oficio 3485 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
3. Argumentos de la Demanda presentados por DOW:
3.1. Manifestó que la Superintendencia se limitó a indicar que la combinación de las anterioridades citadas hace obvia la invención para un experto medio en la materia, cuando la existencia de elementos conocidos no genera per se carencia de nivel inventivo.
3.2. Agregó que la Superintendencia optó por otro método de análisis diferente al del problema-solución, haciendo que el trámite de solicitud sea diferente al realizado en otros casos análogos. Se citaron cuatro {4) documentos como anterioridades (01, 02, 03 y 04), lo que contraria abiertamente las reglas del método problema- solución y, por ende, desvirtúa las conclusiones a que se llegó en los actos acusados según lo aduce.
3.3. Expresó que la información presentada claramente indica que hay un efecto herbicida sinérgico mejorado, comparándolo con compuestos conocidos similares.
3.4. Indicó que los actos acusados no evaluaron las pruebas para demostrar el nivel inventivo, pese a que se presentaron oportunamente dentro del trámite de la solicitud.
4. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:
4.1. Adujo que no es posible que exista efecto sinérgico porque se trata de compuestos individuales y no de combinaciones que muestren la existencia de dicho efecto.
4.2. Expresó que no es coherente hablar de los compuestos y su efecto sinérgico, cuando lo que se pretende proteger es una composición donde, además, el efecto sinérgico técnicamente no es posible.
4.3. Señaló que una cosa es citar todos los documentos que afectan la patentabilidad de la invención, y otra muy diferente es combinar dos documentos como máximo para afectar el nivel inventivo de la misma.
4.4. Sostuvo que la gran cantidad de documentos citados es un indicio de lo obvio que resulta la composición reivindicada. Se puede desvirtuar su nivel inventivo con cualquiera de los documentos o cualquier combinación de los mismos B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se procederá
interpretar el artículo 181 , en concordancia con las disposiciones necesarias para el efecto, contenidas en la misma Decisión, tales como los articules 14 y 16. No procede en relación con el articulo 45 solicitado, por cuanto el proceso no alude a ninguna controversia sobre la regulación formal del examen de patentabilidad en el marco de esta norma.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. Requisitos de patentabilidad. El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. La susceptibilidad de aplicación industrial.
2. El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. Requisitos de patentabilidad. El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. La susceptibilidad de aplicación industrial
1.1. Como en el proceso interno se discute si el objeto de la solicitud de patente presentada por DOW cumple con el requisito de nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia2•
1.2. Según lo dispuesto por el articulo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, son tres los requisitos para que una invención sea considerada patentable: ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.
1.3.
2
3
De la novedad de la invención
El articulo 16 de la Decisión 486 señala que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica". Para el ordenamiento andino la novedad debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial.3
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "( ... )
Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.
( ... )".
Ver Interpretaciones Prejudiciales 12-IP-98 del 20 de mayo de 1998; 46-lP-2012 del 20 de julio de 2012; 157-IP-2013 del 21 de mayo de 2014: y 183-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.
Sobre el concepto de novedad absoluta se puede ver la sentencia del 30 de octubre de 1996, expedida en el marco del proceso 1-Al-1996.
1.4. Para calificar adecuadamente la novedad debemos tener en cuenta los siguientes conceptos:
1.4.1. Invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico.
1.4.2. Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público4 por
cualquier medio y en cualquier lugar.
1.5. Ahora bien, una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.
1.6. Para determinar la novedad se deben seguir las siguientes reglas:
1.6.1. Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.
1.6.2. Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.
1.6.3. Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.
1.6.4. Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica. Del nivel inventivo
1.7. De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia.
1.8. Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones:
4 Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencíalidad de la información
relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente.
1.8.1. Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 1.8.2. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar"5•
Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.
1.8.3. Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo:
1.8.3.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que
tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.
1.8.3.2. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraido del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serian otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.
En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.
s DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid - Espal'\a. 2001.
"DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y 1089.
1.9. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.
1.1 O. De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas análisis problema solución6:
1.10.1. Identificación del estado de la técnica más cercano.
1.10.2. Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad.
1.10.3. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano.
1.10.4. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.
En concordancia con las anteriores reglas el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:
¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?
¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿ De prever el resultado?
Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.
1.11. Como en el proceso interno se discute si era posible la combinación de documentos para atacar el nivel inventivo, el Tribunal adopta las siguientes reglas7:
6
7
Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Ai'lo 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http: l/www.comunidadandina.org/public/patentes. pdf.
Sobe esto se puede ver el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina, págs. 81 y 82.
(J
f
1.11.1. Se permite la combinación de dos documentos si fuese obvia para un técnico medio en la materia.
1.11.2. En principio, no se utilizarán más de dos documentos para atacar el nivel inventivo, salvo que:
1.11.2.1. Su combinación haya sido definida en alguna parte como posible.
1.11.2.2. Si no se trata de una combinación, sino simplemente de una yuxtaposición de características, cada una produciendo su propio efecto, es decir, cada documento debe ser relevante para cada una de las características.
De la susceptibilidad de aplicación industrial
1.12. Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta.
1.13. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.
2. El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos
2.1. Como la demandante argumentó que la existencia de elementos conocidos no genera per se carencia de nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los precedentes jurisprudenciales sobre la materiaº.
2.2. La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. En la primera, se fusionan los elementos sin que puedan diferenciarse por separado; en la segunda, simplemente hay una unión de elementos claramente distinguibles en el conjunto9•
2.3. De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de novedad y/o nivel inventivo, ya
Se puede ver la Interpretación Prejudicial 102-IP-2012 de 31 de octubre de 2012.
Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página
www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm.
(
que siempre se debe analizar el caso concreto; es decir, una combinación de elementos conocidos puede implicar un adelanto y una contribución novedosa y útil, con lo cual seria patentable10•
2.4. Por lo tanto, una combinación de elementos conocidos, para ser patentable, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente. 2.5. En consecuencia, al analizar el nivel inventivo de una combinación de elementos conocidos se debe establecer si, en relación con el estado de la técnica al momento de la solicitud, no era obvia ni evidente para un técnico medio en la materia. No resultaría acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de una simple constatación de una combinación o mezcla de elementos conocidos, se concluya per sé la inexistencia de nivel inventivo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00436, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artf culo 90 del
Estatuto del Tribunal.
l
Cecilia L�,1�.
10
MAGISTRADA
Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO
Sobre esto se puede ver ZUCCHERINO, Daniel R. "PATENTES DE INVENCIÓN", Gréfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pég. 72.
De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Sec etario.
PRESIDENTA (e)
Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 573-IP-2015
