Proceso 89-IP-2011.- Interpretación Prejudicial del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú; y, de oficio, interpretación de los artículos 154, 155, 157 y 224 de la misma normativa. Asunto: Infracción a los derechos de propiedad intelectual. Actor: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB. Expediente interno: Nº 2175-2010 ... Proceso 4-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b),
136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Esta-do de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: “NEW VENUS” (denominativa). Actor: C.I. CILES S.A. Expediente Interno Nº 2006-00047 ... Proceso 35-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal
a), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad An-dina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: FLEXACRYL (mixta). Actor: COMPAÑÍA GLO-BAL DE PINTURAS S.A. – GLOGLO-BALPAINT S.A. Expediente Interno Nº 2007- 00409 ... Proceso 41-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literal a), y 136
literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad An-dina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: NUTY (denominativa). Actor: FERRERO S.P.A. Expediente Interno Nº 2010-00060 ... Proceso 42-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), y
136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: MAXILITRO COLANTA (Mixta). Actor: PRODUCTOS NA-TURALES DE LA SABANA -ALQUERÍA S.A. Expediente Interno Nº 2010-00312 ...
Para nosotros la Patria es América
S U M A R I O
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido con fecha 09 de noviembre de 2011. I. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
II. LAS PARTES.
Demandante: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB.
Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protec-ción de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, República del Perú. Tercero interesado: M&M Repuestos y
Ser-vicios S.A. III. DATOS RELEVANTES. A. HECHOS.
Entre los principales hechos, algunos recogi-dos de los narrarecogi-dos en la demanda, otros de la
solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos y judiciales de los actos impugnados, se encuentran los si-guientes
- Con fecha 28 de octubre de 2005 VOLVO TRADEMARK HOLDING AB interpuso ante la Oficina de Signos Distintivos del INDE-COPI denuncia contra M&M Repuestos y Servicios S.A por infracción de sus derechos de propiedad industrial respecto de sus mar-cas registradas VOLVO, alegando que: a) es titular de las marcas de producto VOLVO y logotipo y VOLVO (para la Clase 12 de la Cla-sificación Internacional de Niza) las cuales son notoriamente conocidas tanto en Perú como a nivel internacional, siendo además marcas líderes en el mercado de vehículos terrestres, especialmente de carga y maqui-naria pesada y que gozan también de presti-gio como signo que identifica el servicio de reparación; b) M&M Repuestos y Servicios S.A., sin contar con su autorización, utiliza las marcas VOLVO tanto como letrero princi-pal en su establecimiento como en sus com-probantes de pago, en los cuales, en la parte central y en caracteres destacados se mues-tra la denominación VOLVO; c) Ni VOLVO TRADEMARK HOLDING AB ni alguna de sus empresas vinculadas ha vendido a la empla-zada repuestos de marca VOLVO, por tanto, la emplazada no ofrece repuestos originales VOLVO y en el supuesto negado de que así fuera, ello no la autoriza a usar como nombre comercial la denominación VOLVO, debien-do en todebien-do caso precisar que no son distribui-dores oficiales de los productos VOLVO; d) la emplazada ejerce esta conducta de mala fe pues pese a que por cartas notariales se le ha conminado a cesar en el uso infractor de la marca VOLVO, no lo ha hecho.
- La Oficina de Signos Distintivos de INDE-COPI admitió la denuncia, corrió traslado de
PROCESO 089-IP-2011
Interpretación prejudicial del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la
República del Perú; y, de oficio, interpretación de los artículos 154, 155, 157 y
224 de la misma normativa. Asunto: Infracción a los derechos de propiedad
intelectual. Actor: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB.
ella y dispuso se practique una diligencia de inspección en el local de M&M Repues-tos y Servicios S.A. En dicha diligencia “se observó el uso de la denominación VOLVO en facturas y boletas, se tuvo a la venta una caja con la denominación NWO, NWO Nr. RDL 1317-VOLVO, otra NWO y adherido con un sticker la denominación VOLVO 167294, fecha agosto de 2004, made in brazil (sic), código de barras, una caja de repuestos Ma-ble con la denominación `aplicación volvo’, los cuales se observaron en una vitrina de exhibición. Al preguntarle desde cuando (sic)
utiliza la denominación VOLVO, manifestó que desde hace 1 año, al preguntarle desde cuando (sic) y quien (sic) le provee los pro-ductos con el sticker con la denominación VOLVO, señaló que desde hace más de tres años y que le compraron los productos Mable NWO a empresas brasileras, indicando que éstos son productos alternativos no origina-les, pero cuando la gente conocedores (sic), les solicitaban volvo original le compraban a Modasa”.
- Mediante Resolución 4832-2006/OSD-IN-DECOPI de 7 de abril de 2006, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la ac-ción por infracac-ción toda vez que consideró que el signo VOLVO estaba siendo “utilizado de buena fe, a título informativo y no como nombre comercial, y además no es suscepti-ble de inducir al público a error o confusión respecto del origen empresarial de las activi-dades económicas sobre las cuales se apli-ca, por lo que no se puede considerar su uso como una infracción a los derechos de pro-piedad industrial de la firma reclamante”. - VOLVO TRADEMARK HOLDING AB apeló
de dicha decisión. Mediante Resolución 1634-2006/TPI-INDECOPI de 28 de octubre de 2006, el Tribunal de Defensa de la Com-petencia y de la Propiedad Intelectual confir-mó la mencionada decisión. Consideró que la marca VOLVO y diseño era utilizada con fines informativos y que en el presente caso se configuraba el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 157 de la Deci-sión 486.
- VOLVO TRADEMARK HOLDING AB inter-puso demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones Nºs 4832-2006/OSD y 1634-2006/TPI, a fin de que se declare su invalidez e ineficacia. Solicita asimismo se
declare fundada la acción por infracción y que se prohíba a M&M Repuestos y Servicios S.A. usar la marca VOLVO en letreros, pane-les, comprobantes de pago, papelería, mate-rial publicitario, etc.
- Con fecha 31 de enero de 2008 la Tercera Sa-la Especializada en lo Contencioso Adminis-trativo de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por VOLVO TRADEMARK HOL-DING AB. En dicha sentencia se consideró que; a) de las pruebas se desprende que el uso de la denominación Volvo fue de “ índo-le informativo, y no como nombre comercial, en tal sentido se aleja el supuesto del posi-ble uso que confunde e induce a error al pú-blico consumidor”; b) los hechos en contro-versia se encuentran dentro de lo estable-cido por el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486; c) que, de acuerdo a lo acreditado en autos “se concluye que la mar-ca VOLVO no ha sido determinada como no-toria por INDECOPI”.
- Contra dicha sentencia, VOLVO TRADE-MARK HOLDING AB interpuso recurso de apelación.
- Con fecha 18 de agosto de 2009, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema del Perú revocó la sentencia apelada y reformándola declaró fundada la demanda. Los principales fundamentos de la sentencia son los siguien-tes: a) que, de lo constatado en la diligencia de inspección ordenada por la entidad admi-nistrativa se puede concluir que “dicha acti-vidad no puede catalogarse como de buena fe, toda vez que al registrar etiquetas con la denominación VOLVO a los productos alter-nativos que vende de distinta procedencia, lo que en esencia, podría generar confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial del producto (…)”; b) que, “en relación a la notoriedad de la marca que invo-ca la demanda (sic), resulta irrelevante para el caso, toda vez que la notoriedad o no de ella, no depende para que el tercero la utilice en su beneficio, pues sólo basta que sea de buena fe o para propósito de información, lo que como se ha concluido en los párrafos precedentes, ello no se ha verificado en el presente caso…”.
INDECOPI y M&M Repuestos y Servicios S.A. interpusieron recurso de casación. El 8 de no-viembre de 2010 se declaró improcedente el
recurso interpuesto por el INDECOPI y proce-dente el recurso interpuesto por M&M Repues-tos y Servicios S.A., por lo cual se solicita interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
B. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.
VOLVO TRADEMARK HOLDING AB fundamen-ta su demanda con los siguientes argumentos: - Que, las marcas VOLVO son notoriamente conocidas tanto en el Perú como a nivel inter-nacional, siendo también “marcas líderes en el mercado de vehículos terrestres, especial-mente de carga y maquinaria pesada”. Seña-la también que Seña-las marcas VOLVO gozan de prestigio como signos que identifican el servi-cio de reparación.
- Que, sin contar con su autorización, M&M Repuestos y Servicios S.A. utiliza con mala fe la marca VOLVO y diseño: a) como letrero principal de su establecimiento comercial y b) en sus facturas. Agrega que M&M Repues-tos y Servicios S.A. no ofrece repuesRepues-tos ori-ginales VOLVO.
- Que, en la diligencia de inspección se de-mostró que M&M Repuestos y Servicios S.A. vende productos con marca falsificada VOLVO. Sin embargo, la autoridad adminis-trativa no lo sancionó por dicho hecho. - Señala que, un tercero no autorizado por el
titular de una marca “está legitimado para usar esa marca sólo en la medida en que venda repuestos o productos legítimos y de-bidamente marcados por el titular, sólo en la medida en que anuncie al mismo tiempo el tipo de productos con que cuenta, sin inducir a pensar que se tiene toda la gama de pro-ductos; y que el uso de la marca debe hacer-se en los anuncios, como establece la ley, es decir, en los medios a través de los cuales se difunde la publicidad comercial, sea ésta en la prensa, la radio, la televisión, el inter-net, el correo o correo electrónico y canales parecidos”. Sin embargo, agrega la deman-dante, dicho tercero “no puede utilizar esta marca, ni los logotipos corporativos asocia-dos a la marca, en paneles fijos o movibles colocados en el frontis de los locales comer-ciales en tanto que ese uso no cumple con el propósito de ‘anuncio de la oferta de
produc-tos legítimos’”. Igualmente, se debe consi-derar prohibido el uso de la marca en los comprobantes de pago emitidos en tanto ta-les documentos no cumplen con el propósito del anuncio.
C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.
En su contestación a la demanda, INDECOPI manifiesta lo siguiente:
- Que, en aplicación de los criterios estable-cidos en el artículo 228 de la Decisión 486se puededeterminar que la marca VOLVO no es notoria, pues la demandante no demostró dicha notoriedad en el procedimiento admi-nistrativo que dio origen a las resoluciones ahora impugnadas. Indica que las pruebas presentadas no demuestran ni la extensión del conocimiento de la marca VOLVO “ni acreditan el ámbito de difusión y el uso cons-tante de la misma en una cantidad suficiente que demuestre su implantación entre el pú-blico consumidor peruano o andino”.
- Que, “M&M Repuestos y Servicios S.A. utili-za la marca VOLVO y diseño para informar que tanto las actividades relacionadas con la comercialización de repuestos como los mismos repuestos de la clase 12 de la No-menclatura Oficial que ofrece están dirigi-dos, entre otros, a los vehículos distinguidos con dicha marca”.
- Que, se puede observar en la fotografía y facturas presentadas en el expediente ad-ministrativos que “M&M también ha incluido los signos ZF y logotipo y SKF y logotipo en el letrero del frontis de su local y SKF y di-seño, BOSCH y diseño y ZF y logotipo en sus facturas, lo que confirma que las marcas re-feridas no son utilizadas para identificar sus actividades económicas ni para distinguir los productos que ofrece, no habiéndose pre-sentado medio de prueba alguno que desvir-túe que dicho uso haya sido efectuado de buena fe y/o se haya limitado al propósito de información”.
- Señala también que “en el letrero ubicado en el frontis del local de M&M Repuestos y Ser-vicios S.A se aprecia que, debido a su ubica-ción y tamaño, es la denominaubica-ción ‘M&M Repuestos y Servicios S.A.’ la que será per-cibida como el nombre comercial de dicha
empresa, siendo razonable suponer que el signo VOLVO y diseño será considerado co-mo una referencia de que en el local de la emplazada se reparan vehículos marca VOL-VO y/o se venden repuestos marca VOL-VOLVOL-VO”.
Agrega que “lo mismo sucede con las factu-ras emitidas por M&M, en la cuales, si bien la denominación VOLVO aparece en el centro de las mismas, también se muestran -en tamaño similar- las marcas SKF, BOSCH y ZF y el nombre comercial ‘M&M Repuestos y Servicios S.A.’ ”.
- Que, el uso del signo VOLVO por parte de M&M cumplía con las condiciones previstas por el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486. Ello porque sólo lo ha venido utilizando “como referencia para hacer cono-cer a sus clientes que vende productos auto-motores de dicha marca”.
D. TERCERO INTERESADO.
Por su parte, M&M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. presentó los siguientes argumentos: - Que, la demandante no ha aportado pruebas
que “reflejen de manera objetiva que los sig-nos registrados VOLVO y VOLVO y figura hayan logrado un posicionamiento en el mer-cado en el nivel que corresponde a los signos notoriamente conocidos”.
- Que, M&M RESPUESTOS Y SERVICIOS S.A. no vende repuestos con marca falsificada VOLVO, “pues las cajas que se observaron en la diligencia de inspección pertenecen a las marcas: NWO y MAHLE, que son repues-tos alternativos”.
- Señala que su empresa “cumple con brindar información relevante al consumidor sobre la existencia de repuestos originales Volvo que le permitan evaluar idóneamente la adquisi-ción del bien. El uso en las facturas de la de-nominación Volvo es una publicidad que tie-ne como objeto INFORMAR al usuario de la existencia de repuestos originales Volvo. No se ha inducido de ninguna manera al público en error u originado situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca”. (el subrayado no es nuestro).
- Que, han procedido de buena fe y que no se ha hecho uso a título de marca de la deno-minación Volvo, indicando que sólo usaron la
denominación para informar la venta de re-puestos originales Volvo que son adquiridos a concesionarios autorizados Volvo. Resalta que dichas compras las realizaron desde an-tes de la interposición de la acción por infrac-ción ante el INDECOPI.
IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía pre-judicial las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros.
V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTEPRETADAS. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 228 de la Decisión 486. Se procederá a dicha interpretación y también se interpretarán de oficio los artículos 154, 155, 157 y 224 de la Decisión 486.
El texto de las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcribe a conti-nuación:
DECISIÓN 486 “(…)
DE LOS DERECHOS Y LIMITACIONES CON-FERIDOS POR LA MARCA
(…)
Artículo
154.-“El derecho al uso exclusivo de una marca se
adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
Artículo
155.-El registro de una marca confiere a su titu-lar el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguien-tes actos:
a) aplicar o colocar la marca o un signo
dis-tintivo idéntico o semejante sobre produc-tos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha re-gistrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines
comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servi-cios para los cuales ésta se ha registra-do; o sobre los envases, envolturas, em-balajes o acondicionamientos de tales pro-ductos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas,
embalajes u otros materiales que repro-duzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
d) usar en el comercio un signo idéntico o
similar a la marca respecto de cualesquie-ra productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tra-tándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presu-mirá que existe riesgo de confusión;
e) usar en el comercio un signo idéntico o
similar a una marca notoriamente conoci-da respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
f) usar públicamente un signo idéntico o
si-milar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicita-rio de la marca, o un aprovechamiento in-justo de su prestigio.
Artículo
157.-Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seu-dónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de ori-gen o época de producción de sus productos
o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea ca-paz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su ti-tular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publici-dad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para in-dicar la compatibilidad o adecuación de pie-zas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se li-mite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
(…)
DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIA-MENTE CONOCIDOS
Artículo
224.-Se entiende por signo distintivo notoriamen-te conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector per-tinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho cono-cido.
(…)
Artículo
228.-Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miem-bros del sector pertinente dentro de cual-quier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográ-fica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográ-fica de su promoción, dentro o fuera de
cualquier País Miembro, incluyendo la pu-blicidad y la presentación en ferias, expo-siciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el estableci-miento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o
adqui-rida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas intere-sadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas
de fabricación, compras o almacenamien-to por el titular del signo en el País Miem-bro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier re-gistro o solicitud de rere-gistro del signo dis-tintivo en el País Miembro o en el extranje-ro.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:
1. SOBRE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UNA MARCA.
El artículo 154 de la Decisión 486 señala que el derecho al uso exclusivo sobre una marca se obtiene a partir de su registro, por lo que es el titular de dicho signo el único facultado a usar la marca o permitir su uso por parte de terceros. Al respecto, el Tribunal Andino ha señalado que
“dentro de la exclusividad que la marca otorga a
su titular se ha considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa. Por la primera se permite al titular usarla, ceder-la o conceder licencia sobre ceder-la marca. La se-gunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que ter-ceros usen la marca y, en consonancia, oponer-se al uso y registro de signos idénticos o simila-res a los que él es titular” 1. De lo anterior se
advierte que el registro de un signo como marca no sólo faculta a su titular a su uso exclusivo, sino, además, a prohibir a terceras personas el uso de la marca.
Ahora bien, en relación con la otra faceta de la exclusividad (la negativa), se debe tener en cuenta que ésta “(…) es más amplia que la fa-ceta positiva. En vez de comprender tan sólo el signo registrado y los productos o servicios incluidos en el registro, la faceta negativa se extiende, por un lado, a los signos idénticos y semejantes; y abarca, por otra parte, tanto los productos o servicios idénticos como los pro-ductos o servicios similares”. 2
Según lo establecido por el artículo 155 de la Decisión 486, el titular de una marca tiene el derecho de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, realice los siguientes actos: aplicar o colocar dicho signo, o un signo idénti-co o semejante, sobre productos para los cua-les haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, en-vases, envolturas, embalajes u otros materia-les que reproduzcan o contengan la marca (lite-ral c), los de usar en el comercio un signo idén-tico o semejante respecto de cualesquiera pro-ductos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comer-cial o publicitario de la marca, o por razón de un
1 Proceso 54-IP-2000, Marca: “CERVITAN”, publicado en
G.O.A.C. Nº 612, de 25 de octubre de 2000.
2 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho
aprovechamiento injusto del prestigio de la mar-ca o de su titular (literal e); y, los de usar públi-camente un signo idéntico o similar a una mar-ca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilu-ción de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).
Conforme ha indicado el Tribunal en jurispruden-cia anterior, los mencionados derechos de ex-clusión “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ deter-minados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico eco-nómico y sin su consentimiento un signo idénti-co o semejante, cuando dicha identidad o simi-litud sea susceptible de inducir a confusión”. 3
Asimismo, el Tribunal ha señalado que “de acuer-do a la Decisión 486 también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indica-da identiindica-dad puede producir”. 4
No obstante, cabe resaltar que el derecho ex-clusivo sobre la marca y el consecuente ejerci-cio del ius prohibendi no es ilimitado. Así, en pronunciamientos anteriores ha indicado el Tri-bunal que “la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una prefe-rencia única para la explotación de una fuerza de riqueza”. 5
La Decisión 486 (así como lo hicieron sus ante-cesoras) establece ciertas limitaciones y ex-cepciones al derecho al uso exclusivo de la marca, las cuales se encuentran precisadas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada normativa comunitaria. Así, el ejercicio de ac-ciones contra terceros puede verse restringido por: (i) motivos relacionados con la identidad de las persona, su seudónimo o domicilio; propósi-tos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de
produc-tos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de pie-zas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, entre otros (artículo 157); (ii) el agotamiento del derecho sobre la marca (artículo 158) y iii) la coexisten-cia en la Subregión de dos marcas idénticas o similares a nombre de titulares distintos, cuan-do la marca no esté siencuan-do utilizada en el país importador (artículo 159, último párrafo). 6
Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepcio-nes, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su proce-dencia se encuentra supeditada al cumplimien-to de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria” 7.
A los efectos del caso en concreto, son de re-levancia las limitaciones al derecho al uso ex-clusivo de la marca previstas en el artículo 157 de la Decisión 486, que es el tema en debate en el proceso interno que ha dado lugar a la pre-sente interpretación prejudicial.
Conforme se verá en Punto 3. de esta providen-cia, en virtud del artículo 157 de la Decisión 486 el titular de una marca no podrá impedir que terceros la usen en el mercado, siempre y cuan-do se cumplan los requisitos señalacuan-dos en el referido artículo 157.
2. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD.
En el proceso interno, tanto el INDECOPI como la Tercera Sala Especializada en lo Conten-cioso Administrativo de la Corte Superior de Lima consideraron que la notoriedad de la mar-ca VOLVO, alegada por la demandante, no ha-bía sido comprobada convenientemente. Por ello, el Tribunal considera pertinente hacer re-ferencia al tema de la prueba de la notoriedad de una marca.
En reiterada jurisprudencia este Tribunal se ha pronunciado en extenso sobre el tema de las marcas notorias, entre las cuales se destacan
3 Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la
resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en G.O.A.C. Nº 690, de 23 de julio de 2001.
4 Proceso 149-IP-2007, Asunto: Competencia desleal,
publicado en G.O.A.C. Nº 1586, de 15 de febrero de 2008.
5 Proceso 5-IP-94, Marca: “BENETTON”, publicado en
G.O.A.C Nº 177, de 20 de abril de 1997.
6 Proceso 69-IP-2000 ya citado.
las providencias dictadas en los procesos 68-IP-2005 (Marca: “GIAN PIER´S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1302, de 2 de marzo de 2006; 149-IP-2007 (Asunto: Competencia desleal, pu-blicado en la Gaceta Oficial Nº 1586, de 15 de febrero de 2008), 24-IP-2009 (Marca “SALSA-BOR”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1734, de 22 de julio de 2009); 29-IP-2010 (Marca: “TOINGS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1976, de 9 de setiembre de 2011); 82-IP-2010 (Marca: “DOLCE EYEWEAR”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1929, de 01 de marzo de 2011), 82-IP-2011 (Marca: FIGURATIVA, publi-cado en la Gaceta Oficial Nº 2035, de 29 de marzo de 2012), entre otras.
Para los efectos del caso de autos, el Tribunal pone de relieve lo siguiente:
a) La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquél que sea reconocido como tal en cual-quier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. “En el signo notoriamente conocido convergen su difusión entre el público consumidor del pro-ducto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara…”. 8
Por su parte, el artículo 230 establece qué debe entenderse por “sector pertinente”. b) La Normativa Comunitaria protege a la
mar-ca notoriamente conocida de una manera re-forzada y ampliada, más allá del principio de especialidad y territorialidad.
Con el objeto de proteger los signos distinti-vos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a saber: riesgo de confusión, de aso-ciación, de dilución y de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal Comunitario ha expresa-do en reiterada jurisprudencia lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un produc-to piense que está adquiriendo otro (confu-sión directa), o que piense que dicho
pro-ducto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirec-ta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferen-cie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo pien-se que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vincula-ción económica.
El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o simi-lares cause el debilitamiento de la altísi-ma capacidad distintiva que el signo noto-riamente conocido ha ganado en el merca-do, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conoci-do.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente cono-cidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan nin-gún grado de conexidad con los que am-para el signo notoriamente conocido”. 9
c) La notoriedad de una marca constituye una cuestión de hecho que debe ser probado por quien alega dicha notoriedad. El artículo 228 de la Decisión 486 enuncia algunos de los factores que se deberán tomar en considera-ción para determinar la notoriedad de un sig-no distintivo, a saber, el grado de cosig-noci- conoci-miento entre los miembros del sector perti-nente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro; el valor de la inver-sión para promoverlo o para promover el es-tablecimiento, actividad, productos o servi-cios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el País Miembro en el que se pretende la pro-tección; el grado de distintividad del signo;
8 Proceso 149-IP-2007 ya citado.
9 Proceso 109-IP-2007, Marca: “LOMA´S”, publicado en
su valor contable como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o la existencia de actividades significativas de fabricación, com-pras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca pro-tección; los aspectos de comercio interna-cional; o la existencia y antigüedad de cual-quier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranje-ro. Dichos factores influyen decisivamente para que la marca adquiera el carácter de notoria, “ya que así el consumidor reconoce-rá y asignareconoce-rá dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria” 10.
En el presente caso, el Juez Consultante debe-rá determinar si, sobre la base de las pruebas aportadas por la demandante y con vista a los factores enunciados en el artículo 228 de la Decisión 486, ha quedado acreditada la notorie-dad de la marca VOLVO alegada por la deman-dante.
3. LIMITACIONES AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA.
Conforme se ha indicado, el uso de una marca sólo puede ser autorizado por el titular de la misma y, excepcionalmente, la norma andina permite el uso de una marca sin autorización de su titular.
En el presente caso, en el proceso interno el punto en debate entre las partes se centra en que si los hechos referidos en el punto A. supra
pueden considerarse comprendidos (o no) den-tro de las limitaciones al derecho al uso exclusi-vo de la marca previstas en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486.
Por considerarlo pertinente, el Tribunal se pro-nunciará primero sobre el artículo 157 en su integridad, para luego pronunciarse específica-mente sobre el segundo párrafo del artículo 157. Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la
función económica y comercial de este instituto legal 11. Ello porque, como bien apunta el
trata-dista Carlos Fernández-Nóvoa, el derecho de exclusiva inherente a la marca “puede, en algu-nos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrían, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades”. Así, “con el fin de corregir estas eventuales disfunciones, es preciso so-meter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones”. 12
Sobre este tema y en el mismo sentido, la jurisprudencia comunitaria europea ha señalado respecto del artículo 6 (“Limitación de los efec-tos de la marca”) de la Directiva 89/104/CEE 13
que dicho artículo “tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de la marca y los de la libre circula-ción de mercancías, así como los de la libre prestación de servicios, en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (…)” 14.
El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del
con-10 Proceso 149-IP-2007 ya citado.
11 Proceso 10-IP-94, publicado en G.O.A.C Nº 177, del 20
de abril de 1994, citado en el Proceso 2-AI-96, Asunto: “BELMONT”, publicado en G.O.A.C. Nº 289, de 27 de agosto de 1997 y en G.O.A.C Nº 291, de 3 de setiembre de 1997.
12 Fernández-Nóvoa, Carlos, “Posición Jurídica del Titular
de la Marca”, en Manual de la Propiedad Industrial
(Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649.
13 Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de
1988, relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas. Artículo 6 (Limitación de los efec-tos de la marca): “1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos; c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”.
14 Asunto C-102/07, Sentencia del Tribunal de Justicia
(Sala Primera) de 10 de abril de 2008, considerando Nº 45, Caso “ADIDAS”.
sentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca “siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la pro-cedencia de los productos o servicios”. Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen:
- su propio nombre, domicilio o seudónimo; - un nombre geográfico; o,
- cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lu-gar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.
A propósito del análisis de primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344, norma similar al primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, este Tribunal ha señalado que el artículo bajo comentario “no contiene una lista que ago-te las limitaciones referidas a ‘propósitos de identificación o de información’, debido a que, en término generales, es permitido que terceros usen ‘cualquier indicación cierta’, siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca”. 15
Ahora bien, en virtud del segundo párrafo del artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad:
- Anunciar, inclusive en publicidad compara-tiva;
- Ofrecer en venta;
- Indicar la existencia o disponibilidad de pro-ductos o servicios legítimamente marcados; - Indicar la compatibilidad o adecuación de
pie-zas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; En relación con el término “anunciar”, en juris-prudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede
enten-derse toda forma de comunicación y/o infor-mación dirigida al público con el objetivo de pro-mover, directa o indirectamente, una actividad económica”. 16
Como requisitos concurrentes de licitud, el se-gundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una fi-nalidad informativa y, (iii) que no sea suscepti-ble de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
Las limitaciones al ius prohibendi del titular de la marca contenidas en el artículo 157 están entonces referidas a los usos de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzcan al público a confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o ser-vicios.
En el proceso interno, los hechos controverti-dos son: i) el uso de la marca VOLVO (junto con la denominación en destaque “M&M Repuestos y Servicios S.A.”) en el letrero principal ubicado en el frontis del establecimiento de M&M Re-puestos y Servicios S.A., ii) el uso de la marca VOLVO (junto con la denominación de la em-presa y el logotipo de otras marcas) en las fac-turas y comprobantes de pago de M&M Repues-tos y Servicios S.A. y iii) el hecho que en la diligencia de inspección efectuada por INDE-COPI, se habría encontrado en una vitrina de exhibición “etiquetas con la denominación VOL-VO” adheridas a “los productos alternativos que vende M&M Repuestos y Servicios S.A”. 17
El Juez consultante deberá efectuar una apre-ciación global del contexto y las circunstancias en las que se hizo uso, en el caso en concreto, de la marca VOLVO.
Uso no autorizado de marca ajena. Requisi-tos concurrentes de licitud (segundo párra-fo del artículo 157 de la Decisión 486). El artículo 157 segundo párrafo establece tres requisitos concurrentes que determinan que el uso en el mercado de una marca ajena, sin
16 Proceso 40-IP-2011, Asunto: Registro sanitario (INVIMA)
sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, publicado en G.O.A.C. Nº 2039, del 09 de abril de 2012.
17 Según se refiere en la Sentencia del 18 de agosto de
2009 de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema del Perú.
consentimiento de su titular, pueda ser conside-rado lícito, o dicho en otras palabras, que deter-minan que el titular no pueda oponerse o impe-dir el uso de su marca por parte de terceros. Estos son, a saber, que dicho uso:
a) sea de buena fe;
b) se limite al propósito de información al públi-co;
c) no sea susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
Corresponde en consecuencia al Juez Consul-tante verificar si en el caso analizado se cum-plen los mencionados requisitos de licitud. La noción de “buena fe”, como uno de los requi-sitos de licitud consagrados por el artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en conside-ración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma im-portancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuacio-nes”. 18
Asimismo, en pronunciamientos anteriores es-te Tribunal ha indicado que:
“La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los
princi-pios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de rela-ción. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el repro-che a cualquier conducta que de él se aparte. Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esque-mas éticos, políticos y sociales de cada mo-mento histórico.
La buena fe es concebida subjetivamente co-mo la convicción o conciencia de no perjudi-car a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona.
En el derecho moderno se entiende en un sentido objetivo, esto es, como los deberes de lealtad, sinceridad, diligencia y corrección de cuya observancia o no se desprenden es-pecíficas consecuencias jurídicas, indepen-dientes del íntimo convencimiento que tenga el sujeto de la conducta, activa u omisiva.”19
En relación con la buena fe, este Tribunal tam-bién ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registra-do ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligen-cia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios 20, es decir, debe ser leal no sólo con
los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los con-sumidores y el correcto funcionamiento del mercado.
El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de informa-ción al público) engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son 21: i)
Que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que
19 Proceso 30-IP-97, Marca: “Marca: CAROLINA”,
publi-cado en G.O.A.C. Nº 355, de 14 de julio de 1998 y Proceso 69-IP-2000 antes referido.
20 Proceso 69-IP-2000 ya citado.
21 Proceso 40-IP-2011 ya citado.
18 JAECKEL KOVAKS, Jorge. “Apuntes sobre
Competen-cia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Dere-cho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, citado en el Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competen-cia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en G.O.A.C. Nº 1831, del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007 ya referido.
sea objetivamente comprobable, verificable. Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se pro-porcione en la comparación con una marca aje-na, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas: iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las presta-ciones.
Dado que, como ya se indicó, este Tribunal in-terpreta, dentro del contexto del segundo párra-fo del artículo 157, el término “anunciar” como equivalente a “publicitar”, es pertinente hacer referencia al tema general de los anuncios pu-blicitarios.
La publicidad (y por ende, los anuncios) suelen regirse por ciertos principios básicos pacífica-mente aceptados en doctrina y que podrían englobarse en los siguientes: principio de vera-cidad, principio de lealtad y principio de autenti-cidad o identificabilidad. Los anuncios – cual-quiera que sea su modalidad - que no respeten dichos principios, son considerados ilícitos. Sobre el principio de veracidad en materia publi-citaria, este Tribunal ha señalado lo siguiente:
“El principio de veracidad en materia publici-taria consiste en el derecho que tiene el con-sumidor a tener acceso a la verdad informa-tiva y a la obligación que tiene el oferente de respetar la verdad en toda actividad publici-taria, a efectos de evitar que se niegue in-formación, que no se deformen ni mutilen los hechos presentados en los anuncios publici-tarios, o que se induzca a error a los consu-midores a través de anuncios publicitarios. Sobre el tema es importante tener en consi-deración que existen algunas formas por las cuales se puede afectar este principio, entre ellos se encuentran la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor: El primero tiene lugar cuando las afirmaciones emplea-das no se ajustan a la verdad. El segundo, cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio generan una idea en el consumidor, acerca de la naturaleza o calidad del produc-to, por ejemplo, diferente a la realidad. Sobre este segundo tema, se debe considerar que uno de los derechos de los consumidores es
el de estar debidamente informados acerca de los bienes o servicios que va a adquirir, en consecuencia de ello, el principio de veraci-dad se relaciona con el derecho a la informa-ción auténtica que ellos tienen. Es por ello que la violación a este principio deriva en un acto de competencia desleal, por engaño, desde que la publicidad comercial es uno de los mecanismos que disponen los oferentes para atraer a los consumidores; y por tanto, un mecanismo de competencia en el merca-do. Por el derecho a la información que tie-nen los consumidores, se entiende que se debe poner a su disposición, a través de dos los medios que sean pertinentes, de to-dos los elementos que sean necesarios, para que éste tome su decisión de consumir o no determinado bien o servicio ofertado en el mercado. En tal virtud, la publicidad no debe contener información que genere error en el consumidor respecto a las características del producto, su naturaleza, el precio, etc.”22 (el
subrayado es nuestro).
Los otros principios (lealtad e identificabilidad), en términos generales, apuntan a que los anun-cios deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que los anun-cios publicitarios deben ser percibidos como tales por los consumidores.
Finalmente, el tercer requisito del artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser sus-ceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servi-cios respectivos.
Este último requisito tiene relación principal-mente con la protección de una de las funcio-nes esenciales de la marca, que es la de ser in-dicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así el uso permitido en virtud del artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cues-tión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos pro-vienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas en-tre las que existe relación comercial o que, por
ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribu-ción oficial del titular de la marca, entre otros supuestos.
Si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero Ahora bien, dado que la normativa andina ha consagrado una protección reforzada para las marcas notoriamente conocidas, este Tribunal ha considerado necesario conciliar dicha pro-tección especial con las limitaciones al uso exclusivo de la marca previstas en el artículo 157 de la Decisión 486. Ello porque “las marcas notoriamente conocidas están expuestas en el mercado a mayores riesgos que las marcas que no ostentan esa calidad, principalmente al ries-go del aprovechamiento injustificado de su pres-tigio. En tal sentido, se debe dar una lectura integradora a lo dispuesto en el segundo pá-rrafo del artículo 157, en los literales a), b) y c) del artículo 226 y en los literales e) y f) del artículo 155”. Esto determina que, tratándose de marcas notoriamente conocidas, también se debe apreciar si el uso en cuestión “expone a la marca notoria a los riesgos de confusión, aso-ciación, dilución o uso parasitario. De no cum-plirse con los tres requisitos de licitud (del ar-tículo 157) y/o de verificarse la presencia de los riesgos antes mencionados, no resulta aplica-ble la excepción al uso exclusivo previsto en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486”. 23
Corresponde al Juez Consultante verificar si en el caso concreto el uso de la marca VOLVO se efectuó con cumplimiento de los requisitos de licitud del artículo 157 de la Decisión 486. A este fin, se deberá tener en cuenta los hechos y las circunstancias en las que dicho uso se efectuó.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,
C O N C L U Y E:
PRIMERO: El registro de un signo como marca configura el acto constitutivo del derecho de su titular al uso
exclu-sivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los ter-ceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovecha-miento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina. Sin embargo, dicho de-recho exclusivo y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado ya que la propia normativa andina establece ciertas limitacio-nes y excepciolimitacio-nes que se encuen-tra consagradas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada Deci-sión.
SEGUNDO: La notoriedad de una marca consti-tuye una cuestión de hecho que deberá ser probado por quien alega dicha notoriedad. El artículo 228 de la Decisión 486 enuncia alguno de los factores que se tomarán en con-sideración para determinar la noto-riedad de un signo distintivo. El Juez Consultante deberá deter-minar si es que, sobre la base de las pruebas aportadas por la de-mandante y con vista a los facto-res enunciados por el mencionado artículo 288, ha quedado acredita-da la notorieacredita-dad de la marca VOLVO alegada por la demandante. TERCERO: La normativa comunitaria
prote-ge a la marca notoriamente cono-cida de una manera reforzada y am-pliada, más allá del principio de especialidad y territorialidad. Impli-ca también su protección contra los riesgos de confusión, asocia-ción, dilución y de uso parasitario, conforme a lo señalado en la pre-sente providencia.
CUARTO: Entre las limitaciones a los dere-chos de exclusiva conferidos por el registro marcario, el segundo pá-rrafo del artículo 157 de la Decisión 486 contempla la posibilidad de que terceros utilicen en el mercado mar-cas ajenas sin autorización del ti-tular, siempre que dicho uso sea
PROCESO 04-IP-2012
Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal
a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con
fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República
de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca: “NEW VENUS” (denominativa). Actor: C.I. CILES S.A. Expediente
Interno Nº 2006-00047.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Conten-cioso Administrativa, Sección Primera.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del de buena fe, con propósito de
iden-tificación y/o información y que no induzca al público a confusión so-bre la procedencia empresarial de los productos o servicios, acorde con los alcances establecidos en la presente Interpretación Prejudi-cial.
Tratándose de signos notoriamen-te conocidos, también se deberá apreciar si el uso en cuestión expo-ne a dicho signo a los riesgos de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. De no cumplirse con los requisitos de licitud expre-samente señalados en el segundo párrafo del artículo 157 de la Deci-sión 486 y/o de verificarse la pre-sencia de los riesgos antes men-cionados, no resulta aplicable la excepción al uso exclusivo previs-to en dicha disposición.
QUINTO: En el presente caso, el Juez Con-sultante deberá efectuar una apre-ciación global del contexto y las circunstancias en las que se hizo uso de la marca VOLVO, a fin de verificar si los hechos y los medios empleados pueden ampararse en las limitaciones previstas en el se-gundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adop-tar la presente interpretación. Asimismo, debe-rá dar cumplimiento a las prescripciones conte-nidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase coco-pia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel
co-pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría.
CERTIFICO.-Isabel Palacios L. SECRETARIA
Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de marzo de 2012.
I. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada, estima procedente destacar co-mo antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente: II. LAS PARTES.
Demandante: C.I. CILES S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE IN-DUSTRIA Y COMERCIO, REPÚ-BLICA DE COLOMBIA
Terceros interesados: FERRETEROS Y ELÉC-TRICOS S.A. – FIEL S.A., COMERCIAZADORA PALEVI LI-MITADA y PROFESIO-NALES EN LUZ S.A. – POLUX S.A.
III. DATOS RELEVANTES. A. HECHOS.
Entre los principales hechos, algunos recogi-dos de los narrarecogi-dos en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos im-pugnados, se encuentran los siguientes: - Con fecha 17 de junio de 2003 las
socieda-des FERRETEROS Y ELÉCTRICOS .S.A. – FIEL S.A., COMERCIALIZADORA PALEVI LTDA. y PROFESIONALES EN LUZ S.A. – POLUX S.A. solicitaron el registro de la mar-ca “NEW VENUS” (denominativa) para iden-tificar productos comprendidos en la Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza. - Luego de publicada la solicitud de registro,
no se presentaron oposiciones.
- Mediante Resolución Nº 04532 de 27 de fe-brero de 2004 la División de Signos Distinti-vos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo soli-citado.
- Posteriormente, mediante Resolución Nº 13217 de 18 de junio de 2004, se corrigió la anterior decisión respecto del nombre de los titulares.
- C.I. CILES S.A. interpone demanda de nuli-dad contra las Resoluciones Nº 04532 y 13217 arriba referidas, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Deci-sión 486 de la ComiDeci-sión de la Comunidad Andina.
- Con fecha 27 de abril de 2006 el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administra-tivo, Sección Primera, de la República de Colombia, admite a trámite la demanda. B. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.
En su escrito de demanda, la actora C.I. CILES S.A. manifiesta que:
- Es titular de las marcas registradas “LINEA VENUS CILES” (mixta, Clase 09) y “LINEA VENUS CILES” (mixta, Clase 35). Dichos registros son anteriores a la solicitud de re-gistro de marca presentada por FERRETE-ROS Y ELÉCTRICOS .S.A. – FIEL S.A., CO-MERCIALIZADORA PALEVI LTDA. y PRO-FESIONALES EN LUZ S.A. – POLUX S.A - Las resoluciones impugnadas, al conceder
el registro solicitado por las demandadas, violaron los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486.
- Señala que la concesión del signo cuestiona-do genera riesgo de confusión toda vez que el elemento preponderante corresponde a la palabra VENUS, la cual resulta idéntica en las marcas en conflicto. Señala también que las expresiones que las complementan no les imprimen la suficiente distintividad, pues “LINEA” es un término de uso común entre los comerciantes, y la palabra “NEW” resulta fácilmente asociable a una nueva versión de los productos de la parte actora.
- Indica que, al realizar el estudio de regis-trabilidad de un signo solicitado, la entidad competente debió verificar de oficio la exis-tencia de anterioridades y de marcas previa-mente registradas con respecto a las cuales se pueda generar un riesgo de confusión.
- Agrega que, tanto la Decisión 486 como la jurisprudencia pertinente, establecen la no obligatoriedad del agotamiento de la vía gu-bernativa para demandar la nulidad de un registro, por cuanto se trata de la inaplicación de una norma de carácter supranacional. C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.
En su contestación de la demanda, la Superin-tendencia de Industria y Comercio señala que:
- El registro de la marca “NEW VENUS” (mix-ta, Clase 09) fue válidamente concedido, no habiendo sido violada disposición alguna de la Decisión 486.
- Indica que entre las marcas en conflicto exis-ten elementos gráficos, ortográficos y foné-ticos bien diferenciados entre sí. Ello deter-mina que ambas marcas sean suficientemen-te distintivas ansuficientemen-tes los consumidores y que puedan coexistir en el mercado.
- Resalta que, contra la solicitud de registro de la marca “NEW VENUS”, no se presentaron oposiciones por parte de terceros interesa-dos dentro del término que era oportuno ha-cerlo.
D. TERCERO INTERESADO.
En relación con los fundamentos de la deman-da, los terceros interesados manifiestan que: - Las resoluciones impugnadas no incurren en
violación de la norma comunitaria, teniendo en cuenta que la marca “NEW VENUS” cum-ple con todos los requisitos exigidos para que un signo sea registrado como marca, no presentándose riesgo de confusión alguno para el público consumidor.
- Señala que, gráficamente las marcas en con-flicto son disímiles entre sí, ortográficamen-te están compuestas por un distinto número de letras y palabras, y en razón de ello fo-néticamente tienen una pronunciación dife-rente también. Igualmente, ideológicamente ninguna de las dos marcas evoca conceptos relevantes, en virtud de lo cual cada una posee una distintividad propia.
- Manifiesta también que, teniendo en cuenta las diferencias señaladas, la marca “NEW
VENUS” “es suficientemente distintiva y pue-de coexistir pue-de forma pacífica en el mercado y en los registros de propiedad industrial con la marca “LINEA VENUS CILES”, que siendo una marca de naturaleza mixta tiene elemen-tos adicionales de carácter gráfico que la hacen aún más inconfundible frente a la mar-ca “NEW VENUS”.
IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía pre-judicial las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Juez Consultante no indica expresamente los artículos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que solicita sean in-terpretados, sin embargo, hace referencia a que la demandante invoca los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486.
Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y artículo 126 del Estatuto, que atribuyen a este Tribunal la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se in-terpretará de oficio los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486. A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas
DECISIÓN 486
“(…)
Artículo 134.- A efectos de este régimen
constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los si-guientes signos:
