SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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Para nosotros la Patria es América

Año XXXIV – Número 2937 Lima, 6 de marzo de 2017

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 682-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2009-00486.

Referencia: Marcas involucradas: CIPROMAX (mixta)

y CIPRAMAX (denominativa)... 2 PROCESO 683-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección

Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2010-00031.

Referencia: Signos mixtos SUAVISOL / HELENE

CURTIS SUAVE y HELENE CURTIS SUAVE.. ... 15 PROCESO 43-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala

Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 02370- 2011-0-1801-JR-CA-10. Referencia: Marcas involucradas S SILVERADO PRACTIMALETAS (mixta) y SILVERADO SE (mixta)... ... 38

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fJ

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 1 de septiembre de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS:

682-IP-2015

Interpretación Prejudicial

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

2009-00486

Marcas involucradas: CIPROMAX (mixta) y CIPRAMAX (denominativa)

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El Oficio 4156, recibido el 14 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00486; y,

El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante: BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A.

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Demandada:

2. Hechos relevantes

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

2.1. El 17 de diciembre de 2007, BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. (en adelante, BIOSTAR) solicitó el registro de la marca CIPROMAX (mixta)¹ para distinguir productos comprendidos en la Clase 5² del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2.3. El 13 de febrero de 2009, mediante Resolución 5776, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió denegar de oficio la solicitud de registro del signo CIPROMAX (mixto) por la existencia de la marca registrada CIPRAMAX, registrada a nombre de LABORATORIOS SYNTHESIS L TOA & CIA. S.C.A. para amparar productos de la Clase 5³ de la Clasificación Internacional de Niza.

2.4. BIOSTAR presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 5776.

2.5. El 26 de marzo de 2009, mediante Resolución 13677, la Jefe de la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 5776.

2.6. El 21 de abril de 2009, mediante Resolución 18183, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 5776.

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Expediente interno 07-132921.

Productos veterinarios.

Producto farmacológico de uso humano en el tratamiento de reflujo gastroesofágico, estreñimiento y gastroparesia.

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GACETA OFICIAL 06/03/2017 3 de 56

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2.7. BIOSTAR interpuso demanda en acción de nulidad en contra de las resoluciones 5776, 13677 y 18183.

2.8. El 1 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486.

3. Argumentos de la demanda

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

BIOSTAR interpuso demanda en la que manifestó que:

No es cierto que por el hecho de que existan en el mercado marcas similares o inclusive idénticas, el público consumidor considere que tienen el mismo origen empresarial, ya que, la función principal de la regla de la especialidad, es permitir la coexistencia en el mercado de signos distintivos similares y/o idénticos, siempre y cuando se traten de productos diferentes.

La marca CIPRAMAX (denominativa) registrada por LABORATORIOS SYNTHESIS L TOA. & CIA S.C.A. comparte similitudes (no identidades) ortográficas, fonéticas y conceptuales, en relación con la marca mixta CIPROMAX (mixta) que fue ilegalmente denegada por la accionada, sin considerar que cuenta con una parte gráfica preponderante y significativa que le otorga suficiente distintividad.

Se desconoció la regla de la especialidad, pues a pesar de que los signos pertenecen a la misma clase, los mercados a los cuales van dirigido son completamente diferentes, lo que no se tomó en consideración.

El signo solicitado ampara "productos veterinarios", mientras que la marca registrada "un producto farmacológico de uso humano en el tratamiento de reflujo gastroesofágico, estreñimiento y gastroparesia", por lo que su protección se limita única y exclusivamente a los precitados productos.

Los productos veterinarios se encuentran en sitios completamente diferentes, como tiendas veterinarias y/o especializadas para el agro, y sus consumidores adquirientes, deben tener conocimiento profundo del producto que desean comprar, que por regla general son los agrónomos, zootecnistas, veterinarios y campesinos relacionados al cuidado y conservación de animales.

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3.6. No existe la más mínima posibilidad que exista relación o vinculación entre los productos, pues sus finalidades son completamente diferentes.

3.7. Violación del Artículo 151 de la Decisión 486, toda vez que el hecho de que los signos enfrentados se encuentren en la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no es óbice para que la accionada haya negado el registro del signo CIPROMAX (mixto).

4. Argumentos de la contestación a la demanda

La SIC presentó contestación a la demanda señalando que:

4.1. Desde el punto de vista ortográfico y fonético el signo solicitado

"CIPROMAX" (mixto) comparte la mayoría de las letras con la marca registrada "CIPRAMAX" (denominativa) siendo disímil este último signo solicitado "CIPROMAX" (mixto) en la letra O en la sílaba PRO, sin embargo, por ello se observa que el signo solicitado, reproduce casi en su totalidad la marca registrada "CIPRAMAX" (denominativa) presentando semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión.

4.2. En su aspecto fonético el signo solicitado se pronuncia casi igual a la marca registrada.

4.3. Respecto a los elementos gráficos, se observa que la marca solicitada no es suficientemente distintiva respecto de la marca registrada, lo que impide la individualización por parte del consumidor.

4.4. El signo solicitado intenta amparar productos veterinarios y la marca registrada protege productos farmacológicos de uso humano, es decir, ambos pertenecientes la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que con los productos que distingue el signo solicitado, pretende la protección de un producto ya protegido y/o relacionado con la marca registrada, toda vez, que muchas veces los laboratorios fabrican productos farmacéuticos tanto para uso humano como veterinario, existiendo conexión competitiva.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada^4.

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(. .. )"

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C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

3. Conexión competitiva entre productos farmacéuticos para consumo humano y productos veterinarios comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos CIPROMAX (mixto) y CIPRAMAX (denominativo) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que:

1.2.

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (. .. )"

Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el

Artículo 151.-Para clasificar los productos y los seNicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y SeNicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación lntemacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o seNicios indicados expresamente.

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público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales^5.

1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee^6.

1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica⁷^. 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre

los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

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1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante^8.

Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

Proceso 397-IP-2015.

Ibídem.

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1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos⁹:

1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta por la Corte Consultante al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.

1.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

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necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos CIPROMAX (mixto) y CIPRAMAX (denominativo).

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo mixto CIPROMAX y la marca denominativa CIPRAMAX se abordará en este acápite este tema.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

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12

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico¹⁰^.

La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado ¹¹^.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en:

"sugestivos" que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el marco; y "arbitrarios" que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar^12.

Es así que, dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o

Proceso 12-IP-2014.

Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial N^º821, de 01 de agosto de 2002.

Proceso 56-1 P-2013.

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sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ^13.

2.6. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.¹⁴

2.7. De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

2.8. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

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2.8.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.8.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

2.8.3. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.8.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado^15.

Proceso 13-1 P-2001, caso "BOLI N BOLA", publicado en la Gaceta Oficial N^º677, de 13 de junio de 2001.

Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial N^º410, de 24 de febrero de 1999.

Proceso 56-1 P-2013.

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2.10. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos CIPROMAX y CIPRAMAX 3. Conexión competitiva entre productos farmacéuticos para

consumo humano y productos veterinarios comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.1. BIOSTAR solicitó el registro de la marca CIPROMAX (mixto) para distinguir "productos veterinarios" comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, la SIC denegó de oficio la solicitud de registro, por la existencia previa de la marca CIPRAMAX (denominativa) registrada para distinguir "Producto farmacológico de uso humano en el tratamiento de reflujo gastroesofágico, estreñimiento"

productos igualmente incluidos en la Clase 5. Por lo tanto, el Tribunal estima pertinente referirse al presente tema.

3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.¹⁶

3.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.¹⁷

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Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

"Artículo 151. -Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación lntemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente."

(Subrayado agregado)

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1 P-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

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3.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

a) El grado de sustitución entre los productos o servicios.

b)

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación 11

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Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros.

d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género;

o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprendan con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Es más, dos productos completamente disímiles (los chocolates y los neumáticos) pueden tener el mismo canal de comercialización (supermercados) y compartir el mismo medio de publicidad (un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.¹⁸

Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios criterios en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

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.

5. En el caso concreto, se deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos veterinarios comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado CIPROMAX (denominativo) y un producto farmacológico de uso humano en el tratamiento de reflujo gastroesofágico, estreñimiento y gastroparesia, contenido igualmente en la Clase 5, que distingue la marca registrada CIPROMAX (denominativa). No obstante, tratándose de productos incluidos en la Clase 5, dichos parámetros deben complementarse con un análisis mucho más acucioso y minucioso, teniendo en cuenta la posible casuística y atendiendo a directrices como las señaladas.

I

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00486, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo

35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la

18 Lo mismo puede decirse de los clavos y el veneno para ratas, que si bien ambos se comercializan a través de ferreterías, no por ello existe conexión competitiva entre ambos.

12

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I

Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

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Cecilia Lttia Ayllón Quinteros MAGISTRADA

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MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

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Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 20 de octubre de 2016

Proceso: 683-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente interno

del Consultante: 2010-00031

Referencia: Signos mixtos SUAVISOL / HELENE CURTIS SUAVE y HELENE CURTIS SUAVE

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán

VISTOS

El Oficio 4158, recibido el 14 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N^º2010- 00031; y

El auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: CONOPCO INC.

1

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L

Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Terceros Interesados: JGB S.A / COLGATE-PALMOUVE COMPANY 2. Hechos Relevantes:

2.1. El 14 de noviembre de 2006, la sociedad JGB S.A. (en adelante JGB), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca SUAVISOL (mixta), para identificar los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para cabello; dentífricos y demás productos de la clase 3 internacional."

(Expediente administrativo 06-115066).

2.2. Una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las sociedades COLGATE - PALMOLIVE COMPANY (en adelante COLGATE) y CONOPCO INC. (en adelante CONOPCO), presentaron oposiciones:

2 .2 .1 . COLGATE argumentó riesgo de confusión con su marca SUAVITEL (mixta), registrada para distinguir los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza:

"preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada;

preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones;

perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos" (Certificado 269309).

2

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2.2.2. CONOPCO argumentó riesgo de confusión con sus marcas HELENE CURTIS SUAVE ^yHELENE CURTIS SUAVE (mixtas), registradas para distinguir los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de ^Niza:']abones; preparaciones limpiadoras; perfumería; aceites esenciales; desodorantes y antitranspirantes; productos para el cuidado del cabello;

colorantes para el cabello, tinturas para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para ondular el cabello, champús, acondicionadores, sprays o atomizadores para el cabello, polvos para el cabello, líquidos estilizadores para el cabello, lacas para el cabello, espumas para el cabello, esmaltes, barnices o capas para dar brillo al cabello, gels para el cabello, hidratantes para el cabello, líquidos para el cabello, tratamientos para preservar el cabello, tratamientos contra el resecamiento del cabello, aceites para el cabello, tónicos para el cabello, cremas para el cabello, preparaciones para el baño y/o la ducha; preparaciones de tocador no medicadas; preparaciones para el cuidado de la piel;

cosméticos; almohadillas, pañuelos de papel o toallitas para limpiar pre-húmedas o impregnadas". (Certificados 327176 y 337095).

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2.3. El 28 de abril de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 19589, declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro solicitado.

2.4. El 26 de mayo de 2009, CONOPCO interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, contra el anterior acto administrativo.

2.5. El 18 de junio de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 29859, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo recurrido y concedió el recurso de apelación.

2.6. El 28 de agosto de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 43174, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

2.7. El 10 de diciembre de 2009, CONOPCO presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de lndustr'1a y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad de las anteriores resoluciones administrativas.

2.8. El 14 de diciembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante Oficio 4158 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la Demanda presentados por CONOPCO:

3.1. Afirmó que los signos mixtos SUAVISOL y HELENE CURTIS SUAVE son confundibles en los aspectos gráfico, fonético, visual y conceptual.

3.2. Sostuvo que la marca mixta HELENE CURTIS SUAVE es notoria en Argentina, Uruguay y Brasil. El signo mixto SUAVISOL es una reproducción de dicha marca y que los signos en conflicto amparan los mismos productos.

4. Participación de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

4.1. Una vez revisado el expediente se pudo constatar que no existe escrito de contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

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5. Participación del Tercero Interesado JGB:

5.1. Argumentó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual y que la marca SUAVISOL no reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe las marcas mixtas HELENE CURTIS SUAVE.

5.2. Adujo que lo único que comparten los signos en conflicto es el prefijo de uso común y descriptivo SUAV, de igual manera que el prefijo SUAV, la palabra SUAVE también es de uso común y descriptiva en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.3. Expresó que las pruebas sobre la notoriedad de las marcas mixtas HELENE CURTIS SUAVE son insuficientes, ya que éstas sólo se refieren a países extracomunitarios.

5.4. Asimismo, sostuvo que en el signo solicitado la palabra SUAVE está acompañada de los elementos HELENE CURTIS, lo que le otorga suficiente distintividad.

6. Participación del Tercero Interesado COLGATE:

6.1. Una vez revisado el expediente se pudo constatar que no existe escrito de este interviniente.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de los cuales se interpretará por ser pertinente el artículo 136 literales a) y h), el artículo 135 literal b) no se interpretará porque no se está resolviendo una causal de nulidad absoluta sino relativa.

De oficio se interpretarán los artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa, ya que regulan la protección de la marca notoriamente conocida ^1.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - ( ... )

Artículo 136

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión ode asociación;

(. . .)

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C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión.

Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos.

2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.

3. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas y palabras descriptivas y de uso común.

4. La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. La marca notoria extracomunitaria.

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o ^serviciosa los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(. . .) Artículo 224

"Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o ^{el medio} por el cual se hubiese hecho conocido.

(. . .)

Artículo 228

"Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) c)

d)

e)

f) g) h) i) j) k)

la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción dentro o ^{fuera de} cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o ^{de la} actividad a los que se aplique;

el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o ^serviciosa los que se aplique;

las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

el valor contable del signo como activo empresarial;

el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado tenitorio; o,

la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

los aspectos del comercio internacional; o,

la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229

"No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o ^para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero."

( ... )".

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D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos

1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo mixto SUAVISOL es confundible con las marcas mixtas HELENE CURTIS SUAVE y HELENE CURTIS SUAVE, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina²^,del siguiente tenor literal:

"Artículo 136. -No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (. .. )".

1.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

1.3.

2 3 4

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico³ o semejante⁴a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder

Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013.

Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto.

Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

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a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

1.4. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.6. Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.6.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

1.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se

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identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.

1.8. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos⁵^:

1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto;

es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta

2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto SUAVISOL con las marcas mixtas HELENE CURTIS SUAVE y HELENE CURTIS SUAVE y SUAVITEL, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos

s Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.

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definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.

2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.3. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas⁶para el cotejo entre los mismos:

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2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.

2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos:

- El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

- El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

- Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro^7.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Este último caso puede

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1 P-2014.

Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

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presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber:

2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.3.3.2. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.ª Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición^9.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

2.3.3.2.1. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

2.3.3.2.2. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

2.3.3.2.3. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar

RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej .. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis.

RAE:

1 2.

m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra muJeres contiene dos morfemas: mujer y - es

m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, 3. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mas contiene dosero.

morfemas: persona, primera y número, plural

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complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

2.3.3.3. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

2.3.3.4. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.3.3.5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.3.3.6. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.

2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos de las marcas registradas es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros ^10:

10

2.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1 P-2015.

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2.4.5. Analizar si la palabra es generica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

2.5. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre el signo mixto SUAVISOL con las marcas mixtas HELENE CURTIS SUAVE y HELENE CURTIS SUAVE y SUAVITEL, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia.

3. Análisis de registrabilidad de signos conformados por partículas y palabras descriptivas de uso común