COEXISTENCIA EN EL MERCADO DE SIGNOS DISTINTIVOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES: “PARMESANO® VS. PARMESANO D.O.P”
Universidad de los Andes
Facultad de Derecho
Trabajo de Grado
Bogotá
Mayo 2014
David Esteban Cortés Audor
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ... 1
I. MARCO TEÓRICO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN PUGNA, LAS MARCAS Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN. ... 6
A.GENERALIDADES RESPECTO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS ... 6
B.LAS MARCAS ... 9
C.LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN. ... 12
II. LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN EN UN ESCENARIO INTERNACIONAL. ... 14
III. ALTERNATIVAS LEGALES DESDE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LA COMPETENCIA DESLEAL Y OTROS. ... 18
A.SOLICITAR LA NULIDAD DE LOS REGISTROS MARCARIOS. ... 18
B.ACCIONES POR COMPETENCIA DESLEAL. ... 25
C.SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA. ... 29
D.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO ANTE LA OMC POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER INTERNACIONAL. ... 33
IV. CONCLUSIONES ... 36
V. BIBLIOGRAFÍA ... 40
ANEXO 1 ... 43
ANEXO 2 ... 1
INTRODUCCIÓN
El derecho de la propiedad industrial es en la actualidad una de las áreas del derecho que con mayor relieve ha acompañado la integración económica internacional que se ha venido gestando en el mundo desde la década de los 90. Tanto es así que en palabras del doctrinante Adrián Ottien
(…) el hecho de que la propiedad intelectual haya pasado a ocupar el centro de la escena de las relaciones económicas internacionales no es sorprendente, habida cuenta de su importancia, ya grande y todavía creciente, para las condiciones de la competencia internacional en muchos sectores de la actividad económica.
(Ottien, 1997, pg. 22)
Y es que sin duda alguna no puede descartarse el hecho de que los derechos protegidos por la propiedad industrial (en adelante, derechos de P.I) se han erigido como uno de los activos económicos más importantes que integran el patrimonio de quien los detenta como titular, permitiéndole al empresario comercializar en el mercado productos y/o servicios que gozan de un valor agregado por el hecho de estar amparados por estos derechos. En este sentido, no se puede discutir el hecho de que éstos se hayan convertido en la base necesaria que todo empresario quiere –podría incluso decirse que debe– tener como respaldo al momento de emprender estrategias de crecimiento tendientes a consolidar el posicionamiento y dominio de su empresa tanto a nivel de mercado nacional como internacional.
Ahora, aun cuando en la realidad del mercado son cada vez más frecuentes las empresas que tienen presencia internacional, y que por ende promocionan y venden sus productos en más de un país, cabe destacar que conforme al status quo del esquema de protección jurídica para los derechos de P.I, en la actualidad no existe forma alguna de otorgar una protección internacional en estricto sentido a éstos. Es decir, no existe procedimiento que permita que con un solo registro se obtenga la protección internacional
del derecho. En ese orden de ideas, se debe destacar que uno de los pilares fundamentales con base en los cuales se construye todo el derecho de la propiedad industrial gira en torno al principio de territorialidad, respecto del cual la doctrina más respetada ha dicho que “Otra característica de los derechos de propiedad industrial es que son, por lo general, derechos de carácter nacional cuyos efectos están limitados al territorio del Estado que los concede.” (Otero, Fernández-Novoa & Botana, 2009, pg. 64). Razón por la cual, salvo contadas excepciones1, la protección otorgada por el derecho –sea éste una marca, una denominación de origen, un diseño industrial o una patente– siempre se circunscribirá a la esfera de protección de un determinado ordenamiento jurídico. Así bien, todo empresario que desee obtener la titularidad respecto de un determinado derecho de P.I deberá obtener el registro en cada país que a bien tenga2, sujetándose a las normas y procedimientos que en
aquel se hayan establecido para efectos de otorgar el derecho respectivo.
Cabe aclarar que, aun cuando muchos aspectos formales del procedimiento y del contenido del derecho se limitan a las normas propias de cada Estado, el panorama se extiende mucho más allá de éstas y trasciende en la esfera internacional en tratados de carácter bilateral y multilateral. Al respecto, los dos convenios internacionales de mayor importancia para la materia, a saber el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), se caracterizan por compeler a los Estados miembros
(…) ya sea por pertenecer a la OMC, ya sea por ser un país miembro del CUP (…) a reconocer en sus respectivos ordenamientos nacionales los derechos de propiedad
1 Estas excepciones son aquellas consignadas en convenios internaciones tales como la Convención Interamericana sobre
Protección Marcaria y Comercial o el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial que permiten al titular de un derecho no registrado en un país determinado ser protegido en sus derechos siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios contemplados en los mismos convenios. O incluso, en casos tales como la figura de la oposición Andina que se contempla en el marco de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones. 2 Se mantiene al margen cualquier consideración respecto de los mecanismos internacionales, actualmente vigentes en Colombia, que permiten obtener el registro en más de un país con la presentación de una sola solicitud. Es decir, aún a sabiendas que a día de hoy es posible iniciar una solicitud de registro marcaria por medio del Arreglo de Madrid, o una Patente por medio del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, y con ellos lograr obtener el registro en más de un país, disquisiciones respecto de estos acuerdos internacionales no se tendrán en cuenta por cuanto a que exceden los propósitos del presente escrito.
industrial. [Obligándolos además a prever] no solo normas materiales de protección de la propiedad industrial, sino también normas eficaces de procedimiento que aseguren la observancia de estos derechos. (Paréntesis fuera del texto original) (Otero, Fernández-Novoa & Botana, 2009, pg. 66 y 67)
Enfatizando lo anterior, en la actualidad muchos Estados han optado por complementar el ya existente panorama nacional e internacional de protección de los derechos de P.I con la suscripción de Tratados de Libre Comercio (TLC, en lo sucesivo). En estos TLC, junto a las otras disposiciones que normalmente los integran, por regla general se incluyen sendos capítulos respecto de la protección de los derechos de propiedad intelectual. En este punto no sobra recordar que, aun cuando las consideraciones realizadas en estos capítulos no sean pormenorizadas y exhaustivas, puestas en contexto con el principio del derecho internacional de Trato Nacional3 que regularmente acompaña todos los tratados bilaterales, la protección jurídica que se les otorgaría a los naciones del otro Estado contratante deberá ser igual a aquella que se les da a los propios.
Ahora, teniendo en cuenta que por regla general los TLC’s no responden exclusivamente al interés de los Estados por proteger los derechos de propiedad industrial, sino que por el contrario, responden a intereses político-económicos de muy distintos órdenes y consideraciones, en la práctica el tenor de las obligaciones allí contraídas puede prestarse para que se deriven conflictos respecto de la aplicación de aquellas al interior de un país.
3 Según el glosario de términos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se entiende por Trato Nacional el “Principio según el cual cada Miembro concede a los nacionales de los demás el mismo trato que otorga a sus nacionales. El artículo III del GATT exige que se conceda a las mercancías importadas, una vez que hayan pasado la aduana, un trato no menos favorable que el otorgado a las mercancías idénticas o similares de producción nacional. En el artículo XVII del AGCS y el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC también se establece el trato nacional en materia de servicios y de protección de la propiedad intelectual, respectivamente.”. Definición recuperada del glosario de términos de la OMC, visible en el URL: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/trato_nacional_s.htm.
Así pues, con la reciente entrada en vigor4 del TLC suscrito por Colombia con la Unión Europea (UE en adelante), se reiteró el compromiso del Estado colombiano respecto del deber de protección que aquel debe a los distintos derechos de propiedad intelectual de titularidad de europeos. Entre las muchas obligaciones que se contrajeron en materia de derechos de P.I5, el TLC con la UE concretamente consignó la obligación de registrar, y consiguientemente proteger, en Colombia una amplia cantidad de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP en lo sucesivo) vigentes en el marco del mercado armonizado de la UE.
Aisladamente considerado, el hecho de tener que proteger las DOP de la UE no tendría porque presentar inconvenientes, sin embargo cuando ello se extrapola a la realidad del mercado colombiano, particularmente respecto del sector de lácteos y quesos y algunos de los registros marcarios relacionados con aquel, se hacen evidentes unos problemas a luz del derecho de la propiedad industrial que pueden aparejar importantes consecuencias al interior del mismo.
Conforme a lo dicho, se destaca que actualmente en Colombia existen como registros en la Clase 296 de la Clasificación Internacional de Niza (Clasificación Internacional en lo sucesivo), sin perjuicio de otros, las marcas de Alpina Productos Alimenticios S.A. (Alpina en adelante): “ALPINA PARMESANO”, “ALPINA EMMENTAL” y “ALPINA CAMEMBERT”, signos estos que al día de hoy se encuentran concedidos y plenamente vigentes7. Paralelamente junto a ellos, están actualmente registrados en Clase 29, y conforme al ANEXO XIII del TLC con la UE en donde obran las “LISTAS DE INDICACIONES GEOGRAFÍCAS” 8 , las siguientes DOP europeas:
4 Aprobado mediante Ley 1669 del 16 de julio de 2013, y que continua su trámite ante la Corte Constitucional. Sin
embargo mediante el Decreto 1513 del 18 de julio de 2013 se decidió dar aplicación provisional al acuerdo a partir del 1 de agosto de 2013.
5 El TLC con la UE dedicó el Capítulo VII de su texto a todas las obligaciones y derechos relacionados con la Propiedad
Intelectual.
6 Conforme a la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en ella se amparan los productos: “Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.”
7 Ver Anexo 1 para la información relacionada con la marca (Titular, Certificado, Expediente, Vigencia, etc.) 8 Ver Anexo 2 en donde obra el Anexo XIII del TLC contentivo de las “Listas de Indicaciones Geográficas”.
“PARMIGIANO REGGIANO”, “EMMENTAL DE SAVOIE” y “CAMEMBERT DE NORMANDIE”. Cuando se tiene en cuenta que los anteriormente reseñados signos distintivos pertenecen a idéntico nomenclátor de la Clasificación Internacional, y que adicionalmente hacen referencia al mismo producto lácteo (Queso Parmesano, Queso Emmental y Queso Camembert), se suscitan distintos interrogantes respecto del conflicto que se podría llegar a presentar entre estos signos distintivos y sus respectivos titulares.
Así bien, a sabiendas de que en la actualidad se presenta en el mercado una coexistencia entre dos signos distintivos semejantes, con la potencialidad de generar repercusiones negativas en el mercado, surgieron como preguntas de investigación los siguientes interrogantes ¿Pueden emprenderse acciones propias del derecho de la propiedad industrial tendientes a lograr que ningún titular de los signos distintivos vea menoscabados sus derechos? ¿Existen acciones externas al derecho de la propiedad industrial que permitan al titular de un signo distintivo impedir el uso no autorizado del mismo?
Teniendo las anteriores preguntas de investigación como guía del discurrir del presente escrito, el consiguiente problema de investigación que se trazará se relaciona directamente con elucidar cuáles son los efectos jurídicos que de aquella coexistencia de signos idénticos o semejantes se pueden llegar a generar en el mercado nacional, pero más importante aún de qué manera se puede solucionar aquellos conflictos desde la perspectiva del derecho de la propiedad industrial.
Siguiendo lo dicho, se deben mencionar varios puntos de tensión que entrarán a conformar en conjunto el todo del problema de investigación que se pretende solucionar. Éstos a su vez bien se podrían sintetizar abordándolos desde dos preguntas fundamentales, a saber: i) ¿Se ven afectadas las premisas esenciales del derecho de los signos distintivos al permitirse la coexistencia de dos signos idénticos o semejantes? ii) ¿Qué alternativas legales existen en el ordenamiento jurídico colombiano que permitan solucionar el conflicto que se presenta a raíz de esta coexistencia? iii) ¿Puede llegarse a una solución definitiva al conflicto con base a las alternativas propuestas? Teniendo lo anterior en mente, el presente
escrito orbitará entorno a la hipótesis de que a la luz de la normativa supranacional de propiedad industrial vigente en el ordenamiento jurídico colombiano, y dadas las circunstancias coyunturales que rodean el problema en específico, no es viable permitir la coexistencia de dos signos distintivos que presentan semejanzas que sean susceptibles de generar un riesgo de confusión en la mente de los consumidores. Ello, toda vez que de así permitirse, aquella coexistencia redundaría en perniciosos efectos para el mercado nacional, el derecho de los signos distintivos, e incluso para el Estado colombiano en escenarios internacionales.
Por último, en aras de precaver las eventuales diferentes posiciones que se puedan suscitar de cara al tema que desarrolla el presente escrito, se hace necesario dejar en claro que dados los límites y propósitos trazados por y para el mismo, este trabajo se circunscribirá a abordar el desarrollo y estudio del tema, primordialmente, desde el punto de vista del derecho de la propiedad industrial, lo cual no es óbice para que temas afines con el tema no sean motivo de estudio en lo pertinente.
I. MARCO TEÓRICO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN PUGNA, LAS MARCAS Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN.
A. Generalidades respecto de los Signos Distintivos
A diferencia de lo que sucede con el derecho real de dominio o propiedad que comúnmente conocemos, los derechos de P.I han sido doctrinaria y legalmente aceptados como unos derechos de propiedad sui generis y en esta medida aunque dotan a su titular de las mismas facultades de uso, goce y disposición que el derecho de dominio otorga a quien lo detenta, los derechos de P.I difieren de aquel en la medida en que tienen unas características especiales de atribución y concesión que el primero no tiene. Así, se destacan como
características especiales que rigen los derechos de P.I en general el ser derechos: i) temporales; ii) territoriales; iii) registrales; y iv) exclusivos y excluyentes9.
Si se entrasen a analizar en detalle cada una de las anteriormente referidas características, se sobrepasarían con creces los límites que el presente escrito se ha trazado, no obstante por ser de especial interés para el asunto que nos ocupa se hará una breve disquisición con respecto a su cualidad de ser derechos de carácter exclusivo y excluyente. Ahora, previo a precisar la importancia que esta característica tiene para el caso bajo estudio, se hace necesario dejar claridad respecto del fundamento teleológico que subyace detrás de la normativa que rige el derecho de los signos distintivos.
De esta manera, y sin perjuicio de otras premisas sobre las que se articula este derecho, por su especial trascendencia para este escrito, se destacarán: i) el fomento de la competencia leal en el mercado y; ii) la protección del consumidor. Con base en lo dicho, y en la medida que se admita que los signos distintivos se erigen como el principal canal de comunicación entre los empresarios y sus consumidores, forzoso será aceptar que las normas que rigen este derecho deberán estructurarse de manera tal que primordialmente la existencia de un signo distintivo no pueda menoscabar los derechos preponderantes del consumidor, que entre otros cabe destacar, el derecho de elegir productos y/o servicios en el mercado sin ver su capacidad de elección afectada. Directamente relacionado con lo anterior se destaca el hecho de que, al verse viciada la libre elección del consumidor por el uso engañoso o ilícito de un signo, no solo se afectarán los derechos de los consumidores, sino que además ello redundará en ser un medio idóneo para que se ejecuten o consoliden actos de competencia desleal en el mercado, menoscabando consecuentemente también los derechos de los otros competidores en el mercado.
9 Aunque como se dijo estas características son generalmente aceptadas por la ley, la doctrina y jurisprudencia de la gran mayoría de países, la tipificación que se ha reseñado en el escrito fue acogida de la clasificación que hacen los doctrinantes José Manuel Otero Lastres, Carlos Fernández-Novoa y Manuel Botana Agra en su libro “Manual de la propiedad industrial”.
Siguiendo con lo expuesto, en aras de salvaguardar las premisas fundamentales antes reseñadas, el derecho de los signos distintivos tiene como una de sus principales características el carácter exclusivo y excluyente de los mismos. Lo cual quiere decir que el titular de un derecho tiene la especial prerrogativa de ser el único que por ley está autorizado a utilizar un determinado signo en el mercado. En este sentido se entiende entonces que
En la propiedad industrial, el derecho concedido es, por eso mismo excluyente, porque una vez concedido a uno, quedan excluidos todos los demás. Por eso se dice que los derechos de propiedad industrial, cada uno dentro de sus propios límites, producen un efecto de bloqueo en el mercado, toda vez que el titular puede excluir a todos los demás de la explotación del objeto sobre el que recae su derecho.(Énfasis fuera del texto original)
(Otero, Fernández-Novoa & Botana, 2009, pg. 57)
Así bien, en materia de signos distintivos aquel bloqueo en el mercado sólo se predica en estricta relación con los productos y/o servicios que aquel esté determinado a amparar10 y
consecuentemente un signo distintivo sólo podrá generar una exclusión de uso respecto de otro siempre y cuando éstos tengan una relación de conexidad competitiva de conformidad con el principio de la especialidad.
Es claro entonces que de no existir este carácter exclusivo y excluyente de los derechos, eventualmente cualquier persona podría hacer uso de signos idénticos o semejantes respecto de unos mismos productos y/o servicios (o respecto de productos con los que exista conexidad competitiva) lo que afectaría de manera clara los cimientos mismos de la razón de ser del derecho de los signos distintivos. Consecuentemente, la no exclusividad de los derechos permitiría que se gestasen prácticas que serían idóneas para que se compita deslealmente en el mercado, por lo cual razonablemente se prestaría para
10 Entendiendo por ello la capacidad de distinguir e identificar unos determinados productos o servicios de la
que empresarios actuando de mala fe pudiesen aprovecharse del goodwill11 que una empresa ha construido con su signo distintivo y parasitariamente explotasen su fama y reputación.
B. Las Marcas
Esta clase particular de signos distintivos está pensada para responder a lo que doctrinaria y jurisprudencialmente ha sido denominado como funciones marcarias. Estas funciones no son otra cosa que el fundamento teleológico de aquellas, son los fines y propósitos que esta clase de signos distintivos desempeña al interior de la realidad del tráfico económico en la cual se desarrollan y desenvuelven. Mucho se ha discutido respecto de las funciones que las marcas verdaderamente desempeñan en un mercado, y respecto de ellas pareciese que no existe un completo consenso en la doctrina. Al respecto se ha manifestado el doctrinante argentino Jorge Otamendi, quien ha dicho que
La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.
(Otamendi, 2006, pg. 3)
En similar sentido el profesor Fernández-Novoa sostiene que “(…) la marca es el único medio que por permitir elegir los productos a través de su identificación, hace posible que la oferta de productos de una clase sea transparente para el consumidor” (Fernández-Novoa, 2004, pg. 66). Así pues, compartimos el pensamiento que el distinguir productos y servicios en el mercado es una función esencial de las marcas por cuanto que en últimas ésta permite la realización plena de una interacción en el mercado entre oferentes y
11 Se entiende por goodwill “(…) se lo considera un valor agregado que tiene el establecimiento por la disposición de
todos sus elementos, materiales e inmateriales, que le dan un potencial para la generación de beneficios económicos y que, aunque de suyo es inmaterial, se refleja en el balance del negocio como mayor valor los activos. El good will es un reflejo de la fama comercial del titular del establecimiento, de la calidad de sus productos o servicios y de muchos factores que contribuyen a la buena imagen del negocio.” Definición obtenida de Castro de Cifuentes. M. (2010). Derecho Comercial, actos de comercio, empresas, comerciantes y empresarios. Bogotá D.C: Ediciones Uniandes y Editorial Temis.
consumidores. Sin perjuicio de ello puede sostenerse sin mayores esfuerzos que ésta no es la única y mucho menos la más importante de las funciones marcarias, más teniendo en mente la realidad extremadamente competitiva de los mercados contemporáneos, en virtud de la cual los consumidores tienden a llamar en su recuerdo más que la particularidad del producto, la procedencia empresarial de donde viene y la garantía de calidad que ello les significa. En ese orden de ideas, consideramos más apropiado lo sostenido por Fernández-Novoa quien atribuye a la función indicadora de procedencia empresarial la importancia preponderante. Al respecto sostiene él que
La función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios es, sin duda, la función primaria y fundamental de la marca (…) En efecto, al contemplar una marca puesta en relación con un producto o servicio, el consumidor piensa lógicamente que el producto o servicio procede de una determinada empresa (…) En este sentido la marca desempeña un papel informativo: atestigua ante todos los consumidores que todos los productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa.
(Fernández-Novoa, 2004, pg. 70)
Vistos los propósitos e intereses que las normas de signos distintivos de manera general deben a toda costa salvaguardar, pero particularmente contextualizado con las funciones que las marcas desempeñan dentro de un mercado, la Decisión 486, de manera especial contempló en sus artículos 134 a 137, unos requisitos de carácter positivo y negativo para permitir el registro de una marca. En estudio de los requisitos positivos que contempla el artículo 134, se ha pronunciado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA en adelante) quien ha manifestado que “Para que un signo pueda ser considerado como marca es necesario que reúna tres requisitos intrínsecos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica” (TJCA, Proceso 13-IP-97).
Teniendo en cuenta que la distintividad no solo es un requisito que la marca debe tener para ser susceptible de registro, sino que además es su función de distinción una de las premisas sobre las que reposa el derecho de marcas, en torno a él se ha construido la mayor parte de los debates que giran en torno a las denominadas causales de irregistrabilidad, que a su vez, según acertada clasificación doctrinaria pueden ser divididas en las i) prohibiciones absolutas, referidas a las condiciones propias del signo; y ii) prohibiciones relativas de registro, que versa respecto de los conflictos que se pueden suscitar entre el signo solicitado y los derechos de terceras personas. Estas causales de irregistrabilidad, obrando como los requisitos negativos antes mencionados, están estatuidas respectivamente en los artículos 135 y 136 de la Decisión.
De manera muy importante se destaca que, de darse la subsunción dentro de uno de los supuestos fácticos contemplados en las causales de irregistrabilidad antes señaladas, ello traerá consigo unas muy importantes consecuencias procesales que afectarán sustancialmente el destino de una marca, siendo estas principalmente la consecuente negación del registro marcario y, en caso dado de que haya sido concedido, una eventual nulidad del registro respectivo. Ahondado en esta última, se precisa que la nulidad que se predique lógicamente será o absoluta o relativa, dependiendo del artículo que haya sido contravenido. Así las cosas, sin perjuicio del mayor análisis que este tema merecerá más adelante en este escrito, cabe en este momento señalar brevemente que respecto de estas se ha dicho
El encuadramiento fáctico de un signo en un específico tipo de nulidad, presenta real trascendencia en la medida en que normativamente se asocian diversos efectos a unas y otras. Así, la nulidad absoluta es permanente, insubsanable, pudiéndose invocar la correspondiente causal en cualquier tiempo, sea por un tercero interesado o ex officio. Por su parte, el vicio relativo de la marca queda subsanado de modo definitivo por la acción de quien podía invocarla (…) o en su caso por el consentimiento expreso de la persona afectada. En el supuesto de inacción del interesado se produce lo que en el derecho de marcas se denomina la
“consolidación de la marca” o “prescripción por tolerancia”, esto es por razones de seguridad jurídica la marca registrada a pesar de su originaria nulidad, deviene inatacable por los titulares de derechos anteriores (…)
(Chijane, 2007, pg. 36)
C. Las Denominaciones de Origen.
Las denominaciones de origen, o indicaciones geográficas, desempeñan un rol que, guardando sus respectivas especificidades, se asemeja un poco al que tienen las marcas en el mercado.
La razón de la protección de las indicaciones geográficas bajo esta institución es en parte igual a la de protección de los demás signos distintivos, esto es, el reconocimiento de un esfuerzo industrial para que un producto refleje unos valores, calidades o cualquier otra información (…)
(Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, 2010, pg. 14)
Ahora bien, particularizando en las características especiales que este tipo de signos distintivos ostenta, en términos planos y conforme a lo estatuido en el artículo 20112 de la Decisión 486, la SIC ha dicho respecto de una denominación de origen que
(…) son los nombres de ciertos lugares geográficos que se han vuelto famosos porque de ellos provienen ciertos productos que, por sus características y calidades especiales que se deben esencial o exclusivamente a dicho medio geográfico, han adquirido gran reputación y, por ello, los consumidores tienden a preferirlos sobre productos similares que no gozan de dicho reconocimiento. (Énfasis fuera del texto original)
(Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, 2013, Pg. 9)
12 A su tenor lee: “Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”
Así, del aparte transcrito se destacan unas muy importantes características que las denominaciones de origen tienen y que les permite diferenciarse de cualquier otro signo distintivo. La primera y quizás la más importante de ellas se relaciona con el hecho de que el signo distintivo necesariamente ha de ser aquel de un lugar o zona geográfica determinada. En ese sentido se entiende pues que “(…) la denominación ha de consistir en un <<nombre>> identificativo de un área geográfica determinada (un lugar, una región o incluso un país).” (Otero, Fernández-Novoa & Botana, 2009, pg. 807)
En segundo lugar, las denominaciones de origen exhiben una característica fundamental, siendo ésta aquella de la vinculación material entre el producto y la zona geográfica cuyo nombre corresponde a la denominación. Lo cual quiere decir que
La denominación de origen ha de comportar necesariamente una vinculación física o material del producto con el territorio (…) Esta vinculación ha de ser una vinculación plena (…) significa esto que [los procesos de transformación del producto] han de llevarse a cabo en la zona geográfica limitada por el nombre. (Paréntesis fuera del texto original)
(Otero, Fernández-Novoa & Botana, 2009, pg. 807)
Vale entonces decir, fundamentalmente la totalidad de la producción del producto, pasando por todas y cada una de sus etapas de elaboración, deberá gestarse en el marco de la zona geográfica que haya sido reivindicada al declararse la protección de la denominación de origen. En este orden de ideas, un producto no podrá estar marcado por una denominación de origen si aquel no ha sido elaborado dentro del territorio específicamente reivindicado al momento de ser solicitada la declaración de protección de la denominación.
Por último y en estricta relación con el punto anterior de vínculo material, se presenta el vínculo cualitativo, el cual no quiere decir otra cosa que, las calidades y
características únicas del producto deben ser esencial o exclusivamente derivadas de los factores humanos y/o geográficos de la zona.
II. LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN EN UN ESCENARIO INTERNACIONAL.
Desde una perspectiva político-económica es claro que la suscripción del TLC con la UE respondió a una serie de consideraciones que distan mucho de haber tenido como principal motivación el derecho de la propiedad industrial. Por el contrario, puede afirmarse que éste se enmarca dentro de una política de apertura e integración económica y favorecimiento de la inversión extranjera que el gobierno nacional ha venido desarrollando desde la última década.
Aunado a lo expuesto, dada la eminente connotación de país agrícola que Colombia tiene y la consecuente reputación que ello le apareja en un escenario de comercio internacional, el gobierno colombiano ha promovido importantes esfuerzos en aras de favorecer y proteger los intereses de distintos órdenes relacionados con los productos propios del sector. Consecuente con ello, no solo se ha buscado favorecer la exportación de este tipo de productos, sino que también se han pretendido consolidar estrategias de protección jurídica en un escenario internacional para todos aquellos productos, que dadas sus especiales características derivadas esencialmente de la zona en la que se producen, han adquirido un grado de distintividad en la mente de los consumidores que les permite gozar de un valor agregado. Es decir, además de promoverse la exportación de productos agrícolas, se ha buscado proteger en un escenario internacional los productos nacionales que han logrado ser declaradas como DOP en Colombia. Sin ir muy lejos se destaca entre ellas la DOP de Café de Colombia.
Ahora, aun cuando el Estado colombiano aceptó sin reparos13 la protección de todas la DOP europeas contempladas en el Anexo XIII del TLC con la UE, vale aclarar que aquel no es un panorama recurrente que se extienda en todos los países del globo. En ese orden de ideas se resalta la fuerte tensión que ha existido, y aún existe entre los Estados Unidos (EEUU en adelante) y la UE, respecto del reconocimiento y protección de las DOP europeas. Cabe aquí aclarar, que sin perjuicio de que esta tensión se repita con respecto a la UE y otros países del mundo, dados los límites propios trazados para este escrito, se limitará como punto de estudio el caso estadounidense.
Siguiendo lo dicho, entre muchas de las razones que han llevado a que el conflicto entre la UE y los EEUU de cara a la protección de las denominaciones de origen se mantenga latente, ha surgido como producto del hecho de que entre estos dos existe una abismal diferencia en la forma de entender y proteger este tipo de signos distintivos. Particularmente ilustrativo respecto de este punto resulta el planteamiento realizado por Josling, quien destaca que
El concepto de terroir, el vínculo esencial entre el lugar en donde una comida o bebida es producida y su calidad u otras atributos de consumo, ha sido el centro de una creciente tensión de comercio entre la UE y los EEUU (…) Las diferencias en la protección y sustancia de las IG (Indicaciones geográficas) han sido desde hace mucho un irritante del comercio.14 (Paréntesis fuera del texto original)
(Josling, 2006)
13 En la negociación del TLC y en el texto final del mismo el Estado colombiano no incluyó Reservas relacionadas con la
protección que se les debería otorgar a las Denominaciones de Origen provenientes de Europa. Más teniendo en cuenta que al tenor del artículo 335 de las disposiciones finales del acuerdo “Este acuerdo no admite reservas en el sentido de la Convención de Viena sobre del Derecho de los Tratados”
14 Traducción libre del autor, texto original: “The concept of terroir, the essential link between the location in which a
food or beverage is produced and its quality or other consumer attributes, is at the heart of a simmering trade dispute between the US and the EU. (…) Differences in the form and substance of GI protection have long been a transatlantic trade irritant.”
Por una parte, como es aceptado por Josling y por la misma USPTO15 de EEUU, la controversia entre estos dos poderes económicos se articula principalmente en torno a la diferencia que existe en la forma de proteger las DOP al interior del ordenamiento jurídico. Baste señalar que EEUU, adoptando una solución bastante salomónica respecto de la materia, ha dejado establecido que, conforme al mandato interpuesto por el Acuerdo ADPIC, efectivamente les otorga la protección a las DOP, pero circunscribe su esfera de protección a aquella que ostentan comúnmente las marcas de certificación o colectivas16, desconociendo la identidad independiente de la que goza este particular tipo de signo distintivo.
Sin perjuicio de lo expuesto, aunque el panorama general en relación con la protección de las DOP sí difiere sustancialmente entre la UE y EEUU, y no pareciere que sea posible alcanzar un acuerdo entre éstos respecto de aquel punto, valga decir que de cara a la protección que le es otorgada a DOP relacionadas con los vinos y bebidas espirituosas, sí existe un consenso que trasciende incluso a una escala mundial. En este sentido, respecto de esta clase de DOP, se ha sostenido que
Las IG (indicaciones geográficas) para vinos y bebidas espirituosas reciben una protección aumentada – lo que aquí llamamos ‘protección absoluta’. Los miembros de la OMC deben proveer a quienes detenten este tipo de IG con los instrumentos legales para prevenir etiquetados que, aun si indican el verdadero origen del producto, incluyan una IG con la calificación “tipo”, “estilo” o similares. (…) El estándar de protección absoluta para vinos y bebidas espirituosas, en otras palabras, trasciende más allá que aquel de otros productos. El Acuerdo ADPIC no ofrece una
15 United States Patent and Trademark Office. Oficina de los Estados Unidos que desempeña similares funciones a la
Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia. Entre otras llevar el registro de los derechos de propiedad industrial.
16 A voces de los artículos 185 y 180 de la Decisión 486, se entiende por marca de certificación y marca colectiva,
respectivamente:
“Artículo 185: Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.”
“Artículo 180: Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.”
razón al por qué de esta bifurcación, sin embargo los vinos y bebidas espirituosas constituyen la inmensa mayoría de IG en algunos países.17 (Paréntesis fuera del texto original)
(Raustiala & Munzer, 2007, pg. 343)
Llama mucho la atención de las conclusiones a las que llega (Josling, 2006) cuando acepta que la tensión que ha existido desde antaño entre la UE y EEUU respecto de la protección de las DOP pareciese reducirse a dos posiciones sumamente arraigadas en la que el primero quiere imponer su forma de proteger esta clase de derecho de P.I como un medio para alcanzar sus propios intereses, y por el otro una posición que férreamente sostiene que es un derecho innecesario y que puede incluso rayar en el excesivo proteccionismo.
En sí el tema que se estudió en este punto sería material de estudio suficiente para otro escrito, sin embargo, y dados los limites propios de este escrito, no se harán mayores elucubraciones en relación con el mismo. Resta solo concluir que el escenario internacional respecto de la protección que se les otorga a la DOP no ha sido pacífico y exento de controversias, por el contrario las discusiones que se han gestado con relación a este particular derecho de P.I se ha erigido como uno de los puntos de inflexión más álgidos en el panorama internacional de los derechos de P.I.
Con base a lo expuesto, particularmente llama la atención en el caso que nos ocupa, el hecho de que aun existiendo un precedente de vieja data, como el conflicto recién descrito entre la UE y EEUU de cara a la protección de las DOP europeas, en la suscripción del TLC con la UE el Estado colombiano no haya presentado reparo18 alguno respecto de
17 Traducción libre del autor, texto original: “GIs for wines and spirits receive enhanced protection – what we call here
‘absolute protection’. WTO Member States must provide holders of such GIs with the legal means to prevent labelling that, even if it indicates the true origin of a good, includes a GI with the qualification ‘kind’, ‘style’, or the like. (…) The absolute protection standard for wine and spirits, in other words, goes well beyond that for other products. TRIPS offer no rationale for this bifurcation, though wine and spirits constitute the vast majority of GIs in some countries”
18 Cabe anotar que tal y como consta en la Ayuda de memoria de la Ronda de Negociaciones de la Mesa de Propiedad Intelectual del 11 al 13 de Febrero de 2009 las partes identificaron como punto de interés “En los temas de registro automático, conflicto entre indicaciones geográficas y marcas y alcance de la protección, se vislumbra disposición para lograr acuerdos”. Es decir, las partes al negociar el texto del acuerdo si vislumbraron posibles conflictos que pudieran surgir entre las indicaciones geográficas y las marcas, empero, sin perjuicio de haber planteado el conflicto, aquel brilla
las DOP que iban a entrar a ser protegidas en el ordenamiento nacional. Sin embargo, más preocupante aún resulta el hecho de que el Gobierno colombiano haya prácticamente protegido las DOP in limine y sin reparo en las adversas consecuencias que en el mercado colombiano se iban a generar en casos particulares como el que aquí se estudia.
III. ALTERNATIVAS LEGALES DESDE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LA COMPETENCIA DESLEAL Y OTROS.
Partiendo de la base necesaria de que los registros marcarios de Alpina al día de hoy efectivamente coexisten en el mercado junto a las DOP europeas, pero más importante aún que entre ellos existe un grado de identidad que puede poner en riesgo el fundamento del derecho de los signos distintivos y el mercado en el cual están inmersos, el propósito del presente capítulo busca desarrollar las alternativas jurídicas que eventualmente tendrían la capacidad de brindar una solución para los problemas que se estudian.
A continuación se exponen cada una de las alternativas que a la luz del ordenamiento jurídico vigente en Colombia pueden entrar a ser consideradas como las herramientas que pondrían fin al conflicto suscitado.
A. Solicitar la nulidad de los registros marcarios.
Antes de empezar cualquier disquisición respecto del punto que se estudia, es menester tener en mente que en el ordenamiento jurídico colombiano
(…) una vez otorgado [el certificado de registro] está amparado por la presunción de legalidad que se deriva del acto administrativo de concesión (…) mientras el registro se encuentre vigente, se presume que el titular del registro es el legítimo propietario de la marca con todas las facultades que se derivan de tal circunstancia (…) (Paréntesis fuera del texto original)
por su ausencia en el texto final de acuerdo suscrito, puesto que en el no existen previsiones de ninguna clase de suerte que aquel se solucione.
(Metke, 2001, pg. 83).
En ese orden de ideas, si eventualmente los titulares de las DOP europeas quisieran revocar la presunción de legalidad de la que gozan los actos administrativos que concedieron los registros marcarios de Alpina, se hace necesario recurrir a uno de los instrumentos idóneos consagrados para tal fin en la Decisión 486, las acciones de nulidad.
Las acciones de nulidad propias de la normativa de propiedad industrial están contempladas en los artículos 172 y 17319 de la Decisión 486. Respeto de estas la jurisprudencia del TJCA ha sostenido en reiterada ocasiones que se deben entender como
““acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos:
1. El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna.
2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable.
3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina.
19 A su tenor los artículos rezan: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.
No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.”
4. De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas” (Énfasis fuera del texto original)
(TJCA, Proceso 90-IP-2010)
Se infiere de lo expuesto que estas acciones de nulidad especiales del derecho de la propiedad industrial deberán necesariamente ser asimiladas e integradas con sus paralelos de la ley contencioso administrativa. Así pues, se tiene que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA en lo sucesivo) contempla dentro de su articulado las acciones de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho, reguladas respectivamente en los artículos 137 y 138 de aquel Estatuto. En esa medida, según las características propias de cada una, tendríamos que la acción de nulidad absoluta de la Decisión se integra con la acción de nulidad simple y la de nulidad relativa se apareja con la de nulidad y restablecimiento del derecho.
Retomando la conexión que existe entre las causales de irregistrabilidad y las acciones de nulidad, se abordará ahora el papel que ello juega de cara al problema que se estudia. Se precisa entonces que los supuestos contemplados en el artículo 135 de la Decisión están redactados de manera tal que se busca precaver el registro de un signo que adolece de vicisitudes intrínsecas propias del signo, consecuentemente se admite que “de estar incursa en las mismas no cumpliría la función distintiva que se persigue con la marca, o bien se trataría de un signo ilícito o engañoso, que atentaría contra el orden público y defraudaría al público consumidor” (Énfasis fuera del texto original) (Metke, 2001, pg. 84). Las causales de irregistrabilidad relativas, de las que trata el artículo 136, por otro lado, “(…) se refieren a condiciones extrínsecas del signo, y que están constituidas por
impedimentos que surgen de derechos de terceros que podrían resultar infringidos por el registro de la marca” (Metke, 2001, Pg. 84).
Entre los muchos supuestos consagrados en los literales de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, llama la atención para éste estudio el literal j) del artículo 135, que a su letra reza
“No podrán registrarse como marcas los signos que (…) j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;” (Énfasis fuera del texto original)
Conforme al tenor del texto, válido es concluir que solo hace falta que la marca se encuentre subsumida dentro de uno de los anteriores supuestos para que redunde en irregistrable. Así, encontramos entonces que las marcas de Alpina se encuentran subsumidas bajo los lineamientos del primer supuesto de hecho que trae el literal j) del artículo 135. Lo anterior toda vez que las marcas “Alpina Parmesano”, “Alpina Emmental” y “Alpina Camembert”, pueden llegar a entenderse como una reproducción, imitación o contentivas de las DOP “Parmigiano Reggiano”, “Emmental de Savoie” y “Camembert de Normandie”, y consecuentemente redundan en ser susceptibles de perder su validez por medio de nulidad.
Previo a iniciar las disquisiciones respecto de la figura de nulidad que interesa para el caso bajo estudio –nulidad absoluta y/o nulidad simple–, conviene resaltar brevemente por qué no se estudiará la de nulidad relativa /o nulidad y restablecimiento del derecho. Así, la acción de nulidad relativa, contemplada en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión, no procede en el caso concreto toda vez que habiendo pasado más de cinco años desde la concesión de los registros marcarios, que se dio para los tres signos de Alpina en comento en el año 2005, al tenor del artículo en referencia la acción ha prescrito.
Siguiendo con lo dicho, se precisa que la acción de nulidad absoluta contra un registro marcario, a la letra del inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 procederá en cualquier tiempo y podrá iniciarse de oficio por la SIC o a petición de parte. Así mismo, según el artículo en referencia esta acción solo procederá cuando el registro hubiese sido concedido desconociendo lo estatuido en el inciso primero del artículo 13420 o en contravía de los supuestos contemplados en el artículo 135 de la Decisión 486. Toda vez que esta acción de nulidad especial se ve integrada con la acción de nulidad simple, se hace necesario anotar que a la luz del artículo 13721 del CPACA, ésta se encuentra teleológicamente orientada para que “el juez deba hacer una confrontación entre el acto que se supone está viciado y la norma que se indica como infringida, para constatar así si el acto se ajusta o no a Derecho” (Palacio, 2013, pg. 275), afirmación aquella que concuerda con el desarrollo del TJCA respecto de esta figura, quien afirma que “La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.”(Énfasis fuera del texto original) (TJCA, Proceso 51-IP-13).
Sin perjuicio de lo hasta aquí desarrollado, debe tenerse en mente que al momento de realizarse el acto administrativo de concesión de los registros marcarios de Alpina, no
20 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.”
21 “Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
(…)
Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos: 1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente.”
existía en el ordenamiento jurídico ninguna de las DOP europeas22, motivo por el cual es claro que al momento de ser expedido el respectivo acto administrativo de concesión la SIC no desconoció el fundamento jurídico en el cual debía basar su decisión. En pocas palabras, la causal de irregistrabilidad, y consecuente nulidad, se presentó con posterioridad a la concesión del registro de las marca, es decir sobrevino a la expedición del respectivo acto administrativo.
Partiendo de la base arriba referida de que éstas acciones tienen
“(…) como finalidad específica la de servir de instrumento para pretender o buscar la invalidez de un acto administrativo, proveniente de cualquiera de las ramas del poder público, por estimarse contrario a la norma superior de derecho a la cual debe estar sujeto (…) y se asegura el respeto y la vigencia de la jerarquía normativa.
(Corte Constitucional, Sentencia C-513 de 1994).
En esa medida, en tanto que los registros marcarios de Alpina fueron concedidos respetando la jerarquía normativa vigente en la materia, ajustándose a plenitud en su momento a los supuestos que traen los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486, mal se haría al decir que el acto se dio contrariando a las normas a las que debe estar sujeto. La jurisprudencia del Consejo de Estado, desde vieja data, ha sostenido que la ilegalidad de los actos solo puede juzgarse con base a las circunstancias coyunturales que imperaban al momento de proferirse el acto administrativo que se discute. En este sentido, sostuvo en Sentencia del 19 de febrero de 1998 que:
El juzgamiento de la legitimidad de los actos administrativos, se debe hacer bajo la consideración de las circunstancias dentro de las cuales se producen, de la que a su
22 Se reitera que los tres registros marcarios de Alpina fueron debidamente concedidos en 2005 mientras que las
vez se ha inferido la improcedencia de la ilegalidad sobreviniente de los actos administrativos (…)
(Consejo de Estado, Sentencia del 19 de Febrero de 1998)
Huelga entonces de lo sostenido por el desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado que los actos administrativos sólo podrán perder su validez cuando hayan sido expedidos contrariando las normas que imperaban y con base a las circunstancias que existían al momento de haberse librado23. Consecuentemente, a la luz de los hechos que irradian la realidad del caso, bien debe entenderse que las circunstancias que sobrevinieron con posterioridad al acto administrativo que concedió los registros no podrán ser tenidas en cuenta para declarar su nulidad, toda vez que en el marco de las circunstancias en las que se produjeron, aquellos estaban dotados de legalidad. De no admitirse lo anterior, y procederse desconociendo lo dicho, la acción de nulidad estaría siendo empleada de manera tal que vulneraría la seguridad jurídica y el principio de legalidad de un ordenamiento jurídico, presupuestos aquellos que son los que precisamente busca proteger esta acción.
En mérito de lo hasta aquí sostenido podemos concluir respecto de este punto que, aun cuando desde del derecho de la propiedad industrial el medio idóneo para declarar la perdida de la validez de los registros marcarios de Alpina es la acción de nulidad especial contemplada en la Decisión 486, en virtud del desarrollo hasta aquí sostenido aquella resultaría improcedente. Consecuentemente, los derechos marcarios de Alpina permanecerían incólumes desde esta perspectiva, sin embargo, lo anterior no obsta para que se puedan iniciar otras acciones tendientes a declarar la ilegalidad de estos registros como procede a demostrarse,
23 Se destaca que la misma jurisprudencia del Consejo de Estado ha llegado a admitir la nulidad sobreviniente de los actos
administrativos, pero solo respecto de una vulneración de una norma de rango constitucional. Al respecto la Sentencia en referencia reza “Sin embargo, valga aclarar que respecto de normas posteriores de orden constitucional, la Corporación admite la nulidad sobreviniente del acto administrativo que les sea contrarias.”
B. Acciones por competencia desleal.
La competencia desleal y la propiedad industrial han sido dos áreas del derecho que desde siempre se ha aceptado que van de la mano. Entre los muchos puntos de conexión que existe entre estas dos áreas del derecho puede decirse que el riesgo de confusión es la manifestación más clara y evidente de la conjunción que existe entre estos dos, no en vano se sostiene que “El riesgo de confusión es una de las figuras centrales en el Derecho de la competencia desleal y el Derecho de marcas.” (Fernández-Novoa, 2004, pg. 273).
Dada la importancia que este asunto merece para el caso bajo estudio, se harán unas breves precisiones respecto de la apreciación de esta figura en el marco del ordenamiento jurídico colombiano. En palabras del TJCA, se entiende por riesgo de confusión como la “(…) posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)” (TJCA, Proceso 70-IP-2008). Así pues, la posibilidad de que un consumidor pueda caer en él es la falla que por antonomasia todo ordenamiento jurídico busca de manera férrea evitar, no solo por tener la capacidad de afectar el derecho de los consumidores de elegir productos y/o servicios en el mercado libre de vicios que afecten su consentimiento, sino además porque al verse viciada la elección libre del consumidor correlativamente se ven menoscabados los derechos de los demás participantes en un mercado.
Puesto así el escenario respectivo, se anota que los registros marcarios de Alpina, al ser sometidos a un juicioso escrutinio bajo las denominadas reglas del cotejo marcario24
24 Desde vieja data la jurisprudencia de interpretación prejudicial del TJCA ha dejado bien establecida lo que se
consideran las reglas esenciales del cotejo marcario. Para efectos de claridad, se transcribe in extenso la consideración que respecto de este cotejo se realiza en el Proceso 105-IP-2007, Marca: Tropical (mixta).
“La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
redundan en demostrar que no existe posibilidad de que se genere un riesgo de confusión entre éstos y las DOP europeas. Ahora bien, en tanto que realizar un proceso de cotejo marcario rebasaría por mucho los límites que se han trazado en el presente escrito, basta reseñar las conclusiones más importantes que se obtendrían al ceñirse a un estudio respecto de las reglas de la apreciación en conjunto de los signos, que por sus características es el que más relevancia tiene para el caso en estudio.
En relación con el análisis en conjunto, el TJCA ha sostenido
La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno (…) para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos (…) (Énfasis fuera del texto original)
(TJCA, Proceso 18-IP-98)
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Reglas para realizar el cotejo marcario
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:
Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.” Ahora bien, aun cuando bajo la literalidad del mismo nombre se deberá entender que este tipo de estudio solamente se puede predicar respecto de un estudio de dos marcas que sean idénticas o semejantes, es dable sostener que esta extensión se puede realizar respecto de dos signos distintivos idénticos o semejantes, sean estos marcas o no. Lo anterior cobra más sentido cuando se tiene en cuenta que el propósito de este cotejo es evitar que la coexistencia de dos signos en el mercado socave los derechos de los consumidores y la leal concurrencia en el mercado.
En ese orden de ideas, se encontrará que al encontrarse los signos, tal y como son comercializados en el mercado, se evidenciarán sustanciales diferencias entre sí. Entre las muchas diferencias se destaca el hecho de que las DOP son signos denominativos, lo cual quiere decir que aquellos no están compuestos por elementos adicionales más allá de las palabras que los integran, por oposición los registros marcarios son de carácter mixto, lo que implica que los signos están integrados por expresiones denominativas y elementos figurativos.
En el caso concreto encontramos que un consumidor al encontrar los productos comercializados por Alpina (contramarcados con el signo en estudio) percibiría visualmente un producto que se le muestra como “ALPINA: Parmesano, Emmental o Camembert”, según sea el caso. Es decir, percibiría visualmente un producto que efectivamente está compuestos por la expresión semejante a las DOP, pero además, y de manera predominante llamará su atención el elemento mixto, “ALPINA” que lo acompaña. Siendo posible sostener que las más de las veces su elección de producto se verá condicionada más por éste último que por el primero.
Siguiendo con lo dicho, y conforme con lo expuesto anteriormente, se pone de presente que la SIC reiteradamente ha sostenido en diversas resoluciones que al realizar el cotejo marcario entre dos signos, siendo uno denominativo y otro mixto, deberá siempre realizarse un cotejo estricto conforme a las reglas de apreciación para este último tipo de signos. En esa línea argumentativa, al comparar un signo denominativo con uno mixto, ha sostenido que “(…) debe determinarse si en la marca mixta predomina el elemento verbal o el gráfico (…) si (…) en ella predomina el elemento gráfico, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial” (Énfasis fuera del texto original) (Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 20011 del 31 de Marzo de 2014). Así las cosas, si efectivamente el cotejo arroja que la integralidad de los signos de Alpina permite diferenciar los signos en pugna evitando el riesgo de confusión, con claridad se infiere que si bien existe semejanza entre aquellos, se soslaya el acaecimiento de efectos perniciosos sobre las premisas del
