Lima, 11 de octubre de 2016
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág. PROCESO 546-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal
Supremo de Justicia del Órgano Judicial Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 1065-2014. Referencia: Marcas GGGG (mixta) y GG (denominativa y mixta).... ... 2 PROCESO 565-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección
Primera del Consejo de Estado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2008-00188. Referencia: Signos involucrados: DISTRIBUIDORA RAYCO HACE MÁS FÁCIL VIVIR
(mixto) y RAYCO (denominativo). ... 26 PROCESO 570-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00070. Referencia: Signos JET (mixta) / JET (denominativas
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 546-IP-2015 Interpretación Prejudicial
Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial Estado Plurinacional de Bolivia
1065-2014
Marcas GGGG (mixta) y GG (denominativa y mixta)
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
El Oficio C.A.C. 096/2015, recibido el 16 de octubre de 2015, mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 1 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 1065-2014.
El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno Demandante:
Demandado:
GUCCIO GUCCI S.P.A.
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia.
Tercero interesado:
2. Hechos relevantes
GUESS?, INC.
2.1. El 17 de septiembre de 2012, GUESS?, INC., solicitó1 ante el Servicio
Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), el registro de la marca GGGG (mixta) para amparar 'Joyería y relojes, incluyendo pulseras, pendientes, anillos, collares, anillos del dedo del pie, alfileres de corbata, alfileres de solapa, gemelos, llaveros, pulseras de reloj, relojes de bolsillo, relojes de pulsera", productos comprendidos en la clase 14 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas" instituida por el Arreglo de Niza {en adelante Clasificación Internacional de Niza).
2.2. El 25 de enero de 2013, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta Oficial de Bolivia 475 NEC.
2.3. El 12 de marzo de 2013, GUCCIO GUCCI S.P.A. presentó oposición, argumentando ser titular de la marca GG2 (denominativa y mixta) para
distinguir 'Joyería e imitación de joyería, relojes de pared y relojes de
pulsera y partes y acoples para los mismos", productos igualmente
contenidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.
2.4. El 29 de mayo de 2013, mediante Resolución Administrativa 280/2013, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI rechazó la oposición y concedió el registro de la marca GGGG {mixta) a nombre de la firma GUESS?, INC.
2.5. El 18 de septiembre de 2013, por Resolución Administrativa DPI/OPIREV-No. 264/2013, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI, confirmó la Resolución Administrativa 28012013.
Expediente administrativo 158359.
2.6. El 1 O de febrero de 2014, mediante Resolución Administrativa DGE/OPO/J-051 /2014, la Directora General Ejecutiva del SENAPI rechazó el recurso jerárquico interpuesto por la firma GUCCIO GUCCI S.P .A.; en consecuencia, confirmó de forma total, la Resolución Administrativa REV-SD-No. 264/2013 de 18 de septiembre de 2013. 2.7. El 17 de noviembre de 2014, GUCCIO GUCCI $.P.A., formuló ante el
Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, demanda contencioso administrativa contra la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-051 /2014 emitida por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI.
2.8. El 19 de febrero de 2015, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, presentó la respectiva contestación a la demanda contencioso administrativa planteada por GUCCIO GUCCI S.P .A.
2.9. El 13 de mayo de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia suspendió la tramitación del proceso y solicitó a este Tribunal proceda a la interpretación prejudicial de los Artículos 1 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
3. Argumentos de la demanda contencioso administrativa
GUCCIO GUCCI S.P.A., en la demanda contencioso administrativa contra la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-051 /2014 emitida por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, señaló lo siguiente:
2.10. La marca GG (denominativa y mixta) es notoriamente conocida a nivel mundial, sin embargo, tal hecho, del que se adjuntó prueba, fue desconocido, lo cual constituye no solo una mala interpretación normativa sino vulneración y desconocimiento de otros tratados como es el Convenio de París, del cual Bolivia es parte.
2.11. La Autoridad administrativa que dictó la resolución impugnada, no tomó en cuenta lo previsto en los Artículos 1 y 224 de la Decisión 486 "y se ha limitado a aplicar de manera cerrada to señalado ... " (sic) en ellos; no
habiéndose considerado los derechos de GUCCIO GUCCI $.P.A. 2.12. La Autoridad administrativa "no puede hacer ninguna interpretación de
la norma sino cumplirla" (sic}; en el presente caso dicha autoridad se extralimitó "al omitir' (sic) solicitar al Tribunal Andino de Justicia que este proceda a la interpretación prejudicial que señala la normativa comunitaria.
2.13. Aparentemente, la normativa entra en contradicción, pues, "el hecho de
no ser válida una declaración de notoriedad de una marca de un país miembro del Convenio de París ... " (sic} resulta totalmente desfavorable
para quien pretende el reconocimiento de dicha notoriedad. Aplicar el derecho "es desfavorable y contradictorio por la restricción que señala el artículo 224 y las exigencias del artículo 228 de la misma Decisión" {sic}.
2.14. Que la Autoridad administrativa no admitió prueba alguna relacionada a la notoriedad de la marca opositora.
4. Argumentos de la contestación a la demanda contencioso administrativa
La Dirección General Ejecutiva del SENAPI respondió lo que sigue: 2.15. El signo opositor está compuesto por dos letras G contrapuestas que dan
la idea de formar un círculo, mientras que el signo solicitado se encuentra formado por cuatro letras G inclinadas y entrelazadas, que crean un cuadrado de G que juntas dan la impresión de la figura de una X, siendo ambos diseños disímiles, por lo que sería fácil para el consumidor diferenciar uno de otro.
2.16. Si bien ambos signos poseen conexión competitiva, las diferencias que posee uno respecto de otro, permite el registro del signo solicitado, al no generar ningún tipo de riesgo de confusión o asociación.
2.17. Respecto a la afirmación de notoriedad de la marca GG, las pruebas aportadas dentro del proceso, no son suficientes como para determinar que se trata de un signo de dicha categoría, más aún cuando el material incorporado no cumple con los factores detallados en el Artículo 228 de la Decisión 4863•
2.18. Una marca, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 224 de la Decisión 486, será considerada como notoriamente conocida cuando sea reconocida como tal en cualquier País Miembro.
2.19. Para que una marca sea reconocida como notoria deben converger factores como el de difusión y el uso intensivo de los productos de la marca por el consumidor medio, así como su reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos.
3 Se menciona que las pruebas adjuntadas fueron:
a) A fojas 28 a 31, impresiones simples de la Sentencia 02513/2008 emitido por la T.S.J. Madrid CON/AD SEC.
b) A fojas 32 a 39, impresión de la Resolución 1773/2014 de 27 de mayo de 2014, dentro del trámite de oposición B 507576.
e) A fojas 40 a 44, Impresión de listado en Inglés de las marcas GUCCI.
2.20. De conformidad con el Articulo 8 de la Decisión 486, todo documento presentado ante las oficinas nacionales competentes, deben ser en castellano, por lo que incumplieron con esta disposición al presentar documentos de prueba en idioma inglés.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 1 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada4•
2. De oficio, se interpretará el Artículo 8 de la citada Decisión, por cuanto su interpretación resulta necesaria para el adecuado análisis del Tema 7; el Artículo 229 de la misma Decisión, toda vez que su interpretación es necesaria para el desarrollo del Tema 6; así como el Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486, en virtud de que la controversia discutida ante el consultante versa sobre la confundibilidad del signo, no solo con marcas ordinarias, sino sobre todo con una marca respecto de la cual se alega su notoriedad5•
4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
-• Arliculo 1.• Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada Pals Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artlculos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el articulo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:
• Arliculo 224.-Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido."
s Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
-"Arllculo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando as/ lo considere conveniente ...
"Arlicu/o 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión ode asociación;
(... )
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean /os productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. Primacia del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos.
3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
4. Comparación entre signos mixtos.
5. Marcas conformadas por letras.
6. La marca notoriamente conocida y su prueba. lrregistrabilidad de signos notoriamente conocidos por parte de terceros. Protección de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario.
7. Presentación de documentos en idioma inglés.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. Primacía del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial.
1.1 En su escrito de demanda, GUCCIO GUCCI S.P .A. manifestó que se habría desconocido el carácter notorio de su marca GG (denominativa y mixta), lo cual constituiría no solo una errada interpretación normativa sino además una vulneración y un desconocimiento de otros tratados como es el Convenio de París, del cual Bolivia es parte.
1.2 El SENAPI, por su parte, afirma que no se tomó en cuenta material probatorio presentado por la demandante por cuanto se habría incumplido con lo dispuesto en el Articulo 8 de la Decisión 486, al presentar documentos probatorios en idioma inglés, y debido a que asimismo no cumpliría con los factores detallados en el Articulo 228 de la Decisión 486. En tal virtud, el Tribunal estima conveniente comenzar la presente interpretación prejudicial desarrollando el tema propuesto.
o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."
• Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pafs Miembro o en el extranjero;
b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pafs Miembro; o,
1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 6 7 8
El principio fundamental del Derecho comunitario andino, es el Principio de la "Primacía del Ordenamiento Comunitario", el mismo que encuentra su apoyo en otros principios propios del derecho de la integración, cuales son los de: "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Comunitario", "Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino".
Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En este marco, ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, al igual que entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero6•
La doctrina prevaleciente, por ello mismo, se inclina con toda decisión por el principio de la aplicación preferente del derecho comunitario, siempre que entre en conflicto con el derecho nacional o internacional. En consecuencia, la disposición normativa, interna o contenida en un tratado suscrito por el respectivo País Miembro, que sea contraria a la norma comunitaria, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse en el caso concreto, bien sea anterior o posterior a la norma comunitaria 7.
En ese sentido, el profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, al analizar la naturaleza de los tratados constitutivos y el derecho derivado en la Comunidad Europea, concluye: "El derecho comunitario, en primer término, es autónomo a un mismo tiempo del derecho internacional general y del derecho interno de los Estados Miembros"8•
En consecuencia, en el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que, en la medida en que la comunidad supranacional asume Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 23-IP-2012 de 23 de agosto de 23-IP-2012, p. 6; y del Proceso 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, p. 8.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 2-IP-88 de 25 mayo de 1988, p. 5; citada y complementada en las Sentencias expedidas dentro del Proceso 34-Al-01 de 21 de agosto de 2002, p. 48, y del Proceso 1-Al-2001 de 27 de junio de 2002, p. 32. SANCHEZ RODRIGUEZ. Luis Ignacio, "Los Tratados Constitutivos y el Derecho Derivado�. en: Tratado de Derecho Comunitario Europeo, Tomo 1, Ed. Civitas, Madrid, 1986; citado en la Sentencia dictada en el expediente Nº 1-IP-96, Gaceta Oficial Nº 257, de 14 de abril de 1997.
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la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida
económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél9•
1.8 Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, el derecho comunitario conserva-por aplicación de sus características 'existenciales' de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia- la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo10•
1.9 Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial respecto a la primacía del Derecho Comunitario Andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno de origen internacional de los Países Miembros. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
1.1 O En virtud del Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario, explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los Países Miembros, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional.
1.11 Las referidas características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el Artículo 411 (antes Artículo 5} del Tratado de
Creación del Tribunal impone a los Países Miembros dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el Artículo 1 del Tratado; y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación.
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11
Sentencias dictadas dentro de los Procesos 1-Al-2001, p. 36, y 34-Al-01, p. 46, ya citados.
lb{d.
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina .•
K Articulo 4.• Los Paf ses Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurldico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación:
1.12 Adicionalmente, el Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario se sustenta en el Principio de Autonomía del mismo, que presupone la de la Comunidad para formular su propio ordenamiento, y que deriva, a su vez, de la transferencia de atribuciones que los Países Miembros hicieran a la Comunidad Andina, en ámbitos específicos como el de la propiedad industrial. A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos en que ella se produzca, los Países Miembros quedan limitados motu proprio en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contraríen el ordenamiento comunitario 12•
1.13 En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea este de origen interno o internacional, sino del Tratado constitutivo de la Comunidad Andina. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad -tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países 13• Por lo tanto, los tratados internacionales que celebren los Países
Miembros por propia iniciativa, como el Convenio de París, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.
1.14 En virtud de los referidos Principios de Autonomía y Primacía del Ordenamiento Comunitario, las normas que lo integran -tanto las primarias como las derivadas- deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra vinculada por los tratados que celebren individualmente los Países Miembros, como es el caso del Convenio de París, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro Países Miembros son parte del mismo14•
1.15 De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente interpretación prejudicial, se debe tener en cuenta que el Principio de
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13 14
En ese sentido, Sentencias pronunciadas dentro de los Procesos 1·A1·2001, p. 38, y 34·AI.Q1, p. 48, ya citados.
Asl, Sentencias emitidas dentro de los Procesos 1-Al-2001, p. 38, y 34·Al-01, p. 48, ya citados. Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 23-IP·2012 de 23 de agosto de 2012, p. 6.
Primacía del Derecho Comunitario andino sobre las demás normas de los ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los Países Miembros, siempre que no sean contrarios ni menoscaben el ordenamiento comunitario.
2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2.1. Se abordará el tema, en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo GGGG {mixto), solicitado por GUESS?, INC, y las marcas GG {mixta y denominativa), registradas a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., sobre la base de las cuales se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda contencioso administrativa.
2.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:
"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos
o
servicios,o
para productoso
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(
...
)".2.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión {directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor15•
15
a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.
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1
.
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/
a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
2.4. Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
16
17 18 19
a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados 16.
b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia17•
c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan1s.
d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante19.
Véase, por ejemplo, ras interpretaclones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-IP· 2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6.
/bid.
Así, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp.11-12. /bid.
r
2.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:20
a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
2.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria21 • Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles22• Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz23.
20 21
22
23
Véase, por ejemplo, la interpretación prejudlcial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8.
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-lP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del T JCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudlcial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de jullo de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T JUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla e/ OHMI - Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone e/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia
2.7. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor24•
2.8. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir25• De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables2ª
.
2.9. En atención a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
3.1. El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de signos en conflicto, es decir, del signo GGGG (mixto), solicitado por GUESS?, INC, y de una de las marcas opositoras, GG (denominativa), registrada a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda contencioso administrativa.
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del T JCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del T JCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Laudar Cosmetics e/ Lancaster Group, asunto C-220198, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290190, relativo a la interpretaclón de los ArtJculos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamentow, en el cual el T JCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado
11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas".
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-JP-2015. En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015.
1
3.2. Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo mixto y uno denominativo, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Es decir, los signos denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente.
3.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso27.
3.4. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
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28
29
a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial28, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión29•
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 55-IP-2013, p. 12; y el Proceso 178-IP-2015, p. 10.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 129-IP-2015, p. 10.
En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal e), la siguiente precisión: "salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo
caso podrán incurrir en el riesgo de confusiónn. Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: "Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habr/a lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir paclficamente en el ámbito comerciar. Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión
planteada debido a que uno de los supuestos en los que podrla suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, caracterlstica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.
b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:30
(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
(ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
3.5. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. Para su análisis, se deben tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.
4. Comparación entre signos mixtos.
4.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo GGGG (mixto), solicitado por GUESS?, INC, como una de las marcas opositoras, GG (mixta), registrada a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., son mixtas.
4.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este
30 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 88-IP-2015,
sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
4.3. En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:
4.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusiónª1; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.
4.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:32 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la
mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
4.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas anteriormente descritas para el cotejo de signos denominativos33•
4.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos confrontados, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.
5. 31
32
33
Marcas conformadas por letras.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-1 P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11.
Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11.
5.1. 5.2. 5.3.
5.4.
5.5.
5.6. 34 35En el presente caso, GUESS?, INC. solicitó el registro de una marca mixta constituida por cuatro (4) letras "G" entrelazadas. En tal virtud, resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto del idioma español.
A este respecto, el Tribunal ha establecido que dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras34•
Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK ( software development kit) para cierto tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, M&A para servicios relacionados con fusiones y adquisiciones, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, i7 para computadoras, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc.
En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, de ser arbitrario respecto al producto o servicio será registrable; lo contrario ocurrirá si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio.
En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor35. De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos. En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia,
En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 64-IP-2015 de 27 de mayo de 2015, p. 7.
Véase, a titulo referencial e ilustrativo, las directrices de la lntellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), "Practica Guidelines. Absoluta grounds distinctiveness. Section 18 ofthe Trade Marks Act 2002". Capitulo 8, "Letters and Numerals", disponibles en web:
https://www.iponz.qovt.nz/about-ip/trade-marks/practíce-guidelines/currenUabsolute-g rounds distinctiveness/#jumpto-8 002e-letters-and-numerals7.
a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor36•
5.7. Según lo establecido en el Artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Artículo 135 literal b) de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, compuesto por letras, de conformidad con los criterios esbozados en la presente interpretación prejudicial.
6. La marca notoriamente conocida y su prueba. lrregistrabilidad de signos notoriamente conocidos por parte de terceros. Protección de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario. 6.1. En virtud de que en el proceso interno se discute el carácter notorio de
las marcas GG (denominativa y mixta), registradas a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., el Tribunal estima conveniente concluir analizando el presente tema.
6.2. A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente:
''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
(
...
)h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean /os productos o servicios a los que se
'\ aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar
un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con
sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."
6.3. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación,
36 lbid.
6.4.
6.5.
6.6.
37 38 39aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.
Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella37•
La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición38• Además, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado39•
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 107-IP-2015, p.15.
Véase, a modo referencial, las Interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 08-IP-95, p.18, 25-IP-2011, p. 15, y 107-IP-2015, p. 15.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
wArlfculo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geogránca de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro;
e) la duración, amplitud y extensión geográllca de su promoción, dentro o fuera de cualquier
Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros
eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a /os que se
aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya
notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el
que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial;
6.7. Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca40•
6.8. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, al resolver la presente controversia se debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar, de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486:41
40
41
a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro ( confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
e) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del
signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por
el titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo
en el Pals Miembro o en el extranjero."
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 66-IP-2015, p.17.
Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro de los Procesos 35-IP-2008, pp. 15-16, y 386-IP-2015, pp. 20-21.
Protección de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario.
6.9. Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486 consistió en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido42•
6.1 O. De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El Artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), acarreando las siguientes consecuencias:43
a) En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de la marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.
b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. Sin embargo, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho que no se encuentre registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero44•
6.11. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la
42
43 44
Véase, en ese sentido, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 87-IP-2013 de 5 de sepUembre de 2013, pp. 31-32; el Proceso 30-IP-2014 de 10 de sepUembre de 2014, pp. 22-23; y el Proceso 67-IP-2015 de 13 de mayo de 2015, p. 15.
lbld.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
-"Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:
a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero;
reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el Artículo 225 de la Decisión 48645; así como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario, de conformidad con los Artículo 137, 172 y 225 de la Decisión 486.
6.12. De conformidad con los criterios señalados precedentemente, se deberá determinar el carácter notorio de las marcas GG (denominativa y mixta), registradas a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., al momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca GGGG (mixta) por parte de GUESS?, INC.
7. Presentación de documentos en idioma inglés.
7.1. En el presente caso, el SENAPI manifiesta que, de conformidad con el Artículo 8 de la Decisión 486, todo documento presentado ante las oficinas nacionales competentes, debe constar castellano, por lo que GUCCIO GUCCI S.P .A. habría incumplido esta disposición al presentar documentos de prueba en idioma inglés.
7.2. De una lectura del capítulo II del Título VI de la Decisión 486, que regula el tema del procedimiento de registro de marcas, se observa que no hace referencia expresa al idioma en que se deben presentar los documentos dirigidos a acreditar el mejor derecho invocado en el procedimiento de oposición, empero, el Artículo 8 de la misma Decisión indica lo siguiente:
7.3.
45
46
"Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente".
Conforme lo anterior, en caso de que dichos documentos estuvieren en idioma extranjero, el solicitante deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la oficina nacional competente pueda hacer una evaluación de los mismos. Es obvio que tanto los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que no queden dudas del contenido de los mismos y la autoridad nacional competente pueda realizar eficazmente su análisis. La oficina nacional competente podrá exonerar de la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables dependiendo de cada caso46.
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 67-IP-2015, pp. 16 y ss.; 30-IP-2014, pp. 24 y ss.; y el Proceso 87-IP-2013, pp. 33 y ss., ya citados.
En ese sentido, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 123-IP-2001 de 14 de marzo de 2014, p. 10.
7.4. De conformidad con lo anotado precedentemente, la norma comunitaria contempla que la solicitud de registro de marca debe estar acompañada de los documentos señalados en los Artículos 138 y 139 de la Decisión 486 y que deben presentarse en idioma castellano. conforme al Artículo 8 de la misma Decisión; de igual manera, los documentos presentados a fin de acreditar el derecho sobre la base del cual se interpone una oposición al registro de marca, deberán presentar en idioma español47•
7.5. En consecuencia, si del examen de forma se advierte que la solicitud de registro de marca o los documentos presentados en la oposición no cumplen con todos los requisitos, y si no se los complementa dentro del término concedido para ello, la no presentación de los mismos, acarrea la consecuencia del abandono de la solicitud de registro o de la oposición48•
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 1065-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
MAGISTRADA
41 /b(d. 48 /bid.
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente interpretació 'udicial el Presidente y el Secretario.
---"
Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS: 565-IP-2015 Interpretación Prejudicial
Sección Primera del Consejo de Estado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia.
2008-00188
Signos involucrados: DISTRIBUIDORA RA
veo
HACE MÁS FÁCIL VIVIR (mixto} y RAYCO (denominativo}Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
El Oficio 3479, recibido el 27 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a}, 191 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00188; y,
El Auto de 22 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno
