Proceso 15-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 71 y 84, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por la Sala Segunda del Tribunal Distrital Nº 1, de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Quito, República del Ecuador, y de oficio, del artículo 73 literal a) de la misma Decisión. Proceso Interno Nº 5552 L.Y.M. Actor:
UNILEVER N.V. Marca: ALL CLEAR ...
Proceso 44-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, de la República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 89 de la misma Decisión. Signo: DISEÑO (mixto).
Actor: OFFSETEC S.A. Proceso interno Nº 7416-LR ...
Proceso 48-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 56 y 58, literal f), y 72 de la Deci- sión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; de los artículos 82, 83, literal b) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República de Ecuador. Expediente Interno Nº 4976-98 L. Y. M. Actor: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED. Marca: “AZETATE” (denominativa) ...
Proceso 42-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales h) e i) de la Deci- sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administra- tivo, Distrito Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 82 literal d) y 96 de la misma Decisión. Signo: AGUA ETERNA DE VILCABAMBA. Actor: INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A.
Proceso interno Nº 2920-96-MP ...
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S U M A R I O
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
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PROCESO Nº 015-IP-2006
Interpretación Prejudicial de los artículos 71 y 84, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por la Sala Segunda del Tribunal Distrital Nº 1, de lo Contencioso Administrativo, con sede
en la ciudad de Quito, República del Ecuador, y de oficio, del artículo 73 literal a) de la misma Decisión. Proceso Interno Nº 5552 L.Y.M.
Actor: UNILEVER N.V. Marca: ALL CLEAR.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los tres días del mes de mayo del año dos mil seis.
VISTOS:
El oficio Nº 1089-TDCA-2S, de 16 de diciembre de 2005, mediante el cual, la Sala Segunda del
Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso y Admi- nistrativo, con sede Quito, de la República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 5552 L.Y.M.
Que, la mencionada solicitud cumple con los re- quisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Esta- tuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 6 de febrero de 2006.
1. Las partes.
La parte actora es UNILEVER N.V.
Se demanda al señor Ministro de Comercio Ex- terior, Industrialización y Pesca, el Señor Direc- tor Nacional de Propiedad Industrial, y el Procu- rador General del Estado y como beneficiaria del acto administrativo impugnado, a la compa- ñía Industrial Jabonera Nacional S.A.
2. Determinación de los hechos relevantes.
2.1 Hechos.
Con fecha 5 de marzo de 1993, la sociedad UNI- LEVER N.V. solicita el registro de la marca ALL CLEAR para distinguir productos de la clase 3 (preparaciones para blanquear y otras sustan- cias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfume- ría, aceites esenciales, cosméticos lociones para el cabello, dentífricos). De acuerdo a lo expues- to en el escrito de la demanda, se entiende que publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 338, INDUSTRIAL JABONERA ECUA- TORIANA S.A. presenta observación con fecha 11 de marzo de 1994, en base a su marca ALL CLEAN que ampara los siguientes productos:
“toda clase de mantecas, aceites, grasas co- mestibles; grasas y aceites hidrogenados co- mestibles e industriales, jabones detergentes, cosméticos de toda clase, perfumería de toda clase, crema para la cara, para la piel, para las manos, pastas de dientes, esmaltes de uñas, shampoo, desodorante, desinfectantes antisép- ticos, lejías vitaminas jarabes medicinales y toda clase de productos medicinales”, con título de registro Nº 31-59.
El Ministerio de Comercio Exterior Industrializa- ción y Pesca, Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 0965336 de 10 de julio de 1998, decide declarar fundada la observación y denegar el registro de la marca solicitada, por considerar la existencia de simi- litud entre ambas marcas al grado de inducir a error al público consumidor, ordenando así, ar- chivar el proceso.
UNILEVER N.V. con fecha 8 de diciembre de 1998, presenta acción subjetiva de plena juris- dicción, impugnando la resolución administrati- va emitida.
2.2 Fundamentos de la demanda.
La demanda se basa en la supuesta violación, por parte de la autoridad administrativa, de los artículos 81 y 95 inciso 2, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
La actora argumenta la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos sub litis, dado que son signos orientados a proteger diferentes pro- ductos, así, indica que “… ninguna persona—
consumidor medio—confundirá un producto para el cuidado de la cara, con uno que sirve para preparar alimentos…”.
De otro lado, alega la falta de motivación de la resolución impugnada, dado que “… la mera enunciación de las normas que supuestamente la marca ALL CLEAR infringe no es suficiente, sino que es necesario que se indiquen los presu- puestos de hecho y la adecuación de los mis- mos a las disposiciones legales invocadas …”.
Finaliza la actora señalando que la marca ob- servante ALL CLEAN, no se encuentra en uso, por lo que ha iniciado una acción de cancela- ción por falta de uso contra ésta.
2.3. Contestación a la demanda
2.3.1 Ministerio de Comercio Exterior, In- dustrialización y Pesca.
No compareció en el proceso.
2.3.2 Director Nacional de Propiedad Indus- trial.
No compareció en el proceso.
2.3.3 Delegado del Procurador General del Estado.
Se limita a señalar casillero judicial para el presente proceso.
2.3.4 Tercero Beneficiado.
No compareció en el proceso.
CONSIDERANDO:
Que, este Tribunal es competente para interpre- tar por la vía prejudicial las normas que confor- man el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resul- ten pertinentes para la resolución del proceso interno;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones con- tenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni- dad Andina.
Que, en base a la solicitud de interpretación prejudicial remitida por la Sala Segunda del Tri- bunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Adminis- trativo, con sede en la ciudad de Quito, Repúbli- ca del Ecuador, procede la interpretación preju- dicial de los artículos 71 y 84, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio del artículo 73 literal a) de la menciona- da Decisión.
No procede la interpretación de los artículos 81 y 95, inciso segundo, de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitados, dado que de la revisión del caso de autos, se puede determinar que, como lo indica el juez consultante en el punto tercero de su solicitud, cuando se refiere a: “…los preceptos antes in- vocados…”, éste quiso hacer referencia a la Decisión 344 y no así a la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embar- go, en este entendido se interpreta la Decisión 313 y no la Decisión 344 del Acuerdo de Carta- gena por ser la normativa que se encontraba vigente al momento de la solicitud del registro.
El texto de las normas objeto de la interpreta- ción prejudicial se transcribe a continuación:
DECISIÓN 313
“(...)
Artículo 71
Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente dis- tintivos y susceptibles de representación grá- fica.
Se entenderá por marca todo signo percepti- ble capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercia- lizados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra perso- na.
(…)
Artículo 73
Asimismo, no podrán registrarse como mar- cas aquellos signos que en relación con de- rechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al públi- co a error;
(…)
Artículo 84
(...)
Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días há- biles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la oficina nacional competente decidi- rá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada.
(…)”
“DECISIÓN 344
(…)
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Todo derecho de propiedad industrial válida- mente concedido de conformidad con la le- gislación existente con anterioridad a la fe- cha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obli- gaciones, licencias, renovaciones y prórro- gas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.
(…)”.
En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los si- guientes temas:
I. APLICACION DE LA NORMA COMUNITA- RIA EN EL TIEMPO.
Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regu- lará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactivi- dad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho que una norma posterior se utilice para regular los efectos futu- ros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.
Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito le- gislativo ha diferenciado los aspectos de carác- ter sustancial de aquéllos de naturaleza proce- dimental contenidos en las normas, para seña- lar de manera reiterada que la norma comunita- ria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retro- activo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye
una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.
El Tribunal ha manifestado al respecto:
“Un derecho de propiedad industrial válida- mente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. (Proceso Nº 114-IP 2003.
Marca: “EBEL”. Publicado en la Gaceta Ofi- cial Nº 1028, de 14 de enero del 2004.
Igualmente, en el ámbito de la propiedad indus- trial y de conformidad con la Disposición Transi- toria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los dere- chos concedidos cuando se encontraba en vi- gor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lu- gar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórro- gas se rigen por la nueva norma.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efec- to general inmediato, es decir, que su aplica- ción procede sobre los hechos producidos pos- teriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
En efecto, el conjunto de criterios que se expo- nen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, es- pecialmente por razón de las frecuentes modifi- caciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numero- sas sentencias. Para el caso:
“…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será re- gulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha cir- cunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los
efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad indus- trial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior,…”.
“...la norma sustancial que se encontrare vi- gente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impug- nación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que expre- se la voluntad de la Oficina Nacional Compe- tente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de de- terminar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “...tanto a la conce- sión del registro como a sus correspondien- tes declaratorias de… anulación, la normati- va comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas soli- citudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”. (Proceso 28-IP-95, caso
“CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 332, del 30 de marzo de 1998).
Así, si la norma sustancial vigente a la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, en principio, aque- lla norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la cancelación del registro de la marca.
Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de en- trada en vigencia de la nueva norma no se afec- taran por las nuevas regulaciones de tal carác- ter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrati- vo pendientes de realizar.
De esta manera, de la solicitud de interpreta- ción prejudicial remitida por el Consultante y de
los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro de la marca ALL CLEAR se realizó en vigencia de la Decisión 313 de la Co- misión del Acuerdo de Cartagena.
II. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS PA- RA EL REGISTRO DE LAS MARCAS EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313.
Antes de establecer los requisitos para el regis- tro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.
La Normativa Comunitaria Andina protege el in- terés del titular marcario, otorgándole un dere- cho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumi- dores evitando que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios.
La marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
Marco Matías Alemán expresa que las marcas son:
“...signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servi- cios, a través de los cuales busca su diferen- ciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” (ALEMAN Marco Matías. “NORMA- TIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia.
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El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibili- dad de representación gráfica.
1. La distintividad.
La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos produc- tos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuen- tran en el mercado; el carácter distintivo de la
marca le permite al consumidor realizar la elec- ción de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su indivi- dualidad y posibilita que un producto sea reco- nocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.
En este sentido se precisa que el carácter dis- tintivo “…viene impuesto por la propia naturale- za y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función dis- tinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituir- se en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” (BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas. Pág. 136, Madrid, España 2003) La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identifi- cados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera esa marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.
2. La perceptibilidad.
La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriori- zarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que trans- formen lo inmaterial o abstracto en algo percep- tible o identificable por los sentidos.
Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado produc- to.
La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que:
“La perceptibilidad, precisamente, hace re- ferencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para
que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción senso- rial o externa de los signos se utiliza en for- ma más general el sentido de la vista, han ve- nido caracterizándose preferentemente aque- llos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” (Proceso 132-IP-2004. Marca: “DIA- COM”. Publicado en Gaceta Oficial Nº 1146, de 1 de diciembre de 2004)
Carlos Fernández Novoa respecto de la percep- tibilidad expone la siguiente idea:
“El signo marcario es una realidad intangible;
para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible:
que se materialice en un envase o en el pro- pio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” (FERNANDEZ No- voa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERE- CHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A.
1984. Págs. 21 y SS.)
3. La susceptibilidad de representación grá- fica.
Este requisito exige que un signo para ser re- gistrable debe tener la posibilidad de ser descri- to mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componen- tes puedan ser apreciados por quien lo observe.
Esta característica es importante, además, a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.
En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisi- tos de distintividad, perceptibilidad y susceptibi- lidad de representación gráfica exigidos por el artículo 71 de la Decisión 313.
La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. Así, el Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requi- sitos del referido artículo 71, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la normativa comunitaria.
III. LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO En el caso de las marcas que contienen pala- bras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común, por lo que correspondería considerarlas como de fantasía; sin embargo, hay palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado y, por ello, su significado conceptual se ha he- cho del conocimiento de la mayoría del público consumidor.
El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ ... cuando la denomina- ción se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se trata- ra de una expresión local, lo cual sucede fre- cuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. (Proceso 57-IP-2002, marca
“CLASICC”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 840, de 26 de setiembre de 2002)
IV. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEME- JANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO.
El artículo 73, literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el dere- cho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicita- dos, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.
Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee
fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la mar- ca anteriormente registrada y el de los consumi- dores. La prohibición de registro de signos con- fundibles contribuye a que el mercado de produc- tos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de enga- ños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.
Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstan- cia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.
Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos, así como de los pro- ductos o servicios, constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión.
Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuer- do a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identi- dad o semejanza, para determinar si las identi- dades o semejanzas encontradas por sus ca- racterísticas son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo exami- nado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro.
En este sentido, marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o semejantes, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión en- tre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.
En reiteradas interpretaciones prejudiciales es- te Tribunal se ha pronunciado sobre los supues- tos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera:
“Los supuestos que pueden dar lugar al ries- go de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y tam- bién entre los productos o servicios distingui- dos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o seme- janza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2002. Marca:
“CHIP’S”. Publicado en Gaceta Oficial Nº 891, de 23 de enero de 2003)
Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente:
“...es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la seme- janza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas dife- rentes”.
“...se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechan- do del conocimiento o prestigio de otra mar- ca, para beneficiarse de la venta de produc- tos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un pro- ducto reconocido en el mercado, disfrazán- dose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del re- gistro en aras de la protección general de los consumidores.” (Proceso 161-IP-2004.
Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicado en Gaceta Oficial Nº 1175, de 15 de marzo de 2005)
La similitud entre dos signos puede darse des- de diferentes ámbitos:
La similitud ortográfica, existe por la seme- janza de las letras entre los signos a comparar- se, en los que la sucesión de vocales, la longi- tud de la palabra o palabras, el número de síla- bas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza
entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.
La similitud fonética, se da por la coinciden- cia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones compara- das es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuen- ta las particularidades de cada caso.
La similitud ideológica, se configura entre sig- nos que evocan una idea idéntica o semejante.
Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénti- cos a otros registrados o previamente solicita- dos, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.
Reglas para efectuar el cotejo marcario En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.
En reiteradas sentencias este Tribunal ha mani- festado que al momento de realizar la compara- ción entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. “TRATA- DO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMER- CIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor:
“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colo- carse en el lugar del comprador presunto,
tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.”
Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto mar- cario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finali- dad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es proce- dente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma indivi- dualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión.
V. CONEXIÓN COMPETITIVA
En el caso de autos, la marca solicitada, intenta proteger productos de la clase 3 de la Clasifica- ción Internacional, mientras que la marca regis- trada protege productos tanto de la clase 3, como de las clases 5 y 29. Esta última fue so- licitada en el año de 1959, momento en el que no se contaba con una clasificación internacio- nal como la de Niza, sin embargo, los productos para los cuales se le concedió el registro, están comprendidos en las tres clases arriba citadas, y no corresponden de manera absoluta con los productos para los cuales la marca en cuestión fue solicitada. En este sentido, es necesario re- ferirse a la conexión competitiva.
Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algu- nas pautas o criterios que pueden llevar a esta- blecer o fijar cuándo se da la similitud o co- nexión competitiva entre los productos.
El hecho de que los productos y servicios po- sean finalidades idénticas o afines podría cons- tituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
En criterio del tratadista Carlos Fernández No- voa, para determinar la conexión competitiva en-
tre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los productos. El que los productos se destinen a finalidades idénticas o afines, constituirá un indicio de conexión competitiva entre ellos dado que los mismos se encontra- rían probablemente en el mismo mercado.
Igualmente señala el autor dos criterios para determinar si a través de la finalidad de los pro- ductos o servicios hay o no conexión competiti- va: el principio de la intercambiabilidad de los productos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos en- frentados; y el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean com- plementarios o vayan a utilizarse conjuntamen- te. (FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p. 242 – 246)
También deberá considerarse la clase de con- sumidor o usuario y su grado de atención al mo- mento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que de- penderá del tipo de consumidor, a saber, confor- me a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor me- dio.
A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumi- dor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conoci- miento y una capacidad de percepción corrien- tes (...)”. (Proceso 09-IP-1994. Marca: “DIDA”, publicado en Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995)
VI. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO MARCARIO. LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.
Como principio de actuación de la administra- ción pública se encuentra el de la debida moti- vación de los actos administrativos. Este princi- pio, desarrollo del principio de transparencia, no
significa otra cosa que las decisiones conteni- das en los diversos actos administrativos deben mostrar las razones que las soportan, ya que esto garantiza el derecho que tienen los desti- natarios de la norma de poder controvertir la decisión.
El Tribunal sobre este punto ha dicho lo siguien- te:
“La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.
Los actos administrativos deben exponer las razones de hecho y de derecho que han ge- nerado la toma de una decisión, esto permiti- rá que quien se sienta afectado por los efec- tos producidos por un acto de la administra- ción, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda.”
“La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada fren- te a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, nece- saria, sustancial, inequívoca y concordante motivación”
(…)
“...la motivación de un acto dependerá mu- chas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes ne- cesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras signifi- ca que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones so- bre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/69. Rec.
277. Cit. en: Interpretación prejudicial N° 04- AN-97)”[6]. (Proceso 35-IP-2005. Interpreta- ción prejudicial del 28 de abril de 2005) La Decisión 313 recoge el principio comentado en su artículo 84 de dicha Decisión, disponien- do que la oficina nacional, una vez realizado el trámite para las observaciones, debe decidir si
concede o deniega el registro de marca, en ambos casos, exponiendo los motivos para adoptar la decisión que corresponde.
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI- CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:
1. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de ca- rácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su en- trada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
2. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, percep- tibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irre- gistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la norma comunitaria citada.
3. Una palabra en idioma extranjero es, en prin- cipio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá me- dirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.
4. No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efecti- vamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la exis- tencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
5. Conforme a lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de con- fusión que pudiera existir entre las marcas denominativas “ALL CLEAN” y “ALL CLEAR”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal en relación con la comparación de marcas.
Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los pro- ductos y servicios amparados por las mis- mas. Deberá tenerse en cuenta en ese con- texto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.
6. De conformidad con lo dispuesto en el artícu- lo 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los actos administra- tivos relativos a la concesión o denegación de registros marcarios deben ser motivados, es decir, que deben reflejar las razones que hicieron que la oficina nacional competente se pronuncie en uno u otro sentido.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consul- tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop- tar la presente interpretación dictada con funda- mento en las señaladas normas del ordena-
miento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones conteni- das en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.
Notifíquese al Consultante mediante copia certi- ficada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO Mónica Rosell Medina
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-
Mónica Rosell SECRETARIA
PROCESO 44-IP-2006
Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a la solicitud
presentada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, de la República del Ecuador e interpretación de oficio del artículo
89 de la misma Decisión. Signo: DISEÑO (mixto). Actor: OFFSETEC S.A.
Proceso interno Nº 7416-LR.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de mayo del año dos mil seis.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribu- nal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, por interme- dio de su Presidente Doctor Víctor Terán Martí-
nez, relativa a los artículos 81, 82 literales a), b), d), e), g), h), 83 literal a), 93 y 95 de la Deci- sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Carta- gena, dentro del proceso interno Nº 7416-LR.
El auto de 29 de marzo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tri- bunal y 125 del Estatuto; y,
Los hechos relevantes señalados por el consul- tante en la solicitud formulada en el oficio Nº 076-TCA-DQ-1S-LR de 21 de febrero de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos.
a) Partes en el proceso interno
Demandante es la compañía OFFSETEC S.A. y demandados el Presidente del Instituto Ecuato- riano de Propiedad Intelectual, el Director Na- cional de Propiedad Industrial del IEPI y el Pro- curador General del Estado.
b) Hechos
El 16 de julio de 1996, la compañía OFFSETEC S.A. solicitó el registro como marca del signo
“DISEÑO” (mixto), consistente en “el diseño esti- lizado de un libro abierto de color amarillo en cuyo interior se aprecian las palabras ‘PÁGI- NAS AMARILLAS’ en color negro y sobre el cual aparece el diseño transversal de un auricular de teléfono, todo ello enmarcado dentro de un cua- drado de color negro”, para distinguir servicios de la Clase 35. (Clasificación Internacional de Niza, Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; traba- jos de oficina). El extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 378, corres- pondiente al mes de julio de 1996. El 16 de diciembre de 1997 la sociedad EDINA S.A. pre- sentó observación sin dar mayores explicacio- nes. En la misma fecha, la compañía UNIVENSA S.A. presentó observación argumentando que el signo “DISEÑO” se encuentra dentro de las pro- hibiciones de los artículos 81 y 82 de la Deci- sión 344.
Por Resolución N° 973546 del 21 de septiembre de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó las observaciones presenta- das por EDINA S.A. y UNIVENSA S.A. y negó el
registro del signo “DISEÑO”. La compañía OFF- SETEC S.A. interpuso recurso de reposición.
Por Resolución Nº 975647, del 9 de febrero del 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Indus- trial revocó la Resolución N° 973546, y concedió el registro del signo “DISEÑO” (mixto) destinado a proteger los servicios comprendidos en la Cla- se Internacional 35. Sin embargo en la emisión del título 1156-00 “se determina explícitamente que NO se conceden derechos de exclusividad sobre ‘PÁGINAS AMARILLAS’”.
c) Fundamentos de la demanda
El demandante presenta Acción Subjetiva o de Plena Jurisdicción “…a fin de que en sentencia se ordene la modificación del título de registro de la marca DISEÑO, N° 1156-00, emitido con fecha 7 de junio de 2000, a fin de que refleje la solicitud de registro de la marca ‘DISEÑO’ y sea consecuente con la resolución No. 975647 del 15 de febrero del 2000 (sic) emitida por el Direc- tor Nacional de Propiedad Industrial”. Indica que el registro de su signo consiste en “el diseño estilizado de un libro abierto de color amarillo en cuyo interior se aprecian las palabras ‘PÁGI- NAS AMARILLAS’ en color negro y sobre el cual aparece el diseño transversal de un auricu- lar de teléfono, todo ello enmarcado dentro de un cuadrado de color negro”.
Sostiene que la Resolución Nº 973546 denegó el registro del signo “DISEÑO”, trámite No. 70156- 96. Los puntos a los que se contrae la negativa del registro son los siguientes: … la supuesta genericidad y descriptividad del signo solicitado
… El hecho de que mediante resolución de fecha precedente se habría concedido al solici- tante el registro del diseño objeto de la presente solicitud”. Indica que su recurso de reposición se basó en: “Ratificar el hecho de que el signo
‘DISEÑO’ era distinto a aquel previamente con- ferido, también denominado ‘DISEÑO’, trámite 70156-96, pero que hacía referencia a una mar- ca gráfica, exclusivamente consistente en el diseño del libro referido en el párrafo primero anterior y respecto del cual en la respectiva solicitud de registro se dejó expresa constancia de que no se reivindicaba titularidad sobre los términos ‘PÁGINAS AMARILLAS’ … Demostrar que la denominación ‘PÁGINAS AMARILLAS’
no constituye un término genérico y descriptivo, además de que dicha denominación se encuen- tra registrada en varios países”.
El actor al referirse al título de registro Nº 1156- 00 dice que: “… en dicho título de registro se de- termina explícitamente que NO se conceden derechos de exclusividad sobre ‘PÁGINAS AMA- RILLAS’ … es decir al emitir el acto administra- tivo … el Director Nacional de Propiedad Indus- trial reformó un acto administrativo que se en- contraba firme y que el mismo lo había emitido meses atrás al resolver el recurso de reposición interpuesto … Y no solo … reformó un acto ad- ministrativo firme sin tener facultad para ello, sino que otorgó el registro de la marca ‘DISE- ÑO’ modificando las características y el con- tenido del signo solicitado por OFFSETEC S.A.
De conformidad con la Decisión 344 … la oficina nacional competente … tiene facultad de otor- gar o negar el registro de un signo marcario, más no de modificarlo para conceder su registro.
Conforme el art 89 de la citada Decisión, la modificación del signo solamente puede ser su- gerida por la oficina nacional competente para que procede debe ser aceptada por el peticiona- rio …”
d) Contestación a la demanda
El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda, y dice: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda … Me ratifico en el título de registro de la marca ‘DISEÑO’, Nº 1156-00, materia de la impugnación, pues guarda confor- midad con la legislación andina y nacional … Al momento de declarar sentencia sírvanse acoger mis excepciones y rechazar la demanda …”
El Director de Patrocinio delegado del Pro- curador General del Estado, comparece “…
en defensa de los intereses de la institución demandada …Con el fin de vigilar las actuacio- nes procesales en esta causa …”
El Director Nacional de Propiedad Indus- trial, no contesta la demanda.
CONSIDERANDO:
Que, las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a), b), d), e), g), h), 83 literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuer- do de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídi- co de la Comunidad Andina, conforme lo dispo- ne el literal c) del artículo 1 del Tratado de Crea- ción del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpre- tar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territo- rio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comu- nitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo esta- blecido por el artículo 32 del Tratado de Crea- ción del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud del signo DISEÑO (mixto) se presentó el 16 de julio de 1996, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto están bajo la normativa de la indicada Decisión por lo que, conforme a lo expresamen- te solicitado por el consultante, se interpretan los artículos 81, 82 literales a), d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344. Asimismo, de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Crea- ción y 126 del Estatuto, corresponde interpretar de oficio el artículo 89 de la mencionada Deci- sión y no se interpretarán los literales b), g) y h) del artículo 82, ni el literal a) del artículo 83) de la Decisión 344 por no ser aplicables al caso concreto.
Decisión 344
“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar- cas los signos que sean perceptibles, sufi- cientemente distintivos y susceptibles de re- presentación grafica.
Se entenderá por marca todo signo percepti- ble capaz de distinguir en el mercado, los pro- ductos o servicios producidos o comercializa- dos por una persona de los productos o servi- cios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
(…)
d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informa- ciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los produc- tos o servicios de que se trate;
(…)”.
“Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secun- darios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente es- pecificados.
La oficina nacional competente podrá en cual- quier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Di- cho requerimiento de modificación se trami- tará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión.
En los casos previstos en el presente artícu- lo, no podrá modificarse la solicitud para cam- biar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”.
“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábi- les siguientes a la publicación, cualquier per- sona que tenga legítimo interés, podrá pre- sentar observaciones al registro de la marca solicitado.
A los efectos del presente artículo, se enten- derá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Paí- ses Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.
“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las cau- sales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que,
dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación haga valer sus alega- tos, de estimarlo conveniente.
Vencido el plazo a que se refiere este artícu- lo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o de- negación del registro de marca, lo cual notifi- cará al peticionario mediante resolución debi- damente motivada”.
I. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un sig- no conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comerciali- zados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, selec- cione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, ga- rantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
De la anterior definición, se desprenden los si- guientes requisitos para el registro de un signo como marca:
La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consu- midores o usuarios a través de los sentidos.
Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión mate- rial identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoria-
les y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del pro- ducto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facili- dad.
En atención a que la percepción se realiza gene- ralmente por el sentido de la vista, se conside- ran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imá- genes, individual o conjuntamente estructurados.
La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es consi- derada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como mar- ca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identifi- car e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.
Sobre el carácter distintivo de la marca, el trata- dista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).
Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distinti- vo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas caracte- rísticas, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos pro- ductos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publica- do en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES).
La susceptibilidad de representación gráfi- ca, es la aptitud que tiene un signo de ser des- crito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requi- sito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en
el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene:
“La representación gráfica del signo es una des- cripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de pala- bras, figuras o signos, o cualquier otro mecanis- mo idóneo, siempre que tenga la facultad expre- siva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manan- gement, Bogotá, p. 77).
En consecuencia, el Juez Consultante debe ana- lizar en el presente caso, si la marca DISEÑO (mixta) cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las cau- sales de irregistrabilidad previstas en los ar- tículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como si se dio cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 89 al 96 de la misma Decisión.
II. Marcas mixtas
El Tribunal considera necesario examinar lo con- cerniente a las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto.
Las marcas mixtas se componen de un elemen- to denominativo (una o varias palabras) y un ele- mento gráfico (una o varias imágenes). La com- binación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el examen de registrabili- dad de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor in- fluencia en la mente del consumidor, si el deno- minativo o el gráfico. A fin de llegar a tal deter- minación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más caracte- rística que determina la impresión general que
… suscita en el consumidor… debiendo el exa- minador esforzarse por encontrar esa dimen- sión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”
(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de De- recho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).
Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el grá- fico, como uno solo. Cuando se otorga el regis- tro de la marca mixta se la protege en su integri- dad y no a sus elementos por separado”. (Pro- ceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial:
BURBUJA videos 2000). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza ex- presiva propia de las palabras, las que por defi- nición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su ta- maño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figu- rativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.”
(Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A.
mixta). Con base a estos criterios el Juez Con- sultante deberá identificar cuál de estos ele- mentos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder al examen de registrabilidad a fin de determinar si existe riesgo de confu- sión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.
III. Signos descriptivos
La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos, que son aquellos que informan a los consumido- res exclusivamente lo concerniente a las carac- terísticas de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las caracterís- ticas (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.
Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identi- ficar, sea un producto o servicios o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los
que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros da- tos característicos o informaciones de los pro- ductos o de los servicios, si tales característi- cas son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servi- cios, mas no con todo el universo de productos o servicios.
El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pre- tende registrar, “...de tal manera que si la res- puesta espontáneamente suministrada -por ejem- plo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a es- tablecer la naturaleza descriptiva de la denomi- nación”. (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCEN- TRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).
IV. Signos genéricos
El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servi- cio que se pretende distinguir por su intermedio.
La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”. (Proceso 17-IP-03, de 19 de marzo de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.).
La dimensión genérica de un signo debe apre- ciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, “la dimensión ge- nérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren sig- nificado propio y fuerza distintiva suficiente para
ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP- 03, ya citado).
Al respecto el Tribunal ha expresado, “... para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o ser- vicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación ge- nérica, ésta no será lo suficientemente distinti- va en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.
(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C.
N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER).
Con base a esta jurisprudencia, la autoridad solicitante deberá determinar si el signo DISE- ÑO resultaría genérico o no con relación a los servicios que distingue.
V. Signos de uso común
Signos usuales son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.
Marco Matías Alemán sostiene que la denomi- nación vulgar o de uso común es “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como ape- lativo obligado de los productos o servicios identi- ficados” (Alemán, Marco Matías, Ob. Cit. p. 84) Con relación a la prohibición del artículo 82 lite- ral e) de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusi- vamente en una indicación que “… en el lengua- je corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”. (Proceso de Inter- pretación Prejudicial Nº 17-IP-2001, caso “HA- RINA GALLO DE ORO”, publicado en la G.O.A.C.
N° 674 de 31 de mayo de 2001).
Al respecto corresponde al consultante determi- nar si el signo DISEÑO con relación a los servi- cios contenidos en la Clase 35, es un signo que, en el lenguaje corriente o en el uso comer- cial del país, constituye exclusivamente una designación común o usual de los servicios que pretende proteger.
VI. Marca débil
El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genéri- co, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.
Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del pro- ducto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elemen- tos o cualidades”. (Proceso 99-IP-2004, aproba- do el 22 de septiembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING).
VII. Modificación de la solicitud de registro En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los princi- pales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la trami- tación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los servicios a pro- tegerse con la marca, ni el cambio de clase. De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría cons- tituyendo una nueva solicitud sujeta al procedi- miento inicial de registro.
Los segundos, en el contexto del artículo 89 de la Decisión 344, podrán ser modificados única- mente con relación a aspectos secundarios re- lativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servi- cios principalmente especificados. La modifica- ción procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secunda- rio puede darse, sin ser necesaria la presenta- ción de una nueva solicitud.
Al respecto este Tribunal ha señalado en reite- rada jurisprudencia que: “Los aspectos secun- darios que contiene la solicitud inicial para el
