CAPÍTULO III: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS Y NOMBRES DE DOMINIO
1. Secuestro de dominios sin fines distintivos (Domain Name Grabbing):
157 CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
158 El principio de especialidad, que puede ser definido como un límite importante para la protección de las
marcas famosas, sin embargo, puede suponer una vía de escape para evitar esa protección, por cuanto solamente habría que destinar la página a un contenido distinto del producto que comercialice la marca famosa en cuestión, para que esta protección no sea de aplicación.
159 DAVARA & MICROSOFT. Comercio electrónico. Pág.: 129
160 DAVARA & MICROSOFT. Comercio electrónico. Pág.: 131. Es necesario mencionar que en Nicaragua,
Este es el supuesto, en el cual el titular del nombre de dominio de Internet, de forma deliberada decide utilizar en su conformación una denominación que corresponde a la marca de productos o de servicio, o el nombre comercial de un tercero y que de modo indubitable es reconocido y asociado por los consumidores con un origen empresarial determinado.161
En este tipo de piratería, no existe la intención de uso efectivo del nombre de dominio, ni existe la vocación de aprovechamiento de la reputación ajena: la principal motivación es evidente, se desea negociar la cesión del dominio con el legítimo propietario.162
Dada estas actividades, la expresión de ciberocupación (cybersquatting) fue estudiada de manera cuidadosa por la OMPI, con motivo del análisis del Procedimiento uniforme para la solución de controversias entre nombres de dominio y marcas, señalando que “en términos
populares “ciberocupación” es el término más frecuentemente utilizado para describir el registro abusivo, deliberado y de mala fe de un nombre de dominio en violación de los derechos de marcas de producto y de servicio”163
Asimismo, la OMPI recomienda el empleo de la definición de registro abusivo que ofrece el procedimiento administrativo (de solución de conflictos)164. Se puede observar en este concepto que se incluye el elemento subjetivo de la buena fe, donde se tiene que demostrar la “mala intención” de quien registra el dominio, además que comprende “el ánimo de lucro” a través de elementos objetivos como la existencia de una oferta para vender, alquilar o transferir a otro el nombre de dominio.
161 BROSETA PONT. Manual de Derecho Mercantil. Pág.: 255
162 OBREGÓN ORTEGA, P. “Nombres de dominio en las Sociedades Anónimas en Nicaragua” en Revista
de Derecho. Pág.:74 y ss.
163MAGLIONA MARKOVICH, C.Ciberocupación y Anticybersquatting Consumer Protection Act. En
www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/magliona.htm.
164 Arto. 4 inc. b iv) de la Política Uniforme de…El registro de un nombre de dominio debe considerarse
abusivo cuando se cumplan todas las condiciones siguientes;
¾ El nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el demandante.
¾ El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio.
Con base a lo anterior,se afirma que cuando un sujeto decide registrar voluntariamente un nombre de dominio idéntico o semejante al signo distintivo de un tercero, puede tener dos intenciones165:
a) Finalidad meramente técnica: localización de un equipo informático y de su página Web.
b) Finalidad distintiva: empresariales, intelectuales, de simple identificación personal o de cualquier tipo.
Con lo cual, podrán producirse diversos conflictos con el tercero al impedirle el registro del nombre de dominio, por lo que, no puede presentarse en la red mundial de información con su signo distintivo.
Cabe aclarar, que los de mayor relevancia en cuanto al litigio son los signos de las empresas, debido a su significado económico en el mercado competitivo, de manera, que los litigios más frecuentes se suscitan entre nombres de dominio, marcas y nombres comerciales.
Si ese nombre de dominio tiene naturaleza distintiva también afecta a los usuarios o consumidores, puesto que al ingresar en la red el nombre correspondiente se produce un error en el sistema de búsqueda de los usuarios, pues pueden confundir o asociar un determinado dominio con el sujeto, empresa, prestaciones u obras relacionadas con dicho signo en el espacio físico tradicional.
El titular de un nombre de dominio de un tercero, aunque no tenga funciones distintivas, puede lesionar la reputación del tercero reflejado en el signo, como nombre de dominio de nivel secundario o puede provocar la dilución del poder distintivo y publicitario atesorado por el signo en cuestión.
De manera, que la mayor parte de los conflictos, son originados por el registro de SLDs idénticos a un signo distintivo de un tercero, son también frecuentes los litigios derivados del registro de un SLD con algún tipo de errata o combinación alfanumérica, la semejanza entre el dominio y el signo es suficiente para provocar una evocación que atraiga usuarios al sitio correspondiente, obteniendo provecho del renombre o notoriedad del signo en cuestión.166
De este modo, los ciberpiratas generalmente se clasifican de acuerdo a la actividad que realizan en el ciberespacio, por lo que, pueden ser llamados Domain Namens Dealers o
Cybersquatters.167
Los primeros son los que registran mecánicamente nombres de dominio coincidentes con signos notorios o renombrados de terceros, para ofrecerlos al mejor postor y los segundos son los que lo hacen con la intención de extorsionar directamente al titular legítimo del signo, aunque normalmente un mismo sujeto acumula ambas calificaciones ya que los ciberpiratas suelen realizar su actividad en masa llevando a cabo diferentes prácticas previas a la usurpación del signo.
a. Finalidades de las prácticas de piratería.
1) Ofrecerlos posterior al registro a los titulares de tales signos a cambio de una fuerte cantidad de dinero o cualquier otra ventaja para el registrante del dominio.
2) Almacenar o reunir una colección de dominios coincidentes con signos renombrados o notorios de terceros para negociar con ellos con fines especulativos, ofreciendo su venta o alquiler a cualquier persona interesada en cualquiera de ellos.
166 Con el registro del nombre de dominio no siempre se persiguen funciones distintivas del sujeto, actividad o
prestaciones que están detrás del mismo, sino la dirección electrónica en sentido técnico, pero empleando el signo notorio o renombrado de un tercero para aprovechar su publicidad y atraer usuarios al web correspondiente.
Con base a estos objetivos, los piratas se limitan a retener el nombre de dominio sin usarlo para bloquear el desarrollo personal o comercial del titular del signo, usurpado u ofreciendo la transmisión del dominio a cualquier tercero interesado en el mismo
Caso Ilustrativo:
Demandante: Panavision Int., e Intermatic, Inc. Demandado: Denis Toeppen.
Nombre de dominio: panavision.com e intermatic.com Tribunal: California para Panavision vs. Toeppen. Illinois para Intermetic vs. Toeppen.
El pirata cibernético Denis Toeppen registró como nombres de dominio “panavision.com” e “intermatic.com”, ofreciendo en la página Web correspondiente únicamente un mensaje de bienvenida o una carta geográfica de la región, e indicando en ambos casos claramente su nombre, dirección y número de teléfono para estar perfectamente localizable por las empresas afectadas o por cualquier otro interesado en adquirir los dominios.
Ambos tribunales reconocieron que el simple registro de un nombre de dominio idéntico a una marca no supone en todo caso que vaya a ser empleado en el tráfico mercantil. Sin embargo, en el caso concreto consideraron que la finalidad extorsionadora del demandado, que había registrado más de 200 nombres de dominio de compañias conocidas, podía interpretarse como perjudicial para el valor distintivo del signo renombrado.
Este caso, a pesar de ser sometido con base a la legislación estadounidense, muy distinta a las nuestras, fue uno de los de mayor envergadura por ser un renombrado caso de secuestro de dominios sin fines distintivos y también porque fue sometido a dos Tribunales Superiores dándose argumentaciones entre ambas partes.
2. Usurpación de dominios con fines distintivos y/o comerciales (Not Quite Domain