Lima, 24 de noviembre de 2016
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
PROCESO 58-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Expediente interno del Consultante: 10448-2013-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Marcas involucradss: PORTAL SAN BORJA (denominativa) y LOS PORTALES
(denominativo).... ... 2 PROCESO 62-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00361 Referencia: Marcas involucradas: APACHE (mixta),
APACHE (denominativa) y PIELROJA (mixta)... ... 15
PROCESO 63-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2009-00127 Referencia:
Marcas VIMAC CARGO (mixta) y MAC
(denominativas y mixtas)... ... 39
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 22 de septiembre de 2016
Proceso:
Asunto:
Consultante:
Expediente interno del Consultante:
Referencia:
Magistrada Ponente:
VISTOS:
58-IP-2016
Interpretación Prejudicial
Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.
10448-2013-0-1801-J R-CA-24
Marcas involucradss: PORTAL SAN BORJA (denominativa) y LOS PORTALES (denominativo) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
El Oficio 10448-2013-0 / 5ta. SECA-CSJLI-PJ, recibido el 2 de febrero de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, solicitó interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 10448-2013-0-1801-JR-CA-24; y,
El Auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
1.
ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante:
Demandado:
Los Portales S.A.
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI)
Tercero interesado:Tres Palmeras S.A.
2. Hechos relevantes
2.1. El 26 de julio de 2011, Tres Palmeras S.A., (en adelante TRES PALMERAS), solicitó el registro de la marca PORTAL SAN BORJA (denominativa)1 para proteger servicios comprendidos en la Clase 352 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2.2. Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano" Los Portales S.A., presentó oposición al registro con fundamento en la existencia previa de su signo: LOS PORTALES (denominativa)3 registrada en la Clase 354 de la Clasificación Internacional de Niza.
2
3 4
Expediente No. 462462-2011/DSD.
Servicios de asesoria de gestión y explotación de negocios comerciales; servicios de asesoria y administración comercial, y trabajo de oficina; servicios de reagrupamiento de cuenta de terceros, de mercaderias de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor, servicio que puede ser prestado por comercios de venta al detalle y al por mayor, o mediante catálogos de venta Internet, correo por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, Word wlde web y otras bases de datos; servicio de importación, exportación y representación comercial de productos y artículos diversos; programas de incentivos mediante la obtención de beneficios y descuentos para clientes de empresas comerciales para la compra de bienes y servicios a terceros;
servicios de difusión de publicidad por cualquier medio de productos de cualquier naturaleza; servicios de propaganda o publicidad radiada, televisada y por cualquier otro medio; servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de productos de cualquier naturaleza, y estrategias de fidelización de clientes; servicios de estrategias de marketing de relaciones, incluyendo estrategias para obtener y/o mantener la lealtad de los clientes con empresas de terceros, incluyendo estrategias de identificación y conocimiento de clientes, estrategias de retención de clientes, gestión comercial de servicfos con valor agregado, tales como recompensas y premios, acceso a información comercial, obtención de descuentos y otros beneficios para clientes:
servicios de agencia de información comercial y agencias de publicidad; servicios de promoción comercial para el público mediante declaraciones o anuncios en relación con todo tipo de productos o servicios, por todos los medios de comunicación especialmente por aquellos de comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, World wide web y otras redes de bases de datos: organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad; servicios de decoración de escaparates y demostración de productos; servicios de distribución de material publicitario (prospectos y muestras), directamente o por correo; servicios de promoción comercial de bienes y servicios a través de la entrega de información a los consumidores y usuarios de tarjetas de beneficios asociadas a programas de acumulación de puntos, bonos u otras formas de cuantificar o valorizar el uso de estas tarjetas y/o descuentos promocionales.
Certificado No. 66951.
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial.
2.3. El 20 de agosto de 2012, mediante Resolución 2781-2012/CSD
INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición interpuesta por Los Portales S.A., y concedió el registro de la marca solicitada PORTAL SAN BORJA.
2.4. El 14 de septiembre de 2012, Los Portales S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 2781-2012-CSD-INDECOPI.
2.5. El 17 de septiembre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución 3156-2013/TPI-INDECOPI, por la cual resolvió confirmar la Resolución 2781-2012/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, otorgar el registro de la marca denominativa PORTAL SAN BORJA.
2.6. El 13 de diciembre de 2013, Los Portales S.A., presentó demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 3156- 2013/TPI-INDECOPI y que de declare fundada la oposición presentada y se niegue el registro del signo solicitado PORTAL SAN BORJA.
2.7. El 27 de febrero de 2014, el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa.
2.8. El 11 de marzo de 2014, TRES PALMERAS contestó la demanda contencioso administrativa.
2.9. El 1 O de agosto de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Diez, resolvió declarar infundada la demanda.
2.1 O. El 2 de septiembre de 2015, Los Portales S.A., presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Diez.
2.11. El 6 de enero de 2016, mediante Auto signado con Resolución No. 3, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la interpretación prejudicial de Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
3. Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa Los Portales S.A., en su demanda manifestó que:
3
3.1. El INDECOPI se limitó a señalar la importancia del criterio sobre la apreciación en conjunto, pero no lo aplicó al realizar el examen comparativo de los dos signos.
3.2. El examen comparativo debió centrarse en el elemento dominante, esto es, el término PORTAL, ya que los términos SAN y BORJA carecen del carácter distintivo necesario para influir en la apreciación del signo al tratarse de un elemento descriptivo.
3.3. Se consideró la existencia de otras marcas registradas a nombre de terceros con la denominación PORTAL, argumentó que fue cuestionado dado que el examen comparativo, debía ser efectuado en función de los signos en conflicto, debiendo dejarse de lado la existencia o inexistencia de otros signos.
3.4. Que, desde el punto de vista conceptual, no se ha tomado en cuenta que la denominación PORTAL se refiere al portal de una página web.
4. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa
El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que:
4.1. Se cumplieron todos los requisitos al efectuar un examen comparativo entre los signos en conflicto, conforme a los criterios establecidos en la ley, y de ese examen se concluyó que si bien, tales signos distinguen algunos de los mismos servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, presentan diferencias que suscitan un impacto sonoro y visual completamente distinto, lo que permite su coexistencia pacífica en el registro y en el mercado.
4.2. El hecho que el signo solicitado incluya en su formación una palabra que es singular de aquella que figura en la marca de la demandante, no desvirtúa lo decidido pues se trata de una palabra usual en la conformación de marcas registradas para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, con los cuales precisamente el signo de la demandante ya ha venido coexistiendo con anterioridad a la solicitud de registro.
5. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa
5.1.
TRES PALMERAS, en su contestación a la demanda presentada señaló que:
La marca LOS PORTALES coexiste pacíficamente con varias marcas que incluyen el término PORTAL en la misma Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
5.2. Que el término PORTAL es un signo de uso común en dicha clase, que puede coexistir con diferentes marcas, siempre que contenga otros elementos que le otorguen distintividad.
5.3. Respecto a la posibilidad de riesgo de confusión, se perciben diferencias notorias tanto gráficas como fonéticas que permiten su coexistencia en el mercado, por lo que el signo PORTAL SAN BORJA, cumple con todos los requisitos legales.
6. Argumentos de la Sentencia signada como resolución Diez
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió que;
La resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, pues expone en forma clara y concreta los argumentos por los cuales el INDECOPI concedió el registro del signo solicitado.
Si bien existe similitud al emplear el vocablo PORTAL que es el singular del término PORTALES, la inclusión de los términos SAN BORJA, en el signo solicitado a registro, determina que, desde el aspecto fonético y gráfico, suscite una impresión distinta frente a la marca LOS PORTALES, lo cual se hace evidente si se toma en cuenta la distinta secuencia de las vocales y consonantes que conforman los signos confrontados.
Desde el punto de vista conceptual, si bien los términos PORTAL y PORTALES presentan el mismo significado, dicho término también es utilizado frecuentemente en el ámbito del internet para designar a los sitios web que ofrecen distintos recursos y servicios, como buscadores, foros, venta electrónica, servicios de noticias, entre otros.
El término LOS PORTALES podría ser entendido conceptualmente como un conjunto de puertas o estancias principales de una casa o palacio, así como también un conjunto de sitios web, haciendo referencia a una generalidad, en cambio la denominación PORTAL unida a la expresión SAN BORJA, que es entendida por el consumidor promedio como el nombre de un distrito de la ciudad de Lima, puede ser entendido como una puerta, un sitio, lugar o página web relacionada con dicho lugar, que le otorga una mayor determinación, sin que ello signifique una descripción directa o evocación respecto de los servicios que identifica.
5
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
1. El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a)5• Procede la interpretación solicitada.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre signos denominativos compuestos.
3. Palabras de uso común o descriptivas en la conformación de un signo. La marca débil.
4. Signos evocativos.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo PORTAL SAN BORJA
(denominativo) y la marca LOS PORTALES (denominativa) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que:
''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (. .. )".
1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público
5 "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en ef comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para fas mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( ... r
consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales6.
1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto.
El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
1.5.3. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos7:
7
1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24- IP-2009.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-lP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-lP-2009.
7
1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.
1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.
1.7. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
1.8. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
1.9. En conclusión, deberá en el caso en análisis verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo a lo antes desarrollado.
2. Comparación entre signos denominativos compuestos
2.1. Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo PORTAL SAN BORJA (denominativo), solicitado, con la marca registrada LOS PORTALES (denominativa), es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos,
los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto8•
2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en:9
a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo;
o,
b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
2.3. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, la Corte Consultante debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas 10:
e
9 10
2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
2.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
2.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016.
/bid.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005: y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-IP-2013.
2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto {conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 11:
11
2.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.
2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la
palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor.
2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.
2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común.
Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.
2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:
2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.
2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.
Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-IP-2015.
2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
2.5. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, la autoridad deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto.
3. Palabras de uso común en la conformación de un signo. La marca débil
3.1. TRES PALMERAS S.A., afirma que el término "PORTAL" es un término de uso común. En el presente caso, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas.
3.2. El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:
3.3.
3.4.
12
''Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(
...
)g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(. .. )"
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.12
En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo
Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016.
se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
4. Signos evocativos
Es importante señalar que los vocablos PORTAL y PORTALES eventualmente podrían representar un mismo significado, o evocar un mismo o similar concepto, por lo que es pertinente hace referencia a la evocación de los signos.
4.1. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo 13.
4.2. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrf a que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.14
4.3. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.15
4.4. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto PORTAL y PORTALES y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 10448-2013-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
13 14 15
De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12.
lbldem.
Ibídem.
12
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
MAGISTRADA
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente lnterpretaqión-Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Hernán Ro ambrano
PR !DENTE s SECRETARIO rito
Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de septiembre de 2016
Proceso:
Asunto:
Consultante:
Expediente interno del Consultante:
Referencia:
Magistrada Ponente:
VISTOS
62-IP-2016
Interpretación Prejudicial
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia
2011-00361
Marcas involucradas: APACHE (mixta), APACHE {denominativa) y PIELROJA (mixta)
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
El Oficio 344, recibido el 3 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial los Artículos 134, 136, 146 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2011-00361.
El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno
Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. - PROTABACO S.A.
1
Demandado:
Tercero interesado:
Superintendencia de Industria y Comercio {SIC), de la República de Colombia.
Compañía Colombiana de Tabaco S.A. - COL TABACO S.A.
2. Hechos relevantes
2.1. El 14 de diciembre de 2006, Productora Tabacalera de Colombia S.A.
{PROTABACO S.A.) presentó solicitud de registro de la marca APACHE {mixta) para distinguir "cigarrillos y tabacos, artículos para fumadores, cerillas", de Clase 34 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza)1•
2.2. El 28 de febrero de 2007, se publicó la referida solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 573.
2.3. Dentro del plazo legal, Compañia Colombiana de Tabaco S.A.
(COL TABACO S.A.) formuló oposición contra la mencionada solicitud, con fundamento, además de la solicitud del lema comercial CRECE LA TRIBU, en la titularidad de las siguientes marcas, las cuales consideró notoriamente conocidas en el mercado colombiano por su amplio nivel de difusión y publicidad:
2
a) FIGURATIVA2 , registrada mediante certificado 80744, para distinguir "tabaco; artículos para fumadores; cerillas", de la Clase 34;
b) PIELROJA (mixta), registrada mediante certificado 126101, para amparar "tabaco; artículos para fumadores; cerillas; artículos comprendidos en la clase 34 del Decreto 755 de 1972", de la Clase 34;
Expediente administrativo 06 125271.
Imagen no disponible.
··�
�f
PIELROJ,\@}
•·.. .. ..
1.. ,,
"llal!J,\
c) PIELROJA (mixta), registrada mediante certificado 237630, para identificar "tabaco; artículos para fumadores; cerillas", de la Clase 34;
.... ::1 ••••••
d) PIELROJA (mixta), registrada mediante certificado 340998, para distinguir "tabaco; cigarrillos; artículos para fumadores; cerillas". de la Clase 34;
2.4. El 27 de mayo de 2009, mediante Resolución 26018, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundada la oposición y denegó de oficio el registro de la marca solicitada, toda vez que consideró que era confundible con la marca APACHE (denominativa), solicitada por COL TABACO S.A. en ejercicio del derecho preferente, para distinguir "tabaco; artículos para fumadores;
cerillas", productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza3•
2.5. PROTABACO S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 26018, por cuanto consideró que la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. no tenía interés legítimo, según lo exige la Decisión 486.
3 El 27 de mayo de 2009 se concedió el registro de la marca solicitada, inscribiéndola mediante certificado 423199 (expediente 08 100780).
2.6. El 25 de junio de 2009, mediante Resolución 31197, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 26018.
2.7. El 21 de julio de 2009, mediante Resolución 36253, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 26018.
2.8. El 14 de abril de 2011, mediante Resolución 19861, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC reconoció la notoriedad de la marca PIELROJA (mixta), en el periodo 2004 y 2007; revocando en consecuencia el artículo primero de la Resolución 26018 y declarando fundada la oposición presentada por COL TABACO S.A. En lo demás, confirmó lo dispuesto en la Resolución 26018.
2.9. El 12 de septiembre de 2011, PROTABACO S.A. interpuso acción de nulidad en contra de las Resoluciones 26018, 31197, 36253 y 19861.
2.1 O. El 30 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado suspendió el proceso a efectos de solicitar interpretación prejudicial obligatoria a este Tribunal.
3. Argumentos de la Acción de Nulidad
PROTABACO S.A. presentó demanda de nulidad manifestando fundamentalmente lo siguiente:
3.1. La marca APACHE (denominativa y mixta) es un signo de propiedad de PROTABACO S.A., registrado en Colombia desde el año 1997 y en varias jurisdicciones en el exterior en los años 2006 y 2007. El registro en forma mixta de la marca APACHE se solicitó desde el 14 de diciembre de 2006, es decir, en la misma época en que PROTABACO S.A. estaba registrando la marca en el exterior. La marca solicitada APACHE (denominativa y mixta) es una marca distintiva por cuanto ha sido y sigue estando registrada a favor de esta sociedad en varios países.
3.2. No se cumple el requisito del interés legítimo para presentar oposición al registro de una marca en la actuación realizada por COL TABACO S.A.
en contra de la marca APACHE (mixta), marca con la cual la marca opositora PIELROJA (mixta) había coexistido por cerca de 1 O (diez) años. Hasta el 2006, cada empresa había mantenido derechos sobre las marcas PIELROJA (mixta) y APACHE (denominativa y mixta), y solamente cuando PROTABACO S.A. quiso proteger la forma distintiva mixta, como la estaba usando en el comercio internacional, COL TABACO S.A. alegó un supuesto riesgo de confusión por consistir en figuras de indios y la notoriedad de sus marcas PIELROJA (mixtas).
3.3. Los argumentos esgrimidos en la oposición en Colombia fueron aceptados, cosa que no sucedió por ejemplo en el Perú, donde la oposición presentada por COL T ASACO S.A., sustentada básicamente en los mismos argumentos que en Colombia, fue declarada infundada y se concedió el registro a favor de PROTABACO S.A. Adicionalmente, la marca APACHE (denominativa) se encuentra registrada en Ecuador, en la Comunidad Europea, en Algeria, en Japón, en la OAPI, en Rusia y en Perú; mientras que la marca APACHE (mixta) está registrada en Japón, en Rusia y, como se mencionó, en Perú.
4. Argumentos de la contestación a la demanda de Nulidad 4.1. La SIC presentó contestación a la demanda expresando que:
a) El signo solicitado APACHE (mixto) no se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del Artículo 136, asunto que no excluye, como así pretende hacerlo ver la demandante, las demás causales de irregistrabilidad, puesto que la SIC, siguiendo adelante con el análisis propio de sus facultades, encontró que bajo lo dispuesto en el literal h) del mismo artículo, no era procedente conceder la marca solicitada.
b) La SIC realizó el análisis de las pruebas aportadas por COLTABACO S.A., propietaria de la marca PIELROJA (mixta), acervo probatorio que fue presentado con el propósito de declarar la notoriedad de la marca mencionada.
c) Si bien la Resolución que hoy se demanda señaló que conforme al literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 no se incurría en causal de irregistrabilidad, es conforme a la plasmada por el literal h) que se denegó el registro solicitado, al encontrarse semejanzas conceptuales entre la marca APACHE (mixta) solicitada a registro y la marca PIELROJA (mixta), marca respecto a la cual se reconoció su notoriedad.
4.2. COLTABACO S.A., tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda señalando lo siguiente:
a) La decisión adoptada por la SIC en la Resolución 19861 fue motivada en la valoración del material probatorio aportado para acreditar la notoriedad de la marca PIELROJA (denominativa y mixta), procediendo legalmente a un análisis más riguroso de la confundibilidad entre los signos en conflicto, como consecuencia del reconocimiento de la notoriedad del signo de titularidad de COLTABACO S.A., lo que la llevó a concluir la existencia de semejanza conceptual derivada de la utilización de los elementos gráficos contenidos en ambas marcas.
b) COL TABACO S.A. presentó oposición en el trámite del expediente 6125271 con fundamento en derechos de propiedad intelectual previamente adquiridos y en el carácter notorio de su marca PIELROJA (denominativa y mixta), motivo por el cual la misma se realizó sin vulneración alguna al Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, más aun, se observa que fue una actuación en consonancia con la interpretación que frente al mismo ha elaborado el organismo competente.
c) El cargo alegado por la parte demandante no está llamado a prosperar, por el contrario, queda demostrado que, al expedir los actos aquí demandados, la SIC actuó con pleno sometimiento a la ley y los parámetros que la misma entidad como autoridad competente en Colombia ha ido trazando; por consiguiente, los planteamientos esgrimidos por la parte demandante son solo afirmaciones de carácter subjetivo que no tienen respaldo.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136, 146 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
2. No procede la interpretación del Artículo 134 de la citada Decisión, en virtud de que la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado a registro no fue materia controvertida en el proceso interno. No procede la interpretación del Artículo 276 de la referida normativa, toda vez que la controversia discutida ante el Tribunal consultante no versa sobre un asunto no comprendido en la Decisión 486.
3. No procede la interpretación del Artículo 146 de la citada Decisión, por cuanto, si bien en el escrito de la demanda se aduce falta de interés legítimo para presentar oposición al registro del signo solicitado sobre la base de registros previos en el extranjero, ello no resulta suficiente para desvirtuar un interés legítimo basado en la posibilidad de un riesgo de confusión entre los signos en conflicto y menos aún para calificar la oposición de temeraria. Adicionalmente, el cumplimiento de los plazos contemplados en el referido artículo no son objeto de controversia.
4. En consecuencia, procede únicamente la interpretación del Artículo 136 de la Decisión 486, restringiéndose la misma a sus literales a) y h)4.
4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -
� Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en parlicular cuando:
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.
3. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta.
4. La marca notoriamente conocida.
5. La coexistencia de hecho.
6. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos
1.1. Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo APACHE (mixto), solicitado por PROTABACO S.A., y las marcas PIELROJA (mixta) y
APACHE {denominativa), registradas a favor de COL TABACO S.A.
1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:
''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión
ode asociación;
(... )
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a /os que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(
...
)".respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor5.
a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
1.4. Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
5
6
a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar sí existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados6•
b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales,
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas en el Proceso 15-IP-2013, p. 5;
y del Proceso 519-IP-2015, p. 6.
{)
la longitud de la o las palabras. el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia 7•
c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan8•
d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante9•
Entre estas similitudes o semejanzas que pueden presentarse al cotejarse los signos en conflicto, para el caso concreto de los signos APACHE (mixto) y PIEL ROJA (mixto), asume relevancia la comparación que se haga del aspecto conceptual o ideológico (las ideas que evocan los signos) y del aspecto fonético.
Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 10
7
e
9
a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
/bid.
Así, la interpretación prejudicial emitida en del Proceso 519-IP·2015, pp. 11-12.
/bid.
Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 178-IP·2015, p. 8.
9
1.6.
11
12
13
b} En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo:
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
c} El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
d} Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria11 . Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles12• Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz13•
Véase, por e¡emplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI el Shaker, asunto C-334105 P, apartado 35; citada en fa Sentencia del T JUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelml KFT el Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503115, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 475-IP-2015 de 14, ya citada, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T JUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla el OHMI - Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T-157110, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO-Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars·, asunto C-470193, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics el Lancaster Group, asunto C- 220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas el República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el T JCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas·.
1.7. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor14.
1.8. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir15• De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables16•
2. Comparación entre signos mixtos
2.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto la marca APACHE (mixta), solicitada por PROTABACO S.A., como la marca PIELROJA (mixta), registrada a favor de COL TABACO S.A., sobre la base de la cual se denegó de oficio el registro de la primera, son mixtas.
2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
2.3. En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:
2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión17; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 316-IP-2015.
En ese sentido, la interpretación prejudicial recalda en el Proceso 512-IP-2014.
Asl, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 316-IP-2015, ya citado.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10.
2.3.2.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:18 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:19
2.4.
18
19
a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
e) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Finalmente, es preciso citar al tratadista Fernández-Novoa, quien explica que: "el recuerdo subsistente en la mente del consumidor vendrá determinado no por la totalidad de los elementos componentes de la marca, sino más bien por un elemento concreto; aquel que por su
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11.
Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11.
