Informe de hipertexto de títulos valores y derecho comercial - marcas

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(1)UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. FACULTAD DE DERECHO. INFORME DE HIPERTEXTO DE TÍTULOS VALORES Y DERECHO COMERCIAL – MARCAS. Presentado por: RIC ARDO JOSÉ CUCALÓN PASTR ANA Director: NELSON REMOLIN A. BOGOTÁ. 2006.

(2) 2. INFORME DE HIPERTEXTO DE TÍTULOS VALORES Y DERECHO COMERCIAL – MARCAS. TABLA DE CONTENIDO. 1. INTRODUCCIÓN. 3. 2. REGISTRO DE MARCAS. 4. 2.1 Conceptos. 4. 2.2 Normatividad. 5. 3 ANÁLISIS. 10. 3.1 Análisis de Sentencias. 10. 3.2 Análisis Marcas Nominativas. 11. 3.3 Análisis Marcas Figurativas. 17. 3.4 Análisis Marcas Nominativas contra Figurativas. 21. 3.5 Análisis Marcas Mixtas. 23. 4. CONCLUSIONES. 30. 5. BIBLIOGRAFIA. 31.

(3) 3. 1. INTRODUCCIÓN El presente texto representa una parte de la labor realizada en el proyecto de hipertextos en materia de títulos valores y derecho comercial. Para efectos del presente informe y según lo acordado Con el profesor Nelson Remolina sólo me centrare en referenciar lo ateniente al derecho marcario.. Como objeto de estudio se utilizaron cincuenta sentencias, veinticinco sobre pagaré y el otro tanto respecto de marcas. Para hacer claridad sobre cada uno de los aspectos encontrados en los análisis jurisprudenciales se utilizó inicialmente una definición doctrinal del tema y posteriormente lo encontrado en cada una de las sentencias, partiendo de la normatividad aplicable, que para este tipo de casos son las normas del Acuerdo de Cartagena en sus decisiones 344 y 486 y las normas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y la forma como las interpretó el Consejo de Estado.. Se debe recalcar, que lo que busca este texto, es llegar a un conjunto de conclusiones sobre una serie de temas y subtemas que se encuentran en la jurisprudencia nacional analizada, sobre una institución jurídica especifica como lo es la marca..

(4) 4. 2. REGISTRO DE MARCAS 2.1 Conceptos El análisis de registro de marcas se realizó sobre las sentencias proferidas por el Consejo de Estado. Se decidió que solamente fueran los de esta corporación por que en ellas se recogen los criterios jurisprudenciales de última instancia sobre marcas, así como lo más importante de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los argumentos por los. cuales la. Superintendencia de Industria y Comercio niega o concede el registro de una marca determinada.. Para iniciar el análisis de la jurisprudencia relacionada con marcas fue necesario recoger lo que la doctrina interpreta por una marca y la necesidad que esta tiene de ser registrada. El tratadista Jorge Otamendi define marca como “el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”1. De esta definición se puede extraer lo fundamental en el registro de las marcas, como lo es la distintividad, es decir que se evite la confusión entre los productos o servicio que se pretende registrar.. Como se verá más adelante, el concepto legal del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 hace énfasis en la necesidad de distintividad del signo para diferenciar un bien o servicio en el mercado.. 1. OTAMNEDI Jorge, DERECHO DE MARCAS. Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, Segunda Edición. 1995. Pp. 7.

(5) 5. Una segunda función de la marca es la garantía. Un consumidor común que adquiere un producto, y desea volver a encontrarlo, por su calidad, una forma de relacionarlo es mediante la marca. De esta manera el registro de la marca permite al fabricante mantener una calidad consistente y al consumidor encontrar el producto o servicio que adquirió con anterioridad con las mismas características.. Una tercera función fundamental de la marca es la publicidad. Si se parte de la base que el nexo que existe entre el consumidor de un producto y su titular es la marca, es a través de ésta que el propietario tendrá beneficios. Al respecto Jorge Otamendi argumenta que “Esa marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratará que pida. Para ello, la buena calidad del producto o servicio debe ir acompañada de una publicidad adecuada. En vano serán los esfuerzos para lograr la mejor calidad del producto o servicio es desconocido”2.. 2.2 Normatividad La normatividad aplicable en el registro de marcas, fue estudiada mediante jurisprudencia del Consejo de Estado y hace relación. principalmente a tres. fuentes. La primera es la Constitución Política de Colombia en sus artículos 58, 61, y 150 nums. 16 y 24. El artículo 61 de la carta política hace relación a la propiedad intelectual y reza: “El Estado protegerá la propiedad intelectual por tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”.. 2. Ibíd. Otamendi. Pp.12.

(6) 6. De otro lado, está el Acuerdo de Cartagena y su decisión 344 de 1993, que es sustituida posteriormente por la decisión 486 de 2000. Se debe aclarar que estas son las normas que se tienen en cuenta en las acciones de nulidad frente al Consejo de Estado en relación con el registro marcario. El artículo 81 de la decisión 344 de 1993 establece “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”3.. La norma fue sustituida por el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, también del Acuerdo de Cartagena, que reza “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; 3. ACUERDO DE CARTAGENA. Decisión 344 de 1993 art. 81.

(7) 7. e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”4.. La diferencia fundamental que existe entre las dos decisiones citadas, es que mientras en la norma de 1993 se expresan únicamente unas características de distinción del signo en el mercado, y en los artículos 82 y 83 de la norma las prohibiciones de registro de los signos, en la norma del año 2000 se enuncian los signos que son susceptibles de registro, y en los artículos posteriores las características que lo restringen.. De esta manera la decisión 486 de 2000 hace énfasis en los signos susceptibles de registro, obligando a las personas que quieran obtener uno, a remitirse a lo que se. encuentra. expresamente. permitido. y posteriormente. a. realizar. una. observaciones del conjunto de prohibiciones expresadas en la norma.. Se hace relación a las dos normas, porque el análisis jurisprudencial realizado contiene Acciones de Nulidad que fueron decididas durante la vigencia de alguna de las dos. Otra de las normas a las cuales se tuvo que remitir la observación fue la clasificación de Niza contenida en el arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, se. 4. ACUERDO DE CARTAGENA. Decisión 486 de 2000. art.134.

(8) 8. aplica conforme a los artículos 101 de la decisión 344 de 1993 y 151 de la decisión 486 de 2000.. La citada clasificación sitúa un producto en una clase determinada, según su naturaleza, lo que permite determinar relaciones directas entre signos susceptibles de registro. Un producto de determinada clase, que pretende el registro de marca debe tomar en cuenta a los otros productos de su misma clase, para que su signo no se confunda con otro previamente registrado. Esta situación es la más común en los conflictos entre marcas pues al tratarse de productos de la misma naturaleza, los signos, que son un reflejo del producto, tienen la tendencia a usar nombres o figuras que se relacionen directamente con ellos, creando confusión en razón a la falta de distintividad con los otros bienes o servicios de la misma clase.. Finalmente, las sentencias que se revisaron, fueron escogidas porque en ellas aparece el recuento de las etapas por las cuales pasa un signo para ser reconocida como marca. En los procesos de nulidad sobre registro mercarios El Consejo de Estado requiere la interpretación prejudicial. Estas interpretaciones han seguido una línea argumentativa en las que dicha corporación toma en cuenta la doctrina para crear unidad en los criterios de análisis comparativos entre marcas susceptibles de registro.. Las principales reglas de comparación entre signos, las cuales son fundamentales en el análisis, se pueden extraer de una de las sentencias analizadas del Consejo.

(9) 9. de Estado. La sentencia No.11001-03-24-000-2000-6151-01 de la sociedad ICOLTRANS LTDA. contra la Superintendencia de Industria y Comercio fija las reglas frecuentemente utilizadas para realizar las comparaciones cuando hay posibles semejanzas o confusión. Estas son: “Regla 1.-La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.-Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.-Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Regla 4.-Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”5.. Gracias a estas reglas se ha logrado unidad de criterio en la resolución de conflictos entre marcas, permitiendo a los organismos ser más concretos en las decisiones que conceden o niegan el registro de una marca.. Finalmente, se debe reseñar el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo que reza “Toda persona podrá solicitar por si, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no solo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en 5. Sentencia Consejo de Estado No.11001-03-24-000-2000-6151-01. ICOLTRANS LTDA. contra Superintendencia de Industria y Comercio con fecha de 23 de agosto de 2002 Consejera ponente Olga Inés Navarrete..

(10) 10. forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro”6. Incluyo esta norma, pues en el análisis sólo se tomaron en cuenta las acciones de nulidad frente a las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio que niegan o conceden el registro de una marca y que son decididas finalmente por el Consejo de Estado. Tomar como referencia la descrita normatividad, permitió hacer un análisis más consciente de las acciones de nulidad a las que me remito a continuación.. 3 ANALISIS 3.1 Análisis de Sentencias El análisis empezó por la agrupación de sentencias que tratan registro de marcas de la misma clase, es decir marcas nominativas, figurativas, sonoras, olfativas o mixtas, siguiendo el artículo 134 de la decisión 486 de 2000. En esta agrupación también se tomaron en cuenta las sentencias analizadas que fueron decididas conforme a la decisión anterior (344 de 1993 del Acuerdo de Cartagena).. Esta agrupación tuvo como objetivo tener claridad de la comparación que realiza el Consejo de Estado de las marcas en conflicto, y poder reseñar con mayor certeza las observaciones realizadas por las partes. Igualmente, relacionar el 6. Código Contencioso Administrativo Art. 84..

(11) 11. concepto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, con la decisión tomada por el concepto de Estado. Es decir, que primero se toma en cuenta una observación de la aplicación de las normas por parte del Consejo de Estado en cada sentencia, y después se compara con otras de la misma clase.. 3.2 Análisis Marcas Nominativas El principal problema que se encuentra en los análisis del registro marcario de orden nominativo es si el nombre que se pretende registrar produce confusión con otro nombre previamente registrado, contrariando el literal a) del artículo 83 de la decisión 344 de 1993 del acuerdo de Cartagena que menciona “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”7.. Las sentencias de orden nominativo cotejadas dentro del análisis principalmente fueron: Harinera del Valle S.A., Frisby S.A., Induclasa S.A. y Fanny del Carmen Muñoz Cardona, todas contra la Superintendencia de Industria y Comercio, y contra diferentes Sociedades, las cuales presentaron observaciones al registro de 7. Acuerdo de Cartagena, decisión 344 de 1993 artículo 83..

(12) 12. la marca, en desarrollo de las oportunidades procesales.. En el caso de Harinera del Valle, se presentó la solicitud del registro de la marca nominativa “ORO SOLIDO” por parte de Guillermo Carvajal Zambrano, con el ánimo de distinguir productos de la clase 30 de la clasificación de Niza. La sociedad demandante (Harinera del Valle S.A.) presentó observaciones al registro, pues es titular de la marcas “HAZ DE OROS” y “AS DE OROS”, dentro de la misma clase 30 internacional. La marca fue concedida por la superintendencia de Industria y Comercio argumentando que “Efectuado el examen conjuntual de las marcas “ORO SOLIDO” (nominativa) y las marcas fundamento de la oposición, se observa que no existe confundibilidad que pueda llevar al consumidor a engaño en la escogencia de los productos”8.. El Consejo de Estado argumentó que al seguir las reglas de comparación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se encuentra que “examinadas en conjunto una y otras marcas, a juicio de esta Corporación no existe confundibilidad entre las mismas, dado que si bien es cierto que todas contienen la expresión ORO, también lo es que todas están acompañadas de un vocablo adicional, para el caso de la marca demandada de la palabra “SOLIDO” ,y para el caso de las de propiedad de la demandante, de las expresiones “HAZ DE” y “AS DE”, a más de. 8. Sentencia Consejo de Estado.5097. Harinera del Valle S.A. contra Superintendencia de Industria y Comercio. 12 de octubre de 1997 Consejera ponente Olga Ines Navarrete..

(13) 13. que la marca “HAZ DE OROS” es mixta, pues adicionalmente contiene una gráfica, cual es un ramo de espigas”9.. De lo expuesto podemos concluir que de acuerdo a la primera y cuarta regla de comparación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es decir al realizar el análisis en conjunto de la marca, y tomar en cuenta las semejanzas antes que las diferencias, cuando se trata de una marca nominativa, se debe tomar observar inicialmente la similitud existente en el nombre, cotejándolo en todas sus partes. En el ejemplo anterior, efectivamente se encontraba una similitud en el uso de la palabra ORO, pero al observar que hay elementos adicionales como las palabras SOLIDO, HAZ y AS, estas se cotejaron también, concluyendo que no hay similitud ni fonética ni gramatical que impida el registro del signo.. Ahora bien, cuando se trata de similitudes de este tipo, el análisis comparativo, además de seguir las reglas ya citadas del tribunal, debe encaminarse a encontrar las semejanzas fonéticas y gramaticales. Para explicar esto, las sentencias de las sociedades Frisby S.A. e Inducalsa S.A. son claras.. En este último caso, Germán Laiseca Hernández solicitó el registro de la marca BUNKER, para distinguir productos de la clase 25 internacional, registro que fue negado en principio, pero concedido en segunda instancia. El citado registro fue negado inicialmente puesto que la sociedad Inducalsa interpuso observaciones al 9. Ibíd. Consejo de Estado 5097.

(14) 14. registro, en al ser propietaria de la marca registrada BUNKY. La sociedad que interpuso la acción de nulidad (Inducalsa), argumento que “si bien es cierto las marcas denominadas BUNKER y BUNKY no son idénticas, ello no significa que no sean confundibles, debido a que las expresiones solo difieren en algunas letras y, comparadas, son más las similitudes que las diferencias… Existe confusión ortográfica entre las marcas en conflicto debido a sus similitudes en cuanto a los segmentos, raíces que las conforman y a que, al compararlas en su conjunto son muy similares, además las pronunciaciones también son similares, lo que hace que el público consumidor no aprecie aquellos elementos que establecen muy pocas diferencias entre las marcas que se comparan”10.. Ante este argumento la Superintendencia contestó que “para saber si son susceptibles de confusión debe tenerse en cuenta la visión de conjunto de la totalidad de los elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas, ni los elementos particulares distinguibles de los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la unidad fonética”11.. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, describe las reglas adicionales para el cotejo de marcas denominativas. Estas reglas son: “Similitud ideológica,. 10. Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo No. 11001-03-24-000-1999-595601, Industria Nacional de Calzado S.A. Inducalsa, Vs. Superintendencia de Industria y Comercio, 22 de noviembre de 2001. Consejera ponente: Olga Ines Navarrete. 11 Ibíd. Consejo de Estado. Inducalsa, Vs. Superintendencia de Industria y Comercio.

(15) 15. que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor Otamendi, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pag. 152) En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión”12.. De esta forma el análisis surtido para esta acción de nulidad, encontró que ortográfica y fonéticamente las similitudes son innegables pues las raíces de las dos marcas son semejantes y tan solo difieren en la terminación “y” en la Marca BUNKY y “er”, en la marca BUNKER, razón por la cual se niega finalmente el 12. Ibíd. Consejo de Estado Inducalsa, Vs. Superintendencia de Industria y Comercio.

(16) 16. registro de la marca BUNKER, siendo desfavorable la decisión para Germán Laiseca Hernández, quien había solicitado su registro.. Como se ve en el caso citado, la forma de evidenciar la posible confusión entre nombres se da por su aspecto ideológico, gramatical y fonético. Colindando las reglas expresadas en esta sentencia, con las reglas anteriormente citadas, la persona que hace el cotejo puede llegar a tener un mayor grado de certeza de la posible confusión entre las marcas en conflicto, y de esta manera favorecer tanto a los proveedores de productos y servicios, como al consumidor.. Frente a la tercera regla de comparación, es decir la de colocarse en el lugar del consumidor, en sentencia anterior, en caso de la sociedad Frisby S.A, quien se opuso al registro de la marca FRITTY, para distinguir productos de la clase 29, al referirse el Consejo de Estado a la similitud gramatical, argumentó “Ambas están compuestas por el mismo número de letras (6); comienzan por la misma sílaba “FRI” y terminan con la consonante “Y”…Esta similitud hace que el consumidor medio desprevenido pueda ser inducido a error pues, desde el punto de vista ortográfico es mayor la coincidencia de las letras que su diferencia, lo cual, lógicamente, incide en el campo visual; amén de que las consonantes “SB” y TT” que se encuentran en la parte intermedia de cada una de ellas, al momento de su pronunciación no ofrecen suficiente distintividad, si se tiene en cuenta que la acentuación, precisamente, se presenta al comienzo y al final de la palabra,.

(17) 17. haciendo a aquéllas prácticamente imperceptibles”13. Como se observa la preocupación del comparador, recae principalmente en tres puntos. El primero es la distintividad que existe entra las marcas cotejadas, de donde se resaltan los aspectos fonéticos, ideológicos y gramaticales. El segundo es la posible confusión del consumidor, la cual surge de la observación y recuerdo del nombre de la marca y el tercero es la protección de la marca previamente registrada, evitando ir en contra del literal a. de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, o en casos posteriores al años 2000 el artículo 136 de la decisión 486 del Acuerdo de Cartagena.. 3.3. Análisis Marcas Figurativas. Tras el análisis jurisprudencial de las sentencias relativas a marcas nominativas, se continuó el análisis de marcas figurativas. Para hacer claridad en lo relativo a este tema se tomaron las sentencias de Alpha Shoes S.A., CONAVI S.A., Helados la Fuente S.A. y Protabaco S.A., todas acciones de nulidad contra resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.. En el caso de CONAVI S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, la sociedad Coopsibate S.A. solicitó el registro de la marca figurativa consistente en la “FIGURA DE UN INSECTO”, en la que pretendía registrar la figura de una hormiga como signo distintivo. La sociedad CONAVI S.A. presentó observaciones. 13. Sentencia Consejo de Estado, Ref. 5412. Frisby S.A. contra Superintendencia de Industria y Comercio. Consejero ponente Gabriel Eduardo Mendoza Mart elo. 3 de agosto de 2000..

(18) 18. a la solicitud, en la que argumentó que tiene el registro de “FIGURA DE UN INSECTO” consistente en la imagen de una abeja. La marca fue registrada.. En los argumentos expuestos a lo largo de la sentencia se encuentran fundamentalmente los de la Interpretación prejudicial solicitada para el caso, en que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica que el cotejo de marcas figurativas requiere de un examen elaborado tanto del aspecto gráfico como del aspecto ideológico y conceptual.. Así mismo, el Consejo de Estado entiende el término figurativo desde la acepción del diccionario de la lengua española que define: “representan figuras de realidades concretas; o que sirven de representación o figura de otra cosa”. De esta forma, el análisis que realiza el Consejo de Estado de las marcas se encamina a definir el aspecto ideológico conceptual de las figuras en conflicto. Concluye para el caso “que la idea que se pretende evocar es distinta, pues, las características de la marca del tercero solicitada para registro pretenden evocar a un trabajador incansable, a un ahorrador previsivo, de ahí su aspecto masculino, que no posee la abeja, además de que la forma y expresión de los ojos y de la boca de la abeja difiere de la de la hormiga, que posee cuerpo, brazos y piernas, que no tiene la marca de la actora”14.. 14. Sentencia Consejo de Estado No. 11001-03-24-000-2001-00230-01. CONAVI. S.A: contra Superintendencia de Industria y comercio, Consejero ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 14 de abril de 2005..

(19) 19. Mediante la comparación realizada, el Consejo de Estado encontró conclusiones conceptuales respecto de la figura. Relacionó la de la hormiga con un ahorrador previsivo conforme a las características de la gráfica del insecto, situación que logrando crear diferencias suficientes para establecer que hay distintividad conceptual e ideológica y evitar la confusión.. Aunque las marcas nominativas se utilizan los elementos ideológicos, ortográficos y fonéticos, en la comparación entre marcas figurativas prima el elemento conceptual ideológico de una figura. Entonces al momento de entrar a definir las semejanzas, se debe observar el concepto incluido en la grafica.. Para recalcar lo que se ha dicho sobre este tipo de marcas, es pertinente la sentencia de la sociedad Alpha Shoes S.A., en la que se opone al registro solicitado por la sociedad RED BULL GmbH de la marca “FIGURA DE UN ANIMAL SALVAJE EN POSICIÓN DE AVANZAD A”, en razón a ser titulares de la marca “FIGURA DE UN RINOCERONTE O ANIMAL SAL VAJE EN POSICIÓN DE AVANZAD A”. En este caso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial dada del caso argumentó en referencia a las marcas figurativas que “La comparación para la categoría de marcas figurativas requiere un proceso de cognición más elaborado, ya que la marca figurativa debe protegerse no solamente por su aspecto gráfico propiamente dicho, sino también por el concepto que la figura puede producir en la mente de los consumidores. De esta suerte el análisis de la marca deberá hacerse por la comparación gráfica.

(20) 20. aplicando las reglas de cotejo entre marcas puramente gráficas por una parte y demás realizando la comparación conceptual, toda vez que la posibilidad o riesgo de confusión en esta clase de marcas puede generarse no solamente en los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también por la idea conceptual que la marca gráfica suscite”15.. Esto es, y como ya se ha mencionado, el cotejo es puramente gráfico, pretendiendo resaltar la parte conceptual para así concluir en cada caso si hay o no riesgo de confusión. En relación con el citado Tribunal en la misma interpretación prejudicial argumenta que “La regla para definir la confundibilidad entre esta clase de marcas se dirige a recomendar que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado por una parte y el concepto que suscita, por la otra, la parte conceptual e ideológica suele prevalecer. Así a pesar de que pueda haber diferenciación en los rasgos de figuras que al compararse tienen trazos. y. delineaciones. diferentes,. en. su. conjunto. pueden. suscitar. comparativamente una misma idea o concepto e incurrir en riesgo de confusión”16. En conclusión, al realizar un análisis de marcas figurativas, independientemente de lo que se pueda concluir frente al trazo en la gráfica, puede existir riesgo de confusión, si el elemento conceptual es similar.. 15. Sentencia Consejo de Estado No. 11001-03-24-000-2001-00306-01, Alpha Shoes contra Superintendencia de Industria y Comercio, Consejera ponente Maria Claudia Rojas Lasso. 16 de junio de 2005. 16 Ibíd. Consejo de Estado, Alpha Shoes contra Superintendencia de Industria y Comercio..

(21) 21. Para el caso analizado el Consejo de Estado concluyó que no se producía riesgo de confusión entre las figuras, puesto que aunque se trata de animales salvajes, el concepto que se genera entre un toro y un rinoceronte es diferente, por lo que la Corporación permite el registro de la marca.. 3.4 Análisis Marcas Nominativas contra Figurativas Habiendo reseñado lo más importante del análisis de las sentencias nominativas y figurativas, es pertinente reseñar lo que sucede cuando entran en conflicto dos marcas, en la que una es nominativa en todas sus partes y la otra es figurativa.. En el caso de Helados la Fuente S.A. la sociedad Agropecuaria Montijo Ltda. solicitó el registro de la marca figurativa “FUENTE CLARA”. La gráfica presentada era una gota, en la que aparece un pentagrama con notas musicales y en el fondo las letras F y C. Por su parte, la sociedad demandante en el proceso (Helados la fuente) presentó observaciones al registro de la marca, al ser titular de la marca LA FUENTE que es nominativa.. Realizado el análisis por el Consejo de Estado, se concluye que lo que se pretende registrar es la figura de la gota, por lo que existe un conflicto entre una marca figurativa y una nominativa. Frente a este problema la sala, citando como precedente la sentencia de 17 de febrero del 2000, Expediente núm. 5325, Actora: Sociedad Escada A.G., Consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, menciona que.

(22) 22. cuando se está en presencia de una marca totalmente gráfica y otra denominativa, no hay lugar a comparaciones distintas de la conceptual o ideológica.. En la misma sentencia que se tomó como precedente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina definió lo que se debe entender por marca figurativa. “las marcas son puramente gráficas cuando se aprecian exclusivamente a través del sentido de la vista, son signos visuales destinados a representar una figura que se caracteriza por la forma en que se encuentra expresada”. Evocan en el consumidor únicamente la imagen de la representación del signo distintivo, representación que se puede dar a través del conjunto de líneas, dibujos o colores”17.. Conforme a lo anterior, y realizado el análisis por parte del Consejo de Estado, citando al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se extrajeron los conceptos de cada una de las marcas en conflicto, en donde se concluyó que no hay riesgo de confusión en el aspecto ideológico, que es el primordial para este tipo de conflictos entre marcas. Además observó los nombres de las marcas en su aspecto gramatical, fonético y ortográfico, del que concluyó que no existía similitud que pudiera inducir a confusión al consumidor, por lo que permitió el registro de la figura. De esta última sentencia puede extraerse lo esencial que es en cualquier tipo de conflicto entre marcas el componente ideológico de las mismas, pues es donde puede recaer la confusión del consumidor. De igual forma, se entiende en los. 17. Sentencia Consejo de Estado. Helados la Fuente S.A. contra Superintendencia de Industria y Comercio, Ref. 5197. Consejero ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 10 de agosto de 2000..

(23) 23. conflictos entre marcas de clase diferente que la única forma de comparación objetiva que se puede hacer es en el aspecto conceptual, pues es realmente en el único que pueden existir semejanzas.. 3.5 Análisis Marcas Mixtas Observados los principales elementos que constituyen los conflictos entre marcas nominativas y figurativas analizados a través de las sentencias reseñadas, se encuentra que el conflicto más común se da cuando se enfrentan marcas con los dos componentes ya reseñados, es decir cuando en la marca hay un componente nominativo y otro figurativo. A este tipo de marcas se le conoce como mixtas.. Para hacer claridad en lo relativo a este tema se tomaron las sentencias de Productos Yupi S.A., Leonel Ricardo Romero Jaramillo, Coltabaco S.A. e Inversiones Castro Pinzón Hermanos Ltda. Todas acciones de nulidad contra resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.. En el caso de Leonel Ricardo Romero Jaramillo, se solicitó el registro de la marca COKORIN, mixta, para distinguir productos de la clase 42 de la clasificación de Niza. La sociedad Kokorico Ltda. presentó observaciones a la solicitud, que la Superintendencia de Industria y Comercio encontró fundadas. El argumento central fue el riesgo de confusión, debido a la falta de distintividad existente entre la marca registrada previamente y la que se pretendía registrar..

(24) 24. El Consejo de Estado tomó las reglas de comparación reiteradas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primando para este tipo de casos el análisis del elemento denominativo. Al respecto el citado Tribunal, en la interpretación prejudicial entregada para el caso, menciona “Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para solicitar el producto o el servicio deseados”18.. Siguiendo los parámetros indicados en las cuatro reglas de comparación, e iniciando por el elemento denominativo incluido en las marcas, el Consejo de Estado concluyó que de acuerdo a la comparación fonética y gramatical, la marca solicitada para registro carece de distintividad frente a la previamente registrada, lo que genera a su vez una gran posibilidad de confusión.. Posteriormente el Consejo de Estado realizó el análisis del elemento figurativo en el que encontró “la etiqueta de la marca “COKORIN” está resaltada en colores amarillo, naranja, rojo y uva, separados por franjas y la de la marca “KOKORICO”, lo está por franjas de colores amarillo, naranja y rojo, que aunque más delgadas, a primera vista, en una apreciación de conjunto, resultan confundibles; amén de que la coincidencia de la clase 42 para la cual se solicitó la marca del actor le imprime mayor grado a la confusión, pues es un hecho notorio que la expresión “KOKORICO” se asocia por el público en general con establecimientos de 18. Sentencia Consejo de Estado No. 11001-03-24-000-2000-6029-01, Leonel Libardo Romero Jaramillo contra Superintendencia de Industria y Comercio, Consejero Ponente. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 31 de enero de 2002..

(25) 25. comercio donde se venden pollos asados o apanados, productos éstos que se pretenden amparar con la marca “COKORIN”19.. Del anterior análisis realizado por el Consejo de Estado, se pueden extraer dos elementos importantes. El primero de ellos obedece a la apreciación de las marcas en su parte gráfica. Esta como se aprecia en la cita, habla de los colores y formas que tiene la etiqueta. Se observa entonces una relación entre la parte denominativa y figurativa, pues como ya se ha dicho la marca debe ser observada en su conjunto.. De otro lado, el segundo aspecto es el reconocimiento de la marca. Este elemento es importante, pues hace que los consumidores asocien la marca con el producto específico. Ahora bien, si una marca pretende utilizar un nombre similar y figuras similares a la de una marca reconocida, se incrementa el riesgo de confusión en los consumidores, tal y como se muestra en el caso analizado. Las razones anteriores fueron suficientes para negar el registro de la marca solicitada (COKORIN).. Las marcas mixtas se constituyen por dos elementos entre figurativos, nominativos, sonoros u olfativos. Lo más común es que contengan un elemento nominativo y otro figurativo. Y aunque existen conflictos entre marcas nominativas y figurativas, también los hay entre figurativas o nominativas contra mixtas. La 19. Ibíd. Consejo de Estado. Leonel Libardo Romero Jaramillo.

(26) 26. sentencia de Productos Yupi S.A., trata la solicitud del registro de la marca TOSTY (mixta) por parte de la Sociedad Atila de Colombia S.A., a la cual se opuso la demandante, en razón al registro previo de la marca TOSTIS (nominativa), contrariando el literal a del artículo 83 de la decisión 344 de 1993 del Acuerdo de Cartagena.. En esta sentencia, el Consejo de Estado citó como precedente la sentencia núm. 3966, Actora: Sociedad Cementos Rio Claro .A., Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en la que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial, argumentó en referencia al conflicto entre marcas mixtas y denominativas que “se deberá tomar en cuenta que la confusión puede producirse en el plano visual, en el auditivo o en el ideológico, y que dependiendo de los tipos de marcas o signos distintivos que deban cotejarse, el orden en que deba hacerse el análisis con estos parámetros variará, según que las marcas o signos contengan un componente gráfico (marcas puramente gráficas o marcas mixtas) o un componente denominativo… La confusión visual se produce cuando la imagen que el signo refleja en la mente del consumidor hace creer a éste que adquiere un producto o contrata un servicio que desea adquirir por la marca que lo identifica, pudiendo incurrir en error debido a la similitud ortográfica que se origine por la igualdad en las letras…..el diseño del logotipo o arte final de la marca gráfica o el elemento predominante en la mixta...Tratándose de signos denominativos, el aspecto fonético cobra una mayor importancia, pues si la palabra que utiliza un signo tiene como pronunciación de conjunto una.

(27) 27. percepción fonética tal que no permita distinguir un sonido de otro, se producirá confusión auditiva entre los signos, lo que impediría su registrabilidad; esto sucedería de igual manera al tratarse de dos signos que pese a tener un componente gráfico adicional al denominativo, el elemento predominante en uno y otro sea el denominativo”20. De acuerdo con la argumentación del citado Tribunal, el Consejo de Estado determinó cual es el elemento predominante en la marca mixta, que definió como el elemento denominativo. De esta forma, analizó en primer orden las similitudes de orden gramatical y fonético, y concluyó que a efectos de la pronunciación no existe diferencia alguna entre las marcas en conflicto, en tanto que la gramática de los signos es prácticamente igual, lo que conduciría a confusión entre el consumidor. Por estas razones negó el signo solicitado para registro como marca es negado.. De este caso es pertinente resaltar dos situaciones. La primera es que en casos de conflicto entre marcas cuando una de ellas es mixta, es importante determinar cual es el elemento predominante, porque sobre él se va a hacer énfasis. Posteriormente la comparación recaerá sobre los elementos de la marca en su conjunto, teniendo en cuenta que la confusión y la distintividad debe darse sobre los elementos visuales, gramaticales, fonéticos e ideológicos. La segunda, es la especial importancia del aspecto fonético cuando se comparan marcas denominativas. Si no se puede distinguir entre los sonidos que constituyen los 20. Sentencia Consejo de Estado No. 11001-03-24-000-2000-6029-01. Productos Yupi S.A. contra Superintendencia de industria y comercio, Consejero Ponente. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 11 de octubre de 2001..

(28) 28. signos, se presenta confusión auditiva, lo que conlleva a que se impida su registro como marca.. En este mismo orden de ideas se analizó la sentencia de la demandante Compañía Colombiano de Tabaco S.A. (Coltabaco) en la que la sociedad American Brands Inc. solicitó el registro de la marca AMERICAN BRANDS, acompañada de la cabeza de un indio Pielroja para distinguir productos de la clase 33. Coltabaco interpuso demanda de observaciones al registro de la marca, argumentando que es titular de la marca mixta PIELROJA, en la que la grafica es un indio Pielroja. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial del caso argumentó que “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos”21. De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Estado decide examinar el elemento figurativo de los signos en conflicto, partiendo del análisis gráfico visual y posteriormente del aspecto ideológico, tal y como se realiza la comparación entre marcas figurativas.. 21. Sentencia Consejo de Estado ref. 5517. Compañía Colombiana de Tabaco contra Superintendenci a de Industria y Comercio. Consejero ponente Gabriel Eduardo Mendoza Mart elo. 12 de octubre de 2000..

(29) 29. En razón a las figuras expuestas en el caso, y realizado el análisis comparativo, se niega el registro de la marca AMERIC AN BRANDS con figura de indio Pielroja, pues de las semejanzas encontradas se concluye que existe un gran riesgo de confusión para el consumidor, al no existir distintividad entre los signos.. De la anterior sentencia se debe resaltar la interpretación prejudicial, en la el citado Tribunal reconoce la importancia de la parte gráfica en las marcas mixtas, anteponiendo el elemento figurativo sobre el denominativo, que es sobre el que comúnmente recae la confusión.. En este mismo análisis se pudo encontrar referencia al reconocimiento de una marca en el mercado. Tal y como se había expresado al reseñar la sentencia de las marcas COKORIN contra KOKORIKO, la sociedad Coltabaco S.A. en sus argumentos expresa que la marca del indio Pielroja es una marca con un reconocimiento de 75 años, por lo que otra marca en el mercado con la misma grafica induciría a confusión al consumidor..

(30) 30. 4. CONCLUSIONES Después de analizar los elementos primordiales de cada tipo de marcas, y la forma en como son observadas tanto por el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como por el Consejo de Estado, surgen conclusiones, que se exponen a continuación. •. El Consejo de Estado ha sido consistente al aplicar las interpretaciones prejudiciales del tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, siguiendo las reglas de comparación, que la citada corporación ha reiterado desde que se encontraba en vigencia la decisión 344 de 1993 del Acuerdo de Cartagena.. •. La decisión en última instancia de los registros de marcas, proferida por el Consejo de Estado, se ha encaminado a proteger primordialmente la marca previamente registrada, siguiendo el literal a del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993 y el artículo 136 de la decisión 486 de 2000 del Acuerdo de Cartagena, evitando de esta forma confusión en los consumidores.. •. La apreciación de los signos en sus aspectos gráficos, ideológicos y gramaticales, a partir de las cuatro reglas de comparación, es fundamental para determinar la distintividad y la confusión.. •. La tercera regla de comparación , es decir la de situarse en la posición del consumidor común, ha sido la primordial en las decisiones del Consejo de Estado, quien ha tomado esta, como el argumento para determinar finalmente la confusión que se pueda producir entre signos, y así negar o conceder un registro..

(31) 31. 5. BIBLIOGRAFIA •. JORGE OTAMENDI, DERECHO DE MARCAS. Editorial. Abeledo Perrot, Buenos Aires, Segunda Edición. 1995.. NORMATIVIDAD Y JURISPRUDENCIA •. ACUERDO DE CARTAGEN A. Decisión 344 de 1993. •. ACUERDO DE CARTAGEN A. Decisión 486 de 2000. •. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. •. CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTR ATIVO. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: •. 24 de julio de 2003, Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. •. 11 de octubre de 2001. Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. •. 14 de octubre de 2004. Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. •. 16 de junio de 2005. Consejero Ponente Maria Claudia Rojas Lasso. •. 8 de noviembre de 2001. Consejero Ponente Olga Inés Navarrete Barrero. •. 26 de julio de 2001. Consejero Ponente Olga Inés Navarrete Barrero. •. 11 de marzo de 2004. Consejero Ponente Olga Inés Navarrete Barrero. •. 30 de marzo de 2000. Consejero Ponente Juan Alberto Polo Figueroa. •. 29 de agosto de 2003. Consejero Ponente Olga Inés Navarrete Barrero. •. 10 de agosto de 2000. Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(32) 32. •. 12 de octubre de 2000. Consejero Ponente Olga Inés Navarrete Barrero. •. 3 de octubre de 2002. Consejero Ponente Olga Inés Navarrete Barrero. •. 3 de agosto de 2000. Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. •. 31 de julio de 2003. Consejero Ponente Manuel Santiago Urueta Ayola. •. 30 de mayo de 2002. Consejero Ponente Olga Inés Navarrete Barrero. •. 14 de abril de 2005. Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. •. 23 de agosto de 2002. Consejero Ponente Olga Inés Navarrete Barrero. •. 12 de octubre de 2000. Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. •. 22 de noviembre de 2001. Consejero Ponente Olga Inés Navarrete Barrero. •. 31 de enero de 2002. Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. •. 9 de marzo de 2006. Consejero Ponente Maria Claudia Rojas Lasso. •. 8 de septiembre de 2005. Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(33)