TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 20 de octubre de 2016
Proceso: 234-IP-2016
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante: Secci6n Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la RepUblica de Colombia
Expediente interno
del Consultante: 2010-00299
Referencia: Signos involucrados: AVANSIS (mixto) y ADVANTIS (denominativo)
Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros
VISTOS:
El Oficio 2168, recibido el 23 de mayo de 2016, mediante el cual la Seccion Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de Ia Republica de Colombia solicita Interpretacion Prejudicial de los articulos 134, 136 literal a) y 151 de la Decisi6n 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00299; y,
El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal adrnitio a tramite Ia presente Interpretacion Prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno 7
Demandante: SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), RepOblica de Colombia.
2. Hechos relevantes
2.1. El 24 de diciembre de 2008, JULIAN BARBERI GARCIA (en adelante JULIAN BARBERI), solicito el registro del signo AVANSIS (mixto)1 para identificar servicios comprendidos en Ia Clase 42 del Arreglo de Niza2 Relativo a Ia Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificacion Internacional de Niza).
515-T1E1141F5 RVIINZROOS
2.2. Publicado el extracto de Ia solicitud en Ia Gaceta de Ia Propiedad Industrial 601, SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO S.A. (en adelante SERVICIO PARA MEDIOS DE PAGO) present6 oposiciOn con fundamento en el registro de Ia marca previa ADVANTIS (denominativa)3 Clase 9 de la Clasificacion Internacional de Niza4.
2.3. El 31 de agosto de 2009, mediante Resolucion 44236, Ia Jefe de Ia DivisiOn de Signos Distintivos de Ia Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvio declarar infundada Ia oposicion presentada y conceder el registro del signo solicitado AVANSIS (mixto).
2.4. Dentro del termino legal, JULIAN BARBERI interpuso Recurso de Reposicion y en subsidio de Apelacion, en contra de la Resolucion 44236.
Expediente interno 08 136446.
2 Clase 42.- Programas de computador
3 Certificado 238509.
4 Clase 9.- Aparatos e instrumentos cientificos, geodesicos, electricos, fotograficos, cinematograficos, Opticos, de pesar, de medida, de selializaciOn, de control (inspeccion), se socorro (salvamento) y de ensenanza; aparatos para el registro, transmisiOn, reproduccion del sonido o imagenes; soportes de registros magneticos, discos acOsticos; distribuidores autornaticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras y equipos para el tratamiento de la informacion y ordenadores; extintores y tarjetas magneticas de identificacion, programas de ordenador registrados.
2
2.5. El 30 de septiembre de 2009, mediante Resolucion 51028, la Jefe de Ia Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al resolver el Recurso de Reposicion, confirm6 Ia decisi6n contenida en Ia Resolucion 44236.
2.6. El 30 de diciembre de 2009, mediante Resolucion 69415, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el Recurso de Apelacion, confirm6 Ia ResoluciOn 44236 de 26 de febrero de 2009.
2.7. De manera oportuna y dentro del termino legal establecido, SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO, interpuso Acci6n de Nulidad5 en contra de las Resoluciones 44236, 51028 y 69415 que concedieron el registro del signo solicitado.
2.8. El 11 de diciembre de 2015, la Semi& Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Republica de Colombia, suspendio el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal Ia Interpretacion Prejudicial de los articulos 134, 136 literal a) y 151 Ia Decisi6n 486.
3. Argumentos de la demanda de nulidad formulada por SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO
3.1. Las resoluciones administrativas emitidas por Ia SIC, violan el Articulo 134 de Ia Decision 486 de la Comunidad Andina, toda vez que se esta concediendo el registro de una marca que no es distintiva, es decir, no es apta para identificar productos y/o servicios en el mercado.
3.2. Entre los signos en conflicto, existe una innegable semejanza visual y fonetica, por lo cual es probable que el pUblico consumidor asuma que los dos provienen de un mismo origen empresarial.
3.3. En el presente caso, es indiscutible que el signo AVANSIS (mixto) y la marca ADVANTIS (denominativa), presentan claras semejanzas desde el primer impacto, y que ademas los productos y servicios se encuentran relacionados.
3.4. Entre los signos confrontados la pronunciaci6n es casi identica.
3.5. La SIC comete un error al establecer que los signos enfrentados en este caso, no se confunden porque la marca registrada tiene una "D" y una
"T" que no estan presentes en el signo solicitado.
5 De la revision del expediente administrativo no se desprende la fecha de presentaci6n de la acciOn.
4. Argumentos de Ia contestaci6n a Ia demanda de nulidad por parte de Ia SIC
4.1. Al realizar la comparacion entre los signos, el elemento grafico del signo solicitado resulta lo suficientemente distintivo y diferenciador, lo cual permite desvirtuar cualquier riesgo de confusion, permitiendo que los signos puedan coexistir pacificamente en el mercado.
4.2. El signo solicitado fue concedido en su conjunto, es decir sobre el elemento denominativo y grafico que lo conforman, por ende, su uso en el mercado, debe ser de manera Integra, no individual.
4.3. Los signos ADVANSIS y ADVANTIS, analizados en su impacto general y en conjunto, no son susceptibles de crear confusi6n o riesgo de confusi6n.
4.4. El consumidor no se confundiria at elegir los productos y/o signos en el mercado, y tendria claro el origen o procedencia empresarial de los mismos, de esta forma queda a salvo el interes del consumidor.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
1. El Tribunal consultante solicita la Interpretacion Prejudicial de los articulos 134, 136 literal a) y 1516 de la DecisiOn 486 de Ia Comision de la Comunidad Andina.
"Articulo 134.-A efectos de este regimen constituira marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representaci6n grafica. La naturaleza del producto o servicio at cual se ha de aplicar una marca en ningim caso sera obstaculo para su registro.
Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinaci6n de palabras;
b) las imagenes, figures, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los nOmeros;
e) un color delimitado por una forma, o una combinaciOn de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinaci6n de los signos o medios indicados en los apartados anteriores."
"Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociaci6n;
4
2. Procede unicamente la Interpretacion Prejudicial de los articulos 136 literal a), y 151 toda vez que en el presente caso no cabe referirse al concepto de marca contenido en el Articulo 134.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparaci6n entre signos mixtos y denominativos.
3. Conexion competitiva entre las Clases 9 y 42.
D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica.
Reglas para realizar el cotejo de signos.
1.1. Se abordara el tema, en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusi6n o asociacion entre el signo solicitado AVANSIS (mixto), y la marca registrada ADVANTIS (denominativa), sobre la base de la cual se formula la oposicion y, posteriormente, se interpuso la demanda de nulidad.
1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:
"Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusiOn o de asociacion;
"Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los !Daises Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificacion Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.
1.3. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que sea identico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusiOn (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el pCiblico consumidor7.
a) El riesgo de confusi6n, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusion directo, caracterizado por Ia posibilidad de que el consumidor at adquirir un producto 0 servicio determinado, crea que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusion indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de Ia realidad de los hechos, un origen empresarial diferente at que realmente posee.
b) El riesgo de asociacion, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, at adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion econornica.
1.4. Al resolver la controversia, se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusion (directo o indirecto) o de asociacion en el pOblico consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos puede ser:
a) Fonetica: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinacion de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tOnica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambien en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusion entre los signos confrontados8.
b) Ortografica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuraci6n; esto es, tomando en cuenta Ia secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el numero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales
7 Vease, a modo referencial, la Interpretacion Prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP- 2015, pp. 9-10.
8 \tease, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-IP- 2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6.
6 I
pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusi6n sea más palpable u obvia9.
c) Grafica (figurative): Se refiere a la semejanza de los elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan19.
d) Conceptual (ideologica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejantel 1.
1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:12
a) La comparaci6n debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, grafica y conceptual.
b) En Ia comparacion se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y despues el otro. No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes.
c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusion o asociacion.
d) Al realizar Ia comparaci6n es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir corm el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a Ia poblacion en general.
1.6. En relacion con esta Ultima regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiara en la imagen imperfecta que conserva en la memoria13. Asimismo, se
9 Ibid.
10 Asi, la Interpretacion Prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.
11 Ibid.
12 Vease, por ejemplo, la Interpretacion Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p.
8.
13 Vease, por ejemplo, las Interpretaciones Prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 129-IP- 2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como
entiende que este percibe Ia marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles14. Adicionalmente, su nivel de atenciOn puede variar en funci6n de Ia categoria de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento15.
1.7. Finalmente, cabe precisar que un signo es identico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen Ia marca; mientras que un signo sera semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor16.
1.8. Al respecto, el Tribunal advierte Ia prolijidad que se debe tener al momento de analizar Ia confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento Ia correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir17. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos identicos en su composicion pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podran ser perfectamente registrables18.
referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.
14 Vease, en ese sentido, la Interpretacion Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektar TermekgyartO es Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
15 Vease, en ese sentido, la Interpretacion Prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia Ia Sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei SchlOsser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (Blue), asunto T-803/14, apartado 18. Vease tambien la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estee Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Vease asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisi6n de las Comunidades Europeas c/ RepUblica Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretacion de los Articulos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de
"medicamento", en el cual el TJCE desestim6 el recurso interpuesto por la Comisi6n, apartado 11: "El Gobierno aleman considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentaci6n debido a la siguiente raz6n: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas".
16 Vease, en ese sentido, la Interpretacion Prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015.
17 En ese sentido, la Interpretacion Prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015.
18 Asi, la InterpretaciOn Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado.
8
1.9. En atenci6n a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que at analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusiOn y/o de asociaci6n.
2. Comparacion entre signos mixtos y denominativos
2.1. Como la controversia informa de Ia presunta confusiOn entre AVANSIS (mixto) y ADVANTIS (denominative), es necesario que se analice los parametros de comparacion.
2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en Ia mente del consumidor, tambien puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento grafico, ya sea que, por su tamatio, color, disefio y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
2.3. En consecuencia, una vez que se haya determinado cual es el elemento predominante del signo mixto, debera tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo19 entre los mismos:
2.3.1. Si el elemento grafico es el preponderante. En principio no habria riesgo de confusion.
2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo debera realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:
2.3.2.1 Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonetica. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender corm el signo es percibido en el mercado.
2.3.2.2. Se debe tener en cuenta Ia silaba Monica de los signos a comparar, ya que, si ocupa Ia misma posicion, es identica o muy dificil de distinguir, Ia semejanza entre los signos podria ser evidente.
19 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: InterpretaciOn Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretacion Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014.
2.3.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominacion.
2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria como es captada la marca en el mercado.
2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo en ambos signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya direcci6n son aplicables los siguientes parametros20:
2.4.1. UbicaciOn de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordaci6n en el public() consumidor.
2.4.2. Impacto en Ia mente del consumidor de conformidad con la extension de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea Ia sonoridad de la palabra podria tener mayor impacto en Ia mente del consumidor.
2.4.4. Analizar si Ia palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea Ia proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendra un mayor grado de debilidad. En este caso, Ia palabra debil no tendria relevancia en el conjunto.
2.4.5. Analizar si la palabra es generica, descriptiva o de use comCm.
Las palabras genericas, descriptivas o de use cornim se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.
2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:
20 Se destaca la siguiente providencia: InterpretaciOn Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretacion Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretacion Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015.
10
2.4.6.1. Si Ia palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia.
2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendra mayor relevancia.
2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situacion que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar Ia relevancia en el conjunto.
2.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretacion Prejudicial, se debera proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o de asociacion que pudiera existir entre los signos en conflicto.
3. Conexion competitiva entre las Clases 9 y 42
3.1. En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado AVANSIS (mixto) para proteger productos de la Clase 9 de Ia Clasificacion Internacional de Niza, podria confundirse con la marca ADVANTIS (denominativa) registrada en la Clase 42 de Ia Clasificacion Internacional de Niza, por lo que es preciso analizar este tema.
3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusion de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de anAlisis, tal y como se indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de la Decision 486.21
3.3. Se debera matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculacion o relacion competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el publico consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o use de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma
21 Decisi6n 486 de la Comisi6n de la Comunidad Andina. -
"Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizaran la ClasificaciOn Internacional de Productos y Servicios para e/
Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificacion Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente."
(Subrayado agregado)
clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicaci6n de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.22 3.4. Para apreciar Ia conexian competitiva, entre productos o servicios, se
suelen tomar en consideracion, entre otros, los siguientes criterios:
a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificacion Internacional de Niza23
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusion de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer Ia similitud entre los productos o servicios objeto de analisis. En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificacian Internacional de Niza.
b) Los canales de aprovisionamiento, distribucion y de comercializacion, asi como los medios de publicidad empleados para tales fines24, la tecnologia empleada, la finalidad o funcion, el mismo genero, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilizacion de estos, entre otros indicios o criterios
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribucion, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la yenta de productos dentro de tiendas especializadas en combinaci6n con otros criterios.
Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existira conexion competitiva. De igual manera, los canales de distribucion independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricaci6n diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.
22 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
23 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparacion, se debera tomar en cuenta, en razon de la regla de la especialidad, la identificacion de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicaciOn en el nomenclator. Vease, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13.
24 Vease, por ejemplo, Interpretacion Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13.
12
c) El grado de sustitucion (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.25
En efecto, para analizar Ia conexion competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como Ia intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o Ia complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el use de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.26
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideracion que existe conexion competitiva cuando los productos o servicios en cuesti6n resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitucion se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro27. Para apreciar Ia conexion competitiva, o sustitucion, entre productos, se debera tener en consideracion los precios de dichos bienes, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucion o de comercializacion, los medios de publicidad utilizados, etc.
3.5. Conforme los criterios serialados, se debera determinar Ia existencia de conexion competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar Ia conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habra circunstancias en las que uno o dos criterios seran suficientes para establecer Ia conexion competitiva, tal es el caso de los productos que
25 Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de genero y el precio de los productos o servicios.
26 De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.
Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - LegislaciOn - Jurisprudencia.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.
27 En lo que concierne a la sustitucion de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo serialado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCION A LA ECONOM1A. MICROECONOMIA".
[Version espahola traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverte S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitucion de un cambio en el precio de un bien es la variacion en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en tOrminos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en terminos relativos". Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituira el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitucion.
Vease:<https://books.google.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&N=PA247&dg=microeconomia +efecto+sustitucion&h1=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQmbvUus3MAhX1HR4KHRxZAXcQ6AEIJTA C#v=onepage&q=microeconomie/020efecto°/020sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).
Ay(,
Cecilia Luisa Ay116-rfthinteros MAGISTRADA
son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no sera suficiente para establecer la conexion competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que Unicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este ultimo supuesto, se requerira la concurrencia de otros criterios para la consecucion del prop6sito de establecer Ia conexian competitiva.28
En los tarminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00299, Ia que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creaci6n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopci6n de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.
Herna i'Z'omero Zambrano MAGLSTRADO
De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente Ia presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.
28 Ver Interpretaciones prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
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Hernán mero ZaM-bfEmo Gustavo -cia_
!DENTE SECRETARIO
Notifiquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
