Para nosotros la Patria es América Lima, 27 de octubre de 2016
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág. PROCESO 21-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de
Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014-266843. Referencia: Marcas involucradas CATERPILLAR y PUNTO CATERPILLAR (mixta)... ... 2 PROCESO 120-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-000223. Referencia: Patente de invención para “PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR LA FORMACIÓN DE CRISTAL DE FÁRMACO” ... 10
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de septiembre de 2016 Proceso Asunto Consultante Expediente Interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 21-IP-2016 Interpretación Prejudicial
Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para
Asuntos Jurisdiccionales de la
Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia
2014-266843
Marcas involucradas CATERPILLAR y PUNTO CATERPILLAR (mixta)
Hugo Ramiro Gómez Apac
El Oficio 1003-005 del 5 de enero de 2016, recibido vi a courier el 20 de enero del mismo año, mediante el cual el Grupo d� Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial del Literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-266843; y,
El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno:
Demandante CATERPILLAR INC.
Demandado
2.
Hechos relevantes:
PUNTO CATERPILLAR S.A.S.
2.1. El 03 de diciembre de 2014, CATERPILLAR INC. {en adelante, CATERPILLAR) interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra PUNTO CATERPILLAR S.A.S. {en adelante, PUNTO CATERPILLAR), manifestando lo siguiente:
a) La marca CATERPILLAR se encuentra registrada en Colombia con los siguientes Certificados: 1
- Certificado 350421, que distingue productos de la Clase 4.
- Certificados 13680, 207226, 349945, que distinguen productos de la Clase 7.
- Certificados 220170, 37111, 350423, que distinguen productos de la Clase 9.
- Certificados 86466, 242217, 350425, 350015, que distinguen productos de la Clase 12.
- Certificados 205132, que distingue productos de la Clase 14. - Certificado 250214, que distingue productos de la Clase 16. - Certificado 223964, que distingue productos de la Clase 25.
- Certificados 350424, 354067, que distinguen servicios de la Clase 35.
- Certificados 350009, que distinguen servicios de la Clase 36.
- Certificados 91386, 204228, 350427, 350010, que distinguen servicios de la Clase 37.
- Certificados 350428, 350011, que distinguen servicios de la Clase 39.
- Certificados 233766, 350430, 350012, que distinguen servicios de la Clase 42.
b) PUNTO CATERPILLAR es propietaria del establecimiento de comercio denominado PUNTO CATERPILLAR y su actividad económica es la compra, venta, importación, fabricación y reparación de repuestos y partes para maquinaria pesada y vehicular.
c) El uso del signo PUNTO CATERPILLAR constituye una violación a los derechos de propiedad industrial de CATERPILLAR sobre sus marcas registradas y notoriamente conocidas, de conformidad con los Artículos 155 y 247 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Del cuadro que se verifica a fojas 3, 4 y 5 de la denuncia no se puede determinar con ctaridad sí las marcas que se detallan en dicho cuadro son denominativas o mixtas, sin embargo, todas estas estarian constituidas por la denominación CATERPILLAR.
2.2.
B. 1.
2
3
d) Al comparar el signo PUNTO CATERPILLAR y CATERPILLAR se encuentra identidad fonética y ortográfica, en tanto que el primer signo reproduce en su integridad el segundo.
e) Es titular de los registros de la marca notoria CATERPILLAR en las Clases 7, 12, 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, que identifican productos idénticos y directamente relacionados con la comercialización de repuestos para maquinaria pesada.
f) PUNTO CATERPILLAR se aprovecha de manera indebida de la
reputación de la marca CATERPILLAR para promocionar sus actividades comerciales y su establecimiento y confundir al consumidor.
g) La notoriedad de la marca CATERPILLAR en Colombia es un hecho notorio que no precisa de prueba, según lo establecido por el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 14 de diciembre de 2004, recaida en el Expediente 0120001171-012; sin embargo, anexa pruebas para reforzar dicha calidad de la marca.
Mediante Auto 98368 del 24 de diciembre de 2015, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia dejó constancia que PUNTO CATERPILLAR no contestó la demanda; asimismo, dispuso oficiar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
NORMA A SER INTERPRETADA
El Órgano consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Literal e) del Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3, en el sentido de que se explique si es posible que una autoridad
jurisdiccional declare la notoriedad de una marca.
De acuerdo a lo señalado en dicho documento, se habría establecido lo siguiente: MAmén de que no puede negarse la existencia de hechos notorios que no requieren prueba (art. 177 del C.P.C.), sobre el conocimiento generalizado de la marca Caterpillar, pues no escapa para una persona del común o de mediana cultura que parte de maquinaria agrlcola, de construcción y otros productos, exhibe dicha marca, que casi toda persona ha tenido la oportunidad de ver el labor/o con esas máquinas. Esa notoriedad es indicadora de participación del empresario, sus productos y la marca en el mercado nacional( ...
r
•
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andlna.-"Artfcu/o 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
( ... )
e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor 3
2. No procede la interpretación solicitada. toda vez que la norma antes citada versa sobre el uso indebido de una marca notoriamente conocida; sin embargo, el cuestionamiento del Órgano consultante está relacionado con la declaratoria de notoriedad de una marca.
3. En ese sentido, de oficio procede la interpretación del Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4• en el cual se listan factores no taxativos para determinar la notoriedad de un signo distintivo.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. La marca notoriamente conocida y su prueba. El hecho notorio. 2. Pregunta formulada por el Órgano consultante.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La marca notoriamente conocida y su prueba. El hecho notorio
comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
(
...
)"4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina.--Artfcu/o 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo. se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)
el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pafs Miembro;
la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro;
la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se
aplique;
el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección;
el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial;
el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección;
los aspectos del comercio internacional; o,
la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero. n
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,?
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1.1. En el presente caso, la demandante alegó que su marca
CATERPILLAR
es notoriamente conocida en Colombia, por lo que no precisa de prueba5• En ese sentido, corresponde analizar la marca notoriamente conocida y su prueba.1.2. El Articulo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
1.3. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los circulas interesados.
1.4. El Artículo 230 de la Decisión 486 establece algunas consideraciones respecto de qué sectores pueden ser entendidos como sectores pertinentes a efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o
servicios a los que se aplique;
b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
o,
c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 1.5. Por su parte, el Articulo 228 de la misma Decisión analiza algunos
factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria.
1.6. El reconocimiento de la notoriedad Je corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el articulo previamente citado:
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"Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
De acuerdo a lo establecido por el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 14 de diciembre de 2004, recaida en el expediente 0120001171-01, según se señaló en la denuncia.
1.7. 1.8. 1.9. 6 7 8
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Paf s Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos oservicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para
promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) fas cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pafs Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Paf s Miembro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) fa existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero."
La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, que no requiere de prueba porque es conocido de manera generalizada por todos (v.g. las capitales de los países), la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia al momento de que ésta es alegada, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.6
Así, la calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser declarada por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.7
Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.8
De modo referencial, ver Proceso 109-IP-2013 del 5 de junio de 2013, p. 15. De modo referencial, ver Proceso 44-IP-1999 del 2 de febrero de 2000, p. 15.
Ver Interpretación Prejudicial reca[da en el Proceso 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.
1.1 O. Por lo expuesto, la notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición9, dentro de un debido proceso donde se haya alegado tal condición; en ese sentido, se deberá establecer si la marca
CATERPILLAR
es notoria o no y desde qué momento, tomando en cuenta los medios probatorios presentados y los criterios de análisis citados.2.
Pregunta formulada por el Órgano consultante
Antes de dar respuesta a la pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
2.1.
¿Es posible que una autoridad jurisdiccional declare la notoriedad de
una marca?
Conforme a lo expuesto en el desarrollo de la presente interpretación, si es posible que una autoridad jurisdiccional declare la notoriedad de una marca, siempre que dicho pronunciamiento sea emitido dentro de un proceso en el que se hayan aportado y valorado las pruebas presentadas para tal efecto y que las mismas hayan causado certeza respecto de la calidad notoria de la marca.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2014-266843, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
tL
IJ
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
lbidem.Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente
y
el Secretario.Notifíquese a la Entidad consultante
y
remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 26 de agosto de 2016
Proceso 120-IP-2016
Asunto Interpretación Prejudicial
Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia
Expediente interno
del Consultante 2013-000223
Referencia Patente de invención para "PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR LA FORMACIÓN DE CRISTAL DE FÁRMACO"
Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS
El Oficio 0700 del 1 de marzo de 2016, recibido el 10 de marzo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00223; y,
El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno: Demandante : Novartis AG.
Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia
2. Hechos relevantes:
2.1. El 25 de julio de 2005, Novartis AG. (en adelante, Novartis} presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC} la patente de invención, entrada fase nacional, para uPROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR LA FORMACIÓN DE CRISTAL DE FÁRMACO" (Expediente PCT/05-072728).
2.2. El 31 de mayo de 2006, Novartis solicitó a la División de Nuevas Creaciones de la SIC la realización del examen de patentabilidad de la solicitud de patente presentada.
2.3. El 10 de julio de 2006, Novartis modificó el capitulo reivindicatorio de su solicitud.
2.4. Mediante Oficio 2177 del 19 de febrero de 2009, la División de Nuevas Creaciones de la SIC notificó a Novartis para que presente documentación adicional. El 17 de abril del 2009, Novartis presentó la documentación requerida.
2.5. Mediante Oficio 9348 del 14 de agosto del 2009, la División de Nuevas Creaciones de la SIC indicó a Novartis que su solicitud carecía de claridad y del requisito de novedad.
2.6. El 9 de noviembre de 2009, Novartis contestó las objeciones realizadas por la División de Nuevas Creaciones de la SIC e incluyó un nuevo capítulo reivindicatorio.
2.7. Mediante Oficio 15783 del 6 de octubre de 2011, la División de Nuevas Creaciones de la SIC señaló que la solicitud de patente de invención carecía de claridad y del requisito del nivel inventivo.
2.8. El 7 de febrero de 2012, Novartis contestó las objeciones efectuadas por la División de Nuevas Creaciones de la SIC.
2.9. Por Resolución 11747 del 29 de febrero de 2012, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió denegar la patente en cuestión, toda vez que consideró que dicha invención carecía de los requisitos de novedad y de nivel inventivo, en base a los documentos 011 y 022.
2
D1: • Acta Crystaflographica Section C. Cryslal Structure Comunicationsn. Metal Organic Compounds. Vol C56., Nº 7, April 2000 (2000-04), pp. 432-423, publicado en el año 2000.
D2: W09967236, ªNovel form of irbesartan, melhodos for abtaining said form and pharmaceullcal
2.10. El 12 de abril de 2012, Novartis interpuso recurso de reposición contra la Resolución 11747.
2.11. Por Resolución 71457 del 26 de noviembre de 2012, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 117 4 7.
2.12. El 3 de mayo de 2013, Novartis presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 11747 y 71457.
2.13. Mediante Auto del 28 de abril de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda.
2.14. Mediante Oficio 0700 del 1 de marzo de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso interno y solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 14, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a este Tribunal.
3. Argumentos de la demanda de Novartis:
3.1. La SIC violó el principio legal, doctrinal y jurisprudencia! que ordena la motivación seria, adecuada y suficiente de la decisión de la autoridad, toda vez que dicha entidad no demostró con argumentos técnicos adecuados, idóneos, suficientes y contundentes la falta de novedad y nivel inventivo de la invención reivindicada.
3.2. Ninguno de los documentos citados como antecedentes del estado de la técnica mostraba de manera idéntica todas las caracteristicas reclamadas, tanto del proceso como de los cristales obtenidos mediante este.
3.3. El examinador se limitó a hallar las similitudes aisladas en los diferentes documentos para afectar la novedad de la solicitud.
3.4. El objetivo de la invención es modificar el hábito cristalino de la sal sódica de micofenolato, a fin de mejorar la densidad aparente de los cristales y los propósitos de producción farmacéutico de este ingrediente activo. 3.5. Los cristales obtenidos mediante el procedimiento reclamado son mucho
más grandes que los obtenidos de manera natural.
3.6. La invención reivindicada muestra resultados sorprendentes y no anticipados anteriormente, como el hecho de lograr un mejor rendimiento en la granulación en húmedo con el producto obtenido mediante el proceso reclamado, un 50% menos de requerimiento de solvente en la
etapa de granulación (etanol), una buena fluidez del material y una susceptibilidad mejorada de tableteo.
3.7. La SIC realizó un análisis retrospectivo del nivel inventivo de la materia reivindicada.
3.8. El documento 01 no proporciona indicio alguno en cuanto a que se puede transformar la densidad relativa y la relación media de los cristales de la sal sódica de micofelanato.
3.9. El documento 02 está dirigido a una forma química estructural totalmente diferente y no menciona que deba ser aplicable y extrapolable a cualquier compuesto.
3.1 O. El proceso de la invención reivindicada no surge de las enseñanzas existentes en el estado de la técnica.
4. Argumentos de la contestación de la SIC:
4.1. Los documentos 01 y 02 enseñaban previamente la solución al problema técnico relacionado con la necesidad de proporcionar un procedimiento de cristalización de micofenolato sódico que conduzca a un crecimiento de cristal mejorado aplicable a escala industrial.
4.2. Los actos administrativos objeto de nulidad se encuentran debidamente motivados y sustentados en documentos probatorios que demuestran la falta de novedad y de nivel inventivo.
4.3. Los cristales, las formulaciones y el procedimiento reclamados en la solicitud no son patentables, toda vez que carecen de novedad y se derivan del estado del arte.
4.4. El documento 01 enseña cristales grandes de micofenolato de sodio con una alta densidad obtenidos con una suspensión metanólica de micofenolato dentro de una oscilación de temperatura.
4.5. El documento 02 enseña que la oscilación de la temperatura de cristalización contribuía a la buena distribución del tamaño de las partículas.
4.6. El alcance de una patente está circunscrito al territorio en la que fue otorgada.
B. 1. 2. 3.
c.
1. 3 4NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3
• De la rev1s1on del presente caso, se advierte que no procede la interpretación del Articulo 45 de la norma citada, toda vez que la notificación del examen técnico no ha sido materia controvertida.
Por lo tanto, procede la interpretación solo de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio se interpretará el Artículo 16 de la misma normativa4, toda vez que ta patente
de invención solicitada también fue denegada por que carecería del requisito de novedad.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
Requisitos de patentabilidad. Análisis del nivel inventivo.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andlna.-"Artículo 14.- Los Palses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento. en todos /os campos de la tecnolagla, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.·
"Articulo 18.- Se considerará que una ínvención tiene nível inventivo, si para una persona del oficia normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.•
·Art1culo 45.- Sí la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitas establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogada por una sala vez por un periodo de treinta dlas adicionales.
Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesaria para las fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo seilalada, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente."
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.•
"Articulo 16.-Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá toda la que haya sida accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercíalización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o da prioridad de la solicitud da patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcumdo el plazo previsto en el arllculo 40".
2. Proscripción del análisis tipo "hindsight" o "ex post facto".
3. La debida motivación de las resoluciones administrativas. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de patentabilidad. Análisis del nivel inventivo
1.1. El Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención.
1.2. Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 5
1.3. En relación al requisito de nivel inventivo, el Artículo 18 de la Decisión 486
establece lo siguiente:
"Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio nonnalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."
1.4. Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 6
1.5. En virtud a lo expuesto, resulta pertinente, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.
5 e
De modo referencial, ver Proceso 157-IP-2014 de fecha 13 de mayo de 2015, p. 8. lbldem, p.12.
1.6. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "(. . .) que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad". Lo evidente consiste en la "(. .. ) certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda. "7
Esta circunstancia deberá ser analizada por el experto en la materia técnica quien es la "figura ficticia a la que se recurre con el propósito de
obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no Jo es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados. ,,a
1.7. Para negar o conceder una patente que se encuentra definida por las reivindicaciones se procederá a verificar si realmente existen diferencias entre estas y el estado de la técnica más cercano (documentos patentes y no patentes). La existencia o falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo, sin que puedan existir respuestas intermedias ya que el nivel inventivo existe o no.
1.8. Por su parte, el "Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina" señala los siguientes criterios para determinar el nivel inventivo 9:
7 e 9
"Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnica con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no son un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué cantidad de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.
Diccionario de la lengua espailola. Vigésima segunda edición, editorial Espasa. Madrid, 2001. "Tomos 5 y 7", pp. 686 y 1089.
Zuccherino Daniel. Marcas y Patentes en el Gatt. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires. pég. 153.
Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. "Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina·. Segunda edición,
editorial · Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78.En:
http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf (Consulta: 19 de julio de 2016).
El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe
probarse a partir del estado de la técnica.
Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.
Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.
Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campa de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante."
1.9. Asimismo, el citado Manual en el punto anterior establece al �análisis problema solución" como un método para la evaluación del nivel inventivo, el cual indica que para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución, debiendo cumplir las siguientes etapas:10
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" - identificación del estado de la técnica más cercano;
- identificación de las caracterlsticas técnicas de la invención que san diferentes can respecto a la anterioridad; y
- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercana.
La pregunta es ¿ qué problema resuelven las diferencias técnicas entre
la invención y el estado de la técnica más cercano?
Dichas diferencias, en términos de caracterlsticas técnicas, entre la invención y el estada de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión.
Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque
entonces la solución serla evidente.
El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultadas de la búsqueda. El estado de la técnica más cercana puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió.
Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. "Manual para al Examen de Solicitudes da Patentas da Invención en
las Oficinas da Propiedad Industrial da los Palsas de la Comunidad Andina". Segunda edición,
editoñal Abya Yala, Quito, 2004, pp. 77-78. En:
http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf (Consulta: 19 de julio de 2016).
Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.
La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada
en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano
para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un
resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la caracterf stica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio
considerarfa de todos modos.
Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto, el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención.
La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en
la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el
caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas caracterlsticas.
Una composición novedosa de AB donde A y 8 son conocidos de
manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si
el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B. no habrá nivel inventivo.
En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:
- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;
-¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y
-¿de prever el resultado?
SI la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo".
1.1 O. En relación a la susceptibilidad de aplicación industrial, es necesario que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 de la Decisión 486.11
11 De modo referencial, ver Proceso 182-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p. 17.
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1.11. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.
1.12. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.
2. Proscripción del análisis tipo 11hindsight" o "ex post facto"
2.1. El Tribunal, en el Proceso 141-IP-2015 de 20 de julio de 2015, acogiendo el pronunciamiento adoptado en el Proceso 258-IP-2014 de 22 de abril de 2015, ha considerado que es importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo:
El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.
El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo.
2.2. En tal sentido, el análisis de tipo hindsight es uno de los inconvenientes que se plantea durante la evaluación de una solicitud de patentes, para determinar sí esta cumple con el requisito de nivel inventivo; debido a que el análisis que efectúa el técnico medio en la materia es particularmente
subjetivo12
, siendo necesario que los conocimientos en el estado del arte
que este posee sea determinado al momento de la solicitud de patente de la invención o de la fecha prioridad y no cuando se efectúa el análisis del nivel inventivo.
2.3. En correlación con lo antes expuesto, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use la figura del técnico medio en la materia y un análisis retrotraido del nivel inventivo, que no resulte a posteriori; esto es, ex post facto o hindsight.
3. La debida motivación de las resoluciones administrativas
3.1. En el proceso interno Novartis ha sostenido que la SIC habría violado el principio legal, doctrinal y jurisprudencia! que ordena la motivación seria, adecuada y suficiente de la decisión de la autoridad toda vez que dicha entidad no demostró con argumentos técnicos adecuados, idóneos, suficientes y contundentes la falta de novedad y nivel inventivo de la invención reivindicada.
3.2. Con relación a la motivación de los actos administrativos, este Tribunal estima necesario referirse a las consideraciones que al respecto se hicieran en su Sentencia 04-AN-97, citada en la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 35-IP-98, de fecha 30 de octubre de 199813 toda vez que estima que ellas se aplican en lo pertinente al caso en estudio:
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"La motivación de los actos administrativos reflejan las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyen su causa y su razón de ser. La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa as/ lo impone - y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurldica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequlvoca y concordante motivación." Son éstos,
Cfr. Hindsighl Bias in Patenl Law: Comparing the USPTO and lhe EPO, por Zacary Quinlan, publicado en Fordham lntemational Law Journal (2014) Volume 37, lssue 6, Article 3. New York, pg. 1794-1795. En http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2360&context=ilj. . Fecha de consulta: 8 de junio de 2015.
De modo referencial ver: Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 56-IP-2013, de fecha 25 de abril de 2013 e Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 35-IP-98, de fecha 30 de octubre de 1998
principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratfficada recientemente en la interpretación prejudicial emitida con motivo del
caso No. 05-AN-97 del 8 de junio de 1998.
3.3. Si bien es cierto que el Articulo 48 de la Decisión 486, para el caso de solicitudes de patentes de invención establece que "si el examen definitivo
fuera favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará"; este Tribunal considera
que todo acto administrativo a través del cual se pretenda denegar una solicitud de patente de invención, deberá exponer las razones de hecho y de derecho que dieron origen a la toma de la decisión respectiva, lo que permitirá al que se sienta afectado por los efectos del acto, debatirlas una vez que las conozca.
3.4. En tal sentido, conforme lo ha expresado el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 35-IP-98 antes citado:
" .. .la motivación tanto jurldica como de hecha, vendrla a constituir de esta manera la causa del acto, expresada par el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurldicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o
colectivo".
No obstante, "la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarias mlnimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras signffica que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equivoca las razones sobre las cuales de basa el acto." (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9. 7, 1969, Italia e/Comisión, as 1/69. Rec. 277. Cit. en:
Interpretación prejudicial No. 04-AN-97)"
3.5. En razón de lo expuesto, se deberá determinar si la resolución que se impugna se encuentra debidamente motivada o no.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00223, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
Cecilia �.aJ�eros
MAGISTRADA
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MAGISTRADO
De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifiquese a la Corte consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
