Para nosotros la Patria es América Lima, 9 de marzo de 2017
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág. PROCESO 176-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 01826-2013-0-1801-JR-CA-08. Referencia: Apelación. Diseño Industrial: IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL... ... 2 PROCESO 204-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00275-00. Referencia: Signos involucrados: PODOX (mixto) /
BOTOX (denominativo) ... 21 PROCESO 216-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2008-00382-00. Referencia: Signos: SAVORY (mixto) y SAVOY
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 1 de septiembre de 2016Proceso: 176-IP-2015
Asunto: Interpretación Prejudicial
Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú.
Expediente interno
del Consultante: 01826-2013-0-1801-JR-CA-OB
Referencia: Apelación. Diseño Industrial: IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL
Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano
VISTOS
El Oficio 01826-2013-Q/51aSECA-CSJLI-PJ, recibido el 14 de abril de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 01826-2013-0-1801-JR-CA-08; y,
El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno:
G
Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL {INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.
Tercero interesado: COLGATE PALMOLIVE COMPANY 2. Hechos relevantes
2.1. El 25 de agosto de 2010, COLGATE PALMOLIVE COMPANY {en adelante, COLGATE) reivindicando prioridad extranjera sobre la base de la solicitud 29/356.492 presentada el 26 de febrero de 2010 en Estados Unidos de América, solicitó el registro del diseño industrial para IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL 1.
2.2. El 7 de octubre de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologlas señaló que se ha verificado que en la solicitud presentada existen tres diseños: i) primer diseño: figuras 1 a 1 O, ii) segundo diseño: figuras 11 a 20 y iii) tercer diseño: figuras 21 a 30; requiriendo a la solicitante precise con cuál de los diseños solicitados deberá continuarse la solicitud.
2.3. El 15 de octubre de 2010, COLGATE señaló que la solicitud mantendría las figuras originales de 1 a 1 O.
2.4. El 19 de octubre de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologlas limitó la solicitud al diseño que aparece en las figuras 1 a 10.
2.5. El 8 de noviembre de 2010, se otorgó la Orden de Publicación 779-2010, efectuándose la publicación en el Diario Oficial "El Peruano· el 29 de noviembre de 2010.
2.6. El 12 de enero de 2011, DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCIA formuló oposición al diseño solicitado por COLGATE PALMOLIVE COMPANY, al considerar que carece de novedad.
2.7. El 3 de marzo de 2011. COLGATE absolvió el traslado de la oposición. 2.8. El 12 de marzo de 2012, el examinador emitió el Informe Técnico CEA
20-2012 en el cual concluyó que los argumentos planteados por la señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCIA no afectan el requisito de novedad de la solicitud del diseño industrial presentada por COLGATE.
1 Expediente Administrativo 536-2010/DIN.
ó
2.9. Mediante Resolución 46-2012/CIN-INDECOPI expedida el 26 de marzo de 2012, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologlas declaró infundada la oposición formulada por la señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA y otorgó el registro del diseño industrial para IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL en las figuras 1 a 10.
2.10. El 13 de abril de 2012, la señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA interpuso recurso de apelación.
2.11. Mediante Resolución 0002-2013ff PI-I NDECOPI de 7 de enero de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 46-2012/CIN-INDECOPI de 26 de marzo de 2012, que otorgó el registro del diseño industrial IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL, solicitado por COLGATE. 2.12. El 8 de marzo de 2013, la señora DIONE KATIUSHKA CONCHA
GARCÍA presentó demanda contencioso administrativa.
2.13. El 20 de agosto de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.
2.14. El 17 de septiembre de 2014, la señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA interpuso recurso de apelación.
2.15. Mediante providencia de 23 de marzo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
3. Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa
La señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
3.1. Si bien la Sala afirma que la novedad de un diseño industrial está conformada por los elementos ornamentales y de carácter estético o arbitrario, que tenga por finalidad modificar la apariencia de los productos a los que se aplique sin tomar en cuenta los elementos de carácter técnico que respondan a criterios de seguridad y funcionalidad, en el caso concreto el diseño solicitado no cumple con los requisitos mencionados.
3.2. Menciona que absolutamente todos los mangos de los cepillos dentales son alargados y la mayoría de ellos son arqueados para una mayor facilidad en el agarre. Del mismo modo, la existencia de figuras no es sino un elemento de utilidad para que el agarre del cepillo sea más
b
cómodo, pero bajo ningún punto de vista podrá entenderse que dichas caracterlsticas constituyen una apariencia particular.
3.3. Considera que en el Informe Técnico CEA 20-2012, sólo "( .. .) se han exaltado las mfnimas diferencias existentes entre las caracterlsticas de la cabeza del diseño solicitado; y que se hace una comparación forzada, siendo resaltante sus semejanzas como la distribución de cerdas, forma de mangos y base que los contiene". 2
3.4. Concluye que de una simple comparación con los demás cepillos existentes en el mercado, no se hace necesario presentar pruebas de apreciación técnica, para llegar a la conclusión que el diseño de la solicitante no cumple con el requisito de novedad.
4. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa
administrativa por parte del INDECOPI
El INDECOPI en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
4.1. La demandante no ha aportado prueba alguna para acreditar que el diseno solicitado para registro constituye la forma usual del producto en el mercado carente de novedad, siendo la sola alegación de la demandante insuficiente para concluir que la forma del producto es una forma usual.
4.2. Al analizar el diseno solicítado y el ubicado de oficio por la autoridad administrativa se puede apreciar que nos encontramos ante cepillos que presentan diferencias estéticas que permiten una impresión en conjunto distinta.
4.3. Las leves semejanzas existentes entre los diseños industriales no afectan la impresión en conjunto distinta que éstos causan en la mente del consumidor, toda vez que presentan un diseño ornamental distinto. 4.4. Nos encontramos ante un nuevo diseño de IMPLEMENTO DEL
CUIDADO ORAL que presenta diferencias sustanciales, respecto a uno preexistente, diferencias que le otorgan al articulo una apariencia distinta y más atractiva para el consumidor o usuario potencial.
4.5. Si bien no se ha acreditado de forma alguna que los diseños en el mango presenten consideraciones de orden técnico y aún de ser asr, el
diseño presentarla un aporte arbitrario del diseñador, toda vez que se aprecian caracterlsticas de orden estético en el diseño solicitado como figuras y formas particulares y armónicas; por lo que el diseño
2 Expediente Pág. 05.
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registro contemplado en la Decisión 486.
5. Argumentos de la contestación a la Demanda por parte del Tercero Interesado
COLGATE en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
5.1. La demandante no demuestra legítimo interés, pues se limita a afirmar que está legitimada para formular oposición al diseño industrial solicitado, porque está en el mercado de cepillos dentales, pero no prueba de manera alguna su afirmación.
5.2. La demandante no fundamenta de manera alguna su oposición, no presenta prueba alguna que respalde su afirmación en el sentido que el IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL cuyo registro como diseño industrial se solicita, no es novedoso.
5.3. En el recurso de apelación, la demandante no aportó pruebas que demuestren sus afirmaciones, limitándose más bien a criticar el informe técnico CEA 20-2012, en el cual el experto luego de comparar IMPLEMENTO PARA EL CIUDADO ORAL, con el único antecedente que encontró, concluye que el diseño industrial solicitado es novedoso. 6. Sentencia de Primera Instancia
El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, declaró infundada la demanda al concluir que:
6.1. El diseño industrial solicitado cumple con el requisito de novedad debiendo precisarse que las semejanzas secundarias existentes entre los diseños industriales no afectan la impresión en conjunto distinta que éstos causan en la mente del consumidor.
6.2. Respecto de los demás argumentos expresados por la demandante, se debe señalar que no ha aportado medios probatorios susceptibles de apreciación técnica y de relevancia para el análisis de novedad del diseño industrial solicitado.
7. Argumentos del Recurso de Apelación
La señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, dentro de su recurso de apelación reitera los argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
b
La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3, los mismos que serán analizados por ser pertinentes. De oficio se interpretará el Artículo 116 de la Decisión 4864 por considerarse pertinente su análisis a fin de que se pueda resolver la apelación interpuesta.
La Sala consultante ha solicitado expresamente que el Tribunal se pronuncie respecto a:
a. ¿Cómo debe analizarse e interpretarse la definición de diseño industrial, conforme al artículo 113 de la Decisión 486?
b. ¿Cómo se entiende el requisito de novedad, conforme al articulo 115 de la Decisión 486?
c. ¿ Qué se entiende por diferencias secundarias? �
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro.
3 "Arlfculo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de lineas o combinación de colores. o de cualquier forma externa bidimensional o
tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material. sin qua cambie el destino o finalidad de dicho
producto.
( ... )
Arllculo 115. - Serán reglstrables diseños industriales que sean nue110s.
Un diseño industrial no es nuevo sí antes de la lecha de la solicitud o de la lecha de prioridad villidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.
Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a
realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones·.
4 "Arliculo 116.- No serán registrables:
a) los diseños industriales cuya explotación comerr:ial en el territorio del Pafs Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos elecios la explotación comerr:ial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden publico sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotación;
b) los disellos industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporle arbitrario del diseñador; y,
c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para pennitir que el producto que incorpora el disello sea montado mecilnicamente o conectado con otro producto del cual forme parle. Esta prohibición no se aplicará tratilndose de productos en los cuales el disei'lo radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular".
2. La novedad como requisito de registrabilidad. Las diferencias secundarias.
3. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentra dictada por consideraciones de orden técnico. 4. Legítimo interés para presentar oposición a un diseño industrial.
5. Respuestas a las preguntas formuladas por el Consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro
1.1. Conforme se desprende de los antecedentes del proceso interno, el 25 de agosto de 2010, COLGATE PALMOLIVE COMPANY reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud 29/356,492 presentada el 26 de febrero de 2010 en Estados Unidos de América, solicitó el registro de diseno industrial para IMPLEMENTO PARA EL CUIDAD ORAL, que dentro del procedimiento administrativo de concesión que fue materia de oposición por parte de DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCIA, consecuentemente, resulta pertinente abordar el tema de la definición y naturaleza del diseño industrial, asl como los requisitos y efectos derivados de su registro.
1.2. En tal virtud, es necesario reiterar que conforme al Artículo 113 de la Decisión 486, se considerará como diseno industrial "( ... ) la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de llneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, llnea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto·�
1.3. Por lo que, tomando el concepto del Articulo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, pues si la innovación se realiza respecto de la "finalidad" del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial sino la de un modelo de utilidad. En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría5•
1.4. La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; asl, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos. En este sentido, el diseño
Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el marco del Proceso 097-IP-2014, de fecha 19 de novlembre de 2014, Disei\o Industrial: SET DE CERDAS PARA CEPILLO DENTAL.
ti
industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos6.
Las caracterlsticas elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomla), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un articulo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial7•
1.5. Requisitos y efectos de su registro. La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial
l
poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo .1.6. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el Artículo 129 de la Decisión 486: "(. .. ) El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial".
1.7. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad, sobre la base del Articulo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se entiende que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño 6 Ver a modo de referencia el Proceso 71-IP-2005, publicado en Ja G.0.A.C. Nº. 1235 de 23 de agosto de 2005.
7
e
Diseño Industrial: BLOQUE DE CONEXIÓN.
Ver a modo referencial el Proceso 135-IP-2007, publicado en la G.0.A.C. Nº. 1585 de 13 de febrero de 2008,
marca: ENVASE CARACTERISTICO gráfico. Jurisprudencia recalcada en los procesos 150-IP-2011, 122-IP-2012, 140-IP-2013, enlre otros.
Ver a modo de referencia el Proceso 55-IP-2002, publlcado en la G.O.A.C. Nº 821 del1 de agoslo de 2002 8
ll
industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales.
1.8. Por otra parte, el Articulo 116 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contiene las causales que impiden el registro de un diseño industrial, las cuales se resumen en:
a. Protección de la moral y el orden público. Esta causal prohibe el registro de un diseño industrial, cuya explotación comercial en el País Miembro donde se lo solicita, sea considerado un agravio a la moral y al orden público, es decir, la norma precautela y protege la moral y el orden público. Esta causal resulta ser tan importante, que la explotación comercial del diseño industrial solicitado, no será considerado contrario a la moral o al orden público, únicamente por el hecho de que exista disposición legal, o en su caso administrativa, que prohiba o que regule dicha explotación.
b. Consideraciones de orden técnico. Igualmente, no serán registrables los diseños industriales cuando no exista ningún aporte del diseñador en los diseños cuya apariencia estuviera dada: 1. Por consideraciones de orden técnico; y, 2. Porque la apariencia esté dada por la realización de una función técnica.
c. La forma que permita que el producto sea montado mecánicamente o conectado con otro producto. Como tercera causal de irregistrabilidad, tenemos a los diseños industriales, que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.
Esta prohibición acepta como excepción cuando se trate de productos donde el diseño constituya una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.
1.9. En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:
a) Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto especifico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser "visualmente apreciados". Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso
normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea9 se establece que sólo se considerará que el dibujo o
modelo aplícado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por "utilización normal" se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehfculo quedar! a fuera del alcance de la protección de los diseños.
b) Apariencia especial. El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artfculo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y lfneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan
exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las caracterfsticas técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a tftulo de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (caracterfsticas bidimensionales), de la forma del producto (caracterfsticas tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de caracterfsticas.
d) Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artfculos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras 9 Directiva de la Unlón Europea, Articulo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios
(Articulo 4.2) figura una disposición idéntica.
ó
de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía.10
2. La novedad como requisito de registrabilidad. Diferencias
secundarias.
2.1. La demandante señaló que el diseño industrial solicitado no cumple con el requisito de novedad aplicable a las patentes, es decir que no se hubiera hecho accesible al público consumidor.
2.2. Respecto de estas afirmaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia manifiesta que los actos administrativos expedidos por dicho Organismo a través de la División de Nuevas Creaciones y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos y se ajustan a derecho de acuerdo con las normas legales correspondientes.
2.3. Por su parte, el tercero interesado señaló que el diseño industrial solicitado cuenta con el requisito de novedad.
2.4. El problema central del proceso interno es determinar si el diseño industrial solicitado IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL cumple con el requisito de novedad, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema.
2.5. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial.
2.6. Como se mencionó precedentemente, un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias secundarias respecto diseño industrial.
2.7. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina11
establece los siguientes criterios:
10 Novena Sesión de la OMPI, titulada "Comité pennanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones geográficas" Ginebra, octubre, 2002.
11 OTERO LASTRES en "Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales• Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 Y ss.
ó
2.7.1. Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;
2.7.2. Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;
2.7.3. Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento.
En el primer criterio, entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica 12 a nivel mundial.
En el segundo criterio, sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industria\13,
mientras que en el tercer criterio, un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.
De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial "( ... ) habrá que comparar /as creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad". 14 2.8. El Articulo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio.
2.9. A diferencia de la Decisión 344 (Artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales. La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado. Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no 12 Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como "novedad objetiva".
13 Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como "novedad subjetiva". 14 Otero Lastres, "El Modelo Industrial", Madrid 1977, p. 359. 10.
puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios. De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estarla generando un defecto irreparable en el comercio subreqional.
2.1 O. Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrlnseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado.
2.11. El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado15•
Las diferencias secundarias
2.12. En el proceso interno, se manifiesta que las variaciones que presentó el diseño industrial solicitado IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL respecto del diseño industrial registrado son secundarias, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema.
2.13. El Artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos,
ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable.
2.14. El Tribunal ha señalado que: "El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea 11 igual al diseño industrial registrado". (Proceso 187-IP-2014, aprobado el 13 de mayo de 2015).
15 Ver a modo de referencia el Proceso 99·1P·2012, publicado en Ja G.O.A.C. Nº. 2138 de 18 de enero de 2013, marca lridlmenslonal: EXHIBIDOR DE CHUPETAS).
2.15. Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha manifestado 16 que, en
este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en caracterlsticas secundarias.
Las diferencias secundarlas sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los circulas interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. Se considerarán secundarias las diferencias entre dos diseños industriales, si para el consumidor no son parámetro de elección al adquirir un producto en el mercado. Si las diferencias, por el contrario, se constituyen como un elemento fundamental en la elección, podrf amos afirmar que las diferencias son sustanciales 17• En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales.18
2.16. Finalmente, en nuestra jurisprudencia 19 se ha indicado que una vez que la oficina de registro se ubique en la posición del consumidor medio y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas:
16
2.16.1. Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente.
Revisar a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el Proceso 208-IP·2015, de fecha 7 de
diciembre del 2015.
17 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 71-IP-2005 del 23 de agosto de 2005.
18 ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el Proceso 71-1P-2005, de fecha 6 de julio del 2005, diseño Industrial BLOQUE DE CONEXIÓN.
19
Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el Proceso 187-1P-2014, de fecha 13 de
mayo del 2015, diseño Industrial PORCIÓN DE CABEZA DE UN IMPLEMENTO PARA EL CUIDAD ORAL.
partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo o tridimensional que se pretende registrar.
2.17. Se debe tener en cuenta que las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas cuando la impresión general, que produzca en los circulas interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética.
3. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentra dictada por consideraciones de orden técnico.
3.1. En el caso de autos surge la discusión respecto a que el IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL solicitado como diseño industrial, cuenta con una apariencia externa dada por las consideraciones de orden técnico. 3.2. El Literal b) del Artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los
diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador.
3.3. De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseno industrial, una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y, la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica.
3.4. Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre sí, pues una consideración de orden técnico, es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podria conceder las necesidades que persigue.
3.5. De esta manera y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la caracterfstica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto. Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño.
3.6. En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño.
4. Legitimo interés para presentar oposición a un diseño industrial 4.1. La sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY sostuvo que la
demandante no acreditó su legitimo interés para presentar la oposición, de conformidad con el Articulo 122 de la Decisión 486.
4.2. En consecuencia, el Tribunal hará una caracterización de la figura de la oposición en el trámite del registro de un diseño industrial.
4.3. El Articulo 122 de la Decisión 486 consagra la figura de la oposición en el trámite de registro de un diseño industrial, de conformidad con las siguientes características:
4.3.1. Plazo: la oposición debe presentarse durante los treinta (30) dfas siguientes a la publicación de la solicitud de registro del diseño industrial.
4.3.2. Sustentación: El derecho de oposición se debe ejercer en el plazo determinado anteriormente, pero se otorga la posibilidad de que la sustentación de la oposición se presente después. Para esto, a solicitud del opositor, la oficina nacional podrá dar un plazo adicional de treinta (30) dias para sustentar la oposición. Para lo anterior, se debe manifestar claramente a la oficina el ejercicio del derecho de oposición y en el mismo acto solicitar la prórroga mencionada para la sustentación.
4.3.3. Legitimación: cualquier persona que tenga legitimo interés puede presentar oposición. Teniendo en cuenta los principios que protege el derecho de propiedad industrial: protección y promoción de la actividad empresarial, desenvolvimiento de un mercado transparente, y salvaguardia del público consumidor, cualquier persona que persiga la protección de estos principios se encuentra legitimada para presentar oposición en el trámite de registro. En este sentido, tienen legitimidad tanto la persona que alegue la protección del ordenamiento jurf dice comunitario en materia de propiedad industrial, como quien alegue que el posible registro podría vulnerar sus derechos como empresario, competidor o consumidor.
4.3.4. Exclusión de oposiciones temerarias: no obstante lo anterior, quien presente oposiciones con el fin de entorpecer el sistema de registros, de generar actos de competencia desleal, o cualquier acto en contra de la buena fe comercial, será
fj
sancionado de conformidad con lo que disponga la normativa interna sobre la materia.
4.3.5. Acción de oficio de la oficina de registro: de conformidad con el Articulo 124 de la Decisión 486, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud cuando el diseño carezca manifiestamente de novedad. Lo anterior tiene una directa relación con lo manifestado anteriormente, es decir, con los importantes principios que protege el derecho de propiedad industrial; con esto se obliga a la oficina de registro a realizar un análisis de oficio para dicho supuesto, ya que de lo contrario podría verse afectado el mercado como tal, los empresarios que participan de dicho mercado y, en últimas, el público consumidor. 5. Respuestas a las preguntas formuladas por el Consultante.
La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó que la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronuncie respecto:
a. ¿Cómo debe analizarse e interpretarse la definición de diseño
industrial, conforme al artículo 113 de la Decisión 486?
La respuesta a esta primera pregunta se encuentra en el desarrollo del primer tema abordado en la presente interpretación prejudicial, al que debe remitirse la Sala consultante, tema en el cual se hace un detallado análisis e interpretación de la definición de diseño industrial consignada en el Articulo 13 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, asf como de su finalidad, sus requisitos y los efectos de su registro.
b. ¿Cómo se entiende el requisito de novedad, conforme al articulo 115 de la Decisión 486?
Como se ha indicado al desarrollar el segundo tema abordado en la presente interpretación prejudicial, el requisito de la novedad constituye una cualidad intrinseca y esencial para su protección, debiendo entenderse que un diseño industrial cumple el requisito de novedad si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público otro diseño similar o igual mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, se debe entender que un diseño industrial cumple con el requisito de novedad cuando las diferencias entre este y diseños anteriores sean sustanciales y no meramente secundarias como se ha explicado precedentemente.
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c. ¿Qué se entiende por diferencias secundarias?
Se considerarán secundarias las diferencias entre dos diseños industriales, si para el consumidor no son parámetro de elección al adquirir un producto en el mercado. Si las diferencias, por el contrario, se constituyen como un elemento fundamental en la elección, podríamos afirmar que las diferencias son sustanciales 19•
Una vez que la oficina de registro se ubique en la pos1cron del consumidor y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas:
i. Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente.
ii. La comparación entre diseños industriales deberá hacerse
partiendo de los elementos que aportan la apariencia especial en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma caracteristica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado y, de esta manera, evitar asl el error en el público consumidor.
iii. Si los diseños comparados contienen elementos de uso común,
éstos no deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el análisis respectivo.
Si después de hacer un análisis integral y colocándose en la posición de un consumidor, se encuentra que el diseño solicitado sólo presenta diferencias secundarias, la conclusión seria que no posee novedad. Por el contrario, si considera que las diferencias son sustanciales, la conclusión seria que el diseño solicitado si cumple con el requisito de novedad.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 01826-2013-0-1801-JR-CA-08, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
19 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 71-IP-2005 del 23 de agosto de 2005. 18
/
Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la ¿
ote-1lílerprelBCfóñ-P�ejudiclal el Presidente y el Secre rio.
Notiflquese a la Entidad consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
b
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 204-IP-2015 Interpretación Prejudicial
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia.
2012-00275-00
Signos involucrados: PODOX {mixto) / BOTOX (denominativo)
Dr. Hernán Romero Zambrano
El Oficio 1216, recibido vía correo electrónico, el 27 de abril de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Articules 135 literal b) y 136 literal a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00275-00; y,
El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno
Demandante: ALLERGAN, INC.
Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO (SIC) DE COLOMBIA. Tercero Interesado: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.
lJ
2. Hechos Relevantes
2.1. El 8 de febrero de 2008, la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. solicitó el registro como marca el signo PODOX (mixto)1 para identificar productos en la Clase 52 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).
2.2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 590, el 14 de mayo de 2008 la sociedad ALLERGAN, INC., formuló oposición sobre la base de las siguientes marcas registradas a su favor:
2.2.1. Denominativa BOTOX (certificado 200304), para amparar los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: "productos farmacéuticos
y
veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; materialpara empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes;
productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas".
2.2.2. Denominativa BOTOX (certificado 298891), para amparar los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Níza: "preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes neurológicos, distonias musculares, desórdenes musculares suaves, desórdenes nerviosos autonómicos, dolores de cabeza, arrugas, hiperhidrosis, lesiones deportivas, parálisis cerebral, espasmos, temblores
y
dolor."2.3. El 29 de diciembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) mediante Resolución 67615 declaró infundada la oposición presentada por la sociedad ALLERGAN, INC. y concedió el registro de la marca PODOX (mixta) solicitada por la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.
2.4. El 3 de febrero de 2010, la sociedad ALLERGAN, INC. interpuso Recurso de Reposición y, en subsidio, el de Apelación.
' Expediente: 08-012510
z Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos. material para apósitos; material para empastar tos dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para destrucción animales dailinos; fungicidas, herbicidas.
2.5. El 23 de marzo de 2010, la SIC procedió a emitir la Resolución 15875, resolviendo el Recurso de Reposición por el cual se rechaza las pretensiones y se confirmó la Resolución 67615 que rechaza la oposición y concede el registro de la marca PODOX (mixta).
2.6. El 29 de marzo de 2012, la SIC procedió a emitir la Resolución 18885, resolviendo el Recurso de Apelación por el cual se rechaza las pretensiones y se confirmó la Resolución 67615 que rechaza la oposición y concede el registro como marca PODOX (mixta).
2.7. El 10 de agosto de 2012, la sociedad ALLERGAN, INC. presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 67615, 15875 y 18885.
2.8. El 11 de noviembre de 2013, la SIC dio contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesto por ALLERGAN. INC.
2.9. Mediante providencia de 25 de marzo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la comunidad Andina.
3. Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
La sociedad ALLERGAN, INC. en su escrito de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
La Superintendencia de Industria y Comercio violó la Decisión 486 al conceder el registro de la marca PODOX (mixta) y desconoció a la sociedad ALLERGAN, INC. el derecho exclusivo que legalmente tiene sobre la marca registrada y notoriamente conocida BOTOX.
La oficina nacional ha ignorado el carácter notorio de la marca BOTOX en el mercado colombiano, asl como la gran similitud que se presenta entre las marcas BOTOX y PODOX, pues consiste en la reproducción de la estructura básica O- O-X.
Sin duda alguna se genera semejanza ortográfica, fonética y visual, pues el solicitante tomo las letras 0-0-X y le agregó las consonantes P y D lo cual no le otorga suficiente distintividad, más aún si se tiene en cuenta que la marca BOTOX (denominativa) es notoriamente conocida.
La Superintendencia de Industria y Comercio erró en las resoluciones recurridas al afirmar sin demostración o prueba alguna. que la marca BOTOX es supuestamente evocativa del término científico toxina botuHnica; más aún, la administración no puede afirmar sin fundamento alguno que BOTOX es un término evocativo, cuando el consumidor tiene 3
claramente en su mente que es una marca que identifica un producto de ALLERGAN.
3.5. Sin lugar a dudas la marca BOTOX es una marca notoria en Colombia
y
elmundo para el periodo comprendido entre el ano 2002 y el año 2010, por
lo que la administración debió declarar esta calidad respecto de la marca opositora
y,
en consecuencia, otorgar la protección especial propia de estas marcas.3.6. Es evidente el riesgo de confusión y asociación que LABORATORIOS BUSSIE S.A. quiere crearle al consumidor con la reproducción de los elementos predominantes de la marca notoria BOTOX. En efecto, de
permitirse la coexistencia de las marcas BOTOX (denominativa)
y
PODOX(mixta) se expondria al público a un evidente riesgo de confusión directa e indirecta.
3.7. Se estaría generando riesgo de uso parasitario, consistente en de que un competidor se aproveche del prestigio de una marca de propiedad de un tercero para su beneficio propio y de manera injusta.
3.8. La autoridad al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la marca PODOX (mixta) no tuvo en cuenta que los presupuestos de irregistrabilidad consagrados en esta norma se encuentran presentes en el caso. No tuvieron en cuenta obvias similitudes que se presentan entre las marcas en conflicto y simplemente se limitaron a afirmar que la marca PODOX (mixta) presentaba diferencias ortográficas frente a la marca BOTOX (denominativa)
y
a concluir que por tanto no eran simplemente confundibles.4. Argumentos de la contestación en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
4.1.
4.2.
La SIC, en su contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
Los signos enfrentados PODOX (mixto) y BOTOX (denominativo) después
de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. Lo anterior por cuanto analizados en conjunto cuentan con estructuras moñológicas, asi como secuencias vocálicas
y
silábicas que le hacen fácilmente diferenciables en el mercado por parte de los consumidores, puesto que la marca registrada BOTOX (denominativa) cuenta con una extensión de dos silabasy
una palabra, por su parte el signo PODOX (mixto) cuenta con dos silabas y una palabra.A pesar de que coinciden las vocales examinadas en conjunto de manera no fraccionada PODOX/BOTOX, la marca concedida resulta una entidad nueva, perceptible visual y sobre todo fonéticamente en virtud a que sus consonantes son disímiles y le dan una acentuación y fonema distinto al de la marca previamente concedida haciéndola distinta, individualizada, no siendo susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación.
4.3. Los signos PODOX (mixto) y BOTOX (denominativo), no presentan similitud que pudiera causar riesgo de confusión o de asociación, razón por la cual el consumidor no se confundirla al escogerlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos que identifican cada una de ellas, quedando a salvo el interés del consumidor y el derecho de exclusividad que la sociedad ALLERGAN, INC. tiene sobre la marca BOTOX (denominativa).
5. Del Tercero Interesado
De la revisión del proceso interno se desprende que la compañia LABORATORIOS BUSSIE S.A. fue notificada con el contenido de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, sin embargo, no presento contestación conforme se enuncia en la providencia emitida el 1 O de marzo de 2014 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Articulas 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará únicamente el Artículo 136 Literales a) y h)3 por ser aplicables al caso.
No procede la interpretación del Artículo 135 Literal b) de la norma en mención por cuanto no es materia de la controversia la distintividad de los signos.
De oficio se interpretarán los Artículos 224, 228, 229, y 230 de la Decisión 4864 por cuanto se discute la presunta notoriedad de un signo distintivo.
3 Articulo 136.- No podrán registrarse como ma,cas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de te,cero, en particular cuando:
a) sean 1d�nticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la man;a pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( ... ).
h) constituyan una reproducción, imitación. traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un ten;ero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique et signo. cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese ten;ero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto def prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su vafor comen;iaf o publicitario.
' Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido et qua fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido.
Arllculo 228.- Para determinar la notonedad de un signo distintivo. se tomará en consideract"ón entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extenSión geográfica de su utifización. dentro o fuera de cualquier Pals Miembro;
c) ta duración, ampfilud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro. incfuyendo
la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de fos productos o selVicios, del establecimiento
ode la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento. act1Vldad, productos o servicios a los que se aplique;
