Proceso 23-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 89 primer párrafo, y 101 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 6679.
Actor: Agroindustria UVE S.A. UVE S.A. Marca: CACIQUE ...
Proceso 44-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: SUPER DE ALIMENTOS S.A.
SUPER S.A. Marca: “HOLLAND K’RAMEL”. Proceso interno N° 7534 ...
Proceso 29-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 58, literal g), 65 y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Repúbli- ca del Ecuador, Distrito de Quito; e interpretación de oficio de las disposi- ciones contenidas en los artículos 56, 58, literal f), 67 y 72 ibídem, así como del artículo 150 y del inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Marca: “POPS (mixta)”. Actora: sociedad KELLOGG COMPANY. Proceso interno Nº 4879-MP ...
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S U M A R I O
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
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PROCESO 23-IP-2003
Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 89 primer párrafo, y 101 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 6679.
Actor: Agroindustria UVE S.A. UVE S.A. Marca: CACIQUE.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintio- cho días del mes de mayo del dos mil tres.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial conte- nida en el Oficio N° 0237, de 14 de enero de 2003, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, con motivo del proceso interno N° 6679, que fue recibida en este Tribunal el 12 de marzo de 2003.
Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Jus- ticia de la Comunidad Andina y los contempla- dos en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto del 2 de abril de 2003.
Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:
1. Las partes
La parte actora es la sociedad AGROINDUSTRIA UVE S.A. UVE S.A., la que actúa mediante apoderado.
La demandada es la Superintendencia de In- dustria y Comercio de la República de Colom- bia.
La sociedad THE QUAKER OATS COMPANY, actúa como tercero interesado en el presente proceso.
2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos
El 7 de mayo de 1993, la sociedad AGRO- INDUSTRIA UVE S.A. UVE S.A., solicitó el registro de la marca “CACIQUE”, a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para identificar todos los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 29: Carne, pesca- do, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y pro- ductos lácteos; aceites y grasas comestibles).
Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial de Colom- bia, la sociedad THE QUAKER OATS COMPANY y la sociedad OLEOFLORES Ltda., presentaron observaciones con fundamento en el registro de las marcas CACIQUE, registradas con anteriori- dad por éstas, en la Clase 30 (Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedá- neos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, hela- dos, comestibles; miel, jarabe de melaza; leva- dura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vina- gre, salsas (condimentos); especias; hielo) y en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza respectivamente.
Mediante Resolución Nº 17232 de 27 de junio de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, declaró fundada la observación presentada por la sociedad QUAKER OATS COMPANY y negó el registro de la marca “CA-
CIQUE” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad AGROIN- DUSTRIA UVE S.A. UVE S.A. pues entre la ex- presión que se pretendía registrar y la marca en que se basa la observación “existen semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales que inducen al público consumidor en error. Por consiguien- te estas marcas no pueden coexistir en el mer- cado, pues generarían confusión en el adquiriente o consumidor”.
Contra la referida Resolución N° 17232, AGRO- INDUSTRIA UVE S.A. UVE S.A. interpuso re- cursos de reposición y en subsidio de apela- ción; asimismo, al amparo del artículo 89 de la Decisión 344, solicitó la modificación de la soli- citud limitando los productos a amparar con el registro del signo solicitado a sólo carne, pes- cado, aves y caza.
Mediante Resolución Nº 05459 de 21 de marzo de 2000, la Jefe de la División de Signos Distin- tivos de la Superintendencia de Industria y Co- mercio señaló que era procedente la limitación de productos de la Clase 29, sin embargo, “ (...) de permitir la coexistencia de las marcas en el mercado éstas estarían destinadas a distinguir productos de las clases relacionadas, como son las correspondientes a las clases 29 y 30 inter- nacional, por cuanto ambas hacen referencia a alimentos, por lo que comparten los mismos canales de distribución y comercialización”, ra- zón por la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 17232.
Posteriormente, mediante Resolución Nº 11695 de 31 de mayo de 2000, el Superintendente De- legado para la Propiedad Industrial de la Super- intendencia de Industria y Comercio, confirmó lo resuelto en la Resolución Nº 17232, y declaró agotada la vía gubernativa.
2.2. Fundamentos de la demanda
La sociedad AGROINDUSTRIA UVE S.A. UVE S.A. –demandante en el presente proceso-, a través de apoderado, solicitó al Consejo de Es- tado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que declare nulas las mencionadas Resolucio- nes Nº 17232, y Nº 05459, y Nº 11695.
Asimismo, pretende que se ordene a la Superin- tendencia de Industria y Comercio que le conce-
da el registro de la marca “CACIQUE” para dis- tinguir los productos de la Clase 29 solicitada.
Señala la demandante que los actos administra- tivos cuya nulidad solicita son violatorios de los artículos 81, 83 literal a), y 89 de la Decisión 344 “(...) toda vez que el Jefe de la División de Signos Distintivos, al declarar fundada la oposi- ción u observación y negar el registro con base en la marca registrada CACIQUE, para produc- tos de la clase 30, y toda vez que el Superinten- dente Delegado para la Propiedad Industrial al confirmar en apelación la providencia recurrida, desconocieron que el signo CACIQUE, solicita- do en registro para distinguir productos de la clase 29, es suficientemente distintivo, total- mente o, al menos, parcialmente, puesto que dichos productos de la marca solicitada no son confundiblemente semejantes, pues no son inter- cambiables, ya sea totalmente, ya sea parcial- mente, en relación con los productos de la cla- se 30 para los cuales se encuentra registrada la marca CACIQUE de la sociedad THE QUAKER OATS COMPANY, máxime si en el recurso in- terpuesto se modificó la solicitud de registro en el sentido de limitar la marca única y exclusiva- mente, para los productos: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, huevos, productos comprendidos en la clase 29 internacional (...)”.
Añade a continuación la demandante que: “Se violó tal disposición comunitaria [refiriéndose al párrafo primero del artículo 89 de la Decisión 344], por aplicación indebida, toda vez que el Jefe de la División de Signos Distintivos decla- ró fundada la observación y negó el registro de la marca CACIQUE, en la clase 29, sobre la base de que todos los productos de la clase 29 son similares a todos los productos de la clase 30 (...) a pesar de que no todos los productos de las dos clases son, similares entre sí, y a pesar de que se hizo limitación expresa en los produc- tos de la clase 29”.
La actora fundamenta jurídicamente su deman- da en los artículos 81, 83 literal a), 89 primer párrafo y 101 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y en los artículos 3, 60 a 62, 85, 135 y 138 del Código de lo Conten- cioso Administrativo de la República de Colom- bia.
2.3. Contestación a la demanda
No se adjunta copia de la contestación a la de- manda de la Superintendencia de Industria y
Comercio, sin embargo, el órgano jurisdiccional consultante alcanza un breve resumen sobre los argumentos presentados por ésta.
En este sentido, sostiene la demandada que
“con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió ésta en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora;
que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que al efectuar el examen sucesivo y compara- tivo de las marcas “CACIQUE” solicitada para la clase 29 y la marca CACIQUE (registrada, para distinguir productos de la clase 30 a favor de la sociedad The Quaker Oats Company), se con- cluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confusión en los aspectos ortográficos y fonéticos y, por lo tanto, de co- existir en el mercado, llevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad directa e indirecta de confusión, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo ori- gen; además de ello, no es indudable que los productos que distingue la clase 29 son simila- res (sic) con los productos amparados en la clase 30 de la nomenclatura vigente. Si se apre- cian la marcas antes mencionadas en una vi- sión en conjunto, en la totalidad de los elemen- tos que la integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no de las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas”.
Cabe señalar que el órgano jurisdiccional con- sultante no ha presentado a este Tribunal los argumentos sostenidos por el tercero interesa- do, sociedad THE QUAKER OATS COMPANY.
CONSIDERANDO:
Que este Tribunal es competente para interpre- tar por la vía prejudicial las normas que confor- man el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resul- ten pertinentes para la resolución del proceso interno;
Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones con- tenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comu- nidad Andina;
Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado de la República de Colom- bia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se procederá a la interpretación prejudi- cial de los artículos 81, 83 literal a), 89 primer párrafo y 101 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
El texto de las normas objeto de la interpreta- ción prejudicial se transcriben a continuación:
DECISIÓN 344 Artículo 81
“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente dis- tintivos y susceptibles de representación grá- fica.
“Se entenderá por marca todo signo percepti- ble capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comer- cializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra per- sona”
Artículo 83
“Asimismo, no podrán registrarse como mar- ca aquellos signos que, en relación con dere- chos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cua- les el uso de la marca pueda inducir al público, a error;
(...)”
Artículo 89 primer párrafo
“El peticionario de un registro de marca, po- drá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asi- mismo, podrá eliminar o restringir los produc- tos o servicios principalmente especificados.
(...)”
Artículo 101
“Los Países Miembros utilizarán la Clasifica- ción Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 e, igualmente, sus actualizaciones y modificaciones”.
Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a:
I. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD
El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable como marca, éstos son: la percep- tibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.
Asimismo, el segundo párrafo del citado artículo 81 define a la marca como: “Todo signo percep- tible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idén- ticos o similares de otra”.
El Tribunal ha reiterado la importancia del cum- plimiento de estos requisitos como paso previo al registro de un signo como marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado:
La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmate- rial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es perceptible para el consumidor, podrá éste com- pararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.
La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la caracterís-
tica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comerciali- zados por una persona de los idénticos o simi- lares de otra, para así impedir que se origine una confusión.
Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter dis- tintivo es la capacidad intrínseca que tiene pa- ra poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27).
La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en representa- ciones realizadas a través de palabras, núme- ros, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
Marco Matías Alemán dice que: “La representa- ción gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (MATÍAS ALEMÁN, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management:
Bogotá. p. 77)
II. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS
El Tribunal ha reiterado la importancia del cum- plimiento de los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representa- ción gráfica como paso previo al registro de una marca, además de que el signo no esté incurso en alguna o algunas de las causales de irre- gistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
En efecto, el artículo 82 de la Decisión 344 establece prohibiciones absolutas o intrínsecas basadas en el signo mismo, de manera que, al configurarse alguno de los supuestos señalados en este artículo, el signo sería incapaz de fun-
cionar como una marca tal como lo requiere el artículo 81 de la mencionada Decisión 344. En consecuencia, estas prohibiciones impiden que un determinado signo acceda a la protección que concede el registro marcario.
De otro lado, el artículo 83 de la Decisión 344 dispone prohibiciones de carácter relativo, ba- sadas en derechos anteriores de terceras per- sonas, los cuales podrían verse afectados por el registro de un nuevo signo como marca.
En este sentido, el juez consultante, en el pre- sente caso deberá verificar si el signo objeto de controversia reúne los requisitos establecidos en el artículo 81, y además no se encuentra incurso en alguna de las causales de irre- gistrabilidad de carácter absoluto o relativo es- tablecidas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344; en particular del literal a) del artículo 83 que a continuación se desarrolla.
III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS SEME- JANTES O IDENTICOS.
III.1. De la Comparación entre Marcas El artículo 83 contiene impedimentos relativos a conflictos entre particulares, en la medida en que el supuesto tradicional es la existencia de una marca ya registrada y confundible con el signo que solicita acceder al registro.
Como se ha manifestado en reiterada jurispru- dencia de este Tribunal “... la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenez- can al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere con- fusión respecto de los bienes o servicios distin- guidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otor- ga el derecho de prioridad o el registro, respecti- vamente”. (PROCESO Nº 101-IP-2002. G.O.A.C.
No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca:
COLA REAL + gráfica)
En este sentido, la confusión en materia marca- ria, se refiere a la falta de claridad al elegir una cosa por otra, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capa- cidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición
contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los produc- tos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza en- tre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tam- bién semejanza entre éstos. (Entre otros: PRO- CESO Nº 19-IP-2003. 14 de mayo de 2003.
Marca: LAFAYETTE. PROCESO Nº 82-IP-2002.
G.O.A.C. No. 891 de 29 de enero de 2003.
Marca: CHIP’S).
Cabe señalar que la prohibición contenida en el artículo 83 se fundamenta en los intereses pro- tegidos por el derecho marcario como son, por una parte: el derecho de exclusiva del titular del registro; y por otra, el interés del consumidor de que exista transparencia en el mercado, y se evite el error o confusión real en las transac- ciones mercantiles. Por tal motivo, para que se configuren los supuestos establecidos en el ar- tículo 83, es preciso que se den dos requisitos:
primero, que exista identidad o semejanza en- tre los signos confrontados; segundo, que la identidad o semejanza sea tal que produzca o pueda producir error o confusión real en el mer- cado.
Asimismo, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confu- sión: la directa y la indirecta. En la confusión directa el vínculo de identidad o semejanza con- duce al comprador a adquirir un producto de- terminado en la creencia de que está compran- do otro, lo que implica la existencia de un cier- to nexo también entre los productos. En cam- bio, en el caso de la confusión indirecta, el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a los productos o servicios que se le ofrecen, un ori- gen empresarial común.
Por tanto, en el presente caso, al existir identi- dad entre el signo pendiente de registro y una marca, existirá el riesgo de que el consumidor o
usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca.
Cabe señalar que al tratarse de marcas idénti- cas las consideraciones que debe tener el exa- minador son aun más estrictas, sobre este pun- to ha señalado este Tribunal que “En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos produc- tos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presen- cia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profun- didad, con el objeto de llegar a las determina- ciones en este contexto, con la mayor precisión posible”. (PROCESO Nº 19-IP-2003, ya citado) En definitiva, el Tribunal estima que la confu- sión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su identidad o similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.
III.2. De la Conexión Competitiva.
En este supuesto, y a fin de verificar la seme- janza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes corres- pondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza. En el presente caso, al pertenecer los productos en cuestión a diferen- tes clases, el consultante deberá analizar si se trata de un caso de conexión competitiva.
Sobre el particular este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia, el alcance de la conexión competitiva y las reglas para su verifi- cación, (Entre otros: PROCESO Nº 66-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 del 18 de diciembre de 2002.
Marca: S.O.S., PROCESO Nº 68-IP-2002.
G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002.
Marca: AGUILA DORADA) a saber:
“La confusión puede darse en un mismo gé- nero de productos: El caso tal vez más co- mún se da cuando genéricamente los mis- mos productos están incluidos en distintas clases. Se da cuando los productos pueden venderse en los mismos negocios, lo cual permite con fundamento que una denomina- ción idéntica que puede venderse en un mis-
mo negocio, aunque estén destinados a dife- rentes propósitos, produce el riesgo de con- fundir al consumidor sobre su origen o proce- dencia...” (Otamendi, Jorge. Derecho de Mar- cas, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires- Argentina, 199, pp. 192-201)”.
Este Tribunal con relación al tema de la co- nexión competitiva ha señalado:
“La doctrina ha planteado o elaborado algu- nas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Ota- mendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduar- do Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas). Ellos se sintetizan:
a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor
Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los produc- tos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro co- rresponde a quien alega.
b) Canales de comercialización.
Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competiti- va, como sería el caso de las grandes cade- nas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o alma- cenes especializados en la venta de determi- nados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente si- militud.
c) Mismos medios de publicidad.
Los medios de comercialización o distribu- ción tienen relación con los medios de difu- sión de los productos. Si los mismos produc-
tos se difunden por la publicidad general (ra- dio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos.
Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunica- ción directa, boletines, mensajes telefóni- cos, etc, la conexión competitiva sería me- nor.
d) Relación o vinculación entre los pro- ductos.
Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y mue- bles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación.
e) Uso conjunto o complementario de pro- ductos.
Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al ori- gen empresarial, ya que el público consumi- dor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad en- tre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.
f) Partes y accesorios.
La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (mo- tores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores).
g) Mismo género de los productos.
Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funcio- nes o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la simili- tud (medias de deporte y medias de vestir).
h) Misma finalidad.
Productos pertenecientes a diferentes cla- ses pero que tienen similar naturaleza, uso o
idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.
i) Intercambiabilidad de los productos.
Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercam- biables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” (Proceso Nº 08-IP- 1995. G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre de 1996. Marca: LISTER.).
Los criterios mencionados, deberán aplicarse simultáneamente y no en forma aislada, por el consultante.
IV. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UN SIGNO
Con relación a las modificaciones que el peti- cionario puede introducir a la solicitud inicial, éstas sólo pueden ser de carácter secundario.
En tal sentido, el solicitante podrá seleccionar o limitar los productos o servicios a los inicial- mente señalados, mas en ningún momento po- drá incluir productos o servicios nuevos a los indicados en la solicitud inicial.
Sobre el particular, este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “conforme a la nor- ma del artículo 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios. Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación o en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc.), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cual- quier momento del trámite, constituirá una nue- va solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro, con la consecuente publicación sujeta a observaciones, solicitud que, inclusive, pierde el derecho de prioridad.
Los aspectos secundarios que contiene la soli- citud inicial para el registro de la marca, (tama- ño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modifi- cados, sin que esto signifique la presentación
de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece...” (Entre otros:
PROCESO Nº 15-IP-97. G.O.A.C. No. 314 de 18 de diciembre de 1997. MARCA: “CODE BLEU (etiqueta)”. PROCESO Nº 65-IP-2001. G.O.A.C.
No. 836 de 18 de septiembre de 2002, MARCA:
“SUSSEX”).
En este sentido, la eliminación o limitación de los productos o servicios que identificará el sig- no solicitado, efectuada luego de presentada la solicitud inicial, es una modificación de carác- ter secundario de conformidad a lo establecido en el artículo 89 de la Decisión 344.
V. UTILIZACION DE LA CLASIFICACIÓN IN- TERNACIONAL DE NIZA
Con relación a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, ha dicho este Tribunal que la misma “Comprende la clasifica- ción de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegu- rar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece. Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los exclui- dos de ella y la lista de productos” (PROCESO Nº 10-IP-94. G.O.A.C. Nº 177 de 20 de abril de 1995).
En este sentido, este órgano jurisdiccional, al referirse al carácter obligatorio del Arreglo de Niza, ha manifestado que “El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino tam- bién fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada uno de ellos … En consecuencia, los países deberán estar al tan- to no sólo de las normas contenidas en el Arre- glo de Niza propiamente dicho, sino también de sus actualizaciones y modificaciones” (Senten- cia dictada en el PROCESO Nº 10-IP-94, ya citada).
Por tanto, la norma contenida en el artículo 101 permite, a la autoridad administrativa y al peti- cionario, identificar de manera clara y precisa el ámbito de protección de la marca sobre los productos y servicios que pretende identificar.
Y, al ser de carácter obligatorio, constituye un elemento vinculante para los Países Miembros de la Comunidad Andina.
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI- CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y sus- ceptibilidad de representación gráfi- ca establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté com- prendida en ninguna de las causa- les de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Deci- sión 344.
Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terce- ros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para su registro y destinada a am- parar productos idénticos o seme- jantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.
Tercero: La determinación del riesgo de con- fusión entre los signos confrontables en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente exa- men comparativo, en el que se de- berán considerar los criterios apor- tados por la doctrina y la jurispru- dencia y que han sido señalados en la parte considerativa de esta sen- tencia.
Cuarto: En la comparación entre los produc- tos identificados por los signos en conflicto, deberá considerarse su ubicación en la Clasificación Inter- nacional de Niza, así como la co- nexión competitiva que exista entre ellos, aunque pertenezcan a distin- tas clases. En este sentido, el juez consultante deberá acudir a los cri- terios elaborados por la doctrina pa- ra establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identi- ficado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya soli- citada para registro. Con el fin de precisar que se trata de productos
semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser apli- cables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado pro- pósito.
Quinto: El artículo 89 de la Decisión 344 establece que el peticionario del re- gistro de marca podrá modificar su solicitud sólo en aspectos secunda- rios; considerándose entre éstos a la eliminación o limitación de los productos o servicios señalados en la solicitud inicial.
Sexto: Para efectos de la concesión del registro de marca, el artículo 101 de la citada Decisión establece que los Países Miembros utilizarán la Clasi- ficación Internacional de Niza de 1957, sus actualizaciones y modificacio- nes.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Con- sultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia dictada con fun- damento en las señaladas normas del ordena- miento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones conte- nidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.
Notifíquese al Consultante mediante copia cer- tificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO
Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO
PROCESO 44-IP-2003
Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 134 y 135 literal e) de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera. Actor: SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A.
Marca: “HOLLAND K’RAMEL”. Proceso interno N° 7534.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-
Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA, Quito a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil tres.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la Repú- blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad- ministrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente, Doctora Olga Inés Nava- rrete Barrero.
VISTOS:
Que la solicitud recibida por este Tribunal el 22 de abril del año 2003 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Rela- ciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue resuelta su admisión a trámite por medio de auto emitido el 14 de mayo del año 2003.
1. ANTECEDENTES:
1.1 Partes.
Actúa como demandante la sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A., siendo de- mandada la Superintendencia de Industria y Co- mercio de la República de Colombia.
1.2 Actos demandados.
La interpretación se plantea en razón de que la actora demanda ante la jurisdicción requirente, la declaratoria de nulidad de las siguientes re- soluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:
- Nº 12501, de 31 de mayo del 2000, mediante la cual la mencionada Superintendencia ne- gó el registro como marca para la denomina- ción “HOLLAND K´RAMEL (nominativa)”, re- querida por la firma SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A. para amparar productos de la Clase Internacional 30;
- Nº 19895, de 24 de agosto del 2000, median- te la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior; y,
- Nº 15082, de 30 de abril del 2001, por la cual se resuelve el recurso de apelación inter- puesto y se reafirma lo decidido en la resolu- ción Nº 12501.
Solicita, adicionalmente, que como restableci- miento del derecho se ordene a la mencionada Dependencia que conceda el registro de la mar- ca solicitado.
1.3 Hechos relevantes.
Del informe sucinto remitido por la Instancia consultante, han podido ser destacados los si- guientes aspectos:
a) Los hechos
- El 28 de diciembre de 1995, la sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A.
presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obte- ner el registro de la denominación “HOLLAND K´RAMEL (mixta)” como marca, para ampa- rar productos de la clase Nº 30 de la Clasifi- cación Internacional de Niza. 1
- El extracto de la aludida solicitud fue publica- do en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 428, de 27 de marzo de 1996, sin que hayan sido presentadas observaciones.
- El 31 de mayo del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 12501, en la cual negó el registro de la de- nominación solicitada, argumentando que la misma incluía el nombre de un Estado, sin que la solicitante aporte la correspondiente autorización.
- La sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A.
SUPER S.A., interpuso recurso de reposi- ción y en subsidio el de apelación.
- El 24 de agosto del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recur- so de reposición, emitió la Resolución Nº 19895 que confirmó la Nº 12501, argumentan- do la violación del artículo 82 literal j) de la Decisión 344.
- El 30 de abril del 2001, la misma Dependen- cia, al resolver el recurso de apelación, emi- tió la resolución Nº 15082, por medio de la cual negó el registro requerido, argumentan- do esta vez, la violación del artículo 135 lite- ral e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por considerar que la mar-
ca solicitada era descriptiva del origen y de la naturaleza del producto.
b) Escrito de demanda
La sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. SU- PER S.A., con domicilio en Manizales, Caldas, Colombia, por intermedio de apoderado mani- fiesta que presentó ante la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solici- tud para el registro de la denominación “HOLLAND K´RAMEL (mixta)”, como marca destinada a amparar productos de la Clase Internacional 30.
Manifiesta que en la respectiva tramitación ha sido violado el artículo 81 de la Decisión 344, porque “la expresión HOLLAND K´RAMEL es susceptible de representación gráfica, percepti- ble y suficientemente distintiva por su contenido conceptual; que como vimos no resulta genérica ni descriptiva para distinguir productos de la clase 30 internacional, como por ser original y novedosa, por no encontrarse registrado ni soli- citado ningún signo idéntico o similar para dis- tinguir los mismos productos o productos afi- nes”.
Argumenta además la actora, la violación del artículo 82 literal j) de la misma Decisión, pues la Superintendencia mencionada al emitir la re- solución Nº 12501, aplicó indebidamente dicha norma, ya que la expresión solicitada “no co- rresponde al nombre de ningún Estado u organi- zación internacional y sí forma un conjunto de fantasía que es registrable como marca”.
Sostiene que esa Institución, al resolver el re- curso de apelación, decidió no invocar la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 82 literal j), aplicando en su lugar la norma estable- cida por el artículo 135 de la Decisión 486 que substituyó a la Decisión 344.
Refiriéndose a esa determinación oficial afirma, que la posición de la Superintendencia es erra- da pues “la expresión HOLLAND K´RAMEL no es descriptiva de los productos de la Clase 30”.
Concluye finalmente la actora aseverando que,
“la expresión K´RAMEL por ser diferente a CA- RAMEL, no puede considerarse genérica ni des- criptiva para la clase 30, pues KRAMEL no corresponde a ningún producto de dicha clase ni de ninguna otra, por ser una expresión de
1 Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, hela- dos comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.
fantasía, que no existe ni en el idioma español, ni en el inglés”.
c) Contestación a la demanda
La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia aduce en su contestación a la de- manda, que en sus actuaciones se ajustó ple- namente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proce- so y el derecho de defensa.
Solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, Superintendencia de Indus- tria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.
Sostiene que luego del examen realizado de la expresión HOLLAND K´RAMEL “...se concluyó acertadamente que en forma evidente reprodu- cía el nombre de un Estado reconocido oficial- mente y por lo tanto irregistrable. En la presen- te actuación administrativa en debate no se aportó el permiso correspondiente para que pue- da ser incluida dentro del conjunto marcario y además lo que se pretende registrar no es un elemento accesorio del distintivo principal.”
Al referirse a su pronunciamiento consignado en la Resolución Nº 15082, de 30 de abril del 2001, por medio de la cual decidió el recurso de apelación, aplicando para el efecto normas de la Decisión 486, sostiene que “ resultaba improce- dente la aplicabilidad del artículo 82 literal j) de la Decisión 344, dada la vigencia de la Decisión 486, se tiene que en esta última norma comuni- taria se encuentran varias disposiciones que pueden ser aplicadas para sustentar la nega- ción de solicitudes de marcas de los signos que incluyen el nombre de un estado; no cabe duda que la indicación de o procedencia geográfica puede traer como consecuencia la aplicación de una causal de irregistrabilidad.”
Concluye aseverando que los actos administra- tivos realizados por la Superintendencia de In- dustria y Comercio “....no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.”
Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional que plantea la consulta, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS
El Consejo de Estado de la República de Co- lombia ha solicitado, por medio de oficio Nº 0583, de 24 de febrero del 2003, la interpreta- ción prejudicial de los artículos 81 y 82 literal j) de la Decisión 344; y, 134 y 135 literal e) de la Decisión 486. Al respecto, este Tribunal consi- dera improcedente la interpretación planteada de los artículos 134, 135 literal e) de la Decisión 486, por cuanto la solicitud de registro presen- tada, el trámite dado a la misma y, la expedi- ción de la Resolución Nº 12501, de 31 de mayo del 2000, por la cual se negó el registro de la marca HOLLAND K´RAMEL (nominativa), se pro- dujo en vigencia de la Decisión 344, al igual que lo ocurrido con la Resolución Nº 19895, de 24 de agosto de 2000, que resolvió el recurso de reposición y confirmó la anterior. Aclárase que sólo la Resolución Nº 15082, de 30 de abril del 2001, que resuelve el recurso de apelación, ha sido emitida en vigencia ya de la Decisión 486.
Le resulta pues extraño a este Organismo, que para la resolución del recurso de apelación se haya tomado en cuenta normas de la Decisión 486, en particular el literal e) de su artículo 135, toda vez que al trámite recibido por la respectiva solicitud de registro, hasta la resolución del recurso de reconsideración, inclusive, le ha sido aplicada únicamente la Decisión 344, a punto tal que los fundamentos para la negación de ese registro plasmados en la Resolución 12501 y, aquellos que soportan la Resolución 19895 por medio de la cual ha sido decidido el recurso de reposición interpuesto, corresponden precisa- mente a disposiciones establecidas por dicho régimen comunitario.
Por tanto, si la Resolución que ha resuelto la apelación interpuesta es plenamente confirma-
toria de la primera, no puede entenderse cómo para su expedición han sido consideradas dis- posiciones ajenas a la Decisión 344 y, sobre todo, distintas a la materia detenidamente anali- zada en las primeras actuaciones administrati- vas; ámbito específico éste, además, no regula- do por la Decisión 486.
3. NORMAS A SER INTERPRETADAS
En consecuencia con lo sumariamente expues- to en el punto anterior, las normas que serán materia de esta interpretación prejudicial co- rresponden a los artículos especificados de la Decisión 344, sin embargo de lo cual, con el propósito de fundamentar los conceptos de es- te Tribunal consignados antes, la interpretación comprenderá además, en actuación de oficio, los alcances de la Primera Disposición Transi- toria de la Decisión 486.
DECISION 344
“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar- cas los signos que sean perceptibles, sufi- cientemente distintivos y susceptibles de re- presentación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo percepti- ble capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercia- lizados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra perso- na”.
(...)
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(...)
“j) Reproduzcan o imiten el nombre, los es- cudos de armas; banderas y otros em- blemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cual- quier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos ofi- cialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organi- zación internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente po- drán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo princi- pal.”
DECISION 486
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
“Primera.- Todo derecho de propiedad in- dustrial válidamente concedido de conformi- dad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las dispo- siciones aplicables en la fecha de su otorga- miento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecua- rán a lo previsto en esta Decisión.
“En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li- cencias, renovaciones y prórrogas se aplica- rán las normas contenidas en esta Decisión.
“Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMEN- TOS CONSTITUTIVOS
La marca se define como todo signo percepti- ble, capaz de distinguir los bienes o los servi- cios producidos o comercializados en el merca- do por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.
El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibili- dad de representación gráfica.
a) Perceptibilidad
Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tac- to), es indispensable su materialización o exte- riorización por medio de elementos que transfor- men lo inmaterial o abstracto en algo percepti- ble o identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referen- cia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimi- la con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han
venido caracterizándose preferentemente aque- llos elementos que hagan referencia a una de- nominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.
b) Distintividad
El artículo 81 se refiere también a la distintivi- dad, considerada característica y función primi- genia que debe reunir todo signo para ser sus- ceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos pro- ductos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del con- sumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servi- cio, sin que se confunda con él o con las carac- terísticas esenciales o primordiales de aqué- llos.
c) Susceptibilidad de representación gráfi- ca
La susceptibilidad de representación gráfica con- siste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figu- ras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de pro- ductos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el pá- rrafo anterior.
5. CLASES DE MARCAS
La doctrina reconoce algunas clases de mar- cas, entre ellas, las DENOMINATIVAS, las GRA- FICAS y las MIXTAS, en atención a la estructu- ra del signo.
La marca denominativa, llamada también nomi- nal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Dentro de éstas subsisten dos grupos que tie- nen connotación conceptual: las marcas su- gestivas y las marcas arbitrarias.
Las marcas caprichosas o de fantasía, contra- riamente no tienen ninguna connotación con- ceptual, es decir, son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.
El tratadista Jorge Otamendi considera que la marca de fantasía puede no tener significado alguno aunque puede evocar alguna idea o con- cepto; definiéndola como “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o ser- vicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. 2
Entre las marcas de fantasía se encuentran también las marcas evocativas que son consi- deradas como “aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o carac- terística del producto o servicio que va a distin- guir o mismo de la actividad que desarrolla su titular”.
Este Tribunal ha determinado también como signos evocativos, a aquellos que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que con- duzca a la configuración en la mente del con- sumidor, del producto amparado por el distin- tivo.
Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, debido a que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. Cabe además re- calcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéri- cas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado pue- dan ser registradas para asignarlas como deno- minación exclusiva de un producto o de un de- terminado servicio.
2 OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abelle- do-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 29. 1989.
El carácter genérico de una denominación, por sí mismo no constituye elemento suficiente pa- ra determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. Para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incursa en la causal de irregistrabilidad, es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predi- que del producto o del servicio al cual está llamada a aplicarse - incluidas todas sus carac- terísticas - según la clase para la cual fue solici- tado el registro.
6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS
El ordenamiento jurídico de la Comunidad An- dina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, impedimentos para que determinados sig- nos sean registrados como marcas.
Irregistrabilidad de Signos Oficiales de Es- tados u Organizaciones Internacionales El literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro de signos que reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, bande- ras y otros emblemas, siglas o denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cual- quier Estado o de cualquier Organización Inter- nacional, reconocidos oficialmente cuando no se cuente con el permiso expreso de la autori- dad competente del Estado o de la Organiza- ción Internacional de que se trate, y siempre que constituya el elemento principal dentro del conjunto marcario.
Esta norma tiene la finalidad de evitar el uso abusivo de estos signos oficiales, con la inten- ción de simular un patrocinio de parte del Esta- do o de la Organización aludida o, a su vez, pretendiendo atribuir con tal distinción, el origen del producto aprovechando la ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite dichos signos oficiales.
La prohibición sin embargo no es absoluta, pues permite que tales signos puedan registrarse cuan- do constituyan un elemento accesorio del dis- tintivo principal, siempre que se haya obtenido autorización para su utilización.
Este Tribunal ha expresado que:
“Dichas prohibiciones, tienen dos condicio- nes que deberán concurrir necesariamente si
pretendemos utilizar un signo o denomina- ción de Estado u Organización Internacional como marca: en primer lugar, la autorización por parte del Estado u Organización para la utilización de la denominación o signo; en este punto es claro que el empresario o la persona que pretenda registrar como marca un signo de tales características, deberá so- licitar al Estado u Organización Internacional permiso para tal fin; y segundo, que dicha denominación deberá ser utilizada como par- te no esencial o accesoria de la marca, valga decir, que por su ubicación y particulares características no tenga un desempeño defi- nitivo analizando la marca en su conjunto.
“Este es el verdadero alcance del artículo 82 literal j); y no como equívocamente pueda pensarse que la exigencia de permiso por parte del Estado u Organización Internacio- nal es necesaria únicamente en los casos en que se solicite registrar el signo o denomina- ción como parte principal de la marca; y que en consecuencia, para elementos accesorios no es menester tal autorización. Por el con- trario, del contexto de la norma se desprende claramente la prohibición absoluta para regis- trar como marca una denominación oficial que haga las veces de elemento principal, quedando abierta la posibilidad solamente para denominaciones de carácter accesorio pero previa autorización del Estado u Organismo respectivo”.7
7. TRANSITO EN LA APLICACION DE LA NOR- MATIVA COMUNITARIA
Los principios generales del derecho sobre trán- sito legislativo y las previsiones de la Disposi- ción Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, determinan que en ma- teria de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha del otorga- miento, esto es, en el caso objeto de esta interpretación prejudicial, la Decisión 344.
Como ha sido ya dicho respecto de la presente causa, la solicitud de registro presentada, el
7 Proceso 15-IP-97. G.O. Nº 314, de 18 de diciembre de 1997. Marca: “CODE BLEU (Etiqueta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
trámite administrativo recibido y, la emisión de la Resolución Nº 12501, de 31 de mayo del 2000, que negó el registro de la marca HOLLAND K’RAMEL (nominativa), se produjeron en vigen- cia plena de la Decisión 344. Lo mismo ocurrió respecto de la Resolución Nº 19895, de 24 de agosto de 2000, que al resolver el recurso de reposición confirmó la anterior, anotándose que sólo la Resolución Nº 15082, de 30 de abril del 2001, que resuelve el recurso de apelación, con- firmando la resolución anterior, ha sido emitida en vigencia ya de la Decisión 486.
Con referencia a la vigencia de la ley en el tiempo, este Tribunal ha recogido en su juris- prudencia los siguientes conceptos:
“El estudio de la vigencia temporal de la ley es, la determinación del período durante el cual tiene la ley carácter obligatorio.
“Pero en el fondo, lo que interesa respecto de la ley aplicable al caso concreto radica en la necesidad de determinar si se han consolida- do derechos adquiridos con fundamento en la ley derogada, por cuanto de haber sido así, éstos resultan intangibles para la ley nueva.
Es decir, tales derechos, de haberse consoli- dado válidamente, tendrían que ser respeta- dos, situación de intangibilidad que por el contrario no se extiende a las meras expec- tativas.
“El tránsito legislativo de una Decisión a otra podría plantear la duda respecto de situacio- nes jurídicas surgidas con anterioridad a la vigencia de la nueva Decisión. Para el caso de los derechos adquiridos, éstos, como se ha dicho, de haberse consolidado válidamen- te, tendrán que ser respetados hasta el venci- miento del término de su vigencia, mandato que elimina toda posibilidad de que les sea aplicable la nueva normativa, de cuyo régi- men y subsiguiente reconocimiento sí que- dan excluidas las meras expectativas.
“Lo práctico y recomendable resulta ser en- tonces que la ley nueva resuelva el asunto, normalmente a través de las clásicas Dispo- siciones Transitorias, las que en efecto apa- recen en las Decisiones 313 (Transitoria Cuar- ta) y 344 (Transitoria Primera) cuyo texto dice:
“Todo derecho de propiedad industrial válida- mente concedido de conformidad con la le-
gislación existente con anterioridad a la fe- cha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y pró- rrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.
“Conforme a ellas los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos con arre- glo a la legislación anterior subsistirán por el tiempo señalado en ésta, pero en cambio lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los mismos que- dan sometidos al régimen de la nueva Deci- sión.
“Categóricamente el Tribunal ha expresado:
“Las normas del ordenamiento Jurídico comu- nitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones in- ternas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas”.3
En el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Primera Disposición Transitoria señala que “todo derecho de propie- dad industrial válidamente concedido de confor- midad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposi- ciones aplicables en la fecha de su otorgamien- to salvo en lo que se refiere a los plazos de vi- gencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo pre- visto en esta Decisión”.
Con esta disposición debe claramente enten- derse que a todo registro concedido válidamen- te bajo el imperio de la Decisión anterior, esto es, de la Decisión 344, le serán atribuibles los postulados de protección del derecho adquirido que le sirvieran de origen y que continuarán amparándolo mientras subsista la validez del registro.
En este contexto el Tribunal ha interpretado, que el principio recogido por el inciso primero de la Disposición Transitoria en comento, debe ser
3 Proceso 15-IP-99. G.O. Nº 528, de 26 de enero del 2000, Págs. 8.40 –9.40. Marca: “BELMONT”. TRIBU- NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
entendido como aplicable también a la denega- ción que pueda haber sido decidida respecto del derecho que en materia de propiedad industrial haya sido solicitado, como es, precisamente, el caso de la controversia que a nivel interno ha originado esta interpretación prejudicial.
Respecto de procedimientos en trámite se esta- blece que la Decisión 486 regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. Se consagra, consiguien- temente, que una vez concedido el registro de la marca y otorgado el derecho de exclusividad a su titular, el uso, goce, renovación, prórroga y licencia del citado derecho sobre la marca, así como las obligaciones de su titular, estarán sometidos a la norma sustancial vigente al mo- mento del ejercicio in concreto de tal derecho.
Con fundamento en las consideraciones anterio- res,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:
1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibili- dad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artícu- los 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comi- sión del Acuerdo de Cartagena.
2. El literal j) del artículo 82 de la Decisión en referencia, prohíbe la reproducción o imita- ción de los nombres, escudos de armas;
banderas y otros emblemas; siglas o, deno- minaciones o abreviaciones de denomina- ciones de cualquier Estado u Organización Internacional, que estén reconocidos oficial- mente, cuando no se cuente con el permiso expreso de la autoridad competente y siem- pre que constituya el elemento principal den- tro del conjunto marcario.
Sin embargo, la prohibición no es absoluta, ya que pueden ser registrables aquellas de- nominaciones de carácter accesorio a la principal, pero previa autorización del Es- tado o del Organismo respectivo, en su ca- so.
Dichas complementaciones introducidas co- mo accesorias del signo distintivo, conside- radas su ubicación y particulares caracte- rísticas no deben por cierto tener desempe- ño definitivo, analizando la marca en su con- junto.
3. Se considera registrables los signos evoca- tivos que incorporando un elemento de fan- tasía, transmitan indirectamente al consu- midor una idea que le permita asociar al signo con el producto que anuncia.
Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la fun- ción distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.
4. De acuerdo con lo determinado por la Dispo- sición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunita- rio andino que se encontraren vigentes al momento de ser adoptadas las resolucio- nes internas que pongan fin a un procedi- miento administrativo, son las aplicables pa- ra juzgar la legalidad del acto final produci- do durante la vigencia de aquellas.
El Consejo de Estado de la República de Co- lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 7534, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto de este Tribunal, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Rela- ciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, ade- más, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.
Notifíquese esta sentencia al Consejo de Esta- do mediante copia sellada y certificada y, remí- tase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO
