SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág. PROCESO 541-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Consejo de
Estado, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00028 Referencia: Marcas ESSA (mixta) y ESSO
(mixta y denominativa)... ... 2 PROCESO 545-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal
Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 741-2014 Referencia: Marcas INFINITI (mixta) e INFINITO
(mixta) ... 24 PROCESO 562-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-0003 Referencia: Marca involucrada BAXTER (denominativa) Referencia: Marcas involucradas: UNOMEDICAL (mixta) y U.M. UNION MEDICAL
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 541-IP-2015 Interpretación Prejudicial
Consejo de Estado, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia
2013-00028
Marcas ESSA (mixta) y ESSO (mixta y denominativa)
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.
El Oficio 3345, recibido el 16 de octubre de 2015, mediante el cual el Consejo de Estado, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2013-0028.
El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
1.ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandado:
Tercero interesado: 2. Hechos relevantes
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
2.1. El 9 de septiembre de 201 O, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. ( en adelante, "EPM") presentó solicitud de registro de la marca ESSA (mixta) para distinguir "energía eléctrica", producto comprendido en la clase 4 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza ( en adelante, la Clasificación Internacional de Niza)1.
2.2. El 19 de noviembre de 2010, se publicó la referida solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 622.
2.3. Exxon Mobil Corporation (en adelante, "Exxon Mobil") formuló oposición contra la mencionada solicitud dentro del plazo legal, con fundamento en la titularidad de las marcas ESSO (mixta y denominativa) previamente registradas para distinguir "aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado", productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.
2.4. El 25 de abril de 2011, mediante Resolución 20849, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en lo sucesivo, la SIC) declaró fundada la oposición y denegó el registro de la marca solicitada.
2.5. EPM interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 20849.
2.6. El 30 de junio de 2011, mediante Resolución 36215, la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición presentado por EPM, confirmó la decisión contenida en la Resolución 20849.
2. 7. El 31 de julio de 2012, mediante Resolución 46971, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, revocó la decisión inicial y concedió el registro de la marca solicitada.
2.8. El 19 de diciembre de 2012, Exxon Mobil interpuso acción de nulidad en contra de la Resolución 46971.
2.9. El 16 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado suspendió el proceso a efectos de solicitar interpretación prejudicial obligatoria a este Tribunal.
3. Argumentos de la acción de nulidad
Exxon Mobil presentó demanda de nulidad manifestando lo siguiente:
3.1. La marca prioritaria ESSO (mixta} se encuentra igualmente registrada como marca denominativa. La marca posterior ESSA (mixta}, si bien es una marca mixta en cuanto reivindica un tipo de letra especial y las letras de color azul, su componente denominativo debe prevalecer, por ser el elemento que le dota de su dimensión característica. Además, sus componentes gráficos acceden a la denominación y carecen de fuerza distintiva propia.
3.2. En el presente caso, las denominaciones ESSO y ESSA despiertan una misma impresión de conjunto. El hecho de tener un mismo número de letras, que sus tres primeras letras sean iguales y se encuentren dispuestas en el mismo orden, que tengan la doble letra "SS" central, que es el rasgo característico de estructura ortográfica, trae como consecuencia necesaria que la visión de conjunto de una y otra no sea diferenciable por un consumidor medio.
3.3. En el caso bajo examen, la marca prioritariamente registrada ESSO (denominativa y mixta) tiene un carácter fuerte y un fuerte posicionamiento en el mercado debido a la amplia difusión que posee entre el público como consecuencia de su uso intenso en Colombia y a nivel internacional (foja 35, página 11 del escrito de demanda).
3.4. La conexión competitiva entre los productos que distinguen las marcas es evidente: se encuentran clasificadas en la misma clase del nomenclátor internacional, tienen una naturaleza y finalidad común, pueden usarse de manera complementaria, utilizan los mismos medios de publicidad y están dirigidas al mismo tipo de consumidor. Piénsese
por ejemplo en los combustibles y la energía para vehículos automotores, la energía y las materias de alumbrado, entre otros.
3.5. El consumidor también puede incurrir en error en cuanto a la procedencia de los productos distinguidos con las marcas, como lo reconoció la SIC en la decisión de primera instancia. Sin duda existe un alto riesgo de asociación frente a la registrada, ya que los consumidores del sector pertinente creerían que, dada la similitud con la marca ESSO (denominativa y mixta), los productos que con ellas se distingan provienen de la misma fuente empresarial o que tienen su origen en empresas que tienen un vinculo jurídico o económico, máxime si se tiene en cuenta el fuerte posicionamiento de la marca ESSO (denominativa y mixta) en el mercado.
4. Argumentos de la contestación a la demanda
4.1. La SIC presentó contestación a la demanda expresando que:
a) La resolución acusada es producto de un examen de registrabilidad previo que se realizó para determinar la procedibilidad de la marca ESSA (mixta), actuando la SIC de manera razonada y motivada, guiando su actuación por el procedimiento señalado para la obtención del registro de marca y, en especial, del examen de registrabilidad efectuado, cumpliendo así con la finalidad de garantizar que el signo analizado cumpliera con los requisitos establecidos en el Articulo 134 de la Decisión 486, evidenciándose que, contrario a lo manifestado por Exxon Mobil, no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Artículo 136 de la citada Decisión.
b) Fue tal el análisis efectuado que, para expedir las decisiones acusadas, la SIC, aplicando las reglas y criterios elaborados por la doctrina y acogidos por la jurisprudencia del Tribunal Andino para realizar el estudio de registrabilidad de marcas, consideró que entre la marca ESSO (denominativa y mixta), para identificar productos de la clase 4, y la marca ESSA (mixta), que identifican productos de la clase 4, a pesar de la presencia de semejanzas, no se genera un riesgo de confusión o de asociación en el consumidor.
c) Frente al aspecto visual y ortográfico, se observa que, pese a que, dentro de las estructuras gramaticales de los signos confrontados, éstos comparten algunas vocales y consonantes, las mismas que son disímiles, dejando ver una estructura independiente en cada conjunto. De igual modo, su pronunciación es diferente, no siendo esto suficiente para rechazar el registro del signo solicitado.
d) Frente al aspecto visual, los signos enfrentados contienen un diseño diferente en su presentación al público, no presentando
semejanza alguna y permitiendo su coexistencia en el mercado. A nivel auditivo, se advierten diferencias en la pronunciación de los signos, dado que cada uno tiene una terminación distinta de vocales ("A" y "O").
e) En consecuencia, el signo solicitado para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza no contiene semejanzas ni ortográficas, ni gráficas, ni fonéticas con el signo opositor y además goza de suficiente distintividad en el mercado, permitiendo la coexistencia y sin generar riesgo de confusión en el público en cuanto a los productos o a su origen empresarial.
f} Respecto a la alegación relativa a que la SIC no tuvo en cuenta la fuerza de la marca ESSO (denominativa y mixta) en el mercado, resulta pertinente resaltar que dentro de los antecedentes administrativos que anexó no existe prueba alguna que le permitiera a la demandante acreditar la notoriedad y/o el fuerte posicionamiento de su marca en el mercado, por lo que argumentar en sede judicial este elemento resulta improcedente.
4.2. EPM, tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda señalando lo siguiente:
a) El Superintendente Delegado sí aplicó el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, pues no sólo es la norma sobre la base de la cual adopta su decisión, sino que la fundamenta según los mismos requisitos que señala la actora, esto es, la similitud entre las marcas y la relación de productos.
b) Mediante escritura pública, se adoptó la decisión que EPM podrá identificarse para todos los efectos legales como Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. y utilizar la sigla ESSA S.A. E.S.P., como consta en su certificado de existencia y representación legal, aportado como prueba.
c) Lo anterior explica por qué EPM es titular de la marca ESSA (mixta), pues ESSA S.A. E.S.P. hace parte del Grupo EPM, como se puede verificar con las publicaciones institucionales de ESSA S.A. E.S.P. aportadas como pruebas, en las que se anuncia con absoluta claridad, debajo de la marca ESSA (mixta), que es
"Una
empresa
EPM'.
d) En consecuencia, no tiene asidero afirmar que la marca ESSA (mixta) es susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación con la marca ESSO (denominativa y mixta), pues la expresión ESSA es precisamente la sigla de Electrificadora de Santander S.A., la cual está legalmente habilitada para usar con la
finalidad de identificarse públicamente. En tal sentido, contrario a lo que afirma Exxon Mobil, el público consumidor, antes que confundirse, lo que tiene es información directa y clara del origen empresarial de los productos energéticos que consume.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada.
2. De oficio, se interpretarán los Artículos 136 literal h), 224,225,227.228, 229 y 230 de la citada Decisión2, por cuanto en el proceso interno se
2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
-"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(... )
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero ocon sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario·.
·Articulo 224.-Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera oel medio por el cual se hubiese hecho conocido."
"Articulo 225.-Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de fas normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro."
• Articulo 227.- Será de aplicación al presente Titulo lo establecido en el literal h) del artículo 136, as/ como lo dispuesto en el articulo 155, literales e) y f)."
"Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distíntivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:
a) b) c)
d)
el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro;
la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro;
la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
discute el carácter notorio de las marcas opositoras ESSO (denominativa y mixta).
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 3. Comparación entre signos mixtos.
4. La marca notoriamente conocida y su prueba.
5. Conexión competitiva entre "energía eléctrica" y otros productos comprendidos en la misma clase 4.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos.
e} las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g} el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
i} la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección;
j} los aspectos del comercio internacional; o,
k} la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo
en el Pals Miembro o en el extranjero."
• Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el so/o hecho que:
a} no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero;
b} no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,
c} no sea notoriamente conocido en el extranjero."
·Articulo 230.• Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:
a} los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
b} las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
c} los clrculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
1.1. Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo ESSA (mixta), solicitado por EPM, y las marcas ESSO (mixta y denominativa), registradas a favor de Exxon Mobil, sobre la base de las cuales se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la acción de nulidad.
1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:
.
''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(
...
)".1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor3.
a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
1.4. Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto
3 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.
es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados4•
b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia5•
c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan6•
d} Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante7•
1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:8
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a} La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-IP-2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6.
/bid.
Asf, la Interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.
/bid.
Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p.
1.6.
1.7.
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difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
c} El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
d} Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria9• Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles10. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz11•
Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6: Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136100.
Véase, en ese sentido, fa interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016. p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del T JCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334105 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Tennékgyártó és Kereskedelmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T JUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla e/ OHMI - Brauerei Schlosser {ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervals Danone e/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars·, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Laudar Cosmetics e/ LancasterGroup, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artlculos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el T JCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo
medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas·.
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semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor12.
1.8. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir13. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables14•
2. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
2.1. El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de signos en conflicto, es decir, del signo ESSA {mixta), solicitado por EPM, y de una de las marcas opositoras, ESSO ( denominativa), registrada a favor de Exxon Mobil, sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la acción de nulidad.
2.2. Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo mixto y uno denominativo, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Es decir, los signos denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente.
2.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso15•
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Véase, en ese senUdo, la interpretación prejudicial emiUda dentro del Proceso 316-IP-2015. En ese sentido, la interpretación prejudlclal expedida dentro del Proceso 512-IP-2014. Asl, la Interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. Véase, a modo referencial, el Proceso 55-IP-2013, p. 12; y el Proceso 178-IP-2015, p. 10.
2.4. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
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a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial16, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión17•
b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:1ª
(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Véase, a modo referencial, Proceso 129-IP-2015, p. 10.
En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: "salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusiónn. Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en
antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: •s; al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrla lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacfllcamente en el ámbito comerciar. Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podrla suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, caracterfstica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.
Véase, a modo referencial, Proceso 88-IP-2015, pp. 10-11.
2.5. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. Para su análisis, se deben tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.
3. Comparación entre signos mixtos.
3.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo ESSA (mixta), solicitado por EPM, como una de las marcas opositoras, ESSO (mixta), registrada a favor de Exxon Mobil, son mixtas.
3.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
3.3. En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:
3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión19; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.
3.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:20
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a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la
mente de quien la observa.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 1 O.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
3.3.3.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:213.4.
4.
4.1.
21
a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos confrontados, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.
La marca notoriamente conocida y su prueba.
Exxon Mobil alega una amplia difusión, entre el público, de las marcas opositoras ESSO (denominativa y mixta), como consecuencia de su uso intenso en Colombia y a nivel internacional (foja 35). Por lo tanto, el Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la marca notoriamente conocida y su prueba.
Véase, a modo referencial, las Interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11.
4.2. A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente:
"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
( .. .)
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración otranscripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. n
4.3. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
4.4. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Articulo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.
4.5. Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella22• 4.6. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien
alega esa condición23• Además, El reconocimiento de la notoriedad le
corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo 22 Véase, a modo referencial, Proceso 107-IP-2015, p. 15.
establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado24.
4.7. Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca25•
4.8. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario26•
a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
24 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.�
25 26
ªArlfculo 228. - Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e} las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
f} el grado de distintividad inherente o adquirida del signo: g} el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades signincativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k} la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.
Véase, a modo referencial Proceso 66-IP-2015, p. 17.
b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
e) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 5. Conexión competitiva entre 11energía eléctrica" y otros productos
comprendidos en la misma clase 4.
5.1. EPM solicitó el registro de la marca ESSA (mixta) para distinguir "energía eléctrica", producto comprendido en la clase 4 de la Clastficación Internacional de Niza. Por su parte, las marcas ESSO (denominativa y mixta), sobre la base de los cuales se presentó la oposición, distinguen "aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado", productos comprendidos en la misma clase 4. En tal virtud, el Tribunal considera conveniente referirse al presente tema.
5.2. Ante todo, es preciso tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 48627•
27 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
"Arllculo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación lntemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán (a similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente."
D
5.3. Se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes28• 5.4. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se
suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:
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a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza29.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines30, la tecnología empleada, la finalidad o función31, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios32•
En ese sentido, interpretación prejudiclal expedida dentro del Proceso 156-IP-2014 de 16 de octubre de 2013, p. 21.
El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, en ese sentido, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13.
Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13.
Los productos son similares si se puede presumir que recurren a un mismo •know-how" y persiguen un mismo propósito general. Véase, en ese sentido, a modo referencial, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza (lnsUtut Féderal de la Propriété lntellectuelle), •oirectives en matiére des marques". Berna, 2014, p. 178.
Véase, a título referencial e Ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, asunto C·50/15 P, Kurt Hesse e/ OAMI Hubert Ampferl -Dr. lng. h.c. F. Porsche AG. apartado 23: "un factor entre muchos otros. como la naturaleza. la utilización o los canales de distribución de esos productos. respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productosR (Subrayado por fuera del texto).
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los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta casi exhaustiva. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros indicios33•
Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud34•
c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o serviclos35.
En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabllidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro36•
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro37• Para apreciar la conexión
En ese sentido, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit.
Cabe indicar que no existe, generalmente, riesgo de confusión entre un producto principal y sus componentes, siendo esto partlculannente válido para los productos compuestos. Adicionalmente, las materias primas y los productos semielaborados no son, en general, similares al producto tenninado. Sin embargo, podría darse una excepción a este principio cuando, para el público, las materias primas tienen tal importancia en la calidad del producto terminado que únicamente podrían ser atribuidas al mismo titular del signo que distingue el producto tenninado. /bid.
Esto es, tomando en cuenta las caracterlsticas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servtcios.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 68-IP·2002 de 27 de noviembre de 2002, p. 8; en la cual se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: AAW. "Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia". Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.
En lo que concieme a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta que: "El
competitiva, o sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.
El análisis de la concurrencia del factor o indicio referido a la complementariedad entre productos o servicios, por su parte, debe complementarse con un examen del criterio referido en el punto anterior (e.g., canales de distribución, características de la comercialización, puntos de venta, género, naturaleza, utilización, etc.). Aunque, a diferencia de otros criterios de propios de la conexión competitiva, la complementariedad entre los productos o serv1c1os identificados por los signos comparados podría fundamentar, por sí mismo, la existencia de una conexión competitiva entre estos38•
A este respecto, cabe indicar que los productos o servicios accesorios son generalmente producidos por el mismo fabricante del producto principal. En ese sentido, un producto que es el complemento útil de una oferta principal constituye un indicio a favor de la similitud39.
de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos". Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocuniendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul y Robín WELLS. "Introducción a la Economla", traducido al español por Sonia Benito Muela. Editorial Reverté, Barcelona, 2007, p. 247.
38 Al respecto, cabe citar, a tltulo referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, ya citada, apartados 22 y 23:
39
"22 En la medida en que el Sr. Hesse reprocha al Tribunal General, mediante su primer motivo, no haber tomado en consideración todos los factores perlinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata, en particular el origen, la comercialización, los canales de distribución y los puntos de venta de esos productos, procede señalar, en primer lugar, que, en la parte de la sentencia recurrida a la que se refiere dicho motivo, el Tribunal General ratificó la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los productos de que se trata son similares debido a su complementariedad, considerando -en particular, en el apartado 43 de esa sentencia- que los argumentos planteados por el Sr. Hesse especlficamente en ese contexto no podfan desvirluar tal apreciación.
23 En segundo lugar, pese a que el carácter complementario de los productos de que se trata sólo representa un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o los canales de distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos, no es menos cierlo que se trata de un criterio autónomo, que puede fundamentar, por si mismo, la existencia de dicha similitud."
(Subrayado por fuera del texto).
Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit.
5.5.
5.6. 5.7.5.8.
5.9. 40 41 42Finalmente, cabe indicar que también puede existir conexidad entre un producto y un servicio. En tales casos, se deberá examinar, desde el punto de vista del consumidor pertinente, si los titulares de marcas de servicio en un determinado sector, usualmente se dedican a la fabricación o distribución de los productos comparados o, a la inversa, si los titulares de marcas de un determinado producto prestan habitualmente los servicios distinguidos por el signo en conflicto40.
En estos casos, el consumidor, generalmente, percibirá los correspondientes productos y servicios como una prestación que forma un todo coherente. Así, por ejemplo, los servicios de reparación y mantenimiento que complementan la oferta de productos, pueden ser considerados conexos a estos (servicio postventa), en concurrencia con otros indicios de conexión competitiva señalados precedentemente41.
En ese sentido, se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios42.
Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en los demás casos, un criterio aisladamente considerado no será suficiente para establecer la existencia de conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva43.
En el caso concreto, se debe determinar si existe conexión competitiva entre la "energía eléctrica", producto comprendido en la clase 4 que pretende distinguir el signo solicitado ESSA (mixta), y los "aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado", productos incluidos en la misma clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, que distinguen las marcas opositoras.
/bid.
Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit., p. 179.
Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2013-00028, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
;
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente i icial el Presidente y el Secre 10 •
...
Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 545-IP-2015 Interpretación Prejudicial
Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.
741-2014
Marcas INFINITI (mixta) e INFINITO (mixta) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.
El Oficio C.A.C. 093/2015, recibido el 16 de octubre de 2015, mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la interpretación prejudicial de los Articulas 113, 115 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 741-2014.
El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno
Demandante: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
Demandado:
Tercero interesado:
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia. IMAGEN SATELITAL S.A.
2. Hechos relevantes
2.1. El 6 de marzo de 2012, Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor
Co., Ltd.) solicitó1 ante la Dirección de Propiedad Industrial del Servicio
Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el SENAPI), el registro de marca INFINITI (mixta) para proteger productos comprendidos en la
clase 162 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para
el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, la Clasificación Internacional de Niza).
INFI.N1Tl
2.2. El 25 de mayo de 2012, fue publicada en la Gaceta 375, bajo el número 153770, la solicitud de registro de marca formulada por Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.).
2.3. El 31 de julio de 2012, mediante Resolución Administrativa 148/2012, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI denegó, de oficio, la solicitud de registro de la marca INFINITI (mixta), por existir riesgo de confusión con la marca registrada INFINITO (mixta)3, que ampara productos comprendidos en la clase 164 de la Clasificación internacional
de Niza, a nombre de Imagen Satelital S.A.
2
3
4
Expediente administrativo 153770.
Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases. material impreso, fotografías, papelería, agarradores de pasaportes, forros de libros, cajas de tarjetas de negocios hechas de cartón, agarradores de tarjetas de negocios (metal no precioso), calendarios, posavasos de papel, agarradores de tarjetas de negocios de escritorio, diarios, bolsas para regalos. reproducciones de arte gráfico, bolsas para almuerzos. agarradores de memos sujetadores de dinero. bloques de papel, pisapapeles, agarradores de lápiz y pluma, tazas para lápices, lápices, plumas, álbumes para fotos (también referidos como libros de memorias), carteles, tickets impresos de lotería (otros que juguetes), etiquetas y calcomanlas, bloques para escribir. bloques de notas/carpetas de reuniones. cuadernos. agarradores para bloques de notas,
carpetas con cierre, tiras para agarrar llaves.
Certificado de registro 10667-C.
Papel, cartón y artículos de estas materias. no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografias; papelería adhesivos (pegamentos) para la papelerla o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artlculos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases): caracteres de imprenta; clichés.
