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Lima, 25 de enero de 201 6
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
PROCESO 168-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.
Patente de invención: COMBINACIÓN FARMACÉUTICA DE UN ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA Y UN INHIBIDOR DE ENDOPEPTIDASA NEUTRA. Demandante:
NOVARTIS AG. Proceso interno: 06317-2012-0-
1801-JR-CA-15. ... ... 1 PROCESO 170-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 30, 34, 45,
46 y 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.
Patente de invención: FORMULACIÓN DE
ANTICUERPOS HUMANOS REFERIDOS A
TRANSTORNOS ASOCIADOS CON TNF-ALFA.
Demandante: ABBIE BIOTECHNOLOGY LTD.
Proceso interno: 00924-2010-0-1801-JR-CA-
08... ... 17 PROCESO 188-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte
consultante, de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los literales e) y g), y último inciso del artículo 135 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente Interno Nº 2009-00301. Actor:
GIROFLEX S.A. Marca: FORMA (mixta)... ... 30
PROCESO 168-IP-2015
Interpretación prejudicial de los artículos 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Patente de invención:
COMBINACIÓN FARMACÉUTICA DE UN ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA Y UN INHIBIDOR DE ENDOPEPTIDASA NEUTRA. Demandante:
NOVARTIS AG. Proceso interno: 06317-2012-0-1801-JR-CA-15.
Magistrada sustanciadora: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce del mes de noviembre del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.
VISTOS:
El 13 de abril de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 06317-2012-0- 1801-JR-CA-15;
El auto del 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;
Los hechos relevantes señalados por el consultante.
A. ANTECEDENTES.
Partes en el proceso interno.
Demandante: NOVARTIS AG
Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.
Tercero interesado: FARMAINDUSTRIA S.A.
Hechos.
1. El 8 de noviembre de 2006, Novartis AG solicitó la patente de invención para COMPUESTOS ORGÁNICOS.
2. El 20 de julio de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título de la solicitud de patente por COMBINACIÓN FARMACÉUTICA DE UN ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA Y UN INHIBIDOR DE ENDOPEPTIDASA NEUTRA.
1 Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 38-J-TJCA-2015.
3. El 10 de septiembre de 2007, se publicó el extracto correspondiente a la presente solicitud de patente en el Diario Oficial El Peruano.
4. El 4 de diciembre de 2007, Farmaindustria S.A. formuló oposición a la citada solicitud de patente.
5. El 25 de febrero de 2010, mediante Informe Técnico JC 05-10, el examinador de patentes concluyó que:
− Las reivindicaciones 1 a 27 no cumplen con el requisito de claridad y sustento en la descripción contemplado en el artículo 30 de la Decisión 486.
El 6 de julio de 2010, Novartis AG dio respuesta al Informe Técnico JC 05-10, adjuntando para tal efecto un nuevo pliego de 15 reivindicaciones.
6. El 23 de julio de 2010, mediante Informe Técnico JC 05-10/a, el examinador de patentes concluyó que:
− Las reivindicaciones 1 a 12 no cumplen con el requisito de claridad y sustento en la descripción contemplado en el artículo 30 de la Decisión 486.
− Del mismo modo, las reivindicaciones 13 a 15 no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486.
El 16 de agosto de 2010, Novartis AG contesta el nuevo informe expedido adjuntando para ello un nuevo pliego de 8 reivindicaciones.
7. El 1 de septiembre de 2010, mediante Informe Técnico JC 05-10/b, el examinador de patentes concluyó que:
− Las reivindicaciones 1 a 5 no cumplen con el requisito de claridad y concisión establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
− Las reivindicaciones 6 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486.
8. El 14 de septiembre de 2010, mediante Resolución 71-2010/CIN-INDECOPI, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró fundada la oposición formulada por Farmaindustria S.A. y, en consecuencia, denegó la patente de invención solicitada.
9. El 6 de octubre de 2010, Novartis AG presentó recurso de apelación.
10. Mediante el informe técnico elaborado por la examinadora de patentes Pamela Marianella Robladillo Salas, se concluyó que:
− Las reivindicaciones 1 a 5 no cumplen con el requisito de concisión establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
− Las reivindicaciones 6 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486.
11. El 11 de junio de 2012, mediante Resolución 1004-2012/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 71- 2010/CIN-INDECOPI.
12. El 17 de septiembre de 2012, Novartis AG interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 1004-2012/TPI-INDECOPI.
13. El 19 de agosto de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por Novartis AG.
14. El 2 de septiembre de 2014, Novartis AG interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 13 de mayo de 2014.
15. El 9 de marzo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda.
16. NOVARTIS AG interpuso demanda en la que manifestó que:
17. La falta de notificación de los argumentos denegatorios de la segunda instancia administrativa, constituye un vicio de procedimiento que invalida y determina la nulidad de la Resolución 1004-2012/TPI-INDECOPI. Las reivindicaciones objetadas (1 a 5) no pueden considerarse como repetitivas debido a que cada una de ellas define de forma diferente la materia de la invención.
18. El documento D1 revela una mezcla física de dos compuestos, mientras que la invención solicitada se encuentra relacionada a un complejo supramolecular, el cual comprende una red tridimensional de las dos mitades farmacéuticas, átomos de sodio y agua. Los documentos del estado del arte no anticipan ni hacen evidente la materia de la invención solicitada. En consecuencia, se cumple con el requisito de nivel inventivo dispuesto por el artículo 18 de la Decisión 486.
Argumentos de la contestación a la demanda.
El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:
19. La Administración sólo se encuentra obligada a notificar el primer informe técnico, siendo facultativa la notificación de informes posteriores, por lo que la falta de notificación de un informe emitido en segunda instancia (cuarto informe) no afecta de ninguna manera el debido procedimiento.
20. Adicionalmente, las reivindicaciones 1 a 5 carecen de claridad y concisión por referirse a un mismo compuesto, aunque expresado de distinta manera, sin aportar ninguna materia nueva patentable.
21. Finalmente, las reivindicaciones 6 a 8 carecen de nivel inventivo, toda vez que la demandante no ha acreditado que el compuesto que se pretende proteger presente alguna ventaja o efecto inesperado frente a lo descrito en el antecedente que se aprecia en el documento D2. El documento D1, por su parte, sugiere el efecto anhipertensivo de
la solicitud de patente, dado que presentan los mismos ingredientes y la patente solicitada no tiene un efecto inesperado, careciendo por ello de nivel inventivo.
Sentencia de Primera Instancia.
La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que:
22. Es facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente el notificar dos o más veces sus inconformidades respecto al incumplimiento de los requisitos de patentabilidad. En tal sentido, la Sala del Tribunal del INDECOPI no se encontraba obligada a notificar el informe técnico emitido en segunda instancia administrativa, motivo por el cual no existe afectación al derecho al debido procedimiento de la demandante.
23. Respecto a la alegación de Novartis AG relativa a que las reivindicaciones objetadas no pueden considerarse repetitivas, debe tomarse en cuenta lo indicado por la examinadora de patentes en el último informe técnico emitido, quien expone claramente los elementos que respaldan sus conclusiones, expresando respecto a la concisión de las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud presentada por Novartis AG, que el elemento de concisión contenido en el artículo 30 de la Decisión 486 exige en las solicitudes de registro de patente la determinación más precisa del compuesto a proteger, no siendo coherente para cumplir con dicha exigencia de concisión el pretender reivindicar el mismo compuesto bajo diversas denominaciones.
24. En cuanto al nivel inventivo debe tenerse presente que conforme fue analizado por la examinadora de patentes, el documento D1 anticipa los efectos de la combinación de los compuestos químicos esenciales, entre los que se sugiere el efecto antihipertensivo mejorado, producto de la combinación de los ingredientes activos de ambos compuestos.
Finalmente, Novartis AG no ha podido acreditar la eficacia comparativa en la carencia de efectos secundarios.
Argumentos del recurso de apelación.
NOVARTIS AG presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos:
25. Se afectó su derecho de defensa al no poder contestar el informe técnico del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, más aún cuando existen diferencias entre el último informe de primera instancia y el informe de segunda instancia administrativa.
26. Respecto a la afirmación relativa a que no se ha podido acreditar la eficacia comparativa en la carencia de efectos secundarios, la demostración de una eficacia comparativa no debe ser lo relevante en el análisis del nivel inventivo toda vez que dicho análisis debe estar basado en el principio de no obviedad entre la invención y el antecedente más cercano.
27. En este sentido, la invención reivindicada no resulta obvia frente al antecedente citado por la resolución cuestionada, por cuanto el nivel inventivo es sustentado en la complejidad de estabilizar el complejo supramolecular reivindicado en una sola entidad química dotada de una red de enlaces químicos. Finalmente, la demostración del efecto inesperado no es un requisito para reconocer el nivel inventivo de una invención, más aún cuando la invención en sí misma no resulta obvia tomando en cuenta los mencionados antecedentes.
Solicitud del Juez consultante.
28. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a:
− ¿Cómo deben interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 en torno al número de veces que es obligatoria en primera y segunda instancia la notificación de los informes técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas respecto al otorgamiento de patentes?
− ¿Cuáles serían las razones jurídicas para tratar de forma distinta a ambos informes cuando su contenido técnico puede ser el mismo?
− En tal sentido, ¿resulta necesario que el Tribunal notifique, antes de resolver el informe técnico que sirvió de sustento a su decisión si éste contiene las mismas conclusiones que el informe técnico que sustentó la decisión de la primera instancia administrativa frente a las mismas reivindicaciones?
− ¿La labor jurisdiccional sólo debería comprobar la falta de notificación del informe técnico o debería exigir además que el demandante especifique cuál es la parte del informe (por contener, supuestamente, un nuevo elemento que no le fue comunicado) que agravia su derecho y su importancia para hacer variar la decisión de la Autoridad Administrativa? Esto estando a lo señalado por el principio de relevancia de la nulidad.
− ¿De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, cuáles son los requisitos o criterios que se deben tomar en cuenta a fin de considerar que una solicitud de patente cumple con el requisito de nivel inventivo?
− ¿De acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, se puede considerar a una reivindicación carente de claridad si es reiterativa de las anteriores?
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.
29. Los artículos 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
30. Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;
31. El Tribunal interpretará los siguientes artículos:
Solicitados: 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2.
2 Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.
Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.
Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiere a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.
(…)
Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este
C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
1. El requisito de nivel inventivo.
2. Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión.
3. De la notificación de los informes técnicos.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
1. El requisito de nivel inventivo.
32. El Juez consultante solicitó la interpretación del artículo 18 de la Decisión 486 en vista de que se debate si la solicitud de patente cumple con el requisito de nivel inventivo, y pidió que el Tribunal se pronuncie sobre ¿De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, cuáles son los requisitos o criterios que se deben tomar en cuenta a fin de considerar que una solicitud de patente cumple con el requisito de nivel inventivo?
33. Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.
34. El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno
deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.
Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.
Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:
a) copia de la solicitud extranjera;
b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;
d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,
e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.
La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.
Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.
es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las
‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. (Proceso 12- IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA).
35. El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’
(problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)”. (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2- BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO).
36. En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (…). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida3 (…). Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado).
37. Por otra parte y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, sostiene:
38. Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en
3 Office européen des brevets, op.cit.
la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
39. La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué
"cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.
40. El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica.
41. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.
42. Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.
43. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención.
44. Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución.
45. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:
- identificación del estado de la técnica más cercano;
- identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y
- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano.
46. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión.
47. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.
48. El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió.
49. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.
50. La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).
51. Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos.
52. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención.
53. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.
54. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.
55. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:
- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;
- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y - ¿de prever el resultado?
56. Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo”. (Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, ya citado).
57. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.
2. Las reivindicaciones. Requisitos de claridad y concisión.
28. En el proceso interno se debate acerca de la claridad y la concisión como requisitos que deben cumplir las reivindicaciones, de esta manera, el Juez consultante consulta al Tribunal ¿De acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, se puede
considerar a una reivindicación carente de claridad si es reiterativa de las anteriores? Por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema.
29. La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.
30. Al respecto, en el Proceso 104-IP-2013, repetido en el Proceso 165-IP-2013, el Tribunal ha manifestado:
“La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.4
Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.5
Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección.
La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable.
En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia.
4 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99.
5 SALVADOR, Jovaní. “El ámbito de protección de la patente”. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002.
De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo.
Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) b) La descripción”. El artículo 28 añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”.
Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación.
Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”6.
Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas”.
(Proceso 104-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2250 de 14 de noviembre de 2013, patente: COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA).
31. Por otra parte, el requisito de concisión de acuerdo al Manual Andino de Patentes, tiene la finalidad de “(…) evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el excesivo número y complejidad de éstas”.7
32. En el caso de autos, el Juez consultante, deberá determinar la claridad y la concisión de las reivindicaciones presentadas por la NOVARTIS AG dentro de la solicitud de patentabilidad de COMBINACIÓN FARMACÉUTICA DE UN ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA Y UN INHIBIDOR DE ENDOPEPTIDASA NEUTRA.
3. De la notificación de los informes técnicos.
33. El Tribunal interpretará el tema, ya que en el caso de autos, la parte demandante manifestó que el informe técnico emitido en segunda instancia (cuarto informe) no le fue notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones.
34. Por su parte, el Juez consultante solicitó que el Tribunal se pronuncie sobre ¿Cómo deben interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 en torno al número de veces que es obligatoria en primera y segunda instancia la notificación de los informes técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas respecto al otorgamiento de patentes? Sobre ¿Cuáles serían las razones jurídicas para tratar de forma distinta a ambos informes cuando su contenido técnico puede ser el mismo? En tal
6 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004, p. 48.
7 Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los Países de la Comunidad Andina, p. 42.
sentido, ¿resulta necesario que el Tribunal notifique, antes de resolver el informe técnico que sirvió de sustento a su decisión si éste contiene las mismas conclusiones que el informe técnico que sustentó la decisión de la primera instancia administrativa frente a las mismas reivindicaciones?; y, sobre ¿La labor jurisdiccional sólo debería comprobar la falta de notificación del informe técnico o debería exigir además que el demandante especifique cuál es la parte del informe (por contener, supuestamente, un nuevo elemento que no le fue comunicado) que agravia su derecho y su importancia para hacer variar la decisión de la Autoridad Administrativa? Esto estando a lo señalado por el principio de relevancia de la nulidad.
35. De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención.
36. Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43- IP-2014:
“En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“(…)
La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado;
muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.
El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.
Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere
para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención:
“COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.
El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.
Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.
El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.
Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes:
“Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud. La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos
casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo. Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013).
37. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente:
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.
A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.
No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica.
Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.
SEGUNDO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas.
Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente y deberán contener la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.
Es decir, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.
TERCERO: La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la
segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.
La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA
Hernán Romero Zambrano MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito
PRESIDENTE SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 170-IP-2015
Interpretación prejudicial de los artículos 30, 34, 45, 46 y 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Patente de invención:
FORMULACIÓN DE ANTICUERPOS HUMANOS REFERIDOS A TRANSTORNOS ASOCIADOS CON TNF-ALFA. Demandante: ABBIE BIOTECHNOLOGY LTD. Proceso interno: 00924-2010-0-1801-JR-CA-08.
Magistrada sustanciadora: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce del mes de noviembre del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.
VISTOS:
El 13 de abril de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 30, 34, 45, 46 y 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 00924- 2010-0-1801-JR-CA-08;
El auto del 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;
Los hechos relevantes señalados por el consultante.
A. ANTECEDENTES.
Partes en el proceso interno.
Demandante: ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD. (antes ABOTT LABORATORIES LTD.)
Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.
1 Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 38-J-TJCA-2015.
Tercero interesado: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS DE ORIGEN Y CAPITAL NACIONALES (ADIFAN).
Hechos.
1. El 15 de agosto de 2003, Abbvie Biotechnology Ltd. (en adelante, Abbvie) solicitó el registro de la invención denominada FORMULACIÓN DE ANTICUERPOS HUMANOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS ASOCIADOS CON TNF-ALFA, adjuntando un pliego de 23 reivindicaciones.
2. El 15 de octubre de 2004, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título de la presente invención por el de FORMULACIÓN DE ANTICUERPOS HUMANOS REFERIDOS A TRANSTORNOS ASOCIADOS CON TNF-ALFA.
3. El 27 de diciembre de 2004, se publicó el extracto correspondiente a la presente solicitud de patente en el Diario Oficial “El Peruano”.
4. El 18 de marzo de 2005, la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales (en adelante, Adifan) formuló oposición a la citada solicitud de patente.
5. El 13 de septiembre de 2007, mediante Informe Técnico JC 08-07, el examinador de patentes concluyó que:
− Las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen con el requisito de claridad contemplado en el artículo 30 de la Decisión 486.
− La reivindicación 23 referida al uso no resulta patentable.
El 18 de enero de 2008, Abbvie dio respuesta al Informe Técnico JC 08-07, adjuntando para tal efecto un nuevo pliego de 22 reivindicaciones.
6. El 27 de marzo de 2008, mediante Informe Técnico JC 08-07/A, el examinador de patentes concluyó que:
− Las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen con el requisito de claridad contemplado en el artículo 30 de la Decisión 486.
− Las reivindicaciones 13 a 15 no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486.
7. El 10 de julio de 2008, mediante Resolución 779-2008/OIN-INDECOPI, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró fundada la oposición formulada por Abbvie y, en consecuencia, denegó la patente de invención solicitada.
8. El 19 de agosto de 2008, Abbvie presentó recurso de apelación contra la Resolución 779- 2008/OIN-INDECOPI, adjuntando un nuevo pliego de 6 reivindicaciones.
9. El 27 de mayo de 2009, mediante el Informe Técnico PCG 49-2009, la examinadora de patentes concluyó que:
− Las reivindicaciones 1 a 6 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
10. El 9 de noviembre de 2009, mediante Resolución 2932-2009/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la decisión contenida en la Resolución 779-2008/OIN-INDECOPI.
11. El 9 de febrero de 2010, Abbvie interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 2932-2009/TPI-INDECOPI.
12. El 16 de octubre de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por Abbvie y, en consecuencia, declaró nula la Resolución 2932-2009/TPI-INDECOPI.
13. Mediante escrito de 30 de octubre de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada el 16 de octubre de 2014.
14. El 10 de marzo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 30, 34, 45, 46 y 51 de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda.
ABBVIE interpuso demanda en la que manifestó que:
15. Se vulneró el principio del debido procedimiento debido a que se omitió notificar a las partes el Informe Técnico PCG-49-2009 que sustentó la decisión final emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI con la que se denegó la patente solicitada por Abbvie.
16. Quien solicita el registro de una patente de invención puede, en cualquier momento del trámite, modificar la memoria descriptiva y sus reivindicaciones, motivo por el cual estas modificaciones deben ser admitidas y las reivindicaciones solicitadas aprobadas.
17. En el nuevo pliego de 6 reivindicaciones se eliminaron los términos imprecisos objetados, en los cuales la formulación se encuentra definida por los componentes que forman parte de la misma. Adicionalmente, las reivindicaciones 1 a 6 constituyen nuevas reivindicaciones en las cuales se han enmendado las observaciones. Finalmente, en ninguno de los documentos que sustentan la oposición se enseñan o sugieren los elementos que contienen estas reivindicaciones, por lo que éstas resultan novedosas e inventivas.
Argumentos de la contestación a la demanda.
El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:
18. El hecho de que la Administración requiera por una sola vez a los solicitantes para que subsanen omisiones de fondo, y una vez notificado el solicitante, en caso éste no logre subsanarlo, existen dos opciones a seguir: i) la potestad discrecional de decidir si se notifica dos o más veces al solicitante; o, ii) denegar la patente al no cumplir el primer requerimiento de subsanación.
Finalmente, la solicitud de registro de patente de invención objeto de análisis no cumplía con el requisito de claridad, ya que las reivindicaciones han sido expresadas de manera oscura e imprecisa.
Sentencia de Primera Instancia.
La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que:
19. De conformidad a interpretaciones prejudiciales realizadas por el Tribunal Andino, la notificación del nuevo informe técnico emitido por el evaluador externo será obligatoria siempre que: i) no reitere conclusiones; y, ii) habiéndose reiterado conclusiones, éstas se funden en otros puntos o elementos no contenidos en el antecedente. Caso contrario, la notificación será facultativa.
20. En el caso concreto, el Informe Técnico PCG 49-2009 contiene observaciones que no se desprenden de los Informes Técnicos JC 08-07 y JC 08-07/A. En consecuencia, constituyen hechos nuevos, máxime si en el último pliego de 6 reivindicaciones presentado se denota una modificación del planteamiento de sus pliegos anteriores, por lo que correspondía la notificación del Informe Técnico PCG 49-2009.
Argumentos del recurso de apelación.
El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la contestación de demanda y agregando los siguientes argumentos:
21. La patente no podía ser otorgada, sobre la base no sólo de una nueva observación, sino que en el nuevo pliego de reivindicaciones presentado en forma conjunta con el recurso de apelación de fecha 18 de agosto de 2008 no se logró desvirtuar las razones que sirvieron de sustento a la denegatoria expedida en primera instancia administrativa. Es decir, no se lograron absolver las observaciones efectuadas a través de los informes técnicos previos.
22. Adicionalmente, el Juez no ha evaluado que el Informe Técnico PCG 49-2009 no sólo incluía una nueva observación, sino que reiteraba las observaciones previamente notificadas a través de los Informes Técnicos JC 08-2007 y JC 08-2007, las cuales no fueron absueltas, por lo que correspondía la denegatoria de la patente. Finalmente, el Informe Técnico PCG 49-2009 no debía ser notificado, porque ello no era obligatorio, y porque si así se hubiera hecho, el procedimiento hubiera durado indefinidamente, no sólo en primera sino en segunda instancia.
Solicitud del Juez consultante.
23. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a:
− ¿Cómo debe interpretarse el artículo 30 de la Decisión 486 respecto a los criterios para definir si una reivindicación cumple con el requisito de claridad? ¿Podría interpretarse que necesariamente existe afectación de este requisito si una reivindicación se redacta usando términos genéricos?
− ¿Cómo debe interpretarse el artículo 34 de la Decisión 486, respecto a hasta qué momento del procedimiento administrativo es pertinente realizar una modificación de la solicitud de patente? ¿Debe entenderse que existe un límite al número de modificaciones que pueda realizar el solicitante? ¿Cuáles son los criterios para determinar si una modificación excede lo permitido por la norma?
− ¿Cómo deben interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 en torno al número de veces que es obligatoria en primera y segunda instancia la notificación de los informes técnicos elaborados por examinadores externos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención?
− ¿Cómo debe interpretarse el artículo 51 de la Decisión 486, en lo referido a si para interpretar una reivindicación, ésta puede sustentarse en sí misma, o necesariamente requiere que el sustento obre en la memoria descriptiva?
