El consejo experto
Analizar el interés de la compañía con- siderando tanto lo que puede beneficiar como perjudicar de cada uno de los sistemas de resolución de conflictos. Es decir, no solo pensar en “si tengo una pretensión bien fundamentada quiero poder obtener una resolución rápida”, sino también en supuestos en que las pretensiones sean dudosas o simplemente carentes de fundamento jurídico, a pesar de ser esenciales des- de el punto de vista de negocio.
Garrigues tiene una inequívoca voca- ción internacional, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes un asesora- miento integral en cuatro continentes y en todas las materias jurídicas y fiscales, y una amplia experiencia tanto en litigios judiciales con componentes internacionales como en arbitrajes in- ternacionales ante distintas institucio- nes, con participación activa en el Club Español del Arbitraje
(www.clubarbitraje.com).
En contratos internacionales es difícil consensuar la sumisión de las partes a los tribunales propios o a instituciones arbitrales del país, salvo que una de las partes sea especialmente débil, en cuyo caso suele tener mayor protección (p. ej. contratos de agencia). En tales casos, lo recomendable es someterse a un arbitraje institucional internacional (p. ej., ante la Cámara de Comercio Internacional de París), pero previendo desde el inicio la sumisión a un único árbitro para evitar que se tripliquen los costes por designación de tribunales arbitrales de tres miembros, que resul- tan, en la práctica, innecesarios.
55.El contrato de transferencia
de tecnología
En el ámbito internacional resultan muy interesantes las alianzas estratégicas de colaboración tecnológica, operaciones de medido riesgo económico que buscan encontrar nuevas fuentes de innovación. Los contratos de transferencia de tecnología (derechos de propiedad industrial e intelectual o el denominado know how, según si se trata de tecnología registrada o no) son, en este sentido, vehículos de expansión para empresas que no desean realizar una inversión directa en el país de destino, pero sí desean aprovechar las ventajas de tener un socio local, conocedor del mercado objetivo y con recursos y conocimientos técnicos que complementan los propios.
Generalmente, la tecnología transferida consiste en una combinación de derechos registrados y no registrados. Los derechos no registrados constituyen lo que conocemos como know how, que consiste en un conjunto de información práctica no registrada, derivada de pruebas y experiencias, que es secreta, sustancial y determinada. Secreta por no ser de dominio público o fácilmente accesible; sustancial por ser importante y útil para la fabricación de los productos contractuales; y determinada por estar descrita de manera suficientemente exhaustiva.
En virtud del contrato de transferencia de tecnología, su titular concede a un tercero derechos de explotación (licencia), o bien le cede la titularidad de dicha tecnología (transferencia). En ambos casos, se debe regular la prestación de asistencia técnica por parte del licenciante o transmitente para asegurar una correcta aplicación de la tecnología cedida o licenciada. Asimismo conviene establecer los mecanismos para determinar la titularidad y, en su caso, el registro, de las mejoras y los desarrollos futuros de dicha tecnología, e incluir en cualquier caso cláusulas de confidencialidad (encaminadas a preservar el carácter secreto de los conocimientos y prohibir su divulgación no autorizada) y de no competencia (para disuadir al cesionario o licenciatario de utilizar la tecnología cedida con fines competitivos).
Fundamentalmente en el supuesto de licencia de explotación de la tecnología, conviene asimismo conocer los mecanismos que nos permitan proteger y defender dicha tecnología en el mercado local, tanto frente a su destinatario como frente a eventuales violaciones por parte de terceros.
Dada la complejidad de este tipo de operaciones en el ámbito internacional, se recomienda en cualquier caso recibir asesoramiento local tanto de carácter técnico como legal, hasta la finalización del proyecto de inversión.
El factor Garrigues
Recomendación prácticaEl consejo experto
Conocer los mecanismos de protección, en el territorio de destino, de nuestra tecnología, cuando vaya a ser aplicada por el socio local, e incluir en el contrato cláu- sulas penales con carácter principalmente disuasorio para evitar al máximo el incumplimiento de los pactos de confidencialidad y no competencia por el cesionario o licenciatario.
Las alianzas estratégicas para el intercambio de cono- cimientos técnicos (en las que cedemos o licenciamos nuestra tecnología) constituyen formas de expansión internacional interesantes, pero que requieren analizar previamente algunas cuestiones esenciales:
• Para tener en cuenta en la determinación del tipo de
alianza:
Cesión: transmisión de la tecnología propia que impli- ca pérdida de la titularidad sobre ella e impide su uso por el cedente
Licencia: concesión de un derecho de uso o explota-
ción de la tecnología
• necesidad de mayor control sobre cómo aplica la
tecnología el socio local
• prestación de asistencia técnica
• Análisis sobre la protección de la tecnología en destino
- Posibilidad de registro de la tecnología - Defensa frente a violación de terceros
• Contenido del contrato (cesión/licencia)
- Transmisión de titularidad de la tecnología / conce- sión de licencia de uso
- Contraprestación/royalties
- Territorio. Régimen de exclusividad (licencia) - Asistencia técnica
- Pactos de confidencialidad y de no competencia - Límites al derecho concedido (licencia): ¿derecho a
sublicenciar?
- Titularidad sobre las mejoras o desarrollos de la tecnología
- Aspectos formales: documento público e inscripción
• Asesoramiento local, tanto técnico como legal
- Conocimiento del socio local y sus cualidades - Atención a la normativa local aplicable
Garrigues tiene una inequívoca vocación internacional, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes un ase- soramiento integral en cuatro continentes y en todas las materias jurídicas y fiscales.
En este sentido, Garrigues cuenta con oficinas propias en Bruselas, Casablanca, Londres, Nueva York, Miami, Shanghái, Tánger y Varsovia, y además pertenece, en calidad de miembro promotor y de socio fundador, respectivamente, a Affinitas y a Taxand.
Affinitas es una alianza integrada por diferentes despa- chos de abogados, independientes y autónomos entre ellos pero que comparten los principios de Garrigues a la hora de prestar servicios a nuestros clientes, que nos permite cubrir, tanto desde un punto de vista legal como fiscal, el área de Sudamérica.
Por otro lado, Taxand es una red global de despachos independientes creada en 2005, exclusivamente de carácter fiscal, que se está convirtiendo en la primera red internacional de servicios fiscales globales.
56.IVA - entregas intracomunitarias
El adquirente es un empresa- rio o profesional identificado a efectos del IVA (NIF-IVA) en un Estado miembro distinto de España.
Se acredite que el adquirente dispone de un NIF/IVA. Para ello puede consultarse una base de datos intracomunitaria (denominada VIES) en la que de forma periódica y automática se recogen los NIF/IVA intra- comunitarios (www.ec.europa. eu/taxation_customs/vies). De este modo, quien vaya a reali- zar entregas intracomunitarias de bienes pueda validar el NIF/ IVA suministrado por su cliente. Los bienes son transportados
por el vendedor, por el adqui- rente o por un tercero en nom- bre y por cuenta de cualquiera de los anteriores, al territorio de otro Estado miembro.
Se justifique la salida de los bienes con destino a otro Es- tado miembro. Ello podrá acre- ditarse mediante los siguientes medios:
- Si el transporte se realiza por el vendedor o por su cuenta, mediante los correspondien- tes contratos de transporte de las mercancías (carta de porte CMR) o las facturas expedidas por el transportista.
- Si el transporte se realiza por el comprador o por su cuenta, mediante el acuse de recibo del adquirente, el duplicado de la factura con el estampillado del adquirente o la copia de los documentos de transporte que pudiera facili- tarle el comprador (carta de porte CMR).
A efectos del IVA se consideran entregas intracomunitarias aquellas transmisiones de bienes que son transportados a otro Estado miembro.
Estas entregas de bienes están exentas del IVA si se cumplen los siguientes requisitos:
De acuerdo con lo anterior, procederá la exención del impuesto cuando: