Proceso 19-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literal a); 83, literal a); 89 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fun- damento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 414-03. Actor: L’OREAL. Marca denominativa: “TRUE ILLUSION”
Proceso 22-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 135, literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión. Sig- no: FIGURA DE UN CISNE+COSMETICS (mixto). Actor: sociedad SCHWAN- STABILO COSMETICS GMBH & CO. Proceso interno N° 2003-00252 ...
Proceso 30-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Parte actora: sociedad PFIZER INC. Caso: marca “ZITROFOR”. Expediente Interno: N° 269-2004 ...
Proceso 26-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 88, 103, 119, 120 y Dis- posición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud del Consejo de Estado de la Repú- blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca: TEJALIT. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Proceso interno N°
2003-00224 ...
Para nosotros la Patria es América
S U M A R I O
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
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PROCESO 19-IP-2006
Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal a); 83, literal a); 89 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en
la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 414-03.
Actor: L’OREAL Marca denominativa: “TRUE ILLUSION”.
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA, en Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.
VISTOS:
Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elemen- tos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue- ron cumplidos, por lo que su admisión a trámite
fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de febrero de 2006.
I. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documenta- ción allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
A. LAS PARTES:
Demandante: L’OREAL.
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELEC- TUAL – INDECOPI.
Tercero interesado: UNILEVER N.V.
B. DATOS RELEVANTES.
1. Hechos.
Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acu- sados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes:
a. El 4 de mayo de 1998, la sociedad L’OREAL solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del signo “TRUE ILLUSION” para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
b. Después de haberse publicado el extracto en el diario oficial ‘EL Peruano’, dentro del plazo respectivo nadie formuló observaciones al re- gistro del signo “TRUE ILLUSION”, por lo que la Oficina de Signos Distintivos – INDECOPI procedió a realizar el examen de registrabilidad.
c. Mediante Resolución N° 014932-1998/OSD- INDECOPI de 21 de diciembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos-INDECOPI ne- gó el registro del signo denominativo “TRUE ILLUSION”, por ser similar a la marca deno- minativa “ILLUSION” de la compañía UNI- LEVER N.V., que distingue productos de la
clase 3 de la Clasificación Internacional ‘cos- méticos, perfumería, polvos para cutis y simi- lares’, (certificado N° 49251).
d. Señaló el INDECOPI, que la semejanza entre ambos signos radica en que el término ILLU- SION constituye el único elemento en la mar- ca registrada y, a su vez, es el más caracte- rístico del signo solicitado.
e. L’OREAL interpuso recurso de apelación el 20 de enero de 1999, el que sustentó en que la Oficina de Signos Distintivos no tuvo en cuenta en conjunto la estructura gramatical, como tampoco que el primer elemento del signo solicitado es TRUE.
f. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolu- ción N° 910-1999/TPI-INDECOPI de 22 de ju- lio de 1999, resolvió rechazar el acuerdo de coexistencia marcaria, y confirmó la Resolu- ción impugnada, denegando el registro.
g. La actora promovió ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia proceso contra el Instituto Nacional de Defensa de la Compe- tencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, solicitando la nulidad e invalidez de las Resoluciones 014932-1998/
OSD-INDECOPI de 21 de diciembre de 1998 y N° 910-1999/TPI-INDECOPI de 22 de julio de 1999 y .
h. Mediante sentencia de 24 de octubre de 2002, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró fundada la demanda y, por lo tanto, la nulidad de las Resoluciones demandadas.
i. El Instituto Nacional de Defensa de la Com- petencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
j. UNILEVER N.V. además de ser titular de
“ILLUSION” tiene registradas las siguiente marcas:
• TRUE LOVE (denominativa) certificado N°
8587, su vigencia hasta el 11 de julio de 2004, para distinguir “jabones, perfumes, aguas de colonia, aceites esenciales, cos- méticos; preparaciones para el baño no medicadas; cremas y lociones para la piel, preparaciones para el baño y la ducha,
talco; preparaciones para el cabello, dentí- fricos, antiperspirantes, desodorantes para uso personal y todos los demás produc- tos”.
• TRUE LOVE (denominativa) y modelo para distinguir “jabones, perfumes, colonias, agua de tocador, aceites esenciales, cosméti- cos; preparaciones para el tocador no medicas; cremas y lociones para la piel;
preparaciones para el cabello, dentífricos, antiperspirantes, desodorantes para uso personal y todos los demás productos”, certificado N° 14190, vigente hasta el 23 de julio de 2005.
k. UNILEVER N.V. no formuló observación algu- na, haciendo evidente que no se encontraba afectada con la solicitud de registro del signo TRUE ILLUSION. Prueba de ello, es la carta de consentimiento presentada el 5 de marzo de 1999, expedida a favor de la sociedad L’OREAL, en la que ambas partes señalan que pueden coexistir pacíficamente en el mer- cado, sin riesgo de confusión para los consu- midores, y mediante la cual se excluye de la solicitud de registro del signo TRUE ILLUSION, los productos: perfume, agua de tocador, y aceites esenciales para su uso personal.
2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.
La actora solicita la invalidez y revocación de las Resoluciones emitidas por el INDECOPI, para que, consecuencialmente, se otorgue el registro del signo TRUE ILLUSION. Al efecto expone como razones:
a. Cumplidos los 30 días para presentar obser- vaciones a la solicitud de registro del signo TRUE ILLUSION no se formuló ninguna por parte de UNILEVER N.V., titular de la marca registrada ILLUSION que ampara productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional
‘cosméticos, perfumería, polvos para cutis y similares’; además, la sociedad UNILEVER N.V. suscribió el 01 de febrero de 1999 una carta de consentimiento a nombre de L’OREAL, en la que se permite el registro y uso del sig- no solicitado TRUE ILLUSION, y en la que se indica los productos detallados en la solici- tud de registro: ‘gels, sales para el baño y la ducha, jabones de tocador, desodorante para el cuerpo, cosméticos tales como cremas,
leches, lociones, gels y polvos para la cara, el cuerpo y las manos, protectores solares, maquillajes, shampoos, gels, sprays, mousses y bálsamos para el peinado y el cuidado para el cabello, lacas para el cabello, tintes y pre- paraciones para decolorar el cabello, prepa- raciones para permanente, para rizar y ondu- lar el cabello, dentífricos, exclusivamente’, considerando que las marcas podían coexis- tir en el mercado sin riesgo alguno de generar confusión.
b. Desde el punto de vista gráfico y fonético, los signos TRUE ILLUSION e ILLUSION difieren en el número y secuencia de sus sílabas, así como de su estructura gramatical.
c. ILLUSION significa ilusión en español y, en consecuencia, el público consumidor lo pue- de asociar fácilmente con su traducción cas- tellana por la similitud en su escritura, mien- tras que el término TRUE significa verdadero, verdad, real y la asimilación por parte de los consumidores se presenta como una deno- minación de fantasía; además, para el consu- midor será la primera sílaba TRUE la que recuerde con facilidad, siendo éste un ele- mento diferenciador importante para evitar el riesgo de confusión.
d. El público consumidor pone especial aten- ción y cuidado cuando adquiere productos de belleza; es por ello que se hace un buen observador de la marca, origen empresarial, etc. Y por lo tanto, la coexistencia de los signos TRUE ILLUSION e ILLUSION no ge- nera ningún riesgo de confusión ante los con- sumidores de los mismos.
3. La contestación a la demanda.
El INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:
a. Los signos confrontados pertenecen a distin- tos titulares pero tienen similitud tanto en los productos que amparan (clase 3 de la Clasifi- cación Internacional), como en las marcas mismas y, en consecuencia, no pueden co- existir pacíficamente en el mercado ya que se expenden en los mismos establecimien- tos comerciales.
b. El consumidor no compara marcas, sino que recuerda el componente de la misma. ILLU-
SION es el término que con mayor facilidad puede ser captado por su traducción al cas- tellano, lo que no ocurre con el término TRUE que nada significa ni evoca para el público consumidor.
c. El riesgo de confusión es mínimo cuando el consumidor es profesional o especializado, lo que no sucede en el presente caso, dado que los productos que se pretende amparar con el signo solicitado son de consumo ma- sivo, y no como lo indica el demandante, de consumo privilegiado, por lo que debe poner- se mayor atención al consumidor medio.
d. Otro pormenor de la utilización de un mismo término:
“… entre “ILLUSION” y “TRUE ILLUSION”
en las que se repite el componente “ILLU- SION” generándose así en el consumidor la impresión de que ambas marcas distin- guen productos vinculados y fabricados por la misma unidad empresarial cuando en realidad ello no es así”.
e. Las Resoluciones impugnadas no han incurri- do en causal de invalidez alguna al rechazar el acuerdo de coexistencia marcaria, ya que el artículo 158 del Decreto Legislativo N° 823, dispone que es potestad del INDECOPI re- chazar este tipo de acuerdo privado en res- guardo del interés público, cuando la simili- tud entre las marcas sea de tal grado que pueda generar riesgo de confusión.
De conformidad con el informe del Juez Consul- tante y de los documentos enviados, se des- prende que la sociedad UNILEVER N.V. no con- testó la demanda.
4. Fundamentos jurídicos de la parte consi- derativa de la sentencia de 24 de octubre de 2002, proferida por la Sala Civil Per- manente de la Corte Suprema de Justicia de Perú.
Para acceder al petitum de la demanda y, en consecuencia, anular las Resoluciones deman- dadas, la Corte Suprema tuvo en cuenta, entre otros fundamentos, que:
“…El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual concuerda con la demandante en el sentido de que tratándo-
se de productos para el cuidado, higiene y belleza del rostro y del cuerpo, resulta razo- nable asumir que el público consumidor pres- tará especial atención al momento de adqui- rirlos, según se advierte de la lectura del cuarto párrafo del punto cuatro de la acotada resolución del Tribunal (determinación del Riesgo de Confusión).- Que, no obstante que la afirmación vertida por el citado Tribunal administrativo abunda en el hecho de la inexis- tencia del riesgo de confundibilidad, la autori- dad persiste en la denegatoria del registro de la marca solicitada, situación que, según se ha determinado en el considerando anterior, resulta incongruente, pues implícitamente la autoridad administrativa admite que ambas marcas (la solicitada y la registrada) pueden coexistir en el mercado debido a la especial atención que pone el consumidor al adquirir- los, dada la naturaleza de los productos no obstante pertenecer a la misma clase de la Nomenclatura Oficial…”.
5. Recurso de apelación contra la sentencia de 24 de octubre de 2002, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Supre- ma de Justicia.
El INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia, con los siguientes argumentos:
a. La sentencia apelada incurre en error al con- siderar una supuesta incongruencia en que habría incurrido la Resolución del Tribunal del INDECOPI, ya que si bien éste estable- ció que los signos en conflicto poseían ele- mentos característicos, ello no resultaba de- terminante para otorgar el registro de una marca.
b. Nuestra legislación marcaria pretende evitar el registro de signos, que aún cuando el con- sumidor no los pudiese confundir gráfica, fo- nética o conceptualmente, si los puede aso- ciar a un mismo origen común.
c. El Tribunal de INDECOPI ha resuelto denegar el registro del signo solicitado (TRUE ILLU- SION), por considerar que al ser portadora de un vocablo que se asocia con la marca pre- viamente registrada, el consumidor podría in- currir en confusión respecto del verdadero origen empresarial del producto o a las ex- pectativas de calidad esperadas.
De manera que el sustento de la denegatoria del registro del signo ha sido el riesgo de confusión indirecta
II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudi- cial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.
El juez consultante, mediante auto de 9 de no- viembre de 2005, ha solicitado la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Se interpretará la norma solicitada y de oficio, el artículo 81, el literal a) del artículo 82 y los ar- tículos 89 y 107 de la Decisión 344 norma vi- gente al momento de la solicitud de registro de marca.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DECISIÓN 344 Artículo 81
“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente dis- tintivos y susceptibles de representación grá- fica.
Se entenderá por marca todo signo percepti- ble capaz de distinguir en el mercado, los pro- ductos o servicios producidos o comercializa- dos por una persona de los productos o servi- cios idénticos o similares de otra persona”.
Artículo 82
“No podrán registrarse como marcas los sig- nos que:
a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior,
(…)
Artículo 83
“Así mismo, no podrán registrarse como mar- cas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al públi- co a error.”
Artículo 89
“El peticionario de un registro de marca, po- drá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asi- mismo, podrá eliminar o restringir los produc- tos o servicios principalmente especificados.
La oficina nacional competente podrá en cual- quier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Di- cho requerimiento de modificación se trami- tará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión.
En los casos previstos en el presente artícu- lo, no podrá modificarse la solicitud para cam- biar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.”
Artículo 107
“Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mis- mos productos o servicios, se prohíbe la co- mercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuer- dos que permitan dicha comercialización.
En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones nece- sarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o ser- vicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres desta-
cados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.
Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.
En cualquier caso, no se prohibirá la importa- ción de un producto o servicio que se en- cuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacio- nal competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.”
IV. CONSIDERACIONES.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: requisitos para el re- gistro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo mar- cario, comparación entre marcas denominativas, signos compuestos, signos en idioma extranje- ro, de los acuerdos de coexistencia marcaria y modificación de la solicitud de registro.
A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.
Antes de establecer los requisitos para el regis- tro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.
La Normativa Comunitaria Andina protege el in- terés del titular marcario, otorgándole un dere- cho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumi- dores evitando que sean engañados o que incu- rran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.
La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos pro- ductos y servicios que se ofertan en el mercado.
Marco Matías Alemán expresa que las marcas son:
“...signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servi- cios, a través de los cuales busca su diferen-
ciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 1
El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así:
“La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan…
(…)
La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad…
(…)
La tercera función de las marcas es la fun- ción condensadora del goodwill…
(…)
La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumido- res las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos. Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumi- dores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 2
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así:
Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (dis- tintiva, de identificación de origen de los bie- nes y servicios, de garantía de calidad, fun- ción publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la
1 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBRE- GIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVI- CIOS”. Editado por Top Management International. Co- lombia. Pág. 73.
2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002.
destacable es la función distintiva, que per- mite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.
Las restantes funciones, se ha dicho, se en- cuentran subordinadas a la capacidad distin- tiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Proceso 04-IP-95. Interpre- tación Prejudicial del 7 de marzo de 1997).
Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:
“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la proceden- cia del producto o del servicio al que repre- senta, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pu- diéndose no obstante causar engaño o con- fusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proce- so 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004).
Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma:
“…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distin- guir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.
La marca permite la distinción entre produc- tos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señala- dos”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MAR- CAS”. Cuarta Edición. Ed. LexisNexis. Abe- lardo- Perrot. Buenos Aires. 2002).
“A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza”
al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad unifor- me, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el
servicio tenían cuando los adquirió con ante- rioridad”.
“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifi- ca”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003).
El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los re- quisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibili- dad de representación gráfica.
1. La distintividad.
La distintividad o fuerza diferenciadora es la ca- pacidad intrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servi- cios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como mar- ca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mer- cado; el carácter distintivo de la marca le permi- te al consumidor realizar la elección de los bie- nes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibili- ta que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.
En este sentido se precisa que el carácter dis- tintivo:
“…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituir- se en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurí- dico prevé para las marcas.” 3
La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor
3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTA- RIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.
Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003.
los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identifi- cados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.
2. La perceptibilidad.
La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriori- zarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que trans- formen lo inmaterial o abstracto en algo percep- tible o identificable por los sentidos.
Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado pro- ducto.
La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que:
“La perceptibilidad, precisamente, hace refe- rencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sen- sorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de pala- bras, a una figura, a un dibujo, o a un conjun- to de dibujos.” 4
Carlos Fernández Novoa respecto de la percep- tibilidad expone la siguiente idea:
“El signo marcario es una realidad intangible;
para que los demás perciban el signo, es pre- ciso que éste adquiera forma sensible: que
se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes ex- presiones publicitarias.”5
3. La susceptibilidad de representación grá- fica.
Este requisito exige que un signo para ser re- gistrable debe tener la posibilidad de ser repre- sentado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.
En conclusión, para acceder al registro marca- rio, el signo solicitado debe cumplir con los re- quisitos de distintividad, perceptibilidad y su- ceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley co- munitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada nor- ma.
El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pre- tende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo enca- ja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa co- munitaria.
B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDEN- TIDAD O SIMILITUD.
El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el dere- cho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicita- dos, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente soli- citada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos pro- ductos o servicios, o productos o servicios res- pecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI- NA. Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N°
132-IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de di- ciembre de 2004.
5 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DE- RECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984.
Págs. 21 y SS.
Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se despren- de, consistente en hacer uso de ellas con ex- clusividad.
Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no po- see fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los con- sumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transpa- rencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al reali- zar la elección de los productos que desea adquirir.
Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya exis- tente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstan- cia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.
Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuer- do a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan, así como entre los productos que amparan, existe identi- dad o semejanza, para determinar si las identi- dades o semejanzas encontradas por sus ca- racterísticas son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo exami- nado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro.
Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más perso- nas para identificar productos o servicios idénti- cos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los con- sumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los pro- ductos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.
En reiteradas sentencias este Tribunal se ha pronunciado sobe los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera:
“Los supuestos que pueden dar lugar al ries- go de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y tam- bién entre los productos o servicios distingui- dos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o seme- janza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2005. Sentencia de 27 de julio de 2005. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1240 de 7 de septiembre de 2005).
Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente:
“...es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la seme- janza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas dife- rentes”.
“...se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechan- do del conocimiento o prestigio de otra mar- ca, para beneficiarse de la venta de produc- tos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un pro- ducto reconocido en el mercado, disfrazán- dose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del re- gistro en aras de la protección general de los consumidores.” 6
6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI- NA. Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso Nº 161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005.
La similitud entre dos signos puede darse des- de diferentes ámbitos:
La similitud ortográfica existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden in- crementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.
La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la síla- ba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuen- ta las particularidades de cada caso.
La similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénti- cos a otros registrados o previamente solicita- dos, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.
C. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.
En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.
En reiteradas sentencias este Tribunal ha mani- festado que al momento de realizar la compara- ción entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 7, han sido acogidos por la jurispruden- cia de esta Institución, y que son del siguiente tenor:
“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colo- carse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.”
Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto mar- cario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finali- dad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es proce- dente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma indi- vidualizada. A efectos de determinar la simili- tud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayor- mente se percibe el riesgo de que se genere confusión.
D. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMI- NATIVAS.
Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronun- ciable, dotado o no de significado conceptual;
las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor so- licitar el producto o servicio a través de la pala- bra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Fernández Novoa ofrece al respecto los siguien- tes criterios, elaborados en torno a la compara- ción de marcas denominativas:
7 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.
“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de desta- car aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”
“...han de considerarse semejantes las mar- cas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”
“...la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”
“...en el análisis de las marcas denominati- vas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 8
- Signos compuestos:
Dentro de los signos denominativos están los signos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras; al respecto, el Tribunal ha establecido que:
“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cual- quiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más pa- labras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada...”
(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C.
N° 677, de 13 de junio de 2001, marca BOLIN BOLA).
Al cotejar signos compuestos habrá de exami- narse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen los signos com- puestos, teniendo esto como efecto, que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes de las marcas en conflicto estén dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particulari- zadora que conduzca a identificar el origen em- presarial y a evitar, de este modo, que el consu- midor pueda caer en error. Al respecto el Tribu- nal se ha manifestado de la siguiente manera:
“De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distin- tivo para ser registrado”. (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, ci- tando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS mixta).
De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competen- te deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos TRUE ILLUSION e ILLUSION, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adopta- dos por este Tribunal.
F. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO.
Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del cono- cimiento común, cabe considerarlos como sig- nos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.
Sin embargo, no serán registrables dichos sig- nos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha he- cho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y tampoco si se trata de vocablos gené- ricos o descriptivos.
Este Tribunal ha manifestado al respecto lo si- guiente:
“...Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los
8 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.
Países de la Comunidad Andina, o son com- prensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su si- militud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros…”.
(Proceso N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, marca OLYMPUS).
El Tribunal asimismo dice que:
“...cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalen- te en la lengua española al de la marca exa- minada, su grado de genericidad o descriptivi- dad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuen- temente con las expresiones en idiomas lati- nos como el Italiano o el Francés que por ha- blarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. (Proceso Nº 3-IP- 95, Interpretación Prejudicial del 7 de agosto de 1995).
G. DE LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA.
Como quiera en el proceso interno que dio ori- gen a la presente interpretación se plantea la existencia de un acuerdo de coexistencia mar- caria entre las sociedades UNILEVER N.V. y L'OREAL, que no tuvo en cuenta la Oficina Na- cional, es pertinente interpretar el artículo 107 de la Decisión 344, el cual regula dicha figura.
Dicho artículo prohíbe la comercialización de los productos o servicios identificados con marcas idénticas o semejantes, registradas en la subre- gión a nombre de titulares diferentes y para dis- tinguir los mismos productos o servicios, salvo que dichos titulares suscriban acuerdos que per- mitan aquella comercialización. De haber acuer- do, dispone la norma, que las partes deben adop- tar las previsiones necesarias dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de tales productos o servicios, dentro de las cuales se encuentra la de especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación del origen de los mismos. Además, el acuerdo deberá ser inscrito en la oficina nacional compe- tente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.
En relación con la eficacia y aceptación de tales acuerdos, este Tribunal ha manifestado que:
“Los Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresa- rios que compiten en el mercado para deter- minar que ciertas marcas idénticas o seme- jantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aun- que resuelven el conflicto entre los particula- res titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a sal- vo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”. (Proceso 104-IP-2003. Interpre- tación prejudicial de fecha 29 de octubre de 2003).
Los acuerdos de coexistencia marcaria, aunque son actos de la autonomía de la voluntad priva- da, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes:
1. Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consu- midor respecto del origen de las mercan- cías o productos.
2. Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia.
3. Que sean inscritos en las oficinas nacio- nales competentes.
En este sentido, la Oficina Nacional Competen- te o el Juez, en su caso, deberán analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con dichos re- quisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general.
En este sentido el Tribunal ha precisado lo si- guiente:
“La suscripción de acuerdos privados no cons- tituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial de- berá en todo momento salvaguardar el inte- rés general evitando que el consumidor se vea inducido a error” (Proceso 50-IP-2001.
Interpretación prejudicial del 31 de octubre de 2001).
H. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE RE- GISTRO MARCARIO.
Conforme a los documentos que acompañan la solicitud de interpretación se plantea que con la carta de consentimiento otorgada por la socie- dad UNILEVER N.V. se modificó la solicitud de registro marcario, excluyendo de ella los si- guientes productos: perfume, agua de tocador y aceites esenciales para uso personal. En este sentido, se interpretará el artículo 89 de la Deci- sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartage- na, norma procesal aplicable al momento de presentarse la modificación de la solicitud.
El artículo 89 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena dispone que el peticionario podrá mo- dificar su solicitud de registro marcario única- mente en los aspectos secundarios. Lo anterior quiere decir que el legislador andino supone una diferencia entre los aspectos secundarios y as- pectos principales de la solicitud, pero no define unos y otros. El Tribunal se ha manifestado en relación con dicha distinción de la siguiente manera:
“En una solicitud de registro de marca se pue- den distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es de- cir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc.), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite constituiría una nueva solicitud sujeta al pro- cedimiento inicial del registro con la conse- cuente publicación, sujeción a la posibilidad de nuevas observaciones y pérdida del dere- cho de prioridad”. (Proceso N° 26-IP-2003. Inter- pretación Prejudicial del 23 de abril de 2003).
En relación con la restricción de los productos o servicios descritos en la solicitud inicial, es considerada por la norma en cuestión como un aspecto secundario. A contrario sensu, la am- pliación de productos o servicios inicialmente especificados, o el propio cambio de signo, son considerados aspectos principales y, por lo tan- to, inmodificables.
El artículo 89 no dispone nada en relación con la oportunidad para modificar la solicitud. El Tribu- nal en reiterada jurisprudencia, sobre el tema ha establecido:
“El artículo 89 que se analiza, no ha precisa- do el momento en el cual, dentro del procedi- miento administrativo, el peticionario pueda modificar su solicitud inicial. Pero si se parte del hecho de que un procedimiento adminis- trativo contiene varias fases, una de las cua- les es la del procedimiento de tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, esto es, a la re- solución del administrador, esos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento que el administrador dicte la resolu- ción por medio de la cual quede en firme di- cho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa.” (Pro- ceso N° 20-IP-95. Interpretación prejudicial del 16 de octubre de 1996).
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA,
C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y sus- ceptibilidad de representación grá- fica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en nin- guna de las causales de irregistra- bilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénti- cos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o regis- trada para los mismos productos o servicios, o para productos o servi- cios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al públi- co a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicita-
do para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es sufi- ciente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
TERCERO: La autoridad nacional habrá de de- terminar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta in- terpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la natura- leza de los signos en conflicto.
CUARTO: El Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos ILLUSION y TRUE ILLUSION, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta in- terpretación respecto de la com- paración entre la mencionada cla- se de marcas, y en especial te- niendo en cuenta que en relación con los signos compuestos habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vo- cablos que los componen.
QUINTO: Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma ex- tranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que pro- cede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y su significado se ha hecho del cono- cimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denomi- nación no podría ser registrada.
SEXTO: La Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, de- berán analizar si el acuerdo de co- existencia cumple con los requisi- tos de eficacia descritos en la pre- sente interpretación, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuer- do y, por lo tanto, declarar que marcas no pueden coexistir, sal- vaguardando con esto el interés general.
SEPTIMO: El artículo 89 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina se refiere a los aspectos y efectos concernientes a la facul- tad del peticionario de modificar su solicitud inicial de registro deter- minando que ella sólo procede en aspectos secundarios, atinentes a la descripción de marca o, en su caso, a la eliminación o restricción de los productos o servicios princi- palmente especificados. No es via- ble cuando se pretende alterar la naturaleza del signo registrable, ni tampoco para ampliar los produc- tos o servicios principalmente es- pecificados.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni- dad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 414- 03, deberá adoptar la presente interpretación.
Así mismo deberá dar cumplimiento a las pres- cripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría Ge- neral de la Comunidad Andina, para su publica- ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta- gena.
Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO Mónica Rosell Medina
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-
Mónica Rosell SECRETARIA
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil seis.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, adjuntada al oficio N° 1851 de 28 de noviembre de 2005, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa al artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 2003-00252.
El auto de 22 de febrero de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial, por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,
Los hechos relevantes señalados por el consul- tante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 1851, complementada con los documentos incluidos en anexos.
a) Partes en el proceso interno
Demandante: Sociedad SCHWAN–STABILO COSMETICS GMBH & CO. Demandada: La Su- perintendencia de Industria y Comercio. Terce- ros interesados: sociedad JAFER LIMITADA y sociedad LABORATORIO DE COSMÉTICOS SLENDY LTDA.
b) Hechos
El 6 de septiembre de 2001 la sociedad SCHWAN–
STABILO COSMETICS GMBH & CO presentó solicitud de registro como marca del signo FIGU-
RA DE UN CISNE+COSMETICS (mixto) para distinguir “Lápices cosméticos de todo tipo, lá- pices para cejas, lápices para el contorno de los ojos, lápices cajal, lápices delineadores de ojos, lápices labiales, lápices delineadores de labios, lápices de sombras, pestañina; lápices correc- tores y para cubrir; lápices cosméticos para los pómulos y el rostro; lápices removedores de maquillaje; lápices de perfume, lápices blancos para las uñas, lápices delineadotes (sic) líqui- dos”, productos comprendidos en la clase 3 (Clasificación Internacional de Niza, clase 3:
preparaciones para blanquear y otras sustan- cias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengranar y raspar; jabones; perfume- ría, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos). Publicado el extrac- to de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 515 del 29 de abril de 2002, las so- ciedades JAFER LIMITADA y LABORATORIO DE COSMÉTICOS SLENDY LIMITADA presen- taron oposición al registro, argumentando que la expresión COSMETICS no era registrable por ser genérica y descriptiva.
Por Resolución N° 29821, de 20 de septiembre de 2002, la Jefe de la División de Signos Distin- tivos de la Superintendencia de Industria y Co- mercio, de oficio, negó el registro del signo FIGURA DE UN CISNE+COSMETICS (mixto), porque consideró que “… la marca solicitada en registro COSMETICS pretende distinguir entre otros productos, lápices cosméticos de todo tipo, lápices cosméticos para los pómulos y el rostro, lápices de perfume. Considerado que tal signo carece de la suficiente fuerza distintiva para ser registrada como marca, ya que designa de manera clara, inmediata y directa el producto amparado … la denominación que acompaña al signo solicitado, no puede ser considerado del tipo explicativo, pues es la más relevante dentro del conjunto marcario y por la incorporación del gráfico no deja de ser una marca ‘exclusivamen- te’ genérica. Por lo anterior, el signo solicitado
PROCESO 22-IP-2006
Interpretación prejudicial del artículo 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera
e interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión Signo: FIGURA DE UN CISNE+COSMETICS (mixto). Actor: sociedad SCHWAN-STABILO
COSMETICS GMBH & CO. Proceso interno N° 2003-00252.
no puede ser apropiado exclusivamente por el solicitante, al intentar privar a los demás empre- sarios de una expresión necesaria para ofrecer sus productos en el mercado”.
Contra dicha Resolución la actora interpuso re- curso de reposición y en subsidio de apelación.
El primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos quien, mediante Resolución N° 41145 de 23 de diciembre de 2002, confirmó la decisión contenida en la Re- solución N° 29821 y concedió el recurso de apelación. El segundo fue resuelto por el Super- intendente Delegado para la Propiedad Indus- trial que, mediante Resolución N° 0600 de 16 de enero de 2003, también confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada y decla- ró agotada la vía gubernativa.
c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora dice que la Superintendencia de In- dustria y Comercio violó el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni- dad Andina. Con relación al argumento de la Superintendencia de considerar que “…la figura del cisne, como elemento gráfico de la marca
‘no es tan importante y predomina la parte deno- minativa’”, la actora responde en tres puntos:
“A. La figura del cisne que forma la marca solici- tada no es secundaria, es, por el contrario, donde recae la fuerza distintiva de la marca. B.
La marca solicitada no está formada exclusiva- mente por la expresión COSMETICS. C. La ex- presión COSMETICS sola no es registrable para distinguir productos de la clase 3 pero acompa- ñada de otro signo, figura o palabra (en este caso la figura de un cisne) se convierte en un signo registrable como marca, por tratarse de una marca EVOCATIVA de los productos que distingue”.
Sostiene que: “… la distintividad de la marca de- be analizarse respecto de la Figura de un Cisne y no respecto de la denominación COSMETICS, pues esta última es de uso común. Por esta razón no es válida, por decir lo menos, la apre- ciación de las resoluciones demandadas, según las cuales la parte principal del signo a registrar es COSMETICS”. También dice que: “… el vo- cablo COSMETICS no es apropiable en forma exclusiva por particulares, tampoco es válida la afirmación de que registrar la marca solicitada implicaría privar a la competencia de este térmi- no y confundir a los consumidores, pues cual-
quier concurrente en el mercado puede usar en sus marcas la expresión COSMETICS, sólo que no la podrá usar acompañada de la Figura de un Cisne o una semejante ni de la palabra CISNE”.
Igualmente sostiene que el referido literal f) fue violado porque el signo en conflicto “No está formada exclusivamente por la expresión COSMETICS, sino que a esta expresión la ante- cede la Figura de un Cisne, que no es genérica ni descriptiva para productos de la clase 3”.
d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda
La Superintendencia de Industria y Comercio dice que, con la emisión de las Resoluciones 29821, 41145 y 00600, “… no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias”.
Igualmente dice que la Resolución N° 29821 se expidió: “… legal y válidamente … declarando fundadas las observaciones presentadas por la sociedad Schwan Stabilo Cosmetics GMBH & Co y negando el registro de la marca ‘COSMETICS’
(mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 (sic) de la nomenclatura vigente, por encontrarse incursa en la causal de irregis- trabilidad contenida en el literal f) del artículo 15 (sic) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic), la cual impide el re- gistro de signos que puedan servir en el comer- cio para describir la indicación de los productos para los que ha de usarse”.
Explica que la irregistrabilidad del signo FIGU- RA DE UN CISNE+COSMETICS (mixto), se moti- vó por los tres requisitos de registrabilidad, que debe reunir un signo para ser considerado como marca, establecidos en el artículo 81 de la Deci- sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Al referirse al artículo 82 literal d) de la Decisión 344 y al artículo 135 literal e) de la Decisión 486 indica: “… para que un signo sea registrado co- mo marca, lo primero que debía tener en cuenta la oficina nacional competente es que se cum- plieran los requisitos exigidos por la comunidad andina”. Y que en el caso concreto “… la marca
‘COSMETICS’ cuyo elemento denominativo es el que predomina en sino (sic) solicitado como registro marcario además de no reunir los requi- sitos establecidos en el artículo 81, se encon- traba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo135 lde (sic) la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, toda vez que describe la especie de servicios (sic) que se prestarán en los estable- cimiento (sic) identificados con ella cual es el expendio de tacos (sic)”.
Manifiesta que “la marca (sic) ‘COSMETICS’
es una expresión descriptiva”. Finalmente sos- tiene: “Resulta evidente que en la expresión
‘COSMETICS’ no existe elemento alguno que aporte distintividad que la haga susceptible de registro marcario, habida cuenta que esta ex- presión describe directamente los servicios (sic) que se ofrecerán por parte del solicitante; por lo tanto, en el caso que nos ocupa la marca antes mencionada, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 literal e) (sic) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.
Los terceros interesados no contestaron a la demanda.
CONSIDERANDO:
Que la norma contenida en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Co- munidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que este Tribunal es competente para interpre- tar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territo- rio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comu- nitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo esta- blecido por el artículo 32 del Tratado de Crea- ción del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);
Que teniendo en cuenta que la solicitud como marca del signo FIGURA DE UN CISNE + COSMETICS (mixto), fue presentada el 6 de septiembre de 2001, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran den-
tro de la citada normativa por lo que, se interpre- tará el artículo 135 de la Decisión 486, sólo en sus literales e) y f) y en ejercicio de las faculta- des otorgadas por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni- dad Andina y el artículo 126 de su Estatuto, corresponde interpretar de oficio el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni- dad Andina.
Las normas objeto de la interpretación prejudi- cial se transcriben a continuación:
Decisión 486 de la Comisión de la Comu- nidad Andina
(…)
“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etique- tas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o me- dios indicados en los apartados anterio- res”.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfi- ca, la época de producción u otros datos,
