Lima, 8 de marzo de 2017
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág. PROCESO 263-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2008-00405. Referencia: Signos involucrados: PAXETAL (denominativo) y PAX, PAX ALERGIA, PAX CALIENTE NOCHE, PAX DIA, PAX LINCTUS, PAX NO TE DESAMPARA NI DE NOCHE NI DE DÍA, PAX NOCHE, PAX SINUS, PAX TOS, PAX ULTA (denominativas) y PAX, PAX CALIENTE NOCHE (mixtas)... ... 2 PROCESO 264-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00108.
Referencia: Marca involucrada: HEXAGON (mixta) ... 31 PROCESO 265-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00013. Referencia: Marcas involucradas SINLACT (denominativa) y SIMILAC (denominativa), SIMILAC CUIDADO ESPECIAL (denominativa), SIMILAC ISOMIL (denominativa), SIMILAC ADVANCE 1 (mixta), SIMILAC ADVANCE 2 (mixta), SIMILAC ADVANCE (denominativa), SIMILAC ADVANCE SIN LACTOSA (mixta), SIMILAC CON HIERRO (mixta)... ... 48
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 263-IP-2016 Interpretación Prejudicial
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
República de Colombia 2008-00405
Signos involucrados: PAXETAL (denominativo) y
PAX, PAX ALERGIA, PAX CALIENTE NOCHE, PAX DIA, PAX LINCTUS, PAX NO TE DESAMPARA NI DE NOCHE NI DE DÍA, PAX NOCHE, PAX SINUS, PAX TOS, PAX ULTA (denominativas) y PAX, PAX CALIENTE NOCHE (mixtas)
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
El Oficio 2355, recibido el 31 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00405; y,
El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno Demandante:
Demandado:
2. Hechos relevantes
SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE
COLOMBIA.
2.1. El 2 de agosto de 2007, LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. (en adelante, LAFRANCOL) solicitó el registro del signo PAXETAL (denominativo)1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 52 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 547, no se presentó oposición por parte de terceros.
2.3. El 22 de agosto de 2007, mediante Resolución 25639, la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) concedió el registro del signo PAXETAL (denominativo).
2.4. El 17 de octubre de 2008, SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A. (en adelante, SANOFI) interpuso demanda en acción de nulidad en contra de la Resolución 25639, fundamentada en el registro previo de las siguientes marcas:
Marca Tipo Clase(s) Productos Certificado
PAX Denominativa 5 Productos 292592 farmacéuticos
PAX Denominativa 5 Medicamentos 241036 antigripales,
anti-Expediente interno 07 12410.
Marca Tipo Clase(s) Productos Certificado tusivos, descongestionante. PAX �. 5 Farmacéuticos e 224848 higiénicos, productos .(.
dietéticos para niños y enfermos.
PAX Denominativa 5 Productos 263880
ALERGIA farmacéuticos e
higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos .
PAX •.• PAX 5 Un producto 261184
1!,i�J;1
CALIENTE farmacéutico limitado
NOCHE 1:A.!..,� •lfí a un antigripal ·-"º
..
PAX Denominativa 5 Productos 224585
CALIENTE farmacéuticos e
NOCHE higiénicos; productos
dietéticos para niños y enfermos.
PAX DIA Denominativa 5 Productos 191217 farmacéuticos e
higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos.
PAX LINCTUS Denominativa 5 Productos 264411 farmacéuticos e
Marca PAXNO TE DESAMPARA NI DE DÍA PAXNOCHE PAXNOCHE CALIENTE PAXNOCHE CALIENTE
Tipo Clase(s) Productos
Denominativa 5
Denominativa 5
5
5
dietéticos para niños y enfermos.
Productos farmacéuticos e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos.
Productos farmacéuticos e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos.
Un medicamento contra los síntomas de la gripa o resfriado común Productos farmacéuticos limitados a un medicamento contra los síntomas de la gripa o resfriado común. Certificado 271680 201875 260679 352704
Marca PAX NOCHE CALIENTE PAXSINUS PAXTOS PAX ULTRA
Tipo Clase(s) Productos
5 Denominativa 5 Denominativa 5 Denominativa 5 Productos farmacéuticos limitados a un medicamento contra los síntomas de la gripa o resfriado común. Productos farmacéuticos e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos.
Productos farmacéuticos e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos.
Productos farmacéuticos e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos. Certificado 315245 243391 240654 357560
2.5. El 20 de enero de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a), 137 y 150 de la Decisión 486.
3. Argumentos de la Acción de Nulidad planteada por SANOFI
3.1. Es titular de varias marcas que inician con el término PAX para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
3.2. La SIC no se percató de que el signo solicitado PAXETAL se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
3.3. El signo solicitado podría generar riesgo de confusión en el público consumidor.
3.4. Es titular de una familia de marcas que incluyen marcas con la partícula PAX.
3.5. El signo solicitado PAXETAL es confundible con las marcas PAX, creando riesgo de confusión.
3.6. La solicitud presentada tiene la intención de crear confusión respecto de las marcas PAX, engañando y desviando la clientela.
3.7. Los actos de competencia desleal no sólo resultan por la similitud de los signos, sino de una táctica mucho más compleja en tanto que alguno consumidores podrán creer que las marcas registradas PAX pertenecen a la solicitante, creando error.
3.8. La solicitante pretende perpetrar, facilitar y consolidar actos de competencia desleal.
4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte de la SIC
4.1. La SIC no ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486.
4.2. El signo solicitado PAXETAL (denominativo) no se encontraba incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la norma andina.
4.3. La oficina realizó el examen de registrabilidad teniendo en cuenta las condiciones de registrabilidad.
4.4. En ningún momento la oficina dejó de aplicar o aplicó indebidamente las disposiciones vigentes en materia marcaria, por el contrario, la Resolución que se impugna se ajusta plenamente a derecho.
5. Tercero interesado
De la revisión del expediente no aparecen antecedentes del tercero interesado, no contestó a la acción de nulidad presentada.
B.
1. 2. 3. 3 4NORMAS A SER INTERPRETADAS
El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 137 y 150 de la Decisión 4863 de la
Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada de los artículos 136 literal a) al tratarse el caso interno sobre la irregistrabilidad por confusión de un signo con una marca registrada y del 137 al argumentarse actos de competencia desleal para obtener el registro y del 150 para analizar el tema del examen de registrabilidad que debe realizar la oficina nacional.
No se analizará el Artículo 134 ya que no se analizarán los requisitos para el registro de una marca.
De oficio se interpretarán los artículos 258, 259 y 267 de la Decisión 4864 para analizar el tema de competencia desleal argumentado por la
parte actora.
"Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos
susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b} las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores".
"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto
de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( .. .)
"Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan
inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, podrá denegar dicho registro".
"Artículo 150.· Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En
caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre
éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución".
"Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el
ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos".
"Artículo 259.· Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial,
entre otros, los siguientes:
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C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre signos denominativos.
3. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 4. Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas. 5. La familia de marcas.
6. La solicitud de registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Concepto de acto desleal. De los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por confusión, actos de competencia desleal por desviación de la clientela y actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. De las acciones por competencia desleal.
7. Examen de registrabilidad que debe realizar la oficina nacional competente.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos
1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo PAXETAL
(denominativo) es confundible con las marcas PAX, PAX ALERGIA, PAX CALIENTE NOCHE, PAX DIA, PAX LINCTUS, PAX NO TE DESAMPARA NI DE NOCHE NI DE DÍA, PAX NOCHE, PAX SINUS, PAX TOS, PAX ULTA (denominativas) y PAX, PAX CALIENTE NOCHE (mixtas) por lo que es pertinente revisar el Artículo 136 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que:
a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, /os productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
b)las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento,
/os productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
c) /as indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al
público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, /as características, la aptitud en el empleo
ola cantidad de los productos".
(. . .)
"Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la
autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial
conforme a lo previsto en el presente Título".
"Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (. .. )" (. .. )"
1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta} y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales5.
1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee6.
1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica7. 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre
los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta} ylo de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
6 7
1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar
Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.
Proceso 397-IP-2015. Ibídem.
un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejanteª.
1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos9:
8
9
1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo
sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.
1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del
consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas 1.6.5. De la experiencia, al consumidor medio se le presume
normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo
Ibídem.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.
nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos que identifican los signos en conflicto.
1.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
1 .8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
2. Comparación entre signos denominativos
2.1. Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo solicitado PAXETAL
(denominativo), solicitado, con las marcas registradas PAX, PAX ALERGIA, PAX CALIENTE NOCHE, PAX DIA, PAX LINCTUS, PAX NO TE DESAMPARA NI DE NOCHE NI DE DÍA, PAX NOCHE, PAX SINUS, PAX TOS, PAX UL TA (denominativas), es necesario que se
proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto10.
2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en:11
10
11
a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca
ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o,
Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016.
b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su
significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
2.3. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios:
2.3.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
2.3.2. Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
2.3.3. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
2.3.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos actores es compuesto ( conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros12:
12
2.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo
compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor
poder de recordación en el público consumidor.
2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general,
tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la
palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015.
2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con
los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor
sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso
común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se
deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.
2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en
cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe
identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:
2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.
2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
2.5. En congruencia con el desarrollo de la presente Interpretación Prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asoc1ac1on que pudiera existir entre los signos PAXETAL
(denominativo), y PAX, PAX ALERGIA, PAX CALIENTE NOCHE, PAX DIA, PAX LINCTUS, PAX NO TE DESAMPARA NI DE NOCHE NI DE DÍA, PAX NOCHE, PAX SINUS, PAX TOS, PAX ULTA (denominativos)
3. Comparación entre signos denominativos y mixtos
3.1. El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud de que el signo solicitado PAXETAL y las marcas materia de la acción de nulidad PAX,
PAX CALIENTE NOCHE, son mixtas.
3.2. Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo denominativo y uno mixto, es necesario que se proceda a
compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un ,:!�11,�,:;,·;J.; .:;,.:.:1�cr,1inativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. 3.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los
signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso13.
3.4. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
13
14
15
16
a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial14, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión15.
b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:16
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 55-IP-2013, p. 12; y el Proceso 178-IP-2015, p. 10.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 129-IP-2015, p. 10.
En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: "salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo
caso podrán incurrir en el riesgo de confusión". Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en
antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: "Si al realizar la
comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comerciar'. Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión
planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 88-IP-2015, pp.10-11.
(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
3.5. En congruencia con el desarrollo de la presente Interpretación Prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.
4. Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas
4.1 . Los signos en conflicto amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos.
4.2. El examen de los signos que amparan productos destinados a la salud humana y animal, merecen mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Por lo tanto, en estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 4.3. Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud
del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad17.
4.4. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura 'curativa personal', según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el 17 Proceso 8-IP-2013.
anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos 18.
4.5. Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno 19.
4.6. Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas20.
4.7. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y que, además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente21.
4.8. De conformidad con lo anterior, se debe determinar la registrabilidad del
signo PAXETAL (denominativo), examinando cuidadosamente la
posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos 18 19 20 21 Ibídem. Proceso 30-IP-2000.
Proceso Nº 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 765, de 27 de febrero de 2002.
farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados temas tan sensibles como la salud y la vida.
5. La familia de marcas
5.1. SANOFI afirma que es titular de la familia de marcas que comparten la expresión PAX, por este motivo, el Tribunal interpretará el tema.
5.2. La familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial22.
5.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión23.
5.4. El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común24.
5.5. En relación con lo anterior, el consultante deberá determinar si la partícula PAX establece una familia de marcas o si se trata de un elemento de uso
22 23 24 Proceso 80-IP-2006. Proceso 97-IP-2002. Proceso 06-IP-2010.
común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.
6. La solicitud de registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Concepto de acto desleal. De los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por confusión, actos de competencia desleal por desviación de la clientela y actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. De las acciones por competencia desleal
6.1. El Tribunal abordará el tema en virtud a que la parte demandante afirma que el signo PAXETAL (denominativo) fue solicitado con el fin de perpetrar un acto de competencia desleal. Para abordar el tema, primero se desarrollarán los conceptos necesarios sobre la competencia desleal.
6.2.
6.3.
6.4.
25 26
Concepto de Acto Desleal
El Artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: "Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos". De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos25.
En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, este Tribunal considera que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor26.
El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo mencionado se toma en consideración lo que la doctrina señala sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los
Procesos 126-1 P-2009 y 129-1 P-2009. Proceso 38-IP-98.
mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones"27.
6.5. La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios28.
6.6. Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.
6.7. Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: "de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero, además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas. (publicidad engañosa, por ejemplo)"29.
6.8. Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente30:
6.9. 27
28
29
30
6.8.1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.
6.8.2. Que el acto o la actividad sean indebidos.
6.8.3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto, la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción.
En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo
Jaeckel Kovaks,Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45.
Narvaez García, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, Pág. 316.
Gacharná, María Consuelo. La Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1982, Pág. 47.
produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos.
6.1 O. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina.
6.11. Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios.
6.12. Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo31.
6.13. Conforme a lo expuesto, dentro del proceso interno, se debe determinar si la demandada quiso perpetrar o consolidar un perjuicio en contra de la sociedad demandante.
De los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial
6.14. El Artículo 259 de la Decisión 486, por su parte, se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual, aunque, como ya se mencionó, no configuran una lista taxativa. Estos son32:
31 32
a) Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que
sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
Actos de competencia desleal por confusión
Proceso 143-IP-2006. Proceso 11 O-IP-201 O.
6.15. El Artículo 137 de la Decisión 486 faculta a la oficina nacional competente a denegar el registro de un signo como marca, cuando tenga indicios razonables que le permitan deducir que el signo solicitado intenta perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
6.16. De conformidad con lo establecido en el Artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el Artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor"33.
6.17. Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe34.
6.18. Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores en general35.
6.19. El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registra! sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece36.
33 Proceso 5-IP-2013. 34 Ibídem.
35 Ibídem. 36 Ibídem.
� "'l"I '=':--1 �:::--. -::·"'"'�: :.,, r�:·'l r:1 !8 1.1r:-:i marca reaistrada llegue a consolidarse, ss necesado que su titulai- haya GD1"3L., ¡_;e s, .... 0r1a f•;; '-.: r ,:Gtíl.J1 .t:) C::; proceder a solicitar su registro37.
6.21. Al respecto, cabe precisar que, si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial38.
6.22. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar. facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida39.
6.23. Los actos de competencia desleal por confusión, gozan de las siguientes características40:
37 38
39 40
a) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.
Ibídem. Ibídem.
La imitación o "copia servil" de una marca previamente conocida. Ibídem.
e) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal41.
6.24. 6.25. 6.26. 6.27. 6.28. 41 42 43
Respecto de los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, se sostiene que en un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.
La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.
La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo42.
Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos43.
Finalmente, se aclara que los actos de competencia desleal por imitación se encuadran dentro de los parámetros descritos, en virtud a que la imitación consiste en copiar las características de un producto o un servicio lo que acarrearía un riesgo confusión de confusión y/o
Proceso 116-IP-2004. Ibídem.
Proceso 110-IP-2010.
asociación entre el público consumidor y, de acuerdo a lo descrito, podría configurase en un acto de competencia desleal44.
6.29. Por lo tanto, en el presente caso, se deberá determinar si existen indicios razonables que hagan pensar que el registro del signo HEGAXON se realizó para facilitar, perpetrar y consolidar un acto de competencia desleal por confusión.
Actos de competencia desleal por desviación de clientela
6.30. En el fondo, más allá de la protección del postulado de la transparencia en el mercado, la regulación de la competencia desleal trae consigo el resguardo de la clientela obtenida por los empresarios. Posicionar los productos y servicios ofrecidos en la mente del consumidor, así como generar fidelidad en este último, es una tarea que compromete ingentes esfuerzos y recursos. Por lo tanto, todos los actos de competencia desleal podrían terminar en que la clientela migre de un empresario a otro ocasionando graves perjuicios tanto a un sujeto determinado como al mercado como tal45.
6.31. La conducta se realiza cuando de manera deshonesta un competidor, bajo cualquier plataforma fáctica, planea o logra que la clientela se aparte de la actividad empresarial de otro competidor en el mercado46. 6.32. Para el caso particular es muy importante que se determine:
6.32.1 . Posible práctica deshonesta: solicitud del registro marcario del signo PAXETAL.
6.32.2. Indicios razonables que permitan pensar que dicha práctica se realizó para perpetrar, facilitar o consolidar la desviación o posible desviación de la clientela.
6.33. Es muy importante tener en cuenta que no es necesario que se dé efectivamente la desviación, sino que la conducta tenga como objeto causar el mencionado efecto.
6.34. Para probar la posible desviación de la clientela, primero se debe probar la clientela, ya que de lo contrario si no existe clientela no habría acto de competencia desleal.
44 Proceso 251-IP-2015. 45 Proceso 54-IP-2013.
6.35. Se debe tener muy en cuenta que no cualquier práctica que genere o planee dicho desvío encaja dentro del supuesto normativo. Sólo puede ser por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios lícitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico47.
Actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena
6.36. El aprovechamiento de la reputación ajena puede, si se cumplen los requisitos para ello, dar lugar a actos de competencia desleal.
6.37. En un mercado competitivo ganar prestigio es muy difícil; lograr posicionar una marca es un trabajo soportado en grandes esfuerzos empresariales. Por lo tanto, si un competidor se aprovecha de la reputación ajena con la finalidad de falsear la competencia y causar daño a un competidor específico, estaríamos en frente de un acto de competencia desleal vinculado con la propiedad industrial. En el presente caso, el aprovechamiento del prestigio ajeno se materializa en el hecho de que un competidor se cuelga o utiliza la fama, el prestigio o la notoriedad de determinada marca para distorsionar la competencia y causar perjuicio a un competidor, que bien podría ser la disminución de las ventas o la dilución de la capacidad distintiva de la marca48. 6.38. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si el signo
PAXETAL (denominativo) fue solicitado para perpetrar un acto de
competencia desleal.
7. Examen de registrabilidad que debe realizar la oficina nacional competente
7.1. Tomando en cuenta que SANOFIS afirma que la SIC violentó lo dispuesto en el Artículo 150 de la Decisión 486, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de "Examen de registrabilidad".
7.2. El Artículo 150 de la Decisión 486 determina que:
47 48
"Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca
mediante resolución".
Proceso 54-IP-2003. Proceso 145-1 P-2011.
7.3. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde rna.L.:::.ar ;3¡ &,\3iTléil
az:
registraiJiildaci, ei que 03 c:.:l1gatorio y dabe llevarsea cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado49.
7.4. La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros de marcas".5º 7.5. Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en
el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio51.
7.6. De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto52.
7. 7. El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales53 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos 49 50 51 52 53 Proceso 107-IP-2014.
Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. 916 de 2 de abril de 2003. Marca: "CONSTRUIR Y DISEÑO". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 107-IP-2014, ya citado. Ibídem.
Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9
pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen:
1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.
2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.
3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". 54
7.8. Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro de Marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina55.
7.9. La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos56.
7.1 O. Requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte
54
55 56
de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.
Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476 de 16 de marzo de 2007. Marca: "BROCHA MONA". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 107-IP-2014. Ibídem.
de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados. 57
7.11. En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad se plasma en la Resolución que concede o deniega el registro de marca. Es decir, la Oficina Nacional Competente no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marca, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2008-00405, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatu/ del Tribunal.
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lit�/
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
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/
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
57 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. 422 de 30 de marzo de 1999. Marca: "GLEN SIMON". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS: 264-IP-2016 Interpretación Prejudicial
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia
2011-00108
Marca involucrada: HEXAGON (mixta) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
El Oficio 2370, recibido el 31 de mayo de 2016, mediante el cual Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal d) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00108; y,
El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno
Demandante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE
\ \
Demandado:
Tercero interesado:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÜBLICA DE COLOMBIA.
ZIE LIMITADA
2. Hechos relevantes
2.1. El 12 de febrero de 2009, ZIE LIMITADA (en adelante, ZIE) solicitó el registro de la marca HEXAGON (mixta)1 para distinguir servicios
comprendidos en la Clase 352 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
®BEXAGON
2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 603, no se presentaron oposiciones en su contra.
2.3. El 20 de agosto de 2009, mediante Resolución 41336, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro de la marca HEXAGON (mixta). 2.4. El 1 de marzo de 2011, HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE
APARELHOS ORTOPEDICOS L TOA. (en adelante, HEXAGON 1 NDUSTRIA) presentó acción de nulidad en contra de la Resolución 41336, fundamentada en que ZIE fue su distribuidor autorizado en Colombia.
2.5. El 20 de enero de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal d) y 137 de la Decisión 486.
2
Expediente interno 09-013478.
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. importar, producir, comercializar y vender cualquier tipo de instrumentos, implantes, prótesis y artefactos ortopédicos y de toda clase de elementos y equipos médicos, odontológicos, quirúrgicos, hospitalarios y para la rehabilitación y drogas y medicamentos, así como productos de aseo.
..
3. Argumentos de la demanda de nulidad planteada por HEXAGON INDUSTRIA
3.1. La compañía HEXAGON INDUSTRIA es titular en Brasil de la marca HEXAGON3 para identificar productos de la Clase 104.
3.2. A fin de comercializar sus productos en Colombia, contactó con la sociedad PROMED QUIRURGICOS L TOA. Posteriormente, luego de los acuerdos llegados, se constituyó en Colombia la sociedad denominada SYNTHES Y TRAUMA L TOA. (en adelante, SYNTHES)
3.3. Entre SYNTHES y HEXAGON INDUSTRIA se firmó un contrato de distribución exclusiva, contando SYNTHES con la autorización para efectuar los trámites de registro sanitario ante el INVIMA, no existiendo autorización expresa para registrar la marca HEXAGON en Colombia. 3.4. Luego de un tiempo SYNTHES cambió de nombre a ZIE LTDA.,
concediendo HEXAGON INDUSTRIA a ZIE la distribución de los productos identificados con la marca HEXAGON.
3.5. Sin contar con la autorización de HEXAGON, ZIE solicitó el registro de la marca HEXAGON (mixta) para distinguir servicios de la Clase 35. 3.6. Los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza,
están directamente relacionados con los productos de la Clase 1 O que protege la marca HEXAGON.
3.7. En vista de que el contrato de distribución celebrado con ZIE no era exclusivo, en el año 2009 HEXAGON IDUSTRIA contactó a la sociedad CORTICAL L TOA., para que distribuya sus productos, lo cual no pudo hacer debido a que ZIE obtuvo el registro de mala fe de la marca HEXAGON.
3.8. Los representantes de SYNTHES y de ZIE, tenían pleno conocimiento que el titular de la marca HEXAGON era la sociedad brasilera HEXAGON INDUSTRIA pese a lo cual y siendo sus representantes en Colombia, solicitaron el registro de la marca HEXAGON para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, con el único objetivo de bloquear a futuro la comercialización de productos provenientes de Brasil.
3.9. ZIE actuó de mala fe al obtener el registro de la marca HEXAGON con la clara intencionalidad de cometer actor de competencia desleal.
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Certificado 827170211, de los hechos contenidos en el expediente, no se ha podido determinar si el signo es denominativo o mixto.
Aparatos y utensilios para la corrección de defectos físicos y aparatos ortopédicos.
