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Lima, 18 de mayo de 2015
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág. Proceso 180-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 4, 13, 23 y 25 de
la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: MICROSOFT CORPORATION Asunto: Infracción de derechos de autor en la modalidad de reproducción y distribución no autorizada de programas de ordenador. Expediente Interno:
5652-2012-0-1801-JR-CA-08... ... 1 Proceso 225-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante,
de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121, 122 y 123 de su Estatuto, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 16749-2013. Recurrente: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI. Marca
denominativa LIB TECHNOLOGIES... ... 18 Proceso 243IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del
artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 224, 225, 226 y 228 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada, por la Sala Quinta Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 04165-2010-0-1801-JR-CA-15. Apelante: REPRESENTACIONES HEROV S.R.L. Marca
mixta: ACLICLAS. ... ... 45
PROCESO 180-IP-2014
Interpretación prejudicial de los artículos 1, 4, 13, 23 y 25 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en
Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: MICROSOFT CORPORATION Asunto: Infracción de derechos de autor en la modalidad de reproducción y distribución no autorizada de programas de ordenador. Expediente Interno: 5652-2012-0-1801-JR-CA-08.
Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 12 días del
mes de marzo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
Subespecialidad en
Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.
VISTOS:
El Oficio 5652-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ del 22 de octubre del 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 5652-2012-0-1801-JR-CA-08.
El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno:
Apelante: MICROSOFT CORPORATION
Partes contrarias: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ COMPUPARTES S.R.L.
2. Hechos:
1. El 30 de septiembre del 2010, MICROSOFT CORPORATION interpuso denuncia por infracción a la legislación sobre Derecho de Autor contra COMPUPARTES S.R.L., al venir ésta reproduciendo y comercializando copias no autorizadas de sus programas de ordenador.
2. Mediante Resolución 1 del 29 de octubre de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor admitió a trámite la denuncia presentada, otorgando a la denunciada un plazo de 5 días para que presente sus descargos. Asimismo, ordenó la realización de una visita inspectiva en el local de la denunciada, así como la medida cautelar de incautación, la cual recaería sobre cualquier CD u otro soporte en el que se haya reproducido ilícitamente los programas de ordenador de titularidad de la denunciante; a su vez, se ordenó la medida cautelar de cese de la actividad ilícita por parte de la denunciada, debiendo esta última abstenerse de realizar actos de reproducción y distribución no autorizada de los programas de titularidad de la denunciante.
3. Mediante Resolución 2 del 9 de noviembre del 2010, la Comisión de Derecho de Autor ratificó las medidas cautelares de incautación y de cese de la actividad ilícita ordenadas por su Secretaría Técnica. En esa misma fecha se llevó a cabo la diligencia de inspección ordenada.
4. El 16 de noviembre de 2010, COMPUPARTES S.R.L. absolvió el traslado de la denuncia.
5. Mediante Resolución 63-2011/CDA-INDECOPI del 27 de enero del 2011, la Dirección de Derecho de Autor resolvió lo siguiente:
“Primero.- Declarar fundada la denuncia interpuesta por MICROSOFT CORPORATION contra la empresa COMPUPARTES S.R.L. por infracción a los derechos de reproducción y distribución, en consecuencia, sancionar a la denunciada con una multa ascendente a Diez (10) UIT, (…).
Segundo.- Reconocer a la denunciante MICROSOFT CORPORATION la suma de Mil Trescientos Setenta y Dos con 57/100 Dólares Americanos (US$ 1,372.57) por concepto de remuneraciones devengadas, (…).
Tercero.- Denegar la solicitud de la denunciante respecto del pago de las costas y costos del presente procedimiento.
Cuarto.- Denegar la publicación de la presente resolución a costa del infractor. Quinto.- Ordenar la inscripción de la presente resolución en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos”. 6. El 9 de febrero de 2011, COMPUPARTES S.R.L. interpuso recurso de apelación
contra la Resolución 63-2011/CDA-INDECOPI. Esgrime como argumentos que el acta notarial no resulta válida, toda vez que no cumple con los requisitos requeridos por la Ley del Notariado. Asimismo, señaló que en la diligencia de inspección realizada no se ha verificado ningún CD o soporte con software ilegal.
7. Mediante Resolución 811-2012/TPI-INDECOPI del 17 de mayo del 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió:
“Primero.- Revocar la Resolución 63-2011/CDA-INDECOPI del 27 de enero del 2011, en los extremos que:
Declaró fundada la denuncia interpuesta contra COMPUPARTES S.R.L. e impuso sanción de multa ascendente a 10 UIT.
Reconoció a favor de MICROSOFT CORPORATION la suma de US$ 1,372.57 (Mil Trescientos Setenta y Dos con 57/100 Dólares Americanos) por concepto de remuneraciones devengadas.
Ordenó la inscripción de la resolución en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos.
Segundo.- Dejar firme la Resolución 63-2011/CDA-INDECOPI”.
8. El 22 de agosto del 2012, MICROSOFT CORPORATION interpuso demanda contencioso administrativa contra el INDECOPI, COMPUPARTES S.R.L. y el Procurador Público del Estado a cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros, postulando como pretensiones:
i. Se declare la nulidad parcial de la Resolución 811-2012/TPI-INDECOPI, que revocó en parte la Resolución 63-2011/CDA-INDECOPI, en los extremos que establecieron: (a) declarar fundada la denuncia interpuesta contra
COMPUPARTES S.R.L., imponiéndole una sanción de multa ascendente a 10 UIT; (b) reconocer a favor de MICROSOFT CORPORATION la suma de US$ 1,372.57 (mil trescientos setenta y dos con 57/100 dólares americanos) por concepto de remuneraciones devengadas; y (c) ordenar la inscripción de la resolución en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos.
ii. Se declare el reconocimiento del interés jurídicamente tutelado y se adopte las medidas o actos necesarios para tales fines.
9. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó sentencia el 29 de octubre del 2013 mediante Resolución 9, declarando infundada en todos sus extremos la demanda.
10. MICROSOFT CORPORATION interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia de primera instancia.
11. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante su Resolución 3 del 2 de junio del 2014, suspendió el proceso y solicitó interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 05652-2012-0-1801-JR-CA-08, de la siguiente manera:
1. “Si en este caso al adquirir la licencia de los productos Microsoft Office Profesional 2007 (español) y Windows 7 Profesional (español) autoriza al comercializador de ordenadores el uso en ellos de los mismos en cualquiera de sus formas, versiones de prueba o versiones completas.
2. Si la adquisición de licencia los libera de responsabilidad en su uso respecto de los ordenadores que comercializan”.
3. Argumentos de la demanda:
12. Como sustento de la demanda, MICROSOFT CORPORATION manifestó lo siguiente:
- COMPUPARTES S.R.L. viene comercializando reproducciones no autorizadas de sus programas de ordenador, conforme estaría acreditado con el acta notarial emitida por el Notario Aníbal Sierralta Ríos, durante la constatación de los hechos del 27 de septiembre del 2010.
- De acuerdo con dicha acta notarial, se acredita fehacientemente que COMPUPARTES S.R.L. comercializa equipos de cómputo con programas preinstalados de su titularidad, sin entregar la licencia respectiva que acredite su procedencia legal.
- Tal como consta de la revisión del acta notarial, al solicitarse la compra de una computadora, el personal de COMPUPARTES S.R.L. habría ofrecido diversos modelos de hardware y de manera espontánea habría ofrecido la instalación de programas de cómputo sin costo adicional para posteriormente, al recoger la computadora adquirida, enseñar al comprador que los programas Windows y Office (de titularidad de MICROSOFT CORPORATION) han sido previamente instalados en el equipo comprado, no entregándose las licencias correspondientes y configurándose una comercialización de software “pirata”.
- Responsabiliza a COMPUPARTES S.R.L. por el desmedro económico que sufriría por la reproducción y posterior comercialización no autorizada de sus programas,
ya que dejarían de percibir las correspondientes regalías provenientes de un debido licenciamiento de sus productos.
- COMPUPARTES S.R.L. presentó una impresión en la cual solicita a MICROSOFT CORPORATION el producto denominado New Microsoft Action Pack Suscription-Spanish, en la cual se detalla la información sobre en cuál cuenta bancaria debía realizarse el pago correspondiente. Sin embargo, de la revisión de aquel documento, no se ha verificado si efectivamente se realizó el pago correspondiente a tal orden de compra. Por tanto, la Comisión de Derecho de Autor no ha podido verificar si se perfeccionó o no el referido contrato.
- A efecto de calcular las remuneraciones devengadas correspondientes, la Comisión de Derecho de Autor ha considerado aplicar los precios de los programas de ordenador presentados por MICROSOFT CORPORATION, los cuales no han sido desvirtuados válidamente por COMPUPARTES S.R.L., precisando que las remuneraciones devengadas únicamente recaerán sobre el número de programas efectivamente reproducidos por esta última que han sido verificados en el procedimiento administrativo. Asimismo, al haberse encontrado en algunos casos más de un ejemplar de un programa, la Comisión consideró que se debe aplicar las fórmulas que consideran los descuentos por cantidad y tipo de licencia.
- El problema de distribución de software pirata no sólo constituye un grave problema para la protección del derecho de autor de los titulares respectivos, sino que estas técnicas de venta pueden afectar la leal competencia en el mercado y alterar el proceso racional de toma de decisiones de los consumidores finales.
4. Argumentos de la contestación a la demanda:
13. El demandado Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:
- MICROSOFT CORPORATION no ha señalado cuáles son los motivos por los cuales considera que la resolución emitida por el Tribunal del INDECOPI se encontraría viciada de nulidad.
- En el acta notarial en referencia no se precisa si los programas instalados corresponden a versiones de prueba o a versiones completas. Esto es importante porque, dependiendo del licenciamiento, existen diversas versiones de programas, tales como las licencias OEM (Original Equipment Facturer), versiones de prueba, contrato de licencia de usuario final (CLUF), entre otras, siendo común –por ejemplo– la comercialización de ordenadores que contienen programas preinstalados bajo licencias OEM y versiones de prueba, donde las primeras no requieren de la activación de una licencia para su normal funcionamiento (la licencia es entregada con el ordenador); mientras que las segundas, se pueden utilizar durante un plazo determinado, luego del cual se debe adquirir una licencia para mantener el uso del mismo programa.
- COMPUPARTES S.R.L. adjuntó en el procedimiento administrativo facturas que demuestran la adquisición, entre otras, de licencias de los productos Microsoft Office Professional 2007 (Español) y Windows 7 Professional (Español). Estas adquisiciones corresponden a fecha anterior a la de la diligencia practicada y
resultan válidas para los programas Microsoft Office Professional 2003 y Microsoft Windows XP Professional encontrados en sus ordenadores.
14. Por su parte, COMPUPARTES S.R.L. contestó la demanda bajo los argumentos siguientes:
- No es objeto del proceso contencioso administrativo, la revisión de un procedimiento administrativo; por el contrario, en él se pretende la revisión del acto administrativo y la tutela efectiva de situaciones jurídicas de los particulares. - Del contenido de la demanda no se aprecia referencia, mención o comentario
alguno a la causal en la que se encontraría inmersa el acto administrativo cuya nulidad se solicita.
5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:
15. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad den Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó sentencia declarando infundada en todos sus extremos la demanda, bajo los siguientes fundamentos:
- Del acta notarial presentada, se constata que la computadora vendida contaba con programas de ordenador preinstalados. Sin embargo, en ella no se ha precisado si dichos programas preinstalados corresponden a versiones de prueba o versiones completas, ni se hace referencia a las características de los mismos. Por tanto, no determina si los programas de software preinstalados son ilícitos o no, en cuanto a su reproducción.
- Las licencias adquiridas por COMPUPARTES S.R.L. resultan válidas para los programas Windows XP Professional y Office Professional 2003 instalados en las computadoras inspeccionadas.
- No se advierte la comisión de infracción al derecho de autor por vulneración a los derechos patrimoniales de reproducción y distribución de programas de ordenador no autorizados.
6. Argumentos del recurso de apelación:
16. MICROSOFT CORPORATION interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia alegando lo siguiente:
- Los fundamentos esgrimidos por la Comisión de Derechos de Autor contienen un razonamiento lógico desde todo punto de vista que el Juzgado se ha encargado de desvirtuar con argumentaciones insostenibles que no resisten análisis y que originan y promueven la comisión de infracciones al derecho de autor (programas de ordenador encontrados en el equipo adquirido y en las computadoras objeto de inspección son pruebas evidentes de la infracción).
- No se ha verificado si efectivamente se realizó el pago correspondiente a la orden de compra del producto denominado New Microsoft Action Pack Suscription-Spanish.
- COMPUPARTES S.R.L. no acreditó contar con la autorización correspondiente para reproducir y distribuir los programas de computación de su titularidad, los que fueron instalados sin licencia en la computadora adquirida.
- Asimismo, ha quedado probado que COMPUPARTES S.R.L. reprodujo programas de su titularidad en los dos equipos que fueron inspeccionados por el personal del Área de Fiscalización del INDECOPI y en la computadora vendida, no habiéndose probado en el procedimiento administrativo que dichos programas cuenten con la autorización previa respectiva, por lo que sí existe una infracción al derecho de reproducción.
- Los precios de los programas fueron indicados y se brindó la información necesaria para fijar las remuneraciones devengadas, aspecto que no fue cuestionado por COMPUPARTES S.R.L.
- En casos similares, en los cuales se configuraron infracciones al derecho de reproducción y distribución, se optó por sancionar con el doble de lo que correspondería imponer a la denunciada como multa de haberse acreditado únicamente una infracción al derecho de reproducción.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
17. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 11, 42, 133, 234 y 255 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
1 Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino.
Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente Decisión.
2 Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:
a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;
b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;
d) Las obras dramáticas y dramático-musicales; e) Las obras coreográficas y las pantomimas;
f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento; g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías; h) Las obras de arquitectura;
i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; j) Las obras de arte aplicado;
k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;
l) Los programas de ordenador;
ll) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales
3 Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:
a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del
derecho;
e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.
4 Artículo 23.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras
literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.
En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, referente a los derechos morales.
Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los programas.
C. CUESTIONES A INTERPRETAR
1. Programas de ordenador. La protección de los derechos de autor sobre el software y su uso no autorizado. Venta de equipos de cómputo con programas preinstalados.
2. Derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra. 3. Derecho patrimonial exclusivo de distribución de la obra. 4. Medidas cautelares.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. PROGRAMAS DE ORDENADOR. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR SOBRE EL SOFTWARE Y SU USO NO AUTORIZADO. VENTA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO CON PROGRAMAS PREINSTALADOS.
18. En el proceso interno MICROSOFT CORPORATION alega que COMPUPARTES S.R.L. ha comercializado reproducciones no autorizadas de sus programas de ordenador, produciéndole un desmedro económico ya que ha dejado de percibir las correspondientes regalías provenientes de un debido licenciamiento de sus productos.
Definición de “programas de ordenador”:
19. La Decisión 351 establece en el artículo 3 que “A los efectos de esta Decisión se entiende por: (…) Programa de ordenador (Software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador, -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea y obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso”. 20. Según el Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual “Es un
conjunto de instrucciones que cuando se incorporan a un soporte legible por máquina, puede hacer que una máquina con capacidad para el tratamiento de la información indique, realice o consiga una función, tarea o resultado determinados” (OMPI, ‘Glosario’, p. 54).
21. Como puede observarse, las definiciones citadas son coincidentes al indicar que el programa de ordenador es, en su esencia, un conjunto de instrucciones destinadas a ser incorporadas a un computador con la finalidad de que este pueda llevar a cabo una función determinada. Así pues, a los efectos de la protección legal debe entenderse que la tutela sobre el programa de ordenador también comprende la documentación técnica y los manuales de uso.
El programa de ordenador como objeto de protección autoral:
22. Dentro de la gama de obras protegidas por la disciplina del derecho de autor, se encuentran incluidos los programas de ordenador o programas de computación. En el artículo 4 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuando se enuncian a modo ejemplificativo el conjunto de obras que pueden ser objeto de protección autoral, se hace directa referencia a los mismos.
5 Artículo 25.- La reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de seguridad.
23. Asimismo, la normativa comunitaria establece en su artículo 23 que los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias (programas operativos y aplicativos). En consecuencia, al titular o titulares originarios y derivados de este tipo de creación del intelecto, le asisten los derechos morales y patrimoniales que constituyen el contenido del derecho de autor, los que para su goce durante el lapso previsto en la ley no requieren de un registro previo o inscripción ante la oficina nacional competente, toda vez que opera el principio de tutela o protección automática por el solo hecho de la creación consagrado en el Convenio de Berna, en su artículo 5,2; ya que como señala Delia Lipszyc “A diferencia de lo que ocurre en el derecho de propiedad industrial, el derecho de autor nace del acto de la creación y no del reconocimiento de la autoridad administrativa” (Lipszyc, Delia: ‘Derecho de Autor y Derechos Conexos’, Ediciones UNESCO, Buenos Aires, 1993, p. 68)6.
24. Dentro del Proceso 177-IP-2013 este Tribunal ha señalado lo siguiente:
“Como se puede apreciar, la definición normativa es muy precisa ya que utiliza el término ordenador como el objeto receptor y ejecutor de instrucciones para obtener un resultado específico. La norma establece que un ordenador es cualquier aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones. Además, incluye dentro del programa de ordenador a la documentación técnica y los manuales de uso, generando con esto un conjunto comprensivo de la operatividad del objeto a regularse.
(…)
Partiendo del hecho de que el programa de ordenador es una creación intelectual protegida por el derecho de autor, el cual reconoce y garantiza una serie de derechos, es necesario determinar quién debe ser considerado legalmente su autor y a quién corresponde el ejercicio de tales derechos.
Siendo esto así, conviene precisar en primer término la noción de autor. En los países cuya legislación es de tradición latina, tal es el caso de los Países Miembros de la Comunidad Andina, se considera autor solamente a la persona física que crea la obra, excluyéndose de esta calificación a las personas jurídicas o morales. La normativa comunitaria sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, Decisión 351, así lo reconoce al contemplar en su artículo 3 que autor es “la persona física que realiza la creación intelectual”.
Asimismo, la Decisión en referencia consagra una presunción de autor al establecer en su artículo 8: “Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, u otro signo que la identifica, aparezca indicado en la obra”. Al respecto señala MILLE “Los programas de computación exhiben normalmente en los envases, etiquetas y documentación de sus ejemplares, así como en sectores de su código fuente y salidas por impresoras y por pantalla las menciones de copyright usuales, generalmente en la forma prevista por el artículo III-1 de la Convención Universal sobre Derecho de Autor” (MILLE, Antonio, “La piratería de los programas de computación. Respuestas a las preguntas más frecuentes”, en Tercer Congreso Iberoamericano Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Montevideo, 1997, p. 779).
Distinta a la situación que se presenta en el supuesto de la autoría, es la de la titularidad de los derechos de autor, en relación a la cual se deben distinguir dos aspectos, a saber: la titularidad originaria y la titularidad derivada.
El titular originario será siempre una persona física y se corresponde, en consecuencia, con el autor. En tanto que titulares derivados “son las personas físicas o jurídicas que han recibido la titularidad de algunos de los derechos del autor. La titularidad derivada nunca puede abarcar la totalidad del derecho del autor (moral y patrimonial). (LIPSZYC, Delia, ob. cit. p.127).
El ejercicio de los derechos patrimoniales que se derivan de una determinada obra por una persona física o jurídica distinta del autor, reviste sus particularidades dependiendo que ésta sea producto del ingenio de un sólo individuo o de varios, pudiendo presentarse en este caso a su vez tres supuestos: coautoría, obras en colaboración y obras colectivas.
Reviste fundamental importancia a los efectos del caso específico del programa de ordenador, lo pertinente a las obras colectivas. “(...) En la actualidad es raro concebir un programa de ordenador que no sea el resultado de diversas contribuciones individuales, generalmente de difícil o imposible identificación”. (TOBAR CARRIÓN, Bernardo, en “X Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales”, Quito, 1995, p. 371).
Por obra colectiva se entiende “Aquella creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona física o jurídica, quien la edita y divulga bajo su nombre, a partir de las contribuciones personales realizadas para tal fin por los autores que han participado en la elaboración, las que se funden en una creación única y autónoma”. (LIPSZYC, Delia, ob. cit., p. 133). (…)”.
La protección de los Derechos de Autor sobre el software y su uso no autorizado:
25. En primer lugar, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, elabora la siguiente consulta concreta:
- “Si en este caso al adquirir la licencia de los productos Microsoft Office Profesional 2007 (español) y Windows 7 Profesional (español) autoriza al comercializador de ordenadores el uso en ellos de los mismos en cualquiera de sus formas, versiones de prueba o versiones completa”.
26. De la revisión de la Resolución 811-2012/TPI-INDECOPI de 17 de mayo de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI indicó que: “Cabe señalar que, la Sala toma en cuenta que la compra de un software permite utilizar las versiones más recientes del producto, lo que tiene como efecto que el pago por la versión actualizada remunera todos los usos anteriores, sean legales o no (lo que se conoce como el ‘efecto downgrading’)”.
27. Dentro del Proceso 7-IP-2014 de 3 de julio de 2014, el Tribunal analizó la figura del ‘downgrade’ o ‘derechos de downgrade’ de la siguiente manera:
“Los Derechos de Downgrade son exclusivos del usuario final y están recogidos en la Licencia del producto o Contrato de Licencia para el Usuario Final (EULA). Se refieren a la posibilidad de sus clientes de adquirir la versión más reciente de
un sistema operativo de Microsoft pero continuar ejecutando una versión anterior hasta que estén preparados para migrar a la nueva versión de sistema operativo”7.
Debemos resaltar, que no todas las versiones de software conllevan derechos de downgrade. Por ejemplo:
‘Las versiones OEM8 de Windows Vista Business y Windows Vista Ultimate incluyen Derechos de Downgrade hacia Microsoft Windows XP Professional, Microsoft XP Professional 64 Bits y Microsoft Windows XP Tablet PC. Los clientes no podrán hacer Downgrade a Windows 2000 Professional desde Windows Vista Business o Windows Vista Ultimate’9.
Para dar una definición de lo que es el downgrade:
En definitiva: ‘el downgrade constituye una actualización a un software previamente existente, es una mejora de la versión de un sistema a las nuevas necesidades del programa, por lo que se determina que para que exista un derecho de downgrade, hablamos de un producto anteriormente adquirido’.
(…)
Como se desprende de su definición, el titular de los derechos sobre el software, mediante la figura del downgrade, no está vendiendo la versión anterior; simplemente está dando la posibilidad a los clientes de utilizar dicha versión anterior para migrar a una nueva. Si se compra la versión nueva se está adquiriendo un software actual que no valida, ni mucho menos remunera, infracciones cometidas sobre el software anterior; el acto infractor se cometió y debe ser reparado” (lo resaltado es nuestro).
28. De acuerdo con lo indicado, el derecho de downgrade lo otorga el titular de los derechos sobre el software y tiene como propósito que un cliente cuente con la posibilidad de cambiar la versión del programa que haya adquirido por una versión menor o más antigua.
29. Al tratarse de un derecho que el titular del software ofrece a sus clientes con los programas que vende, el uso de las versiones anteriores bajo el ejercicio de este derecho no supone una vulneración a los derechos de autor, dado que la licencia obtenida con dicha compra alcanzará al uso del programa convertido en la versión anterior.
30. Cabe señalar que el derecho de downgrade no supone la validación del uso que podría estar haciendo el cliente de programas con versiones anteriores sin licencia, pues un uso en tales condiciones no tuvo su origen en el ejercicio de este derecho, resultando por esta razón ilegal ampliar sus alcances con el fin de subsanar esta práctica infractora de los derechos de autor.
31. Según el artículo 13 literal a) de la Decisión 351, el autor tiene el derecho exclusivo de realizar o autorizar la reproducción de su obra por cualquier forma o procedimiento. El artículo 25 de la Decisión 351 señala que la reproducción de un 7
Recuperado de: http://download.microsoft.com/download/3/.../Derechos_de_Downgrade. pdf
8 Fabricante de Equipamiento Original. En inglés Original Equipment Manufacturer o, abreviadamente, OEM.
programa de ordenador incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos con excepción de la copia de seguridad. En consecuencia, resulta ilícita toda reproducción total o parcial de la obra por cualquier medio o procedimiento sin la autorización previa y expresa del autor.
32. No obstante, existen algunas excepciones o límites a este derecho. El artículo 26 de la Decisión 351 establece que no constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, por parte del usuario lícito y para su exclusivo uso personal. Esta limitación no es aplicable al aprovechamiento del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, salvo que se obtenga la autorización previa y expresa del autor.
33. Adicionalmente, el artículo 24 de la Decisión 351 establece que el propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulación lícita podrá realizar una copia o una adaptación de dicho programa, siempre y cuando sea indispensable para la utilización del programa.
34. En el presente caso, la Corte Consultante deberá determinar si la empresa COMPUPARTES S.R.L. contaba con el derecho de downgrade según las licencias que adquirió con la compra de los mencionados productos Microsoft Office Profesional 2007 (español) y Windows 7 Profesional (español). Al respecto, cabe destacar que dichas licencias resultan válidas para los programas Microsoft Office Professional 2003 y Microsoft Windows XP Professional instalados en los ordenadores inspeccionados.
35. Asimismo, la Corte Consultante deberá tomar en cuenta que el comercializador de computadores, al adquirir la licencia de software, lo puede utilizar en los computadores que vende en cualquiera de las versiones, según el tipo de licencia que presente el software pre-instalado. Por lo tanto, se debe determinar mediante una evaluación técnica si los programas instalados corresponden a versiones de prueba o versiones completas, según el tipo de licencia que presenta el software pre-instalado, a fin de poder determinar una eventual vulneración de los derechos de autor. Para ello, deberá tener presente que la licencia se regirá por la norma nacional y se entenderá limitada a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivo.
36. Sobre las licencias de uso de las obras protegidas, el Tribunal ha señalado dentro del Proceso 177-IP-2013 lo siguiente:
“El artículo 30 de la Decisión 351 es muy claro en afirmar que las licencias de uso en relación con las obras protegidas por el derecho de autor, se regirán por lo previsto en la normativa interna de los Países Miembros. En este sentido, por la propia remisión que hace la normativa comunitaria, las características, requisitos, eficacia y validez de dichas licencias deben ser reguladas en la normativa interna.
De todas maneras, la Decisión 351 en sus artículos 31 y 32 prevé ciertas pautas de actuación. Por un lado, propugna por el respeto de la autonomía de la voluntad privada al encuadrar las licencias de uso a las formas y modalidades de explotación pactadas en el contrato respectivo, lo que implica que las demás formas o modalidades de explotación no hacen parte del objeto contractual. Por otro lado, fija un piso de protección frente a las licencias legales u obligatorias que puedan ser reguladas en la normativa interna: no “podrán exceder los límites permitidos por el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y
artísticas o por la Convención Universal sobre Derecho de Autor”. Esto es de suma importancia, ya que la normativa andina si bien deja en libertad a los Países Miembros para la regulación de las licencias de uso, les pone un límite en el sistema internacional multilateral de protección del derecho de autor”.
Venta de equipos de cómputo con programas preinstalados:
37. En segundo lugar, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, elabora la siguiente consulta concreta:
- “Si la adquisición de licencia los libera de responsabilidad en su uso respecto de los ordenadores que comercializan”.
38. Con relación a la venta de equipos de computación con programas preinstalados, resulta necesario determinar si el vendedor contaba con algún permiso o autorización (licencia) del titular del software a efectos de reproducirlos y distribuirlos de manera conjunta con las computadoras que ofrecía, así como determinar las características particulares de tal acuerdo.
39. Al respecto, el artículo 30 de la Decisión 351 establece: “Las disposiciones relativas a la cesión o concesión de derechos patrimoniales y a las licencias de uso de las obras protegidas, se regirán por lo previsto en las legislaciones internas de los Países Miembros” (lo resaltado es nuestro).
40. De manera complementaria, el artículo 31 de la señalada normativa comunitaria establece: “Toda transferencia de los derechos patrimoniales, así como las autorizaciones o licencias de uso, se entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivo” (lo resaltado es nuestro).
41. En tanto la regulación de las cesiones o concesiones de derechos patrimoniales y las licencias de uso son temas que se remiten a la legislación interna de cada País Miembro, este Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de noviembre de 2013, expedida en el marco del Proceso 177-IP-2013:
“¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario?
Acerca de este cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo. En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: ‘no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas’. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 177 de 20 de abril de 1995).
‘Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias’” (Interpretación Prejudicial de 13 de febrero de 2007 dentro del Proceso 158-IP-2006).
42. La Corte Consultante deberá determinar si el INDECOPI resolvió debidamente la falta de responsabilidad de COMPUPARTES S.R.L. en virtud de la figura del downgrade y si ésta se aplicaba al caso de la denunciada atendiendo a las características particulares de la licencia que habría adquirido. Para ello, deberá tener presente que la licencia se regirá por la norma nacional y se entenderá limitada a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivo.
2. DERECHO PATRIMONIAL EXCLUSIVO DE REPRODUCCIÓN DE LA OBRA.
43. MICROSOFT CORPORATION expresó en su escrito de demanda que responsabiliza a COMPUPARTES S.R.L. por el desmedro económico que sufriría por la reproducción y posterior comercialización no autorizada de sus programas. En este sentido, se analizará el derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra. 44. Dentro del Proceso 59-IP-2014 de 22 de julio de 2014, este Tribunal indicó sobre
este tema lo siguiente:
45. El Capítulo V de la Decisión 351 se refiere a los derechos patrimoniales y el artículo 13 establece el derecho al uso exclusivo que confiere el mismo.
46. Esta exclusividad en favor del autor, también está consagrada en el artículo 11 bis numeral 1) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, es así que los derechos patrimoniales se refieren al beneficio o utilidad económica que se obtendrá por la publicación y difusión de la obra. Éstos tienen la particularidad de ser transferibles, renunciables y temporales.
47. De conformidad con el artículo citado, el autor o sus causahabientes tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir, la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento, alquiler o cualquier otro contrato; la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas y la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. Para aclarar, se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.
48. Dentro del Proceso 110-IP-2007 de 4 de diciembre de 2007, este Tribunal expuso lo siguiente sobre el derecho de reproducción:
49. El artículo14 de la Decisión 351 consagró una definición de lo que se considera reproducción: “Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento”.
50. Lo que persigue el derecho patrimonial mencionado es que el autor pueda generar copias totales o parciales de la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo que implica la facultad de explotar la obra.
51. Cabe señalar que el derecho patrimonial de reproducción incluya la obra transformada amplía de una manera muy importante su ámbito de protección, ya que cualquier adaptación, traducción, arreglo, entre otros, debe contar con el consentimiento del autor.
52. Como se advirtió anteriormente, los derechos patrimoniales no son absolutos y, por lo tanto, se encuentran restringidos por una serie de limitaciones y excepciones, teniendo en cuenta que no se afecte la normal explotación de las obras o no se causen perjuicios injustificados a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos (usos honestos). De conformidad con el artículo 21, las legislaciones internas de los Países Miembros pueden establecer dichas limitaciones y excepciones de conformidad con lo anteriormente anotado.
53. La Corte Consultante deberá determinar si la empresa COMPUPARTES S.R.L. ha vulnerado el derecho patrimonial exclusivo de reproducción alegado por MICROSOFT CORPORATION sobre sus programas de cómputo.
3. DERECHO PATRIMONIAL EXCLUSIVO DE DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA.
54. Asimismo, la demandante MICROSOFT CORPORATION ha alegado en su escrito de demanda: “El problema de distribución de software pirata no sólo constituye un grave problema para la protección del derecho de autor de los titulares respectivos, sino que estas técnicas de venta pueden afectar la leal competencia en el mercado y alterar el proceso racional de toma de decisiones de los consumidores finales”. Por este motivo, se tratará el tema del derecho patrimonial exclusivo de distribución de la obra.
55. Dentro del mencionado Proceso 59-IP-2014, este Tribunal señaló:
56. El artículo 13 literal c) de la Decisión 351 expresa que el autor o sus derechohabientes tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: “La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler”.
57. Según el artículo 3 de la Decisión 351, la distribución al público consiste en: “Puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma”.
58. En efecto, la distribución supone necesariamente la incorporación de la obra en un soporte físico que permita su comercialización pública. El carácter físico del soporte exige la posibilidad de aprehensión del mismo por parte del público. En ese sentido, todos aquello modos de explotación que no permitan la incorporación física de la obra no pueden ser considerados como distribución10.
59. La Corte Consultante deberá determinar si la empresa COMPUPARTES S.R.L. ha vulnerado el derecho patrimonial exclusivo de distribución alegado por MICROSOFT CORPORATION sobre sus programas de cómputo.
4. MEDIDAS CAUTELARES
60. En el presente caso, mediante la Resolución 1 del 29 de octubre de 2010, el INDECOPI aprobó inicialmente medidas cautelares a fin de salvaguardar los derechos de autor presuntamente vulnerados en perjuicio de MICROSOFT CORPORATION.
61. En el Proceso 110-IP-2007, este Tribunal manifestó lo siguiente:
10
Véase: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coordinador), Manual de Propiedad Intelectual, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001, p. 63.
“Al presentarse infracción a los Derechos de Autor, su titular puede acudir a la Autoridad Nacional Competente para iniciar las demandas o denuncias respectivas. La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece en el capítulo XIII ‘De los Aspectos Procesales’, algunos parámetros generales en cuanto los procesos o procedimientos que se sigan ante la Autoridad Nacional Competente en relación con la protección de los Derechos de Autor. Asimismo establece algunas medidas cautelares, resarcitorias y sancionatorias de carácter penal, que la Autoridad Nacional Competente puede tomar en el transcurso del proceso o procedimiento o en el acto que resuelve el fondo del asunto.
Es así como en el artículo 56 de la mencionada Decisión se establece que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar como medidas cautelares el cese inmediato de la actividad ilícita, la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo de los ejemplares producidos con infracción de los Derechos de Autor y conexos, así como de los aparatos o medios utilizados para ello.
Es importante tener en cuenta, de conformidad con el último párrafo del artículo comentado, que las medidas cautelares mencionadas no serán aplicables cuando el ejemplar producido con violación de los Derechos de Autor y conexos sea adquirido de buena fe y para el uso exclusivamente personal.
En relación con las medidas de carácter resarcitorio, el artículo 57, literales a), b) y c) de la Decisión 351, enuncia que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar con la sentencia o acto administrativo que ponga fin al proceso o procedimiento, según corresponda, la reparación o indemnización de los daños y perjuicios sufridos, el pago de las costas del proceso, y el retiro comercial definitivo de los ejemplares que constituyan la infracción.
En cuanto a las medidas sancionatorias de carácter penal, el literal d) de la misma disposición establece que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar las sanciones penales equivalente a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.
Se advierte que las anteriores previsiones consagradas en la norma comunitaria, al ser tan generales en materia de procedimiento, dejan abierto un gran margen para que el ordenamiento interno de los Países Miembros regule los procedimientos y procesos con base en la norma comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable”.
62. La Corte Consultante deberá tomar en consideración lo señalado al momento de resolver el presente proceso.
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Mediante la figura del downgrade, el titular de los derechos sobre el software no está vendiendo la versión anterior; simplemente está dando la posibilidad a los clientes de utilizar dicha versión anterior para migrar a una nueva. Si se compra la versión nueva se está adquiriendo un software actual que no valida, ni mucho menos remunera, infracciones cometidas sobre el software anterior.
La Corte Consultante deberá determinar si la empresa COMPUPARTES S.R.L. contaba con el derecho de downgrade según las licencias que
adquirió con la compra de los productos Microsoft Office Profesional 2007 (español) y Windows 7 Profesional (español).
Asimismo, la Corte Consultante deberá determinar si el INDECOPI resolvió debidamente la falta de responsabilidad de COMPUPARTES S.R.L. en virtud de la figura del downgrade y si ésta se aplicaba al caso de la denunciada atendiendo a las características particulares de la licencia que habría adquirido. Para ello, deberá tener presente que la licencia se regirá por la norma nacional y se entenderá limitada a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivo.
SEGUNDO: El derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra persigue que el autor pueda generar copias totales o parciales de la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo que implica la facultad de explotar la obra.
TERCERO: El artículo 13 literal c) de la Decisión 351 establece como derecho patrimonial exclusivo la facultad que tiene el autor de realizar, autorizar o prohibir la distribución pública de ejemplares de la obra. Dicha facultad es una expresión clara de la prerrogativa de que goza el titular de una obra para disponer de ella, bien sea a título oneroso o gratuito.
CUARTO: El artículo 57 de la Decisión 351 establece las medidas que podrá ordenar la autoridad nacional competente de los Países Miembros de la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley. Entre estas medidas se encuentran previstas: el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; el retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; o, las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo
José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito
PRESIDENTE SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 225-IP-2014
Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121, 122 y 123 de su Estatuto, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 16749-2013. Recurrente: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI. Marca denominativa LIB TECHNOLOGIES. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez días
del mes de abril del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú.
VISTOS:
El Oficio N° 300-2014-CSC-CS de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el 5 de noviembre de 2014, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 16749-2013.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de marzo de 2015.
A. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.
Partes:
Recurrente: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.
Parte contraria: MERVIN MANUFACTURING INC.
HECHOS:
Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:
1. La sociedad MERVIN MANUFACTURING INC., solicitó el 26 de mayo de 2009, el registro como marca del signo denominativo LIB TECHNOLOGIES, para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “prendas de vestir, calzado y sombrerería”. Una vez publicado no se formuló oposición al registro solicitado.
2. El 06 de julio de 2009 fue publicado en el diario oficial El Peruano.
3. El 19 de enero de 2010, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 624-2007/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro solicitado. Argumentó confusión con la marca mixta LIB.YIN, registrada en el Perú a nombre de la señora HUAMANI TORRES VILMA MARGOT (Certificado No. 894444), para distinguir prendas de vestir, de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. El 10 de febrero de 2010, la sociedad MERVIN MANUFACTURING INC., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.
5. El 21 de julio de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1650-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada.
6. La sociedad MERVIN MANUFACTURING INC., interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución.
7. El Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Trece de 02 de marzo de 2012, declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nula la Resolución No. 1650-2010/TPI-INDECOPI, y por sus efectos, nula la Resolución No. 624-2007/DSD-INDECOPI.
8. El 22 de marzo de 2012, el INDECOPI presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.
9. La Segunda Sala Contencioso Administrativa Transitoria, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Cinco de 10 de junio de 2013, confirmó la sentencia impugnada.
10. El 14 de agosto de 2013, el INDECOPI presentó recurso de casación contra la anterior sentencia.
11. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
a. Argumentos de la demanda.
El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:
12. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí ya que presentan diferencias desde el punto de vista visual, fonético, gráfico, ortográfico y conceptual.
13. Expresa, que existen muchos signos registrados con la partícula LIB.
14. Agrega, que no se formularon oposiciones, es decir, no existe ningún tercero que sienta afectados sus derechos de propiedad intelectual.
15. Indica, que en reiterados pronunciamientos del INDECOPI, éste ha sido enfático en señalar que “las posibilidades de confusión entre signos compuestos por
diferentes términos, pero que compartían en común alguno que no era relevante en sus estructuras, la autoridad de marcas de nuestro país resolvió declarar que considerando que el término que presentaba en común no predominaba en la impresión en conjunto de los mismos, por lo cual no debería estimarse posibilidades de confusión entre los mismos, ya que el público consumidor denomina a los signos en su totalidad, y de acuerdo a ello concedió el registro de los signos antes citados”.
b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte del INDECOPI.
16. Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí.
17. Agrega, que el consumidor medio asociaría el signo LIB TECHNOLOGIES con el recuerdo de la marca registrada LIB.YIN, conllevándole a pensar que tienen el mismo origen empresarial. Por lo tanto, se configura el riesgo de confusión indirecta.
18. Señala, que el examen de registrabilidad debe realizarse en conjunto, por lo que la presencia de las expresiones TECHNOLOGIES y YIN en nada disminuirían la posibilidad del riesgo de confusión.
19. Arguye, que la denominación TECHNOLOGIES, que es el plural del término
TECHNOLOGY, es de uso frecuente en la Clase 25 de la Clasificación
20. Manifiesta, que si bien el signo LIB.YIN es mixto, el elemento predominante es el denominativo.
21. Argumenta, que la marca mixta LIB.YIN es la única en la Clase 25 que presenta la palabra LIB. Ésta no es genérica, descriptiva ni de uso común, por lo que le otorga mayor distintividad al signo.
22. Esboza, que el hecho de que no se hayan presentado oposiciones no es óbice para que la autoridad nacional proceda a realizar el examen de registrabilidad, ya que es su obligación según el artículo 150 de la Decisión 486.
23. Manifiesta, que los pronunciamientos del INDECOPI son de aplicación exclusiva al caso concreto.
c. Sentencia de Primera Instancia.
24. El Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Trece de 02 de marzo de 2012, declaró fundada la demanda, argumentando que “la
marca solicitada tiene diferencias notorias con la registrada, tanto en el aspecto fonético, pues si bien comparten la sílaba inicial LIB, la última va seguida de una segunda YIN, en tanto la primera, va seguida de una palabra compuesta por cuatro sílabas y de origen anglosajón bastante usada y difundida en el mercado para distinguir productos y servicios de diversas clases de la Nomenclatura Oficial; en cuanto al aspecto visual, la marca registrada se escribe en minúsculas lib.yin y está compuesta además por un gráfico (recuadro de fondo oscuro en el que está inscrita la marca), mientras la solicitada está constituida únicamente por dos palabras que se escriben en mayúsculas LIB.TECHNOLOGIES, por lo cual no puede afirmarse que se presenta el riesgo de confusión; además si bien existe identidad entre los productos que pretende distinguir la marca solicitada, en tanto y en cuanto, se refieren a productos de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial, el signo –Marca- que se pretende inscribir mantiene las diferencias fonéticas y gráficas, tanto a nivel silábico como en conjunto, que se han indicado, con la marca registrada; de manera que no existe el riesgo de confusión (…)”.
d. Recurso de Apelación.
25. El INDECOPI en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, y agregó que: “para analizar la
existencia de confundibilidad entre dos signos, debe considerarse la impresión de conjunto de los mismos, con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias”; ninguna de las ligeras diferencias ortográficas y gráficas, son lo
suficientemente fuertes para revestir de distintividad al signo solicitado.
e. Sentencia de Segunda Instancia.
26. La Segunda Sala Contencioso Administrativa Transitoria, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, sentencia signada como Resolución Número Cinco de 10 de junio de 2013, confirmó la sentencia impugnada, argumentando que “(…) En ese sentido, debe tenerse presente que el prefijo LIB no tiene fuerza
distintiva suficiente por sí sola; sino el término fuerte distintivo es YIN en el primer caso y TECHNOLOGIES en el segundo caso. Además, el término LIB se encuentra registrado en la Clase 25 en numerosos registros de marca. En tal entendido, al no poder ser el elemento LIB de apropiación exclusiva, al tratarse que en el presente caso, la marca registrada no es una marca notoria que goce de
la suficiente fuerza y notoriedad en el mercado que conlleve a una mayor protección, no se encuentra en el supuesto regulado sobre riesgo de confusión establecido en el numeral a) del artículo 136 de la Decisión 486”.
f. Recurso de Casación.
27. El INDECOPI en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y el recurso de apelación.
28. Adicionalmente agrega que la Sala de vista no cumplió con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial y erró al analizar la normativa comunitaria andina.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:
29. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
30. Se hará la Interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121, 122 y 123 de su Estatuto.1
1
TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
(…)
“Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.
En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”.
(…)”.
ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (…)
“Artículo 121.- Objeto y finalidad.
Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
Artículo 122.- Consulta facultativa.
Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.
Artículo 123.- Consulta obligatoria.
De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.
