Para nosotros la Patria es América 2973
Lima, 17 de marzo de 2017
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág. PROCESO 140-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 7072-2014-0-1801-JR-CA-25. Referencia: Signos involucrados: IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. e IBECO ... 2 PROCESO 188-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00427. Referencia: Patente: “AGENTES CITOTÓXICOS MEJORADOS QUE COMPRENDEN NUEVOS
MAITANSINOIDES” ... 27 PROCESO 258-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-2392. Referencia: Marcas involucradas LIQUID-FRUIT
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 2 de febrero de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS: 140-IP-2016 Interpretación Prejudicial
Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú
7072-2014-0-1801-JR-CA-25
Signos involucrados: IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. e IBECO
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
El Oficio 7072-2014-0/5TA.SECA-CSJLI-PJ, recibido el 6 de abril de 2016, vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 137, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 7072-2014-0-1801-JR-CA-25; y,
El Auto de trece de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
1.
ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
['
Demandante: Demandado:
Tercero Interesado:
IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (en adelante, INDECOPI)
IBERICO CONSTRUCCIONES S.R.L. 2. Hechos relevantes
2.1. El 6 de octubre de 2010, OMAR IBERICO GRANDEZ, solicitó el registro del signo IBERICO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. y logotipo (mixto)1 para identificar servicios comprendidos en la Clase 372 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
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1-fl
2.2. Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano" IBERICO CONSTRUCCIONES S.R.L. - IBECO S.R.L. {en adelante IBERICO CONSTRUCCIONES) el 20 de diciembre de 2010, presentó oposición al registro con fundamento en la existencia previa de su marca: IBECO (mixta)4 registrada en la Clase 375 de la Clasificación
Internacional de Niza, así como el uso como nombre comercial IBERICO CONSTRUCCIONES S.R. L. 2 3 4 s Expediente No. 434543-2010/DSD.
Consultorla en construcción de obras, supervisión y construcción de obras civiles, a saber, obras de ingenieria sanitaria y eléctrica; construcción de pistas, veredas, sistemas de agua, desagüe, y alcantarillado, obras afines y obras públicas o privadas.
Gráfica obtenida de la página web del INDECOPI.
Certificado No. 36037. Construcción de inmuebles.
2
6
2.3. El 26 de enero de 2011, OMAR IBERICO GRANDEZ, transfirió los derechos sobre la solicitud de registro del signo IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. y logotipo (mixto) a favor de IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. (en adelante IBERICO INGENIERÍA).
2.4. Mediante Resolución 2204-2011/CSD-INDECOPI de 9 de septiembre de 2011, la Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar infundada la oposición formulada y conceder el registro del signo solicitado.
2.5. El 3 de octubre de 2011, IBERICO CONSTRUCCIONES, presentó Recurso de Apelación en contra de la Resolución 2204-2011/CSD INDECOPI.
2.6. El 17 de diciembre de 2012, mediante Resolución 2643-2012/TPI INDECOPI, resolvió declarar nula la Resolución 2204-2011/CSD INDECOPI y ordenó a la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, que emita un nuevo pronunciamiento.
2.7. El 13 de febrero de 2013, mediante Resolución 494-2013/CSD INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la oposición formulada por IBERICO CONSTRUCCIONES y concedió el registro del signo solicitado IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. y logotipo (mixto)
2.8. Dentro del término legal correspondiente IBERICO
2.9.
6
CONSTRUCCIONES, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 494-2013/CSD-INDECOPI.
El 29 de abril de 2014, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, emitió la Resolución 0652-2014/TPI-INDECOPI, por la cual resolvió revocar la Resolución 494-2013/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegar el registro del signo solicitado IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. y logotipo (mixto).
Gráfica obtenida de la página web del INDECOPI.
3
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2.10. El 13 de agosto de 2014, IBERICO INGENIERIA presentó ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, demanda de nulidad contra de la Resolución 0652-2014[f PI-I NDECOPI.
2.11. El 18 de agosto de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete, resolvió declarar infundada la demanda contencioso administrativa.
2.12.EI 2 de agosto de 2015, IBERICO INGENIERIA, presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Siete.
2.13. El 28 de marzo de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 137, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486.
3. Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa IBERICO INGENIERfA, en su demanda manifestó que:
3.1. El signo solicitado está compuesto por el apellido de su representante, que es el señor OMAR IBERICO GRANDEZ, lo cual no va en contra de norma legal alguna, no existiendo mala fe como equivocadamente pretende hacerlo creer la contraparte.
3.2. Los signos mixtos en conflicto IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. e IBECO son totalmente distintos y no causan confusión alguna ni fonética ni gráficamente.
3.3. Es preciso señalar que las resoluciones administrativas emitidas por el INDECOPI en todas sus instancias, concedieron el signo solicitado. 3.4. La demandante argumentó ser titular del nombre comercial IBERICO
INGENIERfA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L., cabe precisar que, tratándose de un nombre comercial, es su uso el que permite que se consolide como tal. En el presente caso, la opositora nunca demostró un uso real y continuo del supuesto nombre comercial en el mercado.
3.5. En el examen de registrabilidad se determinó que el signo solicitado es distintivo y susceptible de representación gráfica.
4
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3.6. Si bien existe vinculación en los servicios que los signos confrontados identifican, al ser éstos distintos, dadas las diferencias fonéticas y gráficas entre los mismos, es posible su coexistencia en el mercado. 4. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso
Administrativa
El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que:
4.1. Los argumentos de la demandante son inconsistentes debido a que, la mala fe se encuentra debidamente acreditada en el procedimiento administrativo, en virtud de que la demandante conocía que la opositora utilizaba la denominación IBERICO como parte del signo !BECO IBERICO CONSTRUCCIONES S.R. L TOA y logotipo, con anterioridad a la solicitud de registro, hecho que evidencia que la demandante tuvo la intención de obstruir a un competidor.
4.2. IBERICO CONSTRUCCIONES argumentó expresamente que el signo solicitado constitula plagio y conducta temeraria, al ser semejante al de su empresa, asimismo indicó que con anterioridad ya había denunciado el uso indebido de su signo.
4.3. En el presente caso, la mala fe, si se encuentra demostrada.
4.4. Del material probatorio aportado se ha podido comprobar que IBERICO CONSTRUCCIONES ha utilizado el signo IBECO IBERICO CONSTRUCCIONES SR. L TOA. y logotipo, por lo menos desde el año 1997.
4.5. Se debe tomar en cuenta que las dos empresas se dedican a las mismas actividades y que los signos se encuentran dirigidos a distinguir servicios referidos a la construcción de obras por lo que existe riesgo de confusión.
4.6. La notoria identidad existente entre los signos confrontados, no puede atribuirse a una simple coincidencia.
5. Argumentos de la contestación del tercero interesado a la demanda Contencioso Administrativa
IBERICO CONTRUCCIONES señalo principalmente;
5.1. Se debe centrar el análisis en la invocación de la mala fe con la que actuó la solicitante, siendo inoficiosa la discusión sobre el extremo de riesgo de confusión de los signos confrontados.
5
5.2. La denegatoria del signo solicitado por la demandante no se produce por ser confundible con alguna marca previamente registrada, sino al haberse demostrado una conducta de mala fe.
5.3. Existen suficientes elementos que evidencian que al solicitarse el registro del signo IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. y logotipo (mixto), se tenía conocimiento de la existencia del signo IBECO, ya que el hecho de que el signo solicitado haya reproducido en forma exacta uno de los elementos que conforman la marca registrada no puede atribuirse a la casualidad, más aún si ambas empresas se dedican al mismo giro que es la construcción y han sido parte de un procedimiento administrativo, lo que hace inferir que la solicitante tuvo la intención de perjudicar a la empresa opositora obstruyendo su actividad comercial.
5.4. Se determina que IBERICO INGENIERIA, tuvo comportamiento desleal que atenta contra el deber leal y honesta competencia
y
que, por tanto, es contrario a la buena fe comercial al solicitar el registro del signo IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.y
logotipo, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.5.5. La mala fe de la demandante se traduce en la intención de perjudicar a IBERICO CONSTRUCCIONES, en tanto conocía que ésta utilizaba el signo distintivo gráfica
y
fonéticamente parecido al que irregularmente venía utilizando IBERICO INGENIERIA.6. Argumentos de la sentencia dictada por el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia 6.1. Aun cuando no se haya mencionado de manera expresa la mala fe en la
oposición presentada, pues al utilizar expresiones como "plagio" y "actitud desafiante y temeraria", la opositora no hizo otra cosa que indicar que la demandante estaba obrando con mala fe, esto es, faltando a la sinceridad dolosamente y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio
y
en perjuicio del interés ajeno, más aún si con anterioridad ya se había denunciado a la accionante por infracción a los derechos de propiedad industrial, por el uso indebido del nombre comercial IBERICO CONTRUCCIONES S.R. - IBECO S.R.L.LTDA., y la marca IBECO (mixta).6.2. A partir de los documentos detallados se acredita que la empresa IBERICO CONSTRUCCIONES ha venido utilizando el signo IBECO IBERICO CONSTRUCCIONES S.R.L TOA.
y
logotipo desde el año 1997 y, por tanto, existen indicios fundados de que la ahora demandante, al momento de solicitar el registro del signo IBERICO INGENIER(A Y6
CONSTRUCCIONES S.A. y logotipo, conocía del uso previo del signo IBECO IBERICO CONSTRUCCIONES S.R. L TOA.
6.3. Teniendo en cuenta que la demandante conocía el uso previo del signo !BECO IBERICO CONSTRUCCIONES S.R. LTDA., perteneciente a la empresa opositora, aunado al hecho que pretendió registrar un signo que reproduce íntegramente una de las denominaciones que conforma el signo utilizado (IBERICO) de la contraparte, y que ambos signos distinguen servicios de construcción, se concluye que la accionante procedió de mala fe al momento de solicitar su signo.
7. Argumentos expuestos en el Recurso de Apelación
IBERICO INGENIERIA, en el recurso de apelación presentado señaló: 7 .1. En el presente caso, nunca se actuó con la intención de causar daño
alguno o de violar alguna disposición normativa, ya que como se ha argumentado, se adoptó como parte de la denominación y marca, el apellido IBERICO de su representante legal.
7.2. En lo que respecta a la titularidad del nombre comercial, cabe recordar que la protección que se le otorga está supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa, o la actividad económica que distingue, ya que éste es el que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
7 .3. En este sentido, nunca se logró demostrar el uso real y continuo del supuesto nombre comercial de IBERICO CONSTRUCCIONES, hecho que fue expuesto por el mismo INDECOPI.
7.4.
B.
1.
7
La sentencia apelada crea agravio, porque ha sido emitida contrariando a las normas legales y vigentes, sin la debida motivación y no obstante haberse probado que al solicitar el signo IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. y logotipo (mixto) no se actuó en contra del principio de la buena fe y mucho menos se solicitó el registro para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
NORMAS A SER INTERPRETADAS
El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 137, 258 y 259 literal a)7 de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina. Procede la interpretación solicitada.
"Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
Articulo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.
7
o
2. De oficio se interpretarán los artículos 267, 190, 191, 192, 193, y 136 literal b) 8 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que en
el presente caso se afirma que la solicitud de registro constituye un acto de competencia desleal y se argumenta el uso previo de un nombre comercial.
8
Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:
a) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legitimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a los previsto en el presente Titulo.
Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.
Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articules 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.
Articulo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el art[culo 191.
Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
8
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. La solicitud de registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Concepto de acto desleal. De los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por confusión, actos de competencia desleal por desviación de la clientela y actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. De las acciones por competencia desleal.
2. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso.
3. Comparación de signos mixtos.
4. Signos compuestos por un nombre propio.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. La solicitud de registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Concepto de acto desleal. De los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por confusión, actos de competencia desleal por desviación de la clientela y actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. De las acciones por competencia desleal.
1.1. El Tribunal abordará el tema en virtud de que se argumenta que el signo IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. y logotipo (mixto), fue solicitado de mala fe, con el fin de perpetrar un acto de competencia desleal. Para abordar el tema, primero se desarrollarán los conceptos pertinentes sobre la competencia desleal.
Concepto de Acto Desleal
1.2. El Artículo 258 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: "Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos... De donde se desprende que no existe una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y,
9
que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos9.
En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, este Tribunal considera que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor10•
Procesos 126-IP-2009 y 129-1P-2009.
'º
Proceso 38-IP-98. Corresponde a una interpretación prejudicial sobre la decisión 344 y en el presente caso se interpreta la decisión 486.9
1.4. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. En armonía con lo mencionado, se toma en consideración lo que la doctrina señala sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones"11•
1.5. La buena fe es considerada como la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso se define la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios 12.
1.6. Los actos desleales pueden causar daños a un competidor determinado, así como al propio mercado y, por lo tanto, al interés del público consumidor.
1. 7. Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: "de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero, además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas. (publicidad engañosa, por ejemplo)"13.
1.8. Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la jurisprudencia del Tribunal ha señalado que se debe cumplir con lo siguiente 14:
11
12
13 14
JaeckelKovaks,Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45.
Narvaez Garcia, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, Pág. 316.
Gachamá, Maria Consuelo. La Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1982, Pág. 47.
Ver Proceso 217-IP-2015, a manera referencial.
10
V
4-..
1.8.1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.
1.8.2. Que el acto o la actividad sean indebidos.
1.8.3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, un acto será desleal cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto, la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción.
1.9. En efecto, será considerada desleal toda actividad encaminada a (que tenga como objeto o por efecto) producir daño ya sea que lo produzca efectivamente o simplemente sea susceptible de producirlos.
1.1 O.La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina.
1.11. Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios.
1.12.Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo 15.
1.13.Conforme a lo expuesto, dentro del proceso interno, se debe determinar si la demandada quiso perpetrar o consolidar un acto capaz de generar perjuicio en contra de la sociedad demandante, el mercado o el interés del público consumidor.
De los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial
1.14.EI Articulo 259 de la Decisión 486, por su parte, se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual, aunque, como ya se mencionó, no configuran una lista taxativa. Estos son16:
1s Proceso 143-IP-2006. 1s Proceso 110-IP-2010.
11
a) Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
Actos de competencia desleal por confusión
1.15. El primer grupo, "actos de competencia desleal por confusión", goza de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal17:
a) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que este es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.
c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal18• 1.16.Respecto de los actos de competencia desleal regulados por la Decisión
486 y, en especial, sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, se sostiene que en un régimen de libre competencia se 17 lbidem.
1a Proceso 116-IP-2004.
12
justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes, y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.
1.17.La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.
1.18. La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo 19.
1.19.Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos20•
1.20. Finalmente, se aclara que los actos de competencia desleal por imitación se encuadran dentro de los parámetros descritos, en virtud a que la imitación consiste en copiar las características de un producto o un servicio lo que acarrearía un riesgo de confusión y/o asociación entre el público consumidor y, de acuerdo a lo descrito, podría configurase un acto de competencia desleal21 .
1.21. Por lo tanto, en el presente caso, se deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión entre el signo que se pretende registrar con una marca registrada y con un nombre comercial. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados.
19 20 21 Ibídem. Proceso 110-IP-2010. Proceso 251-IP-2015. 13 GACETA OFICIAL 17/03/2017 14 de 54
,,
o
Actos de competencia desleal por desviación de clientela
1.22. La regulación de la competencia desleal, más allá de la protección del postulado de la transparencia en el mercado, trae consigo y en el fondo el resguardo de la clientela obtenida por los empresarios. Posicionar los productos y servicios ofrecidos en la mente del consumidor, así como generar fidelidad en este último, es una tarea que compromete ingentes esfuerzos y recursos. Por lo tanto, todos los actos de competencia desleal podrían generar que la clientela migre de un empresario a otro ocasionando graves perjuicios tanto a un sujeto determinado como al mercado como ta122•
1.23. La conducta desleal se materializa cuando de manera deshonesta un competidor, bajo cualquier plataforma fáctica, planea o logra que la clientela se aparte de la actividad empresarial de otro competidor en el mercado23•
1.24. Para el caso particular es muy importante que se determine si la solicitud del registro marcario del signo IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. y logotipo (mixto), se constituye como una práctica deshonesta y si existen indicios razonables que permitan concluir que dicha práctica se realizó para perpetrar, facilitar o consolidar la desviación o posible desviación de la clientela.
1.25. Es muy importante tener en cuenta que no es necesario que se dé efectivamente la desviación, sino que la conducta tenga como objeto causar el mencionado efecto.
1.26.Para probar la posible desviación de la clientela, primero se debe probar su existencia, ya que, de lo contrario, es decir si no existe clientela, no se configuraría un acto de competencia desleal.
1.27. Se debe tener muy en cuenta que no cualquier práctica que genere o planee dicho desvío encaja dentro del supuesto normativo. El cual sólo se refiere a los efectos generados por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios lícitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico24. 22 23 24 Proceso 54-IP-2013. lbldem.
Proceso 54-lP-2003. Corresponde a una Interpretación Prejudicial sobre la Decisión 344 y en el presente caso se Interpreta la Decisión 486.
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Actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena
1.28. El aprovechamiento de la reputación ajena puede, si se cumplen los supuestos previstos en la norma, dar lugar a actos de competencia desleal.
1.29. En un mercado competitivo ganar prestigio es muy difícil; lograr posicionar una marca es un trabajo soportado en grandes esfuerzos empresariales. Por lo tanto, si un competidor se aprovecha de la reputación ajena con la finalidad de falsear la competencia y causar daño a un competidor específico, estaríamos frente a un acto de competencia desleal vinculado con la propiedad industrial. En el presente caso, el aprovechamiento del prestigio ajeno se materializa en el hecho de que un competidor se cuelga o utiliza la fama, el prestigio o la notoriedad de determinada marca para distorsionar la competencia y causar perjuicio a un competidor, que bien podría ser la disminución de las ventas o la dilución de la capacidad distintiva de la marca25•
1.30.De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si la acción desplegada por IBERICO INGENIERÍA encaja en los supuestos normativos para ser considerada como un acto de competencia desleal relacionado con la propiedad industrial.
De las acciones de competencia desleal
1.31.EI Artículo 267 de la Decisión 486 consagra la acción de competencia desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial26.
1.32. De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por el afectado, quien, además, puede ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses, tal como seria el caso de que se intentara una acción de competencia desleal y una acción de nulidad27.
1.33. Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletoria o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal.
25 Proceso 145-IP-2011. 26 Proceso 176-IP-2013.
27 Ibídem.
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Regulan, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal28•
1.34. En efecto, el Artículo 268 dispone que, si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal29•
1.35. El Artículo 269 dispone, por su parte, que, si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal que correspondan30.
2. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso
2.1. La sociedad demandante afirma que es titular del nombre comercial IBECO IBERICO CONSTRUCCIONES S.R. LTDA., y que el solicitante del signo IBERICO INGENIERfA Y CONSTRUCCIÓN S.A. y logotipo (mixto), tenía conocimiento de su existencia. Por su parte, IBERICO INGENIERIA, afirma que el actor no probó el uso del nombre comercial en el proceso, por lo que se abordará este tema.
2.2. El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones:
28 29 30
• El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
• Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ... ).
• Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
• El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial
lbldem. lbldem. lbldem.
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idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
• El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social31·
Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial
2.3. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.
2.4. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:
31
a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.
b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y sustancial de un nombre comercial, así como cuáles son los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:
"El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial que deriva de su uso previo en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia
y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto,
sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( .. .) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no Jo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ... ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la ensena comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial.
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nombre con /as actividades económicas para /as cuales se pretende el registro." 32
c. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.
d. Quien alegue y pruebe el uso real y sustancial de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.
2.5. El uso constante teniendo en cuenta la naturaleza de los productos comercializados. El uso real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y es efectivo aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización.
2.6. 2.7. 2.8. 32 33 34
A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, sustancial y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y sustancialmente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho nombre comercial, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. 33·
La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcaría haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcaría al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados34•
Proceso 45-IP-98. Corresponde a una Interpretación Prejudicial sobre la Decisión 344 y en el presente caso se interpreta la decisión 486.
Proceso 2+1P-2011.
Revisar Proceso 99-IP-2014.
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;
2.9. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 35.
2.1 O. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 36
2.11. Dentro del proceso interno, se deberá verificar si el nombre comercial IBECO IBERICO CONSTRUCCIONES S.R. L TOA., fue utilizado de manera real, sustancial y constante, de acuerdo con lo determinado en la presente Interpretación Prejudicial.
Protección en relación con signos idénticos y similares
2.12. El Artículo 136, Literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación.37
2.13. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real, y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior.3
ª
2.14. Por otro lado, el Artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional. 39
35 Revisar Proceso 6-IP-2015.
36 Ibídem.
37 Revisar Proceso 168-IP-2012.
38 lbidem.
39 Ibídem.
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2.15. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus caracteristicas son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. 40
3. Comparación de signos mixtos
3.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre un signo mixto IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. (mixta) y la marca IBECO (mixta), se abordará en este acápite este tema.
3.2.
3.3. 3.4. 40 41 42Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico41 .
La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado42•
La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más caracteristico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor
lbidem.
Proceso 12-IP-2014.
Proceso 55-IP-2002 Corresponde a una Interpretación Prejudicial sobre la decisión 344 y en el presente caso se interpreta la decisión 486.
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importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.43
3.5. De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
3.6. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:
3.6.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las silabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
3.6.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
3.6.3. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
3.6.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado44•
3. 7. Si de ta comparación resultare que el elemento caracteristico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.
3.8. En este caso, entre los signos mixtos en conflicto, al momento de comparar los signos se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante.
3.9. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más 43 Proceso 26-IP-98, corresponde a una Interpretación Prejudicial sobre la decisión 344 y en el
presente caso se interpreta la decisión 486.
44 Proceso 56-IP-2013. corresponde a una lnterprelación Prejudicial sobre la decisión 344 y en el presente caso se interpreta la decisión 486.
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característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 45
3.1 O. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberán tomar en cuenta los
siguientes aspectos:46
a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada.
b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos:
(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el
trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
c) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.
3.11. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
45
46
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016.
Ibídem.
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3.12. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se
deberá proceder a verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.
4. Signos compuestos por un nombre propio
4.1. Dentro del proceso interno, IBERICO INGENIERIA alegó que se adoptó como parte de la denominación del signo solicitado a registro, el apellido IBERICO de su representante legal, razón por la cual se interpreta el presente tema.
4.2. Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala Jo siguiente:
4.3.
4.4.
"Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la
oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo". En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan
habitualmente"47.
Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo habla registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente.
Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que, en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres como "Lola" o "Lucf a" para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Ver em: http://www.wipo.inVsme/es/faq/tm_faqs_q4.html
23
Clasificación de Niza o en clases conexas. Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como "Acurio" para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial. 4.5. En el caso en análisis la Corte consultante deberá analizar, sobre la
base de lo antes expuesto, cuán común es el apellido IBERICO, verificando si no va a crear riesgo de confusión y va a ser diferenciable respecto de la marca previamente registrada.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 7072-2014-0-1801-JR-CA-25 al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
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J-Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
/
MAGISTRADA
Hugo Ramiro Gómez pac MAGISTRADO
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
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Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA
3
Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
25
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 2 de febrero de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS: 188-IP-2016 Interpretación Prejudicial
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia
2013-00427
Patente: "AGENTES CITOTÓXICOS MEJORADOS
QUE COMPRENDEN NUEVOS
MAITANSINOIDES"
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
El Oficio 1571, recibido el 3 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00427; y,
El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno
Demandante: INMUNOGEN, INC.
1
b
rJ
Demandado:
2. Hechos relevantes
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA.
2.1. El 03 de noviembre de 2005, INMUNOGEN, INC (hoy INMUNOGEN) solicitó en fase nacional la solicitud de la patente de invención titulada: "AGENTES CITOTÓXICOS MEJORADOS QUE COMPRENDEN NUEVOS MAITANSINOIDES"1. que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2004/013314 del 20 de mayo de 2004.
2.2. El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 566, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros.
2.3. El 14 de septiembre de 2006, INMUNOGEN solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), que efectuará el examen de patentabilidad de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el Articulo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
2.4. El 2 de octubre de 2009, mediante Oficio 11121 la SIC puso en conocimiento del solicitante el resultado del examen de patentabilidad confiriéndole un plazo de 60 días para que se pronuncie.
2.5. El 10 de febrero de 2010, INMUNOGEN dio respuesta al Oficio 11121. 2.6. El 21 de mayo de 2010, mediante Oficio 6653 la SIC notificó al solicitante
el segundo informe técnico Nº 1799, confiriéndole un plazo de 60 días para que se pronuncie sobre el mismo.
2.7. El 28 de septiembre de 2010, INMUNOGEN dio contestación al Oficio 6653 y anexó un nuevo capítulo de reivindicaciones.
2.8. El 25 de abril de 2011 y el 9 de agosto de 2011 la solicitante presentó un nuevo capítulo de reivindicaciones.
2.9. El 28 de octubre de 2011, mediante Oficio 17068, la SIC notificó al solicitante con el tercer examen de fondo, concepto técnico Nº 2534, confiriéndole un plazo de 60 días para que conteste al mismo.
2.10. El 20 de enero de 2012, INMUNOGEN contestó el Oficio 17068.
Expediente interno 05-112351.
2
2.11. El 16 de abril de 2012, mediante Resolución 21691 la SIC decidió denegar la solicitud de patente al considerar que la materia reclamada carece de nivel inventivo y no cumple con el Artículo 18 de la Decisión 486.
2.12. Dentro del término correspondiente, el 07 de mayo de 2012, INMUNOGEN presentó recurso de reposición en contra de la Resolución 21691.
2.13. El 1 de abril de 2013, mediante Resolución 14481, al resolver el recurso de reposición, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, confirmó la Resolución 21691.
2.14. El 8 de agosto de 2013, INMUNOGEN presentó Acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de las Resoluciones 21691 y 14481, emitidas por la SIC.
2.15.EI 25 de julio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial.
3. Argumentos de la Acción de Nulidad planteada por INMUNOGEN 3.1. La solicitud de patente de invención es nueva y cumple con los
presupuestos legales, por lo que resulta injusto que la SIC haya desconocido y omitido que los compuestos reivindicados tienen un efecto mejorado y sorprendente frente a los conocidos.
3.2. Se demuestra el efecto mejorado y sorprendente que el cambio estructural de los compuestos reivindicados provocan en la citotoxicidad sobre las líneas celulares y/o tumores ensayados, tanto "in vitro" como "in vivo". 3.3. La patente solicitada fue concedida en Estados Unidos de América el 7 de
mayo de 2013, bajo el número US8,435T,528 82, además de haber sido concedida en otros países.
3.4. Si bien entienden la libertad e independencia de la oficina de patentes y respecto a decidir sobre la concesión de una patente, resulta incomprensible que haya sido denegada únicamente en Colombia, habiendo sido otorgada en 21 países, incluyendo Perú.
4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte de la SIC
4.1. De las diligencias que obran en el expediente, se pudo determinar que la invención de las reivindicaciones 1 a 22, no cumplen el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica, los antecedentes contenidos en 3
