Proceso 120-IP-2008.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5, 12, 13, 17, 27, 29, 34 y 35 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Actor: F. Hoffmann-La Roche AG (Suiza). Patente de Invención: “Complejos Estables de Compuestos Esca- samente Solubles”. Proceso Interno: Nº 2135-2008 ...
Proceso 125-IP-2008.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82, literal a), 83, literales b), d) y e), 84, y 128 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 172 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expe- diente Interno Nº 2004-0069. Actor: Sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA.
Marca: S SECURITY SYSTEMS (mixta) ...
Para nosotros la Patria es América
S U M A R I O
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
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PROCESO 120-IP-2008
Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5, 12, 13, 17, 27, 29, 34 y 35 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la
Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de
la República del Perú. Actor: F. Hoffmann-La Roche AG (Suiza). Patente de Invención: “Complejos Estables de Compuestos Escasamente
Solubles”. Proceso Interno: Nº 2135-2008.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil nueve.
VISTOS:
Mediante Oficio Nº 551-2008-SCS-CS, de 21 de octubre de 2008, recibido en este Tribunal el 28 de octubre de 2008, la Sala de Derecho Consti- tucional y Social Permanente de la Corte Supre- ma de Justicia, de la República del Perú, solici-
ta la Interpretación Prejudicial de los artículos 34, 51 y 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2135-2008.
1. ANTECEDENTES 1.1. Las partes
Demandante: F. Hoffmann-La Roche AG (Sui- za).
13
Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Pro- tección de la Propiedad Inte- lectual – INDECOPI.
1.2. Hechos relevantes a) Los hechos
El 17 de septiembre de 1999, F. Hoffmann-La Roche AG (Suiza), reivindicando prioridad en base a las solicitudes Nº 60/101,336 y Nº 60/
136,531 presentadas en los Estados Unidos de América el 22 de septiembre de 1998 y 28 de mayo de 1999, respectivamente, solicitó paten- te de invención para COMPLEJOS ESTABLES DE COMPUESTOS ESCASAMENTE SOLUBLES.
El 25 de septiembre de 2000, se otorgó la orden de aviso Nº 2000-1049, efectuándose la publica- ción en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de octubre de 2000.
El 29 de noviembre de 2000, la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales – ADIFAN formuló observación, sien- do que, el 07 de mayo de 2001, F. Hoffmann-La Roche AG absolvió el traslado de la observa- ción.
El 09 de octubre de 2002, la Oficina de Invencio- nes y Nuevas Tecnologías dispuso que se emita Informe técnico, considerando a efectos de la evaluación, la publicación WO 98/04551, de 05 de febrero de 1998.
El 10 de diciembre de 2003, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico Nº PCG 54- 2003 señalando lo siguiente:
- En las reivindicaciones 6, 9, 23 y 32 se hace referencia a marcas registradas, siendo que no se permite el uso de marcas registradas o nombres comerciales cuando se define una reivindicación, pues el producto puede cam- biar con el paso del tiempo aunque se con- serve el nombre de marca, por lo que no per- mite establecer sin ambigüedad el alcance de las reivindicaciones.
- De acuerdo con lo señalado en el punto de suficiencia y claridad, las reivindicaciones 1 a 46 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, por lo que la observación es fundada en este extremo.
- Respecto a la novedad y al nivel inventivo, el pronunciamiento se efectuará en caso de ab- solverse la objeción de claridad, para lo cual se tomará en cuenta el documento WO 98/
04551, publicado el 05 de febrero de 1998, BISINDOLILMALEIMIDAS SUSTITUIDAS PARA LA INHIBICIÓN DE LA PROLIFERA- CIÓN CELULAR.
- Las reivindicaciones 1 a 46 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el ar- tículo 30 de la Decisión 486. La oposición formulada se considera fundada respecto a que la solicitud no cumple con el requisito de claridad.
El 11 de mayo de 2004, F. Hoffmann-La Roche AG dio respuesta al Informe Técnico Nº PCG 54-2003; siendo que, el 28 de septiembre de 2004, la examinadora de patentes emitió el In- forme Técnico Nº PCG 54-2003/a señalando lo siguiente:
- Reiteró lo planteado en el Informe Técnico Nº PCG 54-2003 respecto a que la utilización del término “compuesto terapéuticamente acti- vo, estable amorfo” implicaría múltiples com- puestos activos, cuando de acuerdo a lo des- crito y ejemplificado en la memoria descrip- tiva, únicamente se encuentra soporte para los compuestos de fórmula I a VIII, tal como se especifica posteriormente en la reivindica- ción 14.
- Las reivindicaciones 1 a 43 no cumplen con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486.
Mediante Resolución Nº 1175-2004/OIN-INDE- COPI, de 30 de septiembre de 2004, la OIN denegó la patente de invención solicitada. De- terminó que las reivindicaciones 1 a 43 no cum- plen con los requisitos de claridad y soporte en la descripción establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, por lo que no es posible acce- der a la protección solicitada.
El 11 de noviembre de 2004, F. Hoffmann-La Roche AG interpuso recurso de apelación; sien- do que, el 01 de junio de 2005, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico Nº PCG 32-2005, concluyendo que las reivindicaciones 1 a 39 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
Mediante Resolución Nº 665-2005/TPI-INDECO-
PI, el Tribunal del INDECOPI confirmó la resolu-
ción apelada y, en consecuencia, denegó la patente de invención solicitada.
Posteriormente, se interpone demanda ante la Primera Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Lima, declarando en senten- cia infundada la demanda.
F. Hoffmann-La Roche AG interpuso recurso de apelación, donde se confirmó la sentencia de primera instancia, por lo que la demandante interpuso recurso de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia por indebida apli- cación de los artículos 34, 51 y 52 de la Deci- sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
b) Fundamentos de la demanda
La demandante F. Hoffmann-La Roche AG (Sui- za) señala lo siguiente:
- La patente de invención solicitada cumple con el requisito de claridad, pues las formu- laciones farmacéuticas reivindicadas están respaldadas en la descripción del invento.
- La patente de invención solicitada cumple con el requisito de novedad, pues si bien el documento WO9804551 se refiere a pirroles sustituidos, no está referido a un caso de formulación, por lo que su solicitud está diri- gida a un complejo insoluble en agua formado por la dispersión molecular de ciertos com- puestos insolubles específicos en un polí- mero iónico insoluble en agua, específica- mente, se trata sobre la formulación de un nuevo inhibidor del ciclo celular. El documen- to WO9804551 no se refiere a formulaciones ni contiene referencias con respecto a com- puestos insolubles, existiendo diferencia en- tre la formulación farmacéutica materia de la solicitud y la formulación descrita en la pa- tente WO/9804551.
La patente de invención solicitada posee nivel inventivo, toda vez que no sería obvio para una persona de habilidad promedio en la técnica.
Asimismo, se han corregido las omisiones se- ñaladas en la resolución impugnada, por lo que considera que son claras, debiendo otorgarse la patente de invención solicitada
c) Fundamentos de la contestación a la de- manda
El INDECOPI ha señalado lo siguiente:
- Las nuevas reivindicaciones 2 a 9, 19 a 24, 26, 30, 31, 33 y 35 son idénticas a las reivin- dicaciones originales 2 a 5, 7, 8, 10, 11, 24 a 29, 31, 35, 36, 39 y 41, respectivamente.
- Las nuevas reivindicaciones 10 a 13, 15 y 16 son equivalentes a las reivindicaciones origi- nales 12 a 15, 20 y 21 respectivamente, en donde la única modificación ha sido la elimi- nación de la palabra “aproximadamente”, tal y como se indicó en el Informe Técnico PCG 54-2003.
- Las reivindicaciones 1 a 39 del pliego reivin- dicatorio presentado con el recurso de apela- ción no implican una ampliación de la inven- ción originalmente presentada, por lo que cum- plen con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486. La descripción de la invención permite la comprensión del problema técnico y de la solución que plantea la invención a dicho problema, por lo que la memoria des- criptiva cumple los requisitos del artículo 28 de la Decisión 486.
- No se permite el uso de marcas registradas o nombres comerciales cuando se define una reivindicación, puesto que el producto puede cambiar con el paso del tiempo aunque con- serve el mismo nombre, por lo que no permite establecer sin ambigüedad el alcance de la reivindicación, concluyendo que las reivindi- caciones mencionadas no cumplen con el requisito de claridad y concisión establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, objeción que también se aplica a las reivindicaciones dependientes 2 a 13, 15, 16, 18 a 24, 26, 27, 30, 31, 33 y 35.
- Teniendo en consideración que las reivindica- ciones 1 a 39 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, la observación presentada por la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacional (ADIFAN) es fundada con respecto a la falta de claridad de la invención.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue
admitida a trámite por auto de 03 de diciembre
de 2008.
Que, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, solicita la Interpreta- ción Prejudicial de los artículos 34, 51 y 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la solicitud de patente se presentó el 17 de septiembre de 1999, en plena vigencia de la Decisión 344.
Que, en tal sentido, se interpretarán de oficio, los artículos 1, 2, 4, 5, 12, 13, 17, 27, 29, 34 y 35 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuer- do de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El texto de las normas a ser interpretadas es el siguiente:
DECISIÓN 344
“Artículo 1.- Los Países Miembros otorga- rán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean sus- ceptibles de aplicación industrial”.
“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técni- ca.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presen- tación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.
(…)
“Artículo 4.- Se considerará que una inven- ción tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no
hubiese resultado obvia ni se hubiese deriva- do de manera evidente del estado de la téc- nica”.
“Artículo 5.- Se considerará que una inven- ción es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utili- zado en cualquier tipo de industrial, enten- diéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.
(…)
“Artículo 12.- La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que con- ceda un trato recíproco a solicitudes prove- nientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una pa- tente para sobre la misma invención en cual- quiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberá pre- tender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud.
“Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y debe- rán contener:
a) Identificación del solicitante y del inventor b) El título o nombre de la invención;
c) La descripción clara y completa de la in- vención en forma tal que una persona ver- sada en la materia pueda ejecutarla.
Para las invenciones que se refieren a
materia viva, en las que la descripción no
pueda detallarse en sí misma se deberá
incluir el depósito de la misma, en una
institución depositaria autorizada por las
oficinas nacionales competentes. El ma-
terial depositado formará parte integrante
de la descripción. Los Países Miembros
reglamentarán la instrumentación de los
depósitos, incluyendo entre otros aspec-
tos, la necesidad y oportunidad de hacer-
los, su duración, reemplazo y suministro
de muestras. Los Países Miembros po-
drán reconocer como instituciones deposi-
tarias a centros de investigación localiza-
dos en el territorio de cualquiera de ellos;
d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protec- ción mediante la patente;
e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y,
f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.
La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, oca- sionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”.
(…)
“Artículo. 17.- El peticionario podrá modifi- car su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud pre- sentada.
El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la trans- formación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mis- mo objeto”.
(…)
“Artículo. 27.- Vencidos los plazos estable- cidos en los artículos 25 ó 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procede- rá a examinar si la solicitud es o no patentable.
Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o par- cial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adi- cionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a par- tir de la notificación, haga valer los argumen- tos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida. Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solici- tud se considerará abandonada”.
(…)
“Artículo. 29.- Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente.
Si fuere parcialmente desfavorable, se otor- gará el título solamente para las reivindica-
ciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”.
(…)
“Artículo. 34.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La des- cripción y los dibujos o planos o, en su caso, el depósito del material biológico, servirán para interpretarlas”.
“Artículo. 35.- La patente confiere a su titu- lar el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento exploten la invención patentada.
El titular no podrá ejercer tal derecho, en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando se trate de la importación del pro- ducto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular, de un licenciatario o de cualquier otra persona autorizada para ello;
b) Cuando el uso tenga lugar en el ámbito privado y a escala no comercial; o, c) Cuando el uso tenga lugar con fines no
lucrativos, a nivel experimental, académi- co o científico”.
(…)
DECISIÓN 486
“DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA:
Todo derecho de propiedad industrial válida- mente concedido de conformidad con la le- gislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones apli- cables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad in- dustrial preexistentes se adecuarán a lo pre- visto en esta Decisión.
En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li- cencias, renovaciones y prórrogas se aplica- rán las normas contenidas en esta Decisión.
Para el caso de los procedimientos en trámi-
te, la presente Decisión regirá en las etapas
que aún no se hubieren cumplido a la fecha
de su entrada en vigencia”.
En consecuencia, los temas objeto de la pre- sente interpretación prejudicial son:
1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.
En el presente caso, son de aplicación los prin- cipios generales del derecho sobre tránsito le- gislativo y las previsiones de la Disposición Tran- sitoria Primera del Régimen Común de Propie- dad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al respecto, el Tribunal ha señalado que:
“Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expe- dida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el princi- pio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situa- ción planteada bajo el imperio de la norma anterior”.
“Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exi- gencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los as- pectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustan- cial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo gene- ral, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio cons- tituye una garantía de estabilidad de los dere- chos adquiridos”.
La Disposición Transitoria Primera de la Deci- sión 486 se apoya en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las dispo- siciones aplicables en la fecha de su otorga- miento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición
Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho naci- do bajo la vigencia de la norma anterior, pues, dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovacio- nes y prórrogas del derecho válidamente conce- dido, así como, su plazo de vigencia.
Las etapas procesales que ya hayan sido cum- plidas y agotadas a la fecha de entrada en vi- gencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contra- rio sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pen- dientes de realizar.
Conforme ha sido expuesto, este Órgano Juris- diccional ha determinado la improcedencia de la interpretación de los artículos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al haber constatado que la solicitud dirigida a la obtención de la respectiva patente de invención, ha sido presentada en plena vigencia de la Deci- sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
2. CONCEPTO DE INVENCIÓN: LOS REQUISI- TOS DE PATENTABILIDAD.
La Jurisprudencia ha establecido algunos con- ceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos pro- ductos o procedimientos que, como consecuen- cia de la actividad creativa del hombre, impli- quen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.
12.1. Requisitos de Patentabilidad.
El artículo 1 de la Decisión 344 establece los re- quisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, estos son: i) Novedad, ii) Nivel Inventivo y iii) Susceptibilidad de Aplica-
1 Proceso 21-IP-2000, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 631, de 10 de enero de 2001.
ción Industrial; dichos requisitos permiten de- terminar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedi- da por otras disposiciones de la norma comuni- taria en mención. Estos requisitos se encuen- tran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal.
3. LA NOVEDAD Y EL ESTADO DE LA TÉCNI- CA.
Según lo establecido en el artículo 2 de la Deci- sión 344, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual abarca el conjunto de conoci- mientos tecnológicos accesibles al público an- tes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad recono- cida.
Para la aplicación de este concepto, es impor- tante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condicio- nes innovadoras del invento. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344 de la Comi- sión del Acuerdo de Cartagena.
En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la inno- vación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al públi- co, entendiendo que la difusión de la informa- ción que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.
Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Finalmente, es nece- sario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento:
“a) Concretar cuál es la regla técnica aplica- ble a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.
b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.
c) Determinar cuál es el contenido del Esta- do de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.
d) Finalmente, deberá compararse la inven- ción con la regla técnica”.
24. EL NIVEL INVENTIVO Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA.
Como requisito adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona en- tendida o versada en la materia.
Este requisito ofrece al examinador la posibili- dad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la inven- ción, se hubiese podido llegar de manera evi- dente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia téc- nica correspondiente.
Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justi- cia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:
“Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la nove- dad y otro el que se efectúa con respecto al
2 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en G.O.A.C. Nº 428, de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la inven- ción con las “anterioridades” existentes den- tro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su aprecia- ción de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.
3Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por
“obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y mani- fiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda”
4.
En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la sim- ple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el in- vento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.
Este Tribunal, al respecto, manifiesta que: “el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo consti- tuye “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos
que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)”.
55. LA SUSCEPTIBILIDAD DE APLICACIÓN IN- DUSTRIAL.
Para que un invento pueda ser protegido a tra- vés de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad pro- ductiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la Decisión 344.
Este requisito de la invención encuentra su jus- tificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son suscep- tibles de patentabilidad las invenciones que pue- dan ser llevadas a la práctica.
6. PROCEDIMIENTO RELATIVO AL EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE LA INVENCIÓN.
REQUISITOS FORMALES. EXAMEN DE FOR- MA.
La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la Oficina Nacional Competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consis- te en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos. La autoridad nacional com- petente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los re- quisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la soli- citud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior.
6.1. Requisitos para la solicitud de paten- tes de invención.
El artículo 13 de la Decisión 344 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cua- les son necesarios e imprescindibles, pues la ausencia de uno de ellos ocasionará que la
3 Proceso 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
4 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DE- FINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. To- mos 5 y 7. Págs. 686 y 1089.
5 Proceso 13-IP-2004. Caso: solicitud de patente “TRIHI- DRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO- 2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2- BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO- TAX-11-EN-13–ILO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1143, de 19 de noviembre de 2004.
solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito. La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, el cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención.
Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.
La descripción de la invención permitirá al exa- minador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá con- tener “una o más reivindicaciones”.
Se puede determinar entonces que, la descrip- ción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedi- miento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección.
El Tribunal ha señalado al respecto: “(…) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técni- ca que se desea patentar, razones por las cua- les éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el al- cance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella”.
6La observancia de los requisitos permitirá deter- minar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindi-
caciones una parte fundamental para determi- nar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el cam- po del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas ca- racterísticas deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o proce- dimiento a que hace referencia.
De esta forma, las reivindicaciones constitu- yen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesa- rios para determinar lo que se pretende paten- tar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo.
Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga rei- vindicaciones independientes de distintas cate- gorías, siempre que dichas reivindicaciones es- tén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones in- dependientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa:
a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto.
b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedi- miento.
c) Un producto, un procedimiento para la fa- bricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.
A propósito de la división de la patente, contem- plada en el artículo 20 de la Decisión 344, mani- fiesta que el peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud pre- sentada. Cada solicitud fraccionada se benefi- ciará de la fecha de presentación de la solicitud inicial en cualquier País Miembro, además, la
6 (Proceso 106-IP-2002, patente: BATERIA CON CONTRO- LADOR INCORPORADO”, publicado en la Gaceta Ofi- cial Nº 892, de 31 de enero de 2003).
