Proceso 52-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Esta-do de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 150, 258 y 259 de la misma Decisión. Marca: DAPAC (denominativa). Actor: sociedad AKTIEBOLAGET ELECTROLUX. Proceso interno Nº 2003-00300 ... Proceso 63-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, de los
ar-tículos 134 literal a), y 135 literales b) y g) de la Decisión 486 de 14 de sep-tiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2007-00397. Actor: DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. Marca: CRYSTAL (denominativa) ... Proceso 65-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 134 literal b) y 135
literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andi-na, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la Re-pública de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: FIGURATIVA. Actor: sociedad COLOMBINA S.A. Pro-ceso interno Nº 2010-00239 ... Proceso 67-IP-2012.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 135 literal f) de la misma Decisión. Marca: PASSION COFFEE (mixta). Actor: sociedad MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A. MEALS DE COLOMBIA S.A. Pro-ceso interno Nº 2008-00270 ... Proceso 66-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 14, 15 literales e) y f),
16, 18, 19 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad An-dina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Señor JOSÉ SIRVENT BAYARRI. Patente: “MÉ-TODO PARA LA FABRICACIÓN DE UN ELEMENTO EN FORMA DE SUPERFICIE HORIZONTAL QUE CONTIENE INFORMACIÓN”. Expe-diente Interno Nº 2011-00005 ...
Para nosotros la Patria es América
S U M A R I O
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil doce.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00300;
El auto de 4 de julio de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la refe-rida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos con-templados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, com-plementados con los documentos incluidos en anexos.
a) Partes en el proceso interno
Demandante: sociedad AKTIEBOLAGET ELEC-TROLUX.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado: sociedad PROMOLUX S.A. a) Hechos.
1. El 17 de enero de 2002, la sociedad PROMO-LUX S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Indus-tria y Comercio, el registro como marca del signo DAPAC (denominativo), para distinguir, aspiradoras, brilladoras y lavatapetes,
pro-ductos comprendidos en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 518 de 30 de julio de 2002. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.
3. Por Resolución Nº 41407 de 23 de diciembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo solicitado.
4. La sociedad AKTIEBOLAGET ELECTROLUX interpuso demanda contencioso administra-tiva contra las mencionadas resoluciones. b) Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad AKTIEBOLAGET ELECTROLUX en su escrito de demanda presentó los siguien-tes argumentos:
1. Con la emisión de la Resolución impugna-da se violaron los artículos 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina ya que el “registro de la marca DAPAC por la sociedad PROMOLUX S.A. constituye una violación al Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que afecta indebida-mente los derechos de mi representada. Adicionalmente, la marca DAPAC se regis-tró para consolidar actos de competencia desleal”.
2. Agrega “el registro de la marca DAPAC forma parte de una estrategia que fue diseñada, entre otros fines ilícitos, para aparentar que PROMOLUX, sus productos y sus servicios, eran los mismos de LUX y de SERVILUX, lo cual claramente constituye un acto tendiente a crear confusión, con el fin de apoderarse de la clientela de estas últimas”.
PROCESO 052-IP-2012
Interpretación prejudicial de los artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la
República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 150, 258 y 259 de la misma
Decisión. Marca: DAPAC (denominativa). Actor: sociedad AKTIEBOLAGET
3. Afirma que “el registro de la marca DAPAC fue obtenido de mala fe, buscando causar confusión directa e indirecta al consumidor, para aprovecharse del prestigio y reconoci-miento del que gozan los productos o servi-cios de las empresas del grupo LUX (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la contestación
a la demanda.
La Superintendencia de Industria y Comer-cio contesta la demanda sosteniendo que: 1. Con la emisión de la Resolución impugnada
“no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.
2. Efectuado “el estudio de registrabilidad del signo DAPAC (…) se concluyó que reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca” y que no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad dispuestos en la Decisión 486.
3. No se violó el artículo 137 de la Decisión 486 ya que “ni antes ni durante el trámite de la solicitud de registro de la marca DAPAC, existió siquiera un indicio razonable que le permitiera a esta Superintendencia inferir que su registro se hubiese solicitado ‘para per-petrar, facilitar o consolidad un acto de com-petencia desleal’, la decisión adoptada por esta Entidad, se ajustó a lo dispuesto en la legislación supranacional”.
4. No existe violación de los artículos 136, 137 y 172 de la Decisión 486.
5. Agrega que “resulta ajena a este proceso la pretensión aducida por el demandante en cuanto a que se declare que la marca DAPAC se solicitó y obtuvo para perpetrar un acto de competencia desleal, con el objeto que se declare la nulidad de la resolución 41407 de 2002 acusada”.
d) Tercero interesado.
La sociedad PROMOLUX S.A., tercero intere-sado en el proceso, contestó la demanda argu-mentando:
1. “Inexistencia de una actuación de mala fe por parte de PROMOLUX S.A. en la obtención del registro de la marca DAPAC” pues el
de-mandante “en el desarrollo del concepto de la norma violada no demuestra ni señala cómo o de qué manera en el proceso de producción del acto administrativo que acusa se perpe-tuó la presunta mala fe simple y llanamente se limita a alegar que existió en la obtención del registro sin precisar en qué momento del proceso de formación del acto administrativo ocurrió” y que corresponde al demandante demostrar con hechos la supuesta existencia de mala fe en la obtención de un registro mar-cario.
2. El actor está “tratando de lograr la nulidad de la marca DAPAC a través de esta Jurisdic-ción no porque ella en sí misma le cause daño o porque haya sido expedida en forma irregular, sino porque esta marca es comer-cializada por una persona jurídica denomina-da PROMOLUX S.A., aspecto que escapa a la órbita del Juez Administrativo quien no es el llamado a declarar si el nombre PROMO-LUX S.A. causa o no, perjuicio comercial al demandante”. Agrega que los artículos 136 y 137 de la Decisión 486 “no pueden ser ana-lizadas por el Juez Administrativo, porque en ellas claramente se determina que para de-cidir sobre si hubo o no, violación a estas dis-posiciones la competencia radica en la ofi-cina Nacional Competente para el caso la Superintendencia (…) en el cual el actor tenía además la oportunidad legal de oponerse al registro de la que declino (sic)”.
3. “Inexistencia de una causal de nulidad en materia marcaria”, aclara que las causales de nulidad según el artículo 172 de la Deci-sión 486 son las absolutas y las relativas y que el demandante “no precisa cuál o cuáles son las causales invocadas, si la causal o causales son absolutas o relativas; cuál o cuáles son los hechos y su relación con la causal invocada; cuál o cuáles son las prue-bas, su relación con los hechos y con la causal invocada; y tampoco demuestra el concepto de violación y/o adecuación a la causal invocada. Es decir, la demandante dejó en manos del fallador el proceso de selección y demostración de las causales de nulidad”.
4. De igual manera el demandante “invocó como causal de nulidad la mala fe pero tampoco precisa cuál o cuáles son los hechos y su relación con la mala fe; cuál o cuáles son las
pruebas, su relación con los hechos y con la mala fe; y tampoco demuestra el concepto de violación y/o demostración de la mala fe, es decir, en ambos casos es simplemente enunciativa. Reiterando que la mala fe sólo opera en relación con los actos administrati-vos de registro de una marca”.
5. Finalmente, afirma que los “indicios de com-petencia desleal no son causales de nulidad del registro de una marca, éstos son causales de irregistrabilidad (…) como tampoco es de competencia del Consejo de Estado, pronun-ciarse sobre dichos actos en el proceso con-tencioso administrativo de nulidad”.
CONSIDERANDO:
Que, las normas contenidas en los artículos 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina cuya interpreta-ción ha sido solicitada, forman parte del orde-namiento jurídico de la Comunidad Andina, con-forme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para inter-pretar por vía prejudicial las normas que confor-man el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional tam-bién con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribu-nal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo DAPAC (denominativo), fue el 17 de enero de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran den-tro de la citada normativa, por lo que, de acuer-do a lo solicitaacuer-do por el juez consultante, se interpretarán los artículos 137 y 172 de la Deci-sión 486; y conforme a lo facultado por la nor-mativa comunitaria de oficio se interpretarán los
artículos 150, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,
Que, el texto de las normas objeto de la inter-pretación prejudicial es el siguiente:
Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina
(…)
Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consoli-dar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
(…)
Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen pre-sentado oposiciones, la oficina nacional com-petente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presen-tado oposiciones, la oficina nacional compe-tente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.
(…)
Artículo 172.-(…)
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuan-do se hubiese concedicuan-do en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugna-do.
(…)
Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.
Artículo 259.- Constituyen actos de compe-tencia desleal vinculados a la propiedad in-dustrial, entre otros, los siguientes:
a) cualquier acto capaz de crear una confu-sión, por cualquier medio que sea, respec-to del establecimienrespec-to, los producrespec-tos o la actividad industrial o comercial de un com-petidor;
b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la activi-dad industrial o comercial de un competi-dor; o,
c) las indicaciones o aseveraciones cuyo em-pleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturale-za, el modo de fabricación, las caracterís-ticas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
(…)”.
1. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.
El presente tema será abordado por el Tribunal, en virtud a que la sociedad demandante ma-nifiesta que se violó el artículo 137 de la Deci-sión 486.
Estos criterios han sido vertidos por este Tribu-nal dentro de los Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009. El artículo 137 de la Decisión 486 dis-pone que: “Cuando la oficina nacional compe-tente tenga indicios razonables que le permi-tan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho re-gistro”.
De conformidad con lo establecido en el artícu-lo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea con-trario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de com-petencia desleal vinculados a la propiedad in-dustrial, entre otros, “cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los produc-tos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.
Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación
con-creta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese senti-do, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de com-portamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.
Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo re-gulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los em-presarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores en general.
El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que desta-can aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nue-vo signo en relación al sector económico al que pertenece.
En ese sentido, para que una marca registra-da llegue a consoliregistra-darse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro.
Al respecto, cabe precisar que si bien los sig-nos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comer-cial.
En tal sentido, quien alega la causal de irregis-trabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida 1.
Por lo tanto, el Juez Consultante deberá anali-zar los medios probatorios presentados, toman-do en cuenta aquellos idóneos para acreditar
1 La imitación o “copia servil” de una marca previamente
que el demandado PROMOLUX S.A. actuó de mala fe.
2. De la mala fe en la obtención de un regis-tro marcario.
En vista de que en el proceso interno se debate el hecho de si el registro fue solicitado con presunta mala fe, este Tribunal considera opor-tuno referirse al tema, sobre la base de lo ya manifestado en la jurisprudencia dentro de los Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009.
La buena fe es un principio general de derecho y sustento de todo ordenamiento jurídico. Este Órgano Comunitario ha manifestado, sobre la buena fe, que:
“El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enri-quecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actua-ción en la vida de relaactua-ción de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente conce-bidos y, sobre todo, con la intención de ac-tuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.
En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”. (Proceso 65-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1102 de 6 de agosto de 2004, marca: TAPA ROJA). En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su ju-risprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la inten-ción o de la conciencia de violar una disposiinten-ción legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”. (Proceso 3-IP-99, publicado en la G.O. A.C. Nº 461 de 2 de julio de 1999, marca: LELLI).
Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservan-cia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dis-puestas por el ordenamiento. Se presume ade-más, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo con-trario debe probarlo”. (Proceso 3-IP-99, ya cita-do).
En el régimen marcario andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estable-ció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ám-bito normativo también sería causal de nulidad. El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro marcario que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comer-cial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (nume-ral 2°) 2. De igual forma, el artículo 172 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha seña-lado la jurisprudencia de este Tribunal, “la bue-na fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ám-bito comunitario, de manera que el Juez Nacio-nal al aNacio-nalizar el caso bajo estudio debe deter-minar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nu-lidad del registro marcario.” (Proceso 109-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008, marca: LOMA’S (mixta).
2 “Esta norma implícitamente pretende castigar a quien,
abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro su-brepticiamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.
Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una con-ducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe prote-gerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.
En consecuencia, es necesario que el solici-tante de un registro marcario haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias: 1. Desconocer el derecho de prelación obte-nido por la presentación de su solicitud de registro;
2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o,
3. Sancionar con la nulidad el registro obteni-do de mala fe.
3. De los actos de competencia desleal vin-culados a la propiedad industrial.
Igualmente, la sociedad demandante argumen-ta en su escrito de demanda que se produjo un acto de competencia desleal, por lo que el Tri-bunal abordará el tema. La demanda que dio inicio al proceso en controversia y dentro del cual se ha solicitado la interpretación prejudi-cial por parte de este Organismo, fue presenta-da en vigencia de la Decisión 486. Por lo tanto, este Tribunal seguirá los criterios jurispruden-ciales emitidos dentro de los Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-126-IP-2009.
Al respecto, a excepción de la Decisión 486, que en sus artículos 258 y 259, regula el tema de los actos de competencia desleal vincula-dos a la Propiedad Industrial, las demás Deci-siones Andinas no regulan de manera expresa el tema de la competencia desleal. Sin embar-go, es en el Acuerdo de Cartagena de donde se desprende la protección de la sana o leal com-petencia. En efecto, el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena dispone: “Antes del 31 de diciem-bre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispen-sables para prevenir o corregir las prácticas
que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”, manipu-laciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento nor-mal de materias primas y otras de efecto equi-valente. En este orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivar-se de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. Correspon-derá a la Secretaría General velar por la aplica-ción de dichas normas en los casos particula-res que se denuncien”.
Concepto de Acto Desleal.
La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como de competencia desleal. En virtud del artículo 10bis de la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protec-ción eficaz contra la competencia desleal. El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina dispone que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la pro-piedad industrial realizado en el ámbito empre-sarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.
En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha con-siderado que “son actos que se producen, pre-cisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”. (Proceso 38-IP-98, publicado en G.O.A.C. N° 419, de 17 de marzo de 1999).
El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo mencionado se toma en consideración lo que la doctrina señala sobre el tema: “Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitu-tiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo “comercial”, por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma im-portancia, pues el juicio de valor debe revelar
con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuacio-nes”. (Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Uni-versidad Javeriana, Pág. 45).
“La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los ne-gocios”. (Narváez García, José Ignacio. Dere-cho Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, Pág. 316).
Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.
Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnera-dos por el comportamiento indebido del com-petidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es fre-cuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas. (publicidad engañosa, por ejemplo)”. (Gacharná, María Consuelo. La Com-petencia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1892, Pág. 47).
Para que un acto sea calificado como de com-petencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:
1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la activi-dad comercial en la misma o análoga forma. 2. Que el acto o la actividad sean indebidos.
3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal “cuando sea idóneo para perjudicar a un em-presario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción”. Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado “En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encamina-da a producir encamina-daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean suscepti-bles de producirlos.
La legislación andina trata de prevenir conduc-tas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los compe-tidores, al público consumidor y al interés gene-ral, en relación con una competencia deshones-ta o desleal, se desprende de la propia normati-va andina.
Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conduc-ta y la indemnización de daños y perjuicios. Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo pri-mordial prevenir los actos abusivos y desho-nestos capaces de causar perjuicio a los de-más competidores y al interés del público con-sumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo”. (Pro-ceso 143-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1436, de 1 de diciembre de 2006, marca: COATEL).
Sobre la base de lo anterior, si el signo ha sido solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, en aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 que expresa “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”, debe denegarse su registro.
Conforme a lo expuesto, la instancia nacional consultante debe determinar si la demandada quiso perpetrar o consolidar un perjuicio en con-tra de la sociedad demandante y si la solicitud de registro del signo “DAPAC” (denominativo)
se ha presentado de manera desleal o malicio-samente con el fin de obtener un beneficio pro-pio en desmedro de los intereses de la sociedad demandante.
Actos de competencia desleal.
El artículo 259 de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual aunque, como ya se mencionó, no configuran una lista taxativa. Es-tos son:
1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del esta-blecimiento, los productos o la actividad in-dustrial o comercial de un competidor. 2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del
comercio, capaces de desacreditar el esta-blecimiento, los productos o la actividad in-dustrial o comercial de un competidor. 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo
em-pleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
Actos de competencia desleal por confu-sión.
El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes caracte-rísticas, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal:
“1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imita-ción de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumi-dor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distinti-vos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
2. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior
quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, en-vío de información, imitación, productos, enva-ses, envolturas, etc.
En este sentido, la utilización de un signo dis-tintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.
3. Para catalogar un acto como desleal, es con-dición necesaria que los competidores concu-rran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capa-ces de crear confusión, es necapa-cesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores con-curran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que ‘para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudi-car a cualquiera de los participantes en el mer-cado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio siste-ma competitivo. (…) para que el sistesiste-ma com-petitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utili-cen medios que desvirtúen el sistema competi-tivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Trata-do de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115). (Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, Caso: acción por presunta infracción del dere-cho sobre la marca: CALCIORAL)”. (Proceso 143-IP-2006, ya citado).
El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en es-pecial sobre dichos actos vinculados a la pro-piedad industrial, ha manifestado: “En un régi-men de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un com-petidor alcance, en la venta de sus productos o
en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos. La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la con-ducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consi-deradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al cita-do deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría ne-gativamente los intereses de competidores y consumidores.
La disciplina de estos actos encuentra así jus-tificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los ofe-rentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.” (Proceso 116-IP-2004, ya citado).
Con relación a los actos de competencia des-leal por confusión, cabe reiterar que los mis-mos no se refieren propiamente a la confundibi-lidad entre los signos distintivos de los produc-tos de los competidores, toda vez que tal si-tuación se encuentra sancionada por un régi-men específico, sino a la confusión que aque-llos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los pro-ductos o la actividad económica de un compe-tidor determinado, impidiéndole elegir debida-mente, según sus necesidades y deseos. En el presente caso, el Juez Consultante debe-rá analizar si se trata de un supuesto de compe-tencia desleal por confusión con una marca registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia des-leal, es necesario que exista riesgo de confu-sión entre los signos confrontados.
4. De las oposiciones. Examen de registra-bilidad.
El Tribunal se referirá al tema, en virtud a que en el proceso interno no se presentaron oposicio-nes.
El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artícu-lo 148 si no se hubiesen presentado
oposicio-nes, la Oficina Nacional Competente procede-rá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en nin-gún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.
En consecuencia con lo anterior y en rela-ción con marcas de terceros, la Oficina Nacio-nal Competente, existan o no oposiciones, de-berá analizar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contem-plado en el artículo 136 litera a) de la Decisión 486.
La resolución con la que se notifica al peticio-nario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente mo-tivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídi-cas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa. Además, es importante aclarar que el examen de registrabilidad debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro marcario, como con las de-cisiones emitidas por la propia Oficina, esto significa, que se debe realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente del análisis ya efectuado sobre signos idénticos o similares.
Debe quedar claro, que no se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada ca-so, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actua-ción de dichas oficinas se encuentran
marca-dos por la propia norma comunitaria y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Para que una marca registrada lle-gue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proce-der a solicitar su registro. Para que se configure un acto de competencia desleal hace falta que se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá ana-lizar los medios probatorios presentados, to-mando en cuenta aquellos idóneos para acredi-tar que la sociedad PROMOLUX S.A. solicitó el registro del signo DAPAC (denominativo) de mala fe.
SEGUNDO: La buena fe es un principio gene-ral de derecho que debe gobernar todas las actuaciones.
Sí procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea conse-cuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o cau-sar un perjuicio injusto o ilegal.
La mala fe debe ser probada por quien alega que ésta existió.
TERCERO: En el ámbito vinculado con la pro-piedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados hones-tos por quienes participan en el mercado.
Los actos de competencia desleal se caracteri-zan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confu-sión, error o descrédito con el objeto de provo-car la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.
Son actos de competencia desleal, entre otros, aquéllos capaces de crear confusión en el con-sumidor acerca del establecimiento, los pro-ductos o la actividad económica de un compe-tidor determinado, impidiendo a aquél elegir de-bidamente según sus necesidades y deseos. A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá to-marse en cuenta la necesidad de que los esta-blecimientos, los productos o la actividad in-dustrial o comercial de los competidores concu-rran en un mismo mercado.
En el presente caso, el Juez Consultante debe-rá analizar si se trata de un supuesto de compe-tencia desleal por confusión con una marca registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia des-leal, es necesario que exista riesgo de confu-sión entre los signos confrontados.
CUARTO: La Oficina Nacional Competente, procederá a realizar el examen de registrabili-dad, ya que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2003-00300, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Jus-ticia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Co-munidad Andina para su publicación en la Ga-ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 63-IP-2012
Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134
literal a), y 135 literales b) y g) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,
expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la
consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República
de Colombia. Expediente Interno Nº 2007-00397. Actor: DUPOCSA PROTECTORES
QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. Marca: CRYSTAL (denominativa).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito a los veinte y tres días del mes de agosto del año dos mil doce, proce-de a resolver la solicitud proce-de Interpretación Preju-dicial formulada por la Sección Primera del Con-sejo de Estado de la República de Colombia. VISTOS:
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de junio de 2012.
I. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
II. LAS PARTES.
Demandante: DUPOCSA PROTECTORES QUÍ-MICOS PARA EL CAMPO S.A.
Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SU-PERINTENDENCIA DE INDUS-TRIA Y COMERCIO.
III. DATOS RELEVANTES A. HECHOS
Entre los principales hechos, algunos recogi-dos de los narrarecogi-dos en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acu-sados, se encuentran los siguientes:
1. La sociedad DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A., solicitó el 10 de abril de 2006 el registro como marca del signo denominativo CRYSTAL, para am-parar productos de la clase 1 Clasificación Internacional de Niza.
2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 564, de 31 de mayo de 2006, no se presentaron oposicio-nes por parte de terceros.
3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comer-cio, mediante Resolución N° 36133 de 28 de José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
Gustavo García Brito SECRETARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría.
CERTIFICO.-Gustavo García Brito SECRETARIO
diciembre de 2006, resolvió negar el registro solicitado Se argumentó lo siguiente:
“(…)
El signo solicitado a registro CRYSTAL pretende identificar productos de la clase 1ª Internacional. Ahora bien, revisados los registros de la Propiedad Industrial, se en-contró que la expresión CRYSTAL, es usual-mente utilizada como prefijo en marcas que identifican productos de la clase 1; prueba de ellos son los diversos registros que existen a nombre de diferentes titula-res: CRYSTAL ACTI-MITES, CRYSTAL WHITE, CRYSTAL OBEX, CRYSTAL FUNGI BACT 222.
(…)”.
4. La sociedad DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A., presen-tó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrati-vo.
5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 006972 de 9 de marzo de 2007, resolvió el recurso de reposi-ción, confirmando el acto administrativo. 6. El Superintendente Delegado para la
Propie-dad Industrial de la Superintendencia de In-dustria y Comercio, mediante Resolución No. 28718 de 10 de septiembre de 2007, re-solvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.
7. La sociedad DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A., presen-tó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.
8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA.
La demandante soporta la acción en los siguien-tes argumentos:
1. Manifiesta, que su solicitud se desprende de su derecho al uso exclusivo sobre la
expre-sión CRYSTAL. Este derecho se encuentra representado la titularidad de las siguientes marcas en la clase 5:
2. Agrega, que es titular en Ecuador de las mar-cas CRYSTAL, para amparar productos de las clases 1ª y 5ª de la Clasificación Interna-cional de Niza, registradas bajo los certifica-dos Nos. 0908-92 y 01449.
3. Sostiene, que la sociedad CEDAR CRYSTAL CHEMICAL S.A., es titular de números de registros que, contienen la expresión CRYS-TAL, junto con la sociedad DUPOCSA PRO-TECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A., son socias capitalistas de la sociedad DUPOCSA Y CIA LTDA.
4. Arguye, que la titularidad de la marca CRYS-TAL se encuentra en cabeza de las dos socie-dades mencionadas anteriormente. Si exis-ten otros registros en cabeza de otros titula-res se debe a deficiencias de la propia Super-intendencia de Industria y Comercio.
5. Argumenta, que la Superintendencia de In-dustria y Comercio no sustenta su decisión. 6. Indica, que sólo 4 registros para la clase 1
contienen la palabra CRYSTAL, excluyendo por obvias razones las que son de titularidad de la sociedad CEDAR CRYSTAL CHEMI-CAL S.A. Esto, en consecuencia, no prueba que la palabra CRYSTAL sea de uso común en la clase 1.
C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
1. Por parte de la Superintendencia de In-dustria y Comercio.
• Sostiene, que el signo CRYSTAL carece de distintividad. Se encuentra incurso en la
Marca Certificado CRYSTAL PYRINOX 212244 CRYSTAL CRYSMARON 212241 CRYSTAL OBEX 212243 CRYS URON 214576 CRYSTAL CIPERTOX 234825 CRYSTAL 090892 CRYSTAL 001449 CRYS CONAZOL 311412 CRSYTAL PENDI 312625
causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que esta palabra es usualmente utili-zada como término complementario de marcas que identifican productos de la clase 1.
• Afirma, que ningún competidor en el mer-cado se puede apropiar de la mencionada palabra.
IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía pre-judicial, las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 1, 9, 134, 135, 138, 142, 144, 152, y en general el Capítulo I Título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No se interpretarán los artículos 1, 9, 138, 142, 144, 152, ya que no son pertinentes para resol-ver el caso bajo estudio. Tampoco se hará una interpretación general del capítulo I, Título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Tribunal restringirá la interpretación al artícu-lo 134 literal a), y al 135 literales b) y g) de la misma normativa.
A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas:
DECISIÓN 486 “(…)
Artículo 134
“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos
suscep-tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los si-guientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras; (…)
Artículo 135
No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:
b) carezcan de distintividad; (…)
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usan-za del país”;
(…)
Artículo 150
“Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposi-ciones, la oficina nacional competente proce-derá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposicio-nes, la oficina nacional competente se pro-nunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca median-te resolución.”
(…)”.
VI. CONSIDERACIONES.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:
A. Concepto de marca. Requisitos para el re-gistro de las marcas.
B. Los signos formados exclusivamente por palabras de uso común.
C. Debida motivación del acto que concede o deniega un registro marcario. La autonomía de la oficina de registro marcario para adop-tar sus decisiones.
A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.
En el procedimiento administrativo interno se resolvió negar el registro del signo denominativo CRYSTAL. Por tal motivo, es pertinente referir-se al concepto de marca y los requisitos para su registro.
1. Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el regis-tro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.
El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, ofrece una defini-ción general de marca: “(...) cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.
De conformidad con la anterior definición norma-tiva, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
La marca cumple diversas funciones en el mer-cado, a saber:
• Diferencia los productos o servicios que se ofertan.
• Es indicadora de la procedencia empresarial. • Indica la calidad del producto o servicio que
identifica.
• Concentra el goodwill del titular de la marca. • Sirve de medio para publicitar los productos
o servicios.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:
“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (dis-tintiva, de identificación de origen de los
bie-nes y servicios, de garantía de calidad, fun-ción publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que per-mite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad dis-tintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.
Interpre-tación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: “GRANOLAJET”).
Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:
“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la proceden-cia del producto o del servicio al que repre-senta, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pu-diéndose no obstante causar engaño o con-fusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.
(Proce-so 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFI-CA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DEN-TRO DE UN ESCUDO”). 1
El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir mar-cas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráfi-cos, logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los sig-nos o medios indicados anteriormente.
1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en
varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emiti-da en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.
Según el Régimen Común de Propiedad Indus-trial contenido en la citada Decisión, los requisi-tos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.
Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifes-tado lo siguiente:
“La perceptibilidad, precisamente, hace re-ferencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sen-sorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de pala-bras, a una figura, a un dibujo, o a un conjun-to de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004.
Inter-pretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”).
En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:
• La distintividad.
La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumi-dor realizar la elección de los bienes y servi-cios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.
• La susceptibilidad de representación gráfica.
Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante pala-bras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la
publica-ción de las solicitudes de registro en los me-dios oficiales.
En conclusión, para que un signo sea regis-trado como marca debe ser distintivo y sus-ceptible de representación gráfica, de confor-midad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.
Es importante advertir que el literal a) del artícu-lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-luta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representa-ción gráfica o de perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera in-dependiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad ex-trínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.
El Tribunal al respecto de este tema ha expre-sado:
“El registro de un signo como marca se en-cuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser re-gistrados como marcas los signos que ‘ca-rezcan de distintividad’.
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una mar-ca ha de apreciarse, por una parte, en rela-ción con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consu-midor de dichos productos o servicios’; que
‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabri-cante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Senten-cia del Tribunal de Justi(Senten-cia de las Comunida-des Europeas del 7 de febrero de 2002, asun-to T-88/00); y que cuando los producasun-tos de-signados en la solicitud de registro van desti-nados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obs-tante, ha de tenerse en cuenta la circunstan-cia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en con-sideración el hecho de que el nivel de aten-ción del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contem-plada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de sep-tiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina”.
(Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de CarGace-tagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.).
El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en algu-na de las causales de irregistrabilidad señala-das en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. B. LOS SIGNOS FORMADOS
EXCLUSIVAMEN-TE POR PALABRAS DE USO COMÚN. La sociedad demandante argumentó que no existe prueba alguna de que la palabra CRYSTAL sea de uso común en la clase 1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que dicha pala-bra es usualmente utilizada como termino com-plementario en marcas que identifican produc-tos de la clase 1 y, por lo tanto, ningún compe-tidor puede adueñársela. En este marco, es apropiado referirse a los signos formados por palabras de uso común.
El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispo-ne:
“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;
La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designacio-nes comudesignacio-nes o usuales. Existen expresiodesignacio-nes que el público consumidor normalmente usa para referirse a un producto o servicio y, en consecuencia, cualquiera haría inmediatamen-te la relación designación – producto / servicio. En este sentido, ningún competidor en el mer-cado podría adueñársela, ya que se estaría ge-nerando una posición de ventaja injusta frente a los otros. 2
El Tribunal advierte que los signos de uso co-mún deben apreciarse en relación con los pro-ductos o servicios que ampare el signo a re-gistrar. Es decir, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, anali-zando la mencionada conexión se podría esta-blecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases co-nexas o relacionadas. 3 Esto es muy
importan-te porque en productos o servicios con intima
2 Esta posición fue adoptada por el Tribunal en la
Inter-pretación Prejudicial de 29 de abril de 2010, en el marco del proceso 31-IP-2010.
3 El Tribunal ha determinado ciertos criterios para
anali-zar la conexión competitiva:
“a) La inclusión de los productos en una misma cla-se del nomenclátor: (…) Ocurre cuando cla-se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limita-ción, la prueba para demostrar que entre los pro-ductos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, co-rresponde a quien alega.
conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comer-ciante se apropie de un signo que en manejo
ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 4
La corte consultante, por lo tanto, debe determi-nar si el signo denominativo CRYSTAL es de uso común en la clase 1 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas compe-titivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
C. DEBIDA MOTIVACIÓN DEL ACTO QUE CONCEDE O DENIEGA UN REGISTRO MARCARIO. LA AUTONOMÍA DE LA OFI-CINA DE REGISTRO MARCARIO PARA ADOPTAR SUS DECISIONES. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.
La sociedad demandante argumentó que la Superintendencia de Industria y Comercio no sustentó su decisión. Afirmó que si existen re-gistros de la marca CRYSTAL en cabeza de otros titulares, esto se debe a deficiencias de la propia oficina de registro marcario. Sostuvo, ade-más, que tiene derecho exclusivo al registro del signo CRYSTAL, por cuanto lo tiene registrado en la clase 5 en Colombia, y en las clases 1 y 5 en Ecuador. Por tal razón, se abordará el tema de la debida motivación del acto que concede o deniega un registro marcario, haciendo énfasis en la autonomía de la oficina nacional para adoptar sus decisiones.
El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en rela-ción con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.
En relación con lo primero, el Tribunal ha mani-festado:
“Si bien las Oficinas Competentes y las
deci-siones que de ellas emanan son independien-tes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como se-ría el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo
an-b ) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que in-fluyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializa-dos en la venta de determinaespecializa-dos bienes. Igual con-fusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparen-te similitud.
c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los pro-ductos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revis-tas especializadas, comunicación directa, boleti-nes, mensajes telefónicos, etc., la conexión compe-titiva sería menor.
d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una co-nexión competitiva. En efecto, no es lo mismo ven-der en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en conse-cuencia, esa relación entre los productos comercia-lizados también influye en la asociación que el con-sumidor haga del origen empresarial de los produc-tos relacionados, lo que eventualmente puede lle-varlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pue-den dar lugar a confusión respecto al origen empre-sarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe en-tenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o fun-ción.
Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares caracte-rísticas, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por mar-cas también similares o idéntimar-cas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Inter-pretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).
4 Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012,
