Roj: STS 1452/2008 - ECLI: ES:TS:2008:1452
Id Cendoj:28079130032008100069
Órgano:Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede:Madrid
Sección:3
Fecha:21/02/2008
Nº de Recurso:2759/2005
Nº de Resolución:
Procedimiento:RECURSO CASACIÓN
Ponente:MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
Tipo de Resolución:Sentencia
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Febrero de dos mil ocho.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2759/2005 interpuesto por "INDUSTRIAS RACIONERO, S.A.", representada por el Procurador D. Óscar García Cortés, contra la sentencia dictada con fecha 28 de octubre de 2004 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 3098/2001, sobre denegación de registro de las marcas números 2.231.337 y 2.231.338, "Miau Ind. Racionero, S.A."; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "BERNARDO ALFAGEME, S.A.", representada por el Procurador D. Pedro Antonio González Sánchez.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- "Industrias Racionero, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 3098/2001 contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 19 de julio y 28 de mayo de 2001 que, al estimar los recursos de alzada deducidos por "Bernardo Alfageme, S.A.", denegaron, respectivamente, el registro de las marcas 2.231.337 y 2.231.338, "¡Miau! Ind. Racionero, S.A." con gráfico.
Segundo.- En su escrito de demanda, de 11 de enero de 2002, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, con estimación de la presente demanda, se declaren nulas y sin efecto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 19 de julio y 28 de mayo de 2001, publicadas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de octubre y 1 de julio de 2001, y conceda la inscripción de las marcas nº 2.231.337 ¡Miau! Industrias Racionero, S.A., mixta, en clase 29, y nº 2.231.338 ¡Miau! Industrias Racionero, S.A., mixta, en clase 30, con todo lo demás que sea de Ley y proceda en Derecho". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 11 de febrero de 2002, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".
Sexto.- Por auto de 8 de marzo de 2005 la Sala acordó: "ha lugar a corregir el error material advertido en el Fundamento de Derecho Primero de la sentencia interesada en el presente recurso contencioso-administrativo en el sentido de identificar la marca nº 2.231.337 'Miau Industrias Racionero, S.A.', mixta, en clase 29, y no 19, como erróneamente consta".
Séptimo.- Con fecha 27 de mayo de 2005 "Industrias Racionero, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2759/2005 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos: Primero: al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, "por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, por falta de congruencia interna".
Segundo: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988, y la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate".
Octavo.- El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Noveno.- "Bernardo Alfageme, S.A." se opuso igualmente al recurso y suplicó la confirmación de la sentencia recurrida con imposición de las costas a la parte recurrente.
Décimo.- Por providencia de 12 de noviembre de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 13 de febrero de 2008, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 28 de octubre de 2004, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Industrias Racionero, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas que denegaron el registro de las marcas 2.231.337 y 2.231.338, "¡Miau! Ind. Racionero, S.A." con gráfico, para distinguir, respectivamente, productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional, en concreto "garbanzos secos y cocidos, guisantes secos, habas secas, judías secas y cocidas, legumbres secas y cocidas, lentejas secas y cocidas, platos precocinados en los que predomina la carne", y de la clase 30, en concreto "arroz, alimentos a base de avena, copos de avena, sémola, avena, avena machacada, avena mondada, cebada molida, cebada mondada, harina de cebada, preparaciones hechas de cereales, copos de cereales secos, féculas para uso alimenticio, sémola, tapioca, sagú, pan, levaduras, especias, salsas (excepto para ensaladas), café, té, cacao, sal, mostaza, vinagre, polvos para esponjar, azúcares, chocolates y caramelos, pastas para sopas, puré de patatas, pan rallado".
A la inscripción de la marca 2.231.337, "¡Miau! Ind. Racionero, S.A." con gráfico, solicitada por "Industrias Racionero, S.A.", se había opuesto, entre otros, "Bernardo Alfageme, S.A." en cuanto titular de las marcas mixtas números 24.099, 1.560.419, 1.560.420, 1.560.421, 1.560.422, 1.560.423 y 1.560.424, "Miau", y 1.948.222, "Miau Exquisiteces", que amparan productos de la clase 29. Esta misma entidad se opuso a la inscripción de la marca número 2.231.338 como titular de las marcas mixtas 1.000.897 (clase 30, "pimienta, vinagre, salsas, especias, sal, mostaza, café, té, sucedáneos de café, hielo y azafrán") y 1.948.223, "Miau" (clase 30, "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas; especias; hielo; preparaciones aromáticas para uso alimenticio").
Segundo.- La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados, la marca solicitada nº 2.231.337, ¡Miau! Ind. Racionero, S.A. (gráfica), clase 29, y las oponentes nº 24.099 ¡Miau!, clase 29, y otras, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, sin que tenga validez el hecho de que el solicitante sea también titular de marcas con la expresión ¡Miau! en su denominación, pues si en su momento debieron ser denegadas no existe razón para que aduciendo su existencia vuelva a incurrirse en el mismo error, ya que los precedentes alegados no obligan a esta O.E.P.M.".
"La entidad 'Industrias Racionero SA' impugna en este proceso dos resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas; la primera de ellas, dictada en fecha de 19.7.2001, estimó el recurso formulado por 'Bernardo Alfageme, SA' contra la de 5.5.2000, de concesión del registro de la marca número 2231337, 'MIAU INDUSTRIAS RACIONERO, SA', mixta, en clase 19; la segunda, dictada el 28.5.2001 e igualmente estimatoria del recurso deducido por 'Bernardo Alfageme, SA' contra otra también de 5.5.2000, por la que se había concedido el registro de la marca número 2231338, 'MIAU INDUSTRIAS RACIONERO, SA', mixta, en clase 30.
En ambos casos los recursos fueron estimados por no considerar vinculantes precedentes resoluciones y apreciarse en el caso litigioso la concurrencia de similitud susceptible de provocar error en el mercado entre las marcas solicitadas y la prioritaria desde el año 1913, número 24.099, 'MIAU', mixta, en clase 29, para distinguir toda clase de conservas de pescado.
En el año 1959 la marca número 24.099 se amplió a conservas de mariscos de todas clases, escabeches, salazones de pescados y anchoas, aceites, aceitunas, conservas vegetales, legumbres en conserva, carnes en conserva, frutos secos, leche, yogourt y quesos, y en el año 1983 se amplió a aves, caza, jamón, chorizo, embutidos, alimentos congelados y platos precocinados.
Conviene poner de relieve que la recurrente es titular de las siguientes marcas: número 515.704, 'MIAU', mixta en clases 29, 30, y 31, concedida en 1967; número 701.159 'MIAU' mixta, en clase 30, concedida en 1975; número 1.057.768 'MIAU' mixta, en clase 29, concedida en 1985; número 1.058.606 'PASTAS MIAU', en clase 30, concedida en 1985; número 1.149.446 'MIAU', mixta, en clase 30 y concedida en 1998 y número 1.518.351 'MIAU', mixta, en clase 32, concedida en 1989.
A su vez, 'Bernardo Alfageme, SA' es titular registral de las siguientes marcas: la ya citada número 24.099, concedida en 1913; número 1.000.879, MIAU!', mixta en clase 30, concedida en 1983; número 1.002.952 '! MIAU!', mixta, en clase 29, concedida en 1983; número 1.002.953 '!MIAU!' mixta, en clase 29, concedida en 1983; número 1.002.954 '!MIAU!', mixta, en clase 29, concedida en 1983; número 1.584.256 'MARISCADA MIAU', denominativa, en clase 29, concedida en 1990; número 1.942.299 'BERNARDO ALFAGEME MIAU', mixta en clase 29, concedida en 1995; número 1.942.300 'BERNARDO ALFAGEME MIAU', mixta, clase 30, concedida en 1996; número 1.942.301, 'BERNARDO ALFAGEME MIAU SELECCIÓN', mixta, clase 29 y concedida en 1995; número 1.942.302 'BERNARDO ALFAGEME MIAU SELECCIÓN', mixta, clase 30, concedida en 1996; número 1.948.222 , 'MIAU EXQUISITECES', mixta, clase 29, concedida en 1995; número 1.948.223 'MIAU EXQUISITECES' , mixta, en clase 30 y concedida en 1995; número 2.067.750 'BERNARDO ALFEGEME MIAU NATURE', mixta, clase 29 y concedida en 1995; número 2.067.751 'BERNARDO ALFEGEME MIAU NATURE', mixta, en clase 30 y concedida en 1998; y la marca comunitaria número 857.888, 'BERNARDO ALFAGEME MIAU BIO NATURE', mixta, en clases 29 y 30, concedida en 2000; la marca comunitaria número 101.170 'MIAU', mixta, clases 29 y 30, pendiente de concesión fue solicitada en 1996.
[...] Ha de significarse que, cuando la recurrente registró la primera de sus marcas 'MIAU' en 1967, la entidad 'Bernardo Alfageme, SA' ya tenía registrada su marca 24.099 para los productos inicialmente protegidos y para los ampliados en 1959 y que de la confrontación de las marcas denegadas con la número 24.099 oponente se desprende que entre las mismas una muy significativa semejanza denominativa y funcional pues todas ellas incluyen el vocablo 'MIAU' , coinciden respecto de la clase 30 y los productos amparados pertenecen al mismo sector comercial, sin que tengan trascendencia los diferentes elementos gráficos y la adición en las marcas denegadas de las palabras 'INDUSTRIAS RACIONERO, SA' porque esto último tiene menor significación en el conjunto que la palabra 'MIAU' y porque en el tráfico ordinario los productos son conocidos y demandados por los componentes verbales de las marcas mucho más que por los gráficos. Las circunstancias citadas determina que los signos en litigio, globalmente considerados, no tengan suficiente virtualidad para excluir todo riesgo de error en el mercado ya que las marcas implicadas en este proceso no presentan en su conjunto diferencias susceptibles de individualizar a unas de otra y no constituyen conjuntos con propia sustantividad y con carga expresiva suficiente para cumplir esa misión específica de orientar, sugerir y atraer la atención del consumidor o usuario respecto de un producto determinado.
Por tanto, no teniendo las marcas denegadas respecto a la prioritaria la necesaria fuerza diferenciadora para determinar funcionalmente los productos que pretenden amparar, se hace inviable la convivencia en el mercado de todas ellas y no queda enervado todo riesgo de aprovechamiento del renombre de la marca ajena prioritaria, y si a ello añadimos que el precedente administrativo no vincula a los Tribunales, en tanto que existan normas positivas con arreglo a las cuales resolver la cuestión litigiosa, como es el caso, es claro que no resulta procedente estimar la pretensión impugnatoria que en este proceso deduce la recurrente."
En su opinión, "es jurídicamente inadmisible que la Sala de instancia proclame de forma expresa que el parangón de las marcas enfrentadas debe hacerse teniendo en cuenta todos los elementos que configuran sus conjuntos, tanto gráficos como denominativos, de 'forma que no se desarticule su unidad' (Fundamento de Derecho Segundo), y, en el siguiente Fundamento de Derecho, proceda a descomponer las marcas enfrentadas de forma y manera que, tras eliminar varios de sus elementos, que por la razón expuesta también han de ser tenidos en cuenta, concluya afirmando que dichas marcas 'globalmente consideradas' son confundibles". El motivo será rechazado pues no existe tal falta de congruencia interna. La doctrina general enunciada en el fundamento jurídico segundo de su sentencia se respeta por la Sala cuando, en el tercero, se refiere tanto a los elementos denominativos como a los gráficos presentes en las marcas enfrentadas y aprecia sus semejanzas sobre la base de que algunos de dichos elementos (en concreto, el más característico de todos ellos) tienen carácter preponderante hasta el punto de que la marca aspirante, "globalmente considerada" resulta confundible con la ya inscrita.
La Sala, insistimos, no se contradice ni quiebra la congruencia interna de su razonamiento cuando, al aplicar el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988, centra el análisis del riesgo de confusión en el elemento más característico de las marcas aspirantes (el vocablo "Miau" entre interjecciones), común y coincidente con las prioritarias. No es que, al hacerlo así, el tribunal sentenciador haya prescindido de examinar los otros componentes gráficos o denominativos de la marca: en cuanto a estos últimos (los denominativos) los juzga de menor importancia que el predominante "Miau" porque se trata de una mención subordinada de "menor significación"; y en cuanto a los gráficos asimismo destaca su menor "trascendencia" por las razones antes expuestas.
Las apreciaciones de la Sala de instancia revelan, pues, que el tribunal ha realizado la comparación de los signos enfrentados desde una perspectiva que engloba a todos sus elementos distintivos, sin "eliminar" a ninguno de ellos, a la vez que ha valorado la mayor o menor incidencia que cada uno de ellos tiene en el resultado final. Son, pues, apreciaciones coherentes con la doctrina general que la propia Sala -recogiendo una línea jurisprudencial constante- había expuesto en el segundo de los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida.
Cuarto.- En el segundo de sus motivos de casación, ahora al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la recurrente imputa a la Sala la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988 y de "la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate".
Reprocha, en concreto, al tribunal sentenciador, "no haberse acomodado al criterio de confrontar las marcas en su globalidad, sin descomposiciones artificiosas de sus elementos integrantes" y vuelve a criticar que "haya llevado a cabo una auténtica disección de las marcas núms. 2.231.337 y 2.231.338, ¡Miau! Ind. Racionero con gráfico [...] eliminando u omitiendo todos los elementos gráficos y denominativos existentes en su conjunto mixto". Concluye que, al actuar de este modo, la Sala ha incurrido en una errónea interpretación del artículo 12.1.a) Ley de Marcas y "ha procedido de forma contraria a lo establecido en la citada jurisprudencia, que exige que las marcas han de ser examinadas en su conjunto".
Ya hemos afirmado en el fundamento jurídico precedente que la Sala de instancia no ha "eliminado" u "omitido" ninguno de los elementos gráficos y denominativos de los signos rechazados al efectuar la comparación con los prioritarios. Por el contrario, los ha examinado todos y de ellos ha destacado la preponderancia -a los efectos de apreciar el riesgo de confusión para los consumidores- de uno que considera el más característico y en el que coinciden las aspirantes con las marcas ya registradas. La jurisprudencia que se dice infringida no lo ha sido, pues, ya que el juicio final de la Sala recae sobre las marcas examinadas en su conjunto.
Por lo demás, la referida jurisprudencia, si rechaza en principio el fraccionamiento artificial de los signos a los efectos de su comparación, no impide en absoluto -tanto menos cuando se trata de marcas mixtas- que cuando las marcas vengan integradas por una pluralidad de elementos de diferente importancia (factores secundarios frente a factores principales) o de diferente naturaleza (vocablos de contenido más genérico frente a otros con mayor carga distintiva, por ejemplo), el juicio de contraste se efectúe sobre la base del mayor relieve de algunos de aquellos elementos. Y, en el caso de los componentes gráficos para productos de utilización frecuente en canales de distribución muy abiertos, aquella jurisprudencia ha venido reconociendo su menor relevancia frente a los componentes fonéticos y denominativos.
el "peso relativo" que estos últimos factores tengan en la marca en su conjunto, la decisión del tribunal de instancia pueda ser más o menos compartida por las partes del litigio.
En este punto hemos de reiterar, como en tantas otras ocasiones, que no nos corresponde como Tribunal de casación sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el presente motivo cuando se invoca el artículo 12.1.a) citado: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados carecen de los factores de confundibilidad que pudieran generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas pues entra dentro del margen de apreciación lógico considerar que las marcas enfrentadas, precisamente por su coincidencia en el principal y muy destacado rasgo identificador no pueden convivir en el mismo mercado -de productos alimenticios próximos- a causa del riesgo de confusión para los destinatarios de sus productos.
No es ilógico ni irracional que, sentada la identidad de las marcas en el elemento predominante, la Sala de instancia minusvalore la denominación adicional "Ind. Racionero, S.A.", inserta con caracteres tipográficos menos destacados que los de "Miau" en los signos rechazados. Es cierto que dicha mención podría coadyuvar a identificar el origen empresarial de los productos comercializados bajo la cobertura de las marcas rechazadas (números 2.231.337 y 2.231.338) pero no por ello se desvirtúa el riesgo de confusión o de asociación de éstos con los de la antigua marca "¡Miau!". Frente a lo que sostiene la recurrente, nada hay en la sentencia que permita dar por sentada "la notoriedad y gran prestigio que goza mi representada Industrias Racionero, S.A. en el sector alimenticio", y el tribunal de instancia, por el contrario, afirma que es precisamente la marca prioritaria la que goza de renombre.
Quinto.- Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
FALLAMOS
No ha lugar al recurso de casación número 2759/2005, interpuesto por "Industrias Racionero, S.A." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 28 de octubre de 2004 recaída en el recurso número 3098 de 2001. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
