Roj: STS 97/2006 - ECLI: ES:TS:2006:97
Id Cendoj:28079130032006100008Órgano:Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede:Madrid Sección:3 Fecha:25/01/2006 Nº de Recurso:3857/2003 Nº de Resolución: Procedimiento:CONTENCIOSO
Ponente:JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT Tipo de Resolución:Sentencia
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Enero de dos mil seis.
VISTO el recurso de casación número 3857/2003, interpuesto por la Procuradora Doña Almudena González García, en nombre y representación de la Entidad Mercantil ZIMMER, INC, con la asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de febrero de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo 2183/1998 , seguido contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de agosto de 1998, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la precedente resolución de 20 de febrero de 1998, que denegó la marca número 2.052.068 "MILLENNIA", para amparar productos de la clase 10, del Nomenclátor Internacional de Marcas.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 2183/1998, la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 27 de febrero de 2003 , cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que DESESTIMANDO el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Rodríguez Montaut y posteriormente Sra. González García en nombre y representación de la mercantil ZIMMER INC contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de febrero de 1998, confirmada en vía de recurso administrativo por resolución de fecha 10 de agosto de 1998, debemos DECLARAR Y DECLARAMOS la conformidad de las mismas con el ordenamiento jurídico. Sin costas.».
SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil ZIMMER, INC recurso de casación, que la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 21 de abril de 2003 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación de la Entidad Mercantil recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 5 de junio de 2003, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que teniendo por presentado en tiempo y forma escrito de interposición de recurso de casación contra la reseñada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, continúe éste en todos sus trámites, decretando la admisibilidad del mismo y dictando sentencia estimando los motivos formulados del recurso de casación la sentencia recurrida (sic), para resolver de conformidad con la súplica del escrito de demanda, esto es, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegaron la inscripción del registro de marca Nº. 2.052.068 MILLENNIA, declarando su concesión registral. Por Otrosí solicita la celebración de vista.».
QUINTO.- Por providencia de fecha 11 de octubre de 2005, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 18 de enero de 2006, fecha en que tuvo lugar el acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Sobre el objeto del recurso de casación.
Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de febrero de 2003 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil ZIMMER, INC, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de agosto de 1998, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la precedente resolución de 20 de febrero de 1998, que acordó denegar la inscripción de la marca nacional número 2.052.068 "MILLENNIA", para amparar productos de la clase 10 del Nomenclátor Internacional de Marcas.
SEGUNDO.- Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.
En aras de una adecuada comprensión del debate casacional y con el objeto de delimitar el thema decidendi, procede transcribir los razonamientos jurídicos de la sentencia recurrida de la Sala de instancia, en el extremo que concierne a la declaración de incompatibilidad de la marca nacional número 2.052.068 "MILLENNIA", para amparar productos de la clase 10 (prótesis e implantes ortopédicos con exclusión de aparatos para sordos y cualquier otro implante relativo a la audición), con la marca comunitaria oponente número 262.692 "MILLENNIA", que distingue productos de la clase 10 (audífonos), que se fundamenta con base a la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y la doctrina de esta Sala, en la apreciación de la existencia de identidad denominativa entre las marcas en conflicto y similitud de los productos reivindicados que genera riesgo de asociación, según se advierte, en el fundamento jurídico cuarto, en los siguientes términos:
«En el caso examinado existe una identidad en el elemento denominativo que compone las marcas enfrentadas «MILLENNIA», y por otra parte resulta evidente la similitud de los productos amparados todos ellos de la clase 10 del Nomenclátor con independencia de la exclusión efectuada por la actora pues ello no impide la realidad de tal similitud y por ello de idénticos canales de comercialización que generan el riesgo de asociación a que hace referencia el art. 12.1ª) de la Ley 32/88 de 10 de noviembre de Marcas .».
El Tribunal sentenciador rechaza otorgar eficacia jurídica a la declaración de consentimiento aportada con la siguiente argumentación:
«Por otra parte la Sala no puede admitir la declaración de consentimiento aportada en esta vía jurisdiccional por cuanto por una parte el art. 12.2 de la citada Ley 32/88 de 10 de noviembre sólo permite su eficacia en el caso de marcas semejantes y no idénticas como acontece en el presente caso y por otra parte tal consentimiento se presta por la entidad «STARKEY LABORATORIES INC», titular de la marca nº 252.692 en tanto que la marca oponente es la nº 262.692 cuyo titular es «SP INDUSTRIES LIMITED PARTNERSHIP D/B/A», tratándose por ello de entidades y marcas diferentes.».
TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.
El recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil ZIMMER, INC se articula en la exposición de cinco motivos de casación:
En la formulación del primer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, la recurrente denuncia que la Sala de instancia infringe el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (por error se identifica el precepto con el ordinal 258), por vulnerar las reglas de la lógica y de la razón al declarar que resulta evidente la similitud de los productos reivindicados por las marcas en conflicto, por distribuirse en idénticos canales de comercialización, lo que es, según se afirma, «radicalmente incorrecto».
En el segundo motivo de casación, que se formula al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, se aduce que la sentencia infringe el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al no expresar «los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la valoración de las pruebas», al no deducir, al examinar el documento de autorización, que se había incurrido en error en la identificación de la marca y en la determinación del titular
de la marca comunitaria obstaculizadora, que podía haberse subsanado acordando la Sala una diligencia para mejor proveer.
En el tercer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , se denuncia que la Sala de instancia ha infringido «la jurisprudencia y doctrina que se contiene en las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, interpretando la Directiva de armonización de marcas de 21 de diciembre de 1988 », establecen los criterios de comparación de marcas, a cuya luz debe interpretarse el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas .
En el cuarto motivo de casación, que se articula al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , se censura que el órgano jurisdiccional de instancia ha infringido el artículo 13 c) de la Ley de Marcas y la jurisprudencia y doctrina que lo desarrolla, al no deducir las consecuencias jurídicas derivadas del otorgamiento de una declaración de consentimiento otorgada al amparo del artículo 12.2 de la citada Ley de Marcas .
El quinto motivo de casación, que se formula al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , se sustenta en la infracción de la jurisprudencia dictada por esta Sala del Tribunal Supremo en interpretación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas , que concluye en la directiva de «que la mera coincidencia de las marcas en una misma clase no prejuzga la existencia o no de semejanzas aplicativas».
CUARTO.- Sobre el primer motivo de casación.
Procede desestimar la prosperabilidad del primer motivo de casación articulado, que se funda en la infracción de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , que al expresar los «requisitos internos de la sentencia» institucionaliza los principios de claridad, precisión, exhaustividad y congruencia y enuncia el alcance del deber de motivación en los siguientes términos:
«1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.
2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.
3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.».
La lectura de la sentencia recurrida desautoriza la afirmación efectuada por la parte recurrente de que la Sala de instancia infringe las reglas de la razón y la lógica, al considerar la afinidad de los productos reivindicados por las marcas enfrentadas, a los efectos de imponer el criterio de prohibición relativa establecido en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas .
La Sala de instancia, en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia que hemos transcrito, desarrolla un argumento sobre el principio de especialidad, en relación con los productos reivindicados por las marcas en conflicto, que se formula al amparo del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que concluye en la apreciación de riesgo de asociación, al distinguir ambas marcas productos afines relacionados con la actividad médica y quirúrgica, que formalmente no resulta contrario a las pautas de la lógica y de la experiencia, que son determinantes en la realización del juicio de riesgo de confundibilidad entre marcas. La mera discrepancia con la declaración que efectúa la Sala, con carácter complementario del referido argumento, de que las prótesis e implantes, con independencia de que se trate de prótesis ortopédicas o guarden relación con implantes relativos a la audición, se distribuyen en idénticos canales de comercialización, no puede sustentar fundadamente este motivo de casación articulado al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa .
No podemos compartir, por tanto, que la Sala de instancia haya incurrido en infracción del deber de motivación por incurrir en un error patente en la apreciación de los presupuestos y circunstancias concurrentes, al justificarse de forma razonada la declaración judicial de incompatibilidad registral de las marcas en conflicto,
ponderando sus ámbitos aplicativos con base al desarrollo de una fundamentación jurídica que apreciamos que se revela suficiente para cumplir las exigencias dispuestas en los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa y en el invocado artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , de aplicación supletoria en nuestro orden jurisdiccional.
Debe recordarse, a estos efectos, la doctrina de esta Sala sobre el alcance del deber de motivación del juez que constituye una garantía esencial para el justiciable, mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad, y acerca de la interdicción de que los órganos judiciales incurran en el vicio de incongruencia, según se expone en las sentencias de 4 de noviembre de 2005 (RC 428/2003) y de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ): «El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución , engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución , exige, como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero , acogiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994 , Caso Hiro Balani contra España y Caso Ruíz Torija contra España), la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo.». Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997 ), «el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.».
Debe concluirse, acogiendo los criterios expuestos por el Tribunal Constitucional en la sentencia 222/2005, de 12 de septiembre , que la Sala de instancia ha observado las exigencias de motivación, al confirmar la adecuación al principio de legalidad de la declaración administrativa de que procede la denegación de la inscripción de la marca número 2.052.068 "MILLENNIA" para amparar productos de la clase 10, al comprobarse que ha examinado adecuadamente la causa de pedir, sin provocar un desajuste externo entre el fallo judicial y los términos en que la parte actora formuló sus pretensiones, y ha dado una respuesta fundada en Derecho, sin incurrir en error patente, ni en una aplicación irrazonable o arbitraria del Derecho de marcas.
QUINTO.- Sobre el segundo motivo de casación.
El segundo motivo de casación, que denuncia que la sentencia recurrida ha infringido el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al no valorar razonablemente la prueba documental aportada, en referencia a la eficacia concedida a la declaración de consentimiento otorgada por la Entidad STARKEY LABORATORIES, INC, que autoriza el uso y registro de la marca número 2.052.068 "MILLENNIA" para distinguir determinados productos de la clase 10, debe ser desestimado por suscitarse, de forma inadecuada, desde la aplicación de la técnica procesal casacional, cuestiones diversas sobre el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y de las que rigen los actos y garantías procesales, carentes de una argumentación rigurosa y convincente.
En el planteamiento subyacente en este motivo de casación, se reprocha, de forma infundada, la actuación del órgano sentenciador por no haber subsanado de oficio el error material sobre la identificación de la marca obstaculizadora y la incerteza acerca del titular registral suscitada con la aportación del documento de declaración de consentimiento para registrar la marca aspirante, porque obvia que el onus probandi corresponde en el proceso contencioso-administrativo a la parte actora que pretende se declare la nulidad del acto administrativo registral por no haber tomado en consideración un presupuesto de hecho relevante en la aplicación del Derecho de marcas, y soslaya que en este supuesto la contradicción resulta imputable a la propia Entidad recurrente, ya que dicha autorización contenía un error en la identificación de la marca obstaculizadora.
Y debe recordarse que, conforme es doctrina reiterada de esta Sala del Tribunal Supremo, la apreciación de las cuestiones de hecho corresponde a la Sala de instancia, porque, en razón de la naturaleza extraordinaria
que la hacerlo haya vulnerado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, que en este recurso no son invocados, sin que, por tanto, se pueda promover que este Tribunal sustituya a la Sala territorial en la apreciación de tales hechos y en la valoración de las pruebas.
Desde la perspectiva del deber de motivación, debe referirse que la Sala de instancia expone, de forma clara y precisa, en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia, un doble argumento sobre la inadmisión del consentimiento aportado que determina la inaplicación a este supuesto de lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , por lo que cabe rechazar que el órgano sentenciador haya infringido las exigencias de motivación a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil SEXTO.- Sobre el tercer motivo de casación.
Cabe desestimar que la sentencia recurrida incurra en la infracción de la jurisprudencia invocada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, denunciada como tercer motivo de casación, al apreciarse que la Sala de instancia ha realizado una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de la racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que constituye la norma directamente aplicable, y que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior, que es acorde con los criterios jurisprudenciales emanados del referido Tribunal supranacional.
Debe referirse, en primer término, para abordar adecuadamente el examen de este motivo casación, que se sustenta en la infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que la aplicabilidad por las jurisdicciones nacionales de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, se encuentra matizada, entre otros aspectos, por aquellas disposiciones de carácter material que determinan los criterios de adquisición y conservación del derecho sobre una marca y enuncian los signos susceptibles de constituir una marca en cuanto sean aptos para distinguir los productos o servicios de la empresa respecto de los de otras, así como las que precisan las causas de denegación, que pueden ser objeto de complementación por las legislaciones de los Estados miembros.
Procede recordar que, conforme se expone en la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003 (C-408/01), «según jurisprudencia reiterada, al aplicar el Derecho nacional, y en particular las disposiciones de una Ley nacional que fue especialmente introducida para dar cumplimiento a una directiva, el órgano jurisdiccional nacional está obligado a interpretar su Derecho nacional, en todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva (véanse, en particular, las sentencias de 10 de abril de 1984, Von Colson y Kamann, 14/83, Rec. pg. 1891, apartado 26, y Harz, 79/83, Rec. pg. 1921, apartado 26, y de 22 de septiembre de 1998, Coote, C-185/97, Rec. pg. I-5199, apartado 18 ).».
En efecto, esta Sala del Tribunal Supremo, en virtud del principio de colaboración institucional de los Tribunales nacionales con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, desarrolla una jurisprudencia uniforme en materia de la interpretación aplicativa del Derecho de marcas, con la finalidad de preservar aquellos principios comunes que, vinculados a la ordenación reguladora de las marcas, garantizan la competencia en el mercado común, la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios.
Esta Sala comparte el criterio expresado por el órgano sentenciador, que, aplicando el Derecho español de marcas, aprecia que existe riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, al ser idénticos los signos distintivos que las caracterizan y existir relación entre los productos reivindicados.
El riesgo de asociación, a que se refieren el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y el artículo 4.1 b) de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas , conforme es doctrina reiterada de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo o un criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, porque no es posible su apreciación si no existe por parte del público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que contribuye a precisar el alcance de éste, y que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente, en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia.
La valoración del riesgo de confusión entre marcas debe, por tanto, apreciarse por los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, ponderando
globalmente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.
Sólo en el supuesto de las marcas notorias, que, según se afirma por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), son aquéllas en que el general conocimiento que de ellas existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos o servicios que distingue, o en el caso de las marcas renombradas, en que ese reconocimiento, que evoca la calidad de los productos o servicios distinguidos (goodwill), se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil y se asocia a un determinado origen empresarial, es exigible que el juicio del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados sea mas intenso, a los efectos de preservar la tutela reforzada de esta clase de marcas, ya que el riesgo de confusión es mas elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, lo que se vincula a la mayor o menor aptitud de la marca para diferenciar los productos o servicios para los que fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, de modo que integra el examen, en particular, de la asociación que en el público suscite la percepción de la marca solicitada en relación con la marca prioritaria, con el objeto de impedir que con la utilización de la marca posterior se pretenda obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo de estas marcas anteriores notorias o renombradas o se les pueda causar perjuicio a su prestigio o fama.
La circunstancia de que las marcas controvertidas coincidan en la clase 10 y amparen productos relacionados con el sector de las prótesis y los implantes médicos, impide su convivencia pacífica, ya que el grado de identidad denominativa no resulta compensado por la separación de las áreas comerciales en que se distribuyen los productos de las sociedades titulares de las marcas examinadas, lo que promueve que entre los consumidores relevantes en el sector pueda suscitarse riesgo de confusión y de asociación sobre el origen empresarial común.
Esta conclusión jurídica que refiere la incompatibilidad de las marcas opositoras, según declara la sentencia de la Sala de instancia, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003 , el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica. La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas , de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.
La sentencia recurrida se revela conforme a la jurisprudencia de esta Sala que, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003 , ha observado que "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad". Debe recordarse la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la
similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación: «b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.
c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas .
d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.».
Cabe concluir, coincidiendo con el criterio jurídico de la Sala de instancia, que la marca aspirante número 2.052.068 "MILLENNIA", que distingue productos de la clase 10, es incompatible con la marca comunitaria registrada número 262.292 "MILLENNIA", para productos de la clase 10, al ser idénticas las denominaciones contrapuestas, y referirse a productos similares, que induce a confusión en el mercado, y que puede generar dilución o debilitamiento de la marca prioritaria.
SÉPTIMO.- Sobre el cuarto motivo de casación.
El cuarto motivo de casación, debe ser desestimado ad limine en el subapartado del motivo en que se denuncia que la sentencia infringe el artículo 13 c) de la Ley de Marcas , al no formularse ningún argumento que desarrolle la pretendida indebida aplicación, en este supuesto, de la prohibición contenida en dicho precepto de registrar signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados.
A mayor abundamiento, debe señalarse que, conforme es doctrina de esta Sala, el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas exige una actividad probatoria tendente a acreditar que las marcas confrontadas gozan de difusión y reconocimiento entre los consumidores y las empresas competitivas, o que son conocidas por el público en general, más allá de los consumidores del sector, por consumidores pertenecientes a mercados diferentes de aquel mercado al que corresponden los productos y servicios diferenciados por las marcas, que gozan de un alto prestigio o buena fama.
Esta apreciación sobre la notoriedad o el renombre de la marca anterior ha de hacerse desde la posición de un consumidor medio, entendiendo por tal, como se afirma en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999 , a la "persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles", lo que evidencia la falta de riesgo de error o confusión.
Y debe señalarse que conforme es doctrina de esta Sala el artículo 13 c) de la Ley 32/1988 no puede disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que habiéndose fundamentado por esta Sala que no existe riesgo de asociación ni riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, aquel precepto deviene inaplicable.
El subapartado de este motivo de casación que se fundamenta con base en la infracción del artículo 12.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y que se refiere a que la Sala de instancia no acoge la jurisprudencia que reconoce eficacia jurídica a las declaraciones de consentimiento que impide se produzca confusión , debe, igualmente, desestimarse.
Procede recordar que esta Sala ha estimado razonable, según se expone en los precedentes fundamentos jurídicos, el juicio sobre el riesgo de confundibilidad entre las marcas en conflicto que ha efectuado la Sala de instancia, que se sustenta en la valoración de la identidad de los signos de las sometidas a su examen y en la relación de similitud de los productos que designan, que no puede ser objeto de contradicción con la invocación del artículo 12.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , que autoriza el registro de una marca semejante a otra marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, para productos, servicios o actividades idénticas o similares, cuando el solicitante presente por escrito autorización fehaciente del titular registral anterior y se adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión, al deber coincidir con el criterio sustentado por la Sala de instancia de que no concurre el presupuesto de hecho para
aplicar este precepto, entre otros aspectos, por no acreditarse de forma incontrovertida que el consentimiento se haya producido por el titular registral de la marca obstaculizadora y respecto de dicha marca.
OCTAVO.- Sobre el quinto motivo de casación.
El quinto motivo de casación, que se sustenta en la infracción de la jurisprudencia dictada acerca del juicio de similitud de los productos reivindicados por las marcas en conflicto, debe ser desestimado al no poder cuestionarse que la Sala de instancia no haya tomado en consideración, adecuadamente, la relación de los campos aplicativos a los efectos de argumentar la declaración de incompatibilidad.
La circunstancia de que las marcas controvertidas coincidan en la clase 10 y amparen productos relacionados con el sector de las prótesis y los implantes médicos, impide su convivencia pacífica ya que, como se ha expuesto, el grado de identidad denominativa no es compensado por la relación de separación entre las áreas comerciales en que se ofrecen los productos de las sociedades titulares de las marcas examinadas, lo que promueve que entre los consumidores pueda suscitarse riesgo de confusión y de asociación sobre el origen empresarial común.
En efecto, el grado de identidad denominativa no se compensa por el grado de separación de los productos ofrecidos por dichas marcas, que constituye un test elaborado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 22 de junio de 1999 ), para examinar el riesgo de confusión que puede provocar la convivencia entre marcas, de modo que cabe apreciar que las resoluciones administrativas impugnadas no desconocen esta directiva jurisprudencial, que ha sido objeto de recepción por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, entre otros fallos, en las sentencias de 20 de julio de 2004 (RC 2033/2001) y de 22 de octubre de 2004 (RC 4726/2001 ).
La sentencia de la Sala de instancia ha respetado el principio de especialidad, que se desprende del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", y que requiere del órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad.
En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».
Procede, consecuentemente, declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil ZIMMER, INC, contra la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de febrero de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo 2183/1998 .
NOVENO.- Sobre las costas procesales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente. En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Primero.- Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil ZIMMER, INC, contra la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de febrero de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo 2183/1998 .
Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.
