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Año XXXII – Número 2635 Lima, 24 de noviembre de 2015
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
PROCESO 149-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.
Marca: Nulidad de registro de marca: LOST (mixta).
Demandante: LIDIA MARCHENA CABADA.Proceso
interno: 8133-2012-0-1801-JR-CA-11... ... 1 PROCESO 152-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literales
a) y h) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: KLAYSA (denominativa). Demandante: PEPSICO, INC.
Proceso interno: 2013-00126-00... ... 14 PROCESO 163-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente de invención: “2-(PIRIDIN-2-ILAMINO)-PIRIDO[2,3- d]PIRIMIDIN-7-ONAS”. Demandante: WARNER LAMBERT COMPANY LLC. Proceso interno 2010-
00124-00... ... 36
PROCESO 149-IP-2015
Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: Nulidad de registro de marca: LOST (mixta).
Demandante: LIDIA MARCHENA CABADA. Proceso interno: 8133-2012-0-1801-JR- CA-11.
Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil quince.
VISTOS:
El Oficio 8133-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 8 de abril de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 8133-2012-0-1801-JR-CA-11.
El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.
A. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
Partes en el Proceso Interno.
Demandante: LIDIA MARCHENA CABADA
Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.
Tercero interesado: LOST INTERNATIONAL, LLC.
Hechos.
1. El 2 de julio de 2010, Lost International, LLC. solicitó la nulidad del registro de la marca de producto LOST (mixta), inscrita a favor de Lidia Marchena Cabada para distinguir prendas de vestir en general, calzados y sombrerería, de la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), con fundamento en la titularidad de las marcas LOST (mixtas), inscritas en el registro de marcas de Estados Unidos de América.
2. El 23 de marzo de 2011, mediante Resolución 671-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró infundada la acción de nulidad formulada por Lost International, LLC.
3. El 18 de abril de 2011, Lost International, LLC. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 671-2011/CSD-INDECOPI.
4. El 6 de noviembre de 2012, mediante Resolución 2108-2012/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI revocó la Resolución 671-2011/CSD-INDECOPI de 23 de marzo de 2011 y anuló el registro de la marca.
5. El 6 de diciembre de 2012, Lidia Marchena Cabada interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2108-2012/TPI-INDECOPI.
6. El 25 de agosto de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por Lidia Marchena Cabada
7. El 11 de septiembre de 2014, Lidia Marchena Cabada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 25 de agosto de 2014.
8. El 10 de marzo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 y 172 de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda.
LIDIA MARCHENA CABADA interpuso demanda en la que manifiesta que:
9. Se vulneró el principio del debido procedimiento administrativo, por cuanto en el numeral 3.6.2 de la Resolución 671-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI concluyó que no se acreditó la notoriedad de la marca cuando en un principio señaló que el tema de la notoriedad de la marca no fue un argumento invocado en la solicitud de nulidad.
10. La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI declaró la nulidad del registro de marca analizando la supuesta mala fe con argumentos débiles e insuficientes. No se ha acreditado que Lidia Marchena Cabada tuviera conocimiento de la existencia de los productos a los que Lost International, LLC. hizo referencia en el procedimiento administrativo o de que utilizara dicha denominación.
11. Lost International, LLC. no pudo acreditar que su marca haya sido utilizada en Perú o en cualquier otro país miembro de la Comunidad Andina. No puede acreditarse la mala fe argumentando que Lost International, LLC. ya venía comercializando su marca en el Perú, toda vez que dicha marca fue objeto de cancelación por falta de uso.
12. Anteriormente, tuvo una controversia de carácter judicial con Lost International, LLC., en la cual la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada su solicitud, deviniendo en irrevisable dichos actos judiciales.
Argumentos de la contestación a la demanda.
El INDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando que:
13. La demanda debe ser declarada infundada por cuanto los medios probatorios actuados en sede administrativa acreditan que con anterioridad a la fecha de la solicitud y registro de la marca cuya nulidad se discute, Lost International, LLC. utilizaba la denominación LOST y el diseño del planeta en publicidad y facturas, existiendo elementos suficientes que evidencian que Lidia Marchena Cabada conocía que Lost International, LLC. utilizaba la marca LOST (mixta) para la elaboración y comercialización de prendas de vestir.
14. Lo resuelto por el Tribunal del INDECOPI no afecta el sentido de ningún fallo judicial, toda vez que se ha pronunciado sobre un caso específico respecto al cual no se ha emitido fallo judicial alguno.
Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.
LOST INTERNATIONAL, LLC. presentó contestación a la demanda señalando que:
15. La Resolución 2108-2012/TPI-INDECOPI se encuentra conforme a ley, dado que la actora, conociendo que la marca materia del Certificado 117130 era una copia del nombre comercial Lost Enterprises Company y de la figura del planeta, ambos de propiedad de Lost International, LLC., decidió solicitar tres años más tarde el registro de la marca materia de controversia, que constituye una imitación de las marcas LOST (mixtas) y del diseño de planeta de Lost International, LLC. Con ello pretendía reforzar sus derechos sobre la marca que sabía que no le corresponde, con la intención de obtener un provecho ilícito.
16. No es cierto que la Resolución 2108-2012/TPI-INDECOPI sustente el pronunciamiento en la notoriedad.
17. No existe resolución judicial alguna que establezca que Lidia Marchena Cabada no solicitó de mala fe el registro de la marca LOST (mixta).
Sentencia de Primera Instancia.
La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que:
18. Debe advertirse que, además de la existencia de identidad entre los signos en conflicto, inicialmente Lidia Marchena Cabada canceló el registro de la aludida marca en Perú. Por lo tanto, al registrarla posteriormente, buscó causar perjuicio a Lost International, LLC. Se evidencia la mala fe al determinarse que Lidia Marchena Cabada tuvo conocimiento del registro previo de la marca LOST (mixta) cuando solicitó su cancelación, para posteriormente solicitar el registro de la marca objeto de la presente acción de nulidad de registro. En consecuencia, se advierte que al registrar la marca LOST (mixta), Lidia Marchena Cabada actuó de mala fe. Adicionalmente, el INDECOPI no ha infringido el principio de predictibilidad, toda vez que se ha acreditado la mala fe de la accionante al haber obtenido el registro de la marca LOST (mixta).
19. La Oficina de Signos Distintivos a la fecha de emisión de la Resolución 641-2005/TPI- INDECOPI, mediante la cual se ordenó la cancelación del registro de la marca LOST (mixta), había suspendido la tramitación del procedimiento de solicitud de registro. De esta manera, se demuestra que Lidia Marchena Cabada tenía conocimiento de la marca opositora LOST (mixta), en tanto la figura que se encuentra en el signo que pretendió registrar en el año 2003 es idéntica a la figura utilizada desde finales de los noventa por Lost International, LLC. Resultando necesario precisar que el hecho de que Lidia Marchena Cabada finalmente registrara a su favor la marca LOST (mixta) no desvirtúa el hecho de que efectivamente tenía conocimiento de la existencia de los signos utilizados por Lost International, LLC.
20. Finalmente, Lidia Marchena Cabada no adjuntó la sentencia judicial firme ni específica sobre qué hechos habría sido expedida la supuesta sentencia que no permitiría al INDECOPI haberse pronunciado mediante la resolución impugnada.
Argumentos del recurso de apelación.
21. LIDIA MARCHENA CABADA presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando lo siguiente:
22. En ningún momento de la acción de nulidad se probó de manera fehaciente que los supuestos productos distinguidos por la marca LOST (mixta) hayan llegado efectivamente al consumidor final, ni mucho menos que dicho signo contaba con un registro en Perú o en cualquier otro país miembro de la Comunidad Andina. Nunca se demostró de manera
fehaciente el uso real en el mercado peruano de la marca LOST (mixta), transgrediendo una norma objetiva, más aún si consideramos que los productos que se distinguen con dicho signo son de consumo masivo.
23. No se entiende cómo es posible conocer la existencia del signo LOST (mixto), si nunca se acreditó que se trate de una marca notoriamente conocida, ni haber sido comercializado en Perú, ni mucho menos contar con derechos otorgados por el registro.
Adicionalmente, no es posible alegar la infracción de un derecho sin haber previamente acreditado ser titular de tal derecho.
24. Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, es importante señalar que el supuesto signo en que se fundamenta la mala fe difiere sustancialmente de los elementos gráficos que acompañan a la marca anulada LOST (mixta).
25. Finalmente, el término LOST es una palabra que en el momento del registro de la marca anulada LOST (mixta), en el año 2006, coexistía en el Registro de Propiedad Industrial con otros signos a favor de diferentes titulares.
Solicitud del Juez consultante.
26. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de:
− Del análisis e interpretación del riesgo de confusión entre signos que distinguen los mismos productos.
− De los criterios para determinar si la marca LOST (mixta) para distinguir prendas de vestir en general, calzados y sombrerería, inscrita con Certificado 118880 a favor de Lidia Marchena Cabada fue otorgada contraviniendo las disposiciones de la Decisión 486.
− Cómo analizar, determinar e interpretar si hubo mala fe en el registro de la marca LOST (mixta) de Lidia Marchena Cabada.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.
27. Que, los artículos 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
28. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;
29. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:
- Solicitados: 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.
1 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…).
Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación.
Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre signos mixtos.
3. Nulidad relativa por riesgo de confusión. Nulidad relativa por mala fe del solicitante.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
1. LA IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.
30. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca LOST (mixta) cuya nulidad se solicita y las marcas LOST (mixtas) sobre la base de las cuales se solicita dicha nulidad.
31. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
32. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.
33. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.
No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”.
económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
34. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
35. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.
(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca:
DIUSED JEANS).
36. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
37. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
38. Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.
39. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).
40. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
41. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
42. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).
43. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:
44. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.
45. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
46. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Reglas para realizar el cotejo de signos.
47. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:
1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que
“debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos.
Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
48. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.
2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS.
49. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que la marca LOST objeto de la nulidad es mixta, y las marcas sobre las cuales se presenta dicha nulidad LOST también son mixtas.
50. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 237 a 239).
51. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman, esto es, si el signo opositor a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”).
52. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación:
53. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función.
Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:
1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.
2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.
54. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
55. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
56. En el caso concreto, el Juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto.
3. NULIDAD RELATIVA POR RIESGO DE CONFUSIÓN. NULIDAD RELATIVA POR MALA FE DEL SOLICITANTE.
57. La demandante, señora Lidia Marchena Cabada, solicitó la nulidad del signo LOST (mixta) registrada a favor de Lost International, LLC por considerar que es confundible con sus marcas LOST (mixtas). Por lo que estamos frente a la causal de nulidad relativa descrita en el literal a) del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
58. El Juez consultante, solicita que le Tribunal se pronuncie sobre: ¿Cómo analizar, determinar e interpretar si hubo mala fe en el registro de la marca LOST (mixta) de Lidia Marchena Cabada?
59. El Tribunal reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial 67-IP-2015, de 13 de mayo de 2015:
El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de la marca se hubiese solicitado de mala fe.
Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del
derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio. El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente:
“El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno”2.
En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que: “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”3.
Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.
La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.4
El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado,
2 Proceso 65-IP-2004. Marca “TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004.
3 Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
4 Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP-2012. Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.
sobre todo si dicho signo distintivo ha ganado el estatus de notorio. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros, sobre todo si dicha mala fe se materializa en el acto de aprovecharse de la altísima penetración que tendría en el mercado una marca que es considerada como notoria en países extracomunitarios.
Con el auge del comercio electrónico, los medios tecnológicos de información masiva que rompen fronteras, y la posibilidad virtual que tienen los empresarios de captar clientes de cualquier parte del mundo, es muy fácil predecir que un signo notorio extracomunitario pueda tener éxito, gran recordación y altísimo grado de distintividad en el comercio subregional andino. Por tal razón, las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros, sí tienen que estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por su puesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo el escenario económico que podría arrastrar una marca notoria extracomunitaria.
Ahora bien, como se precisó en el documento en mención, el análisis que haga el consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida.
Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca notoriamente conocida. Por tal razón, la corte consultante deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca notoria extracomunitaria, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca;
inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.
60. En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.
SEGUNDO: Si al comparar signos mixtos se determina que si predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar al riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
TERCERO: La buena fe es un principio general del Derecho que debe gobernar todas las actuaciones. Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. El artículo 172 de la Decisión 486 contempla como causal de nulidad de un registro de una marca, la “mala fe”.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADA MAGISTRADO
Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito
PRESIDENTE SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 152-IP-2015
Interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y h) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión.
Marca: KLAYSA (denominativa). Demandante: PEPSICO, INC. Proceso interno:
2013-00126-00.
Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince.
VISTOS:
El Oficio 1029 de 9 de abril de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, República de Colombia, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y h), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2013-00126-00.
El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.
A. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
Partes en el Proceso Interno.
Demandante: PEPSICO, INC.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia.
Tercero interesado: GERMÁN GAVIRIA S. Y CIA. LTDA. DISTRIMOTOS
Hechos.
1. El 9 de diciembre de 2010, Germán Gaviria S. y Cía. Ltda. Distrimotos (en adelante, Distrimotos) solicitó el registro de la marca KLAYSA (denominativa) para distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conserva, congeladas, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos , leche y productos lácteos;
aceites y grasas comestibles, productos comprendidos en la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2. La citada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 625, página 68.
3. Pepsico Inc. formuló oposición contra el registro de la marca solicitada, con fundamento en la titularidad de los registros previos de las marcas LAY’S (mixtas) para distinguir productos en las Clases 29 y 30.
4. El 28 de julio de 2011, mediante Resolución 40506, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro de la marca KLAYSA (denominativa), declarando infundada la oposición presentada por Pepsico Inc.
5. El 30 de agosto de 2011, Pepsico Inc. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 40506.
6. El 30 de noviembre de 2011, mediante Resolución 70106, la Directora de Signos Distintivos de la SIC confirmó la Resolución 40506.
7. El 26 de septiembre de 2012, mediante Resolución 55865, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución 40506.
8. Pepsico Inc. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 40506, 70106 y 55865.
9. El 2 de marzo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y h), 137 y 172 de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda.
PEPSICO INC. interpuso demanda en la que manifiesta que:
10. La marca KLAYSA (denominativa) resulta ser similarmente confundible con las marcas LAY’S (mixtas), de las cuales es titular, en razón de los signos, y en la medida que se dirigen a identificar los mismos productos de la Clase 29. La marca KLAYSA (denominativa) puede resultar apta para causar riesgo de confusión, de asociación, dilución y aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas notorias LAY’S (mixtas). En este sentido, se violó el artículo 136, literal h) de la Decisión 486, toda vez que la entidad demandada a través de los actos administrativos acusados, concedió el registro de la marca KLAYSA (denominativa) a pesar de la existencia del signo LAY’S, notoriamente conocido en los países miembros de la Comunidad Andina.
11. Ambas marcas presentan semejanzas ortográficas y visuales, las cuales impiden que se concluya la ausencia de riesgo de confusión alegada por la Dirección de Signos Distintivos. La marca solicitada KLAYSA (denominativa), es una reproducción total de las
marcas LAY’S (mixtas), de las cuales es titular, pues ambas comparten las mismas cuatro letras en su estructura fonética, en la misma posición dentro de la palabra.
12. La pronunciación de las marcas enfrentadas es casi idéntica, dada la reproducción total de la marca LAY’S. Como se puede observar, la sílaba tónica de KLAYSA es KLAY, dado que es la sílaba que se pronuncia con una entonación más aguda que la segunda sílaba.
La presencia de la consonante K unida al prefijo LA, no otorga un sonido autónomo a la pronunciación de la misma, desde la perspectiva del consumidor. Similar situación ocurre con la vocal A al final de la denominación KLAYSA.
13. La SIC no cotejó los signos enfrentados bajo los parámetros establecidos, al no cotejar las expresiones de manera sucesiva, sino comparándolas de manera simultánea, como si el consumidor aplicara en su cotidianidad una clasificación y diferenciación de estructuras gramaticales. Adicionalmente, la SIC ignoró el parámetro de comparación que indica que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre los signos enfrentados.
14. A través de Productora Nacional de Alimentos Pronal S.A., sociedad en reestructuración de cuya Junta directiva es miembro Germán Gaviria Santacoloma, se comercializa en el mercado productos bajo la denominación LAY’S, en empaques idénticos a los utilizados en la imagen comercial de los productos identificados con las marcas LAY’S (mixtas), conducta con la cual se infringen sus derechos, no solo sobre dichas marcas, sino también sobre los diseños registrados a su nombre. La configuración de actos de mala fe resulta clara en la conducta de Distrimotos, al pretender generar confusión en el mercado para obtener provecho de la reputación comercial de dichas marcas.
Argumentos de la contestación a la demanda.
La SIC presenta contestación a la demanda manifestando que:
15. Pepsico Inc. no puede asegurar, como lo hizo en su demanda, que la SIC no tuvo en cuenta que las marcas en disputa utilizan un diseño muy similar, pues tal como se evidencia en el proceso surtido, la similitud alegada fue advertida y evaluada por la SIC con anterioridad al otorgamiento del registro de la marca KLAYSA (denominativa).
16. En el examen de confundibilidad, en cuanto al aspecto visual y ortográfico, se observa que pese a que dentro de las estructuras gramaticales de las marcas enfrentadas se comparten vocales y consonantes, las mismas son disímiles, dejando ver una estructura particular en cada conjunto, al igual que su pronunciación diferente.
17. Se evidencia que el signo concedido presenta una composición silábica más extensa, confiriendo una pronunciación diferente, permitiendo la diferenciación gramatical y fonética de los signos. Frente al aspecto visual, las marcas enfrentadas contienen un diseño diferente en su presentación al público, no presentando semejanza alguna y permitiendo su coexistencia en el mercado.
18. El signo solicitado KLAYSA (denominativo) no contiene semejanzas ni ortográficas, ni gráficas, ni fonéticas, con el signo opositor y además goza de suficiente distintividad en el mercado, permitiendo la coexistencia y sin generar riesgo de confusión en el público en cuanto a los productos o a su origen empresarial.
19. En el presente caso, dentro de los antecedentes administrativos no existe prueba alguna que le permitiera a Pepsico Inc. acreditar la notoriedad o el fuerte posicionamiento de su marca en el mercado, por lo que resulta improcedente alegar la notoriedad en sede judicial, por cuanto ésta debe ser probada por quien la alega.
20. La SIC debe analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar la presunta mala fe en la obtención del registro de la marca KLAYSA (denominativa). En este punto, resulta pertinente resaltar que, al igual que la notoriedad de la marca, dentro de los antecedentes administrativos no existe prueba alguna que le permitiera a la SIC evidenciar la presunta mala fe por parte de Distrimotos, por lo que argumentar en sede judicial este elemento resulta improcedente.
Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.
DISTRIMOTOS presentó contestación a la demanda manifestando que:
21. En los signos en conflicto no hay identidades ni semejanzas que enerven el registro otorgado. Entre las marcas LAY’S y KLAYSA no hay ningún tipo de semejanza que imponga la irregistrabilidad de esta última.
22. Distrimotos en ningún caso ha ejecutado actos de competencia desleal contra la accionante, así como tampoco este argumento fue expuesto dentro de la oposición propuesta. En consecuencia, resulta improcedente proponer nuevas violaciones a disposiciones legales en sede judicial.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.
23. Que, los artículos 136 literales a) y h), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
24. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;
25. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:
- Solicitados: 136 literales a) y h) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. Los demás artículos solicitados por el consultante no serán interpretados por no ser aplicables al caso concreto.
- De oficio: 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2.
1 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(…)
Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.
2 “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación.
Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
3. La marca notoriamente conocida y su prueba.
4. La solicitud de un registro de marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. competencia desleal por confusión con una marca registrada, desviación de la clientela y aprovechamiento de reputación ajena.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
1. LA IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.
26. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo KLAYSA (denominativo) solicitado por GERMÁN GAVIRIA S. Y CIA. LTDA. DISTRIMOTOS y las marcas sobre la base de las cuales se presentó la oposición LAY’S (mixtas) registradas a favor de PEPSICO, INC.
27. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
(…)
Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.
28. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.
29. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
30. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
31. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.
(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).
32. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
33. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
34. Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.
35. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).
36. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
37. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
38. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).
39. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:
40. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.
41. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
42. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Reglas para realizar el cotejo de signos.
43. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios
