Año XXXIV – Número 2932 Lima, 6 de marzo de 2017
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág. PROCESO 399-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Plena del
Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 1036/2014. Referencia: Signos: G (mixto) y GG (mixto)... 2 PROCESO 455-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal
Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 645-10-1. Referencia: Signos
mixtos TERPEL. ... 23 PROCESO 494-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00030.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 28 de noviembre del 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 399-IP-2015 Interpretación Prejudicial
Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.
1036/2014
Signos: G (mixto) y GG (mixto) Dr. Hernán Romero Zambrano
El Oficio 114/2015, recibido el 18 de agosto de 2015, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 1036/2014; y,
El Auto del 4 de febrero del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno
Demandante: GUCCIO GUCCI S.P.A.
Demandada: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI). ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.
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2. Hechos Relevantes
2.1. El 17 de septiembre del 2012, GUESS?, INC. solicitó ante la Dirección de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, SENAPI) el registro como marca del signo "G" (mixto)1 para proteger productos de la Clase 182 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2.2. El 15 de enero del 2013, GUCCIO GUCCI S.P.A. presentó oposición a la mencionada solicitud de registro de marca, argumentando que es titular de la marca GG (mixta)3, destinada para proteger productos de la Clase 184 de la Clasificación Internacional de Niza.
2.3. El 28 de mayo del 2013, mediante Resolución 278/2013 la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI declaró infundada la oposición presentada por GUCCIO GUCCI S.P.A. y se concedió el registro de la marca "G" (mixta) a favor de GUESS?, INC.
2.4. El 22 de agosto del 2013, GUCCIO GUCCI S.P.A., presentó Recurso de Revocatoria contra la Resolución 278/2013, el mismo que fue resuelto por la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI el 19 de septiembre de 2013 mediante Resolución DPI/OP/REV-Nº 268/ 2013 por la cual rechazó el Recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmó en todas sus partes la Resolución Administrativa 278/2013.
2.5. El 4 de octubre del 2013, GUCCIO GUCCI S.P.A., presentó Recurso Jerárquico contra de la Resolución DPI/OP/REV- Nº 268/2013.
1 Expediente: SM-4930-2012.
2 Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero y productos hechos de cuero como son: bolsos, carteras, maletas, estuches para llaves, estuches para tarjetas de visita, cubierta de pasaportes, monederos, agendas, mochilas, maletines y portafolios.
3 Certificado.· 64409-C.
4 Clase 18: Productos de cuero e imitación de cuero, abures y bolsas de viaje, paraguas y sombrillas talabartería, bolsas y bolsas para el hombro, manteles, portafolios, neceseres, carteras, billeteras.
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2.6. El 10 de febrero del 2014, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, mediante Resolución DGE/OPO/J- 049/2014, resolvió rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma GUCCIO GUCCI S.P.A. y, en consecuencia, confirmó de forma total la Resolución DPI/OP/REV-268/2013.
2.7. El 24 de octubre del 2014, GUCCIO GUCCI S.P.A. presentó Demanda Contencioso Administrativa en contra de la Resolución DGE/OPO/J-Nº 49/2014.
2.8. El 13 de febrero de 2015, la Directora General Ejecutiva y Representante Legal del SENAPI dio respuesta a la demanda contenciosa administrativa.
2.9. Mediante Resolución de 1 O de abril del 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
3. Argumentos contenidos en la Demanda
GUCCIO GUCCI S.P.A. en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos:
3.1. "(. . .) GUCC/0 GUCCI S.P.A. es propietaria en Bolivia del registro de marca No. 64409-C desde fecha 13 de noviembre de 1997 para proteger productos de ta Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza cuyos productos han obtenido a lo largo de los años de fabricación un reconocimiento internacional que ha valido obtener un meritorio prestigio internacional logrando su marca obtener la declaración de notoriedad en varios países y comunidades de comercio".
3.2. "(. . .) el hecho de no ser válida una declaración de notoriedad de una marca de un país miembro del Convenio de París con /as pruebas presentadas que versan sobre resoluciones de la Comisión Europea con representación en España No. 005336102; 008159923; 005319744; 00062613-0001 que declaran que la marca de mi representada es
notoria deducib/emente resulta ser totalmente desfavorable el no reconocerlo por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) en /as Resoluciones DPI/OPIREV- 26812013 y DGE!OPO/J- 049/2014".
3.3. "La marca "GG" (logotipo) registro No. 64409-C es una de /as marcas
más importantes de GUCC/0 GUCCI S.P.A. marca que se encuentra en muchos países del mundo protegida y que es ambicionada para ser copiada o imitada, motivo por el cual presentamos oposición contra la solicitud de la marca G (mixta) BAJO PUBLICACIÓN 157401 hecha a nombre de GUESS? INC., pues a partir de la concesión del registro se 3
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otorgaría derechos de exclusiva Jo cual derivaría en el riesgo injusto para mis mandantes".
4. Argumentos de Contestación a la Demanda
El SENAPI, en su escrito de contestación a la demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos:
4.1. "(. . .) el Artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (SIC), estableció que una marca será considerada como notoriamente conocida cuando sea reconocida como tal en cualquier país miembro, es decir Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia; siendo que,
para que la misma sea conocida como tal convergen diversos factores como el de difusión y el uso intensivo de los productos de la marca, así como su reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los mismos".
4.2. La prueba documental presentada por GUCCIO GUCCI S. P.A. "debe ser
entregada conforme exigen las normas legales vigentes en el país" en consecuencia, GUCCI no demostró mediante prueba idónea, ni en primera instancia ni en grado jerárquico, el reconocimiento de su marca como notoria dentro de algún país miembro de la Comunidad Andina.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
El Tribunal Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y h)5 del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretará por ser procedentes.
De oficio, se interpreta el literal d) del Artículo 134 por cuanto los signos en conflicto están constituidos por letras; de la misma forma los Artículos 224, 228, y 229 de la Decisión 4866, en virtud de que la controversia Artículo 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean /os productos o servicios a /os que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario
• Artículo 134.· (. . .) Podrán constituir marcas, entre otros, /os siguientes signos: d) las letras y los números;
Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido
"Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, /os siguientes factores.
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versa sobre la confundibilidad de una marca respecto de la cual se alega una supuesta notoriedad.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. Primacía del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa e ideológica o conceptual. Reglas para realizar el cotejo de signos.
3. Comparación entre signos mixtos. 4. Marcas conformadas por letras.
5. La marca notoriamente conocida su protección y su prueba. Protección de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. Primacía del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
1.1 En su escrito de demanda, GUCCIO GUCCI S.P.A. manifestó que se habría desconocido el carácter notorio de su marca GG (mixta), lo cual constituiría no solo una errada interpretación normativa sino además una vulneración y un desconocimiento de otros tratados como es el Convenio de París, del cual Bolivia es parte.
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro, b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo, g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o.
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero".
"Artículo 229.-No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,
c) no sea notoriamente conocido en el extranjero."
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1.2 El SENAPI, por su parte, afirma que no se tomó en cuenta material probatorio presentado por la demandante por cuanto se habría incumplido con lo dispuesto en el Artículo 8 de la Decisión 486, al presentar documentos probatorios en idioma inglés y debido a que no habría sido posible determinar la notoriedad alegada, de conformidad con los parámetros establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. En tal virtud, el Tribunal estima conveniente comenzar la presente interpretación prejudicial desarrollando el tema propuesto.
1.3 El principio fundamental del Derecho comunitario andino es el principio de la "Primacía del Ordenamiento Comunitario", el mismo que encuentra su apoyo en otros principios propios del derecho de la integración, cuales son los de: "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Comunitario", "Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino" y "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino".
1.4 Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En este marco, ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, al igual que entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero 7.
1.5 Asimismo, la doctrina especializada se inclina con toda decisión por el principio de la aplicación preferente del derecho comunitario, siempre que entre en conflicto con el derecho nacional o internacional. En consecuencia, la disposición normativa, interna o contenida en un tratado suscrito por el respectivo País Miembro, que sea contraria a la norma comunitaria, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse en el caso concreto, bien sea anterior o posterior a la norma comunitaria8.
1.6 En consecuencia, en el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que, en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su
Proceso 23-IP-2012 de 23 de agosto de 2012, p. 6, y Proceso 30-IP-2014 de 1 O de septiembre de 2014, p. 8. 8 Proceso 2-IP-88 de 25 mayo de 1988, p. 5, citada y complementada en las Sentencias expedidas dentro del
Proceso 34-Al-01 de 21 de agosto de 2002, p. 48, y del Proceso 1-At-2001 de 27 de junio de 2002, p. 32.
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actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél9.
1.7 Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, el derecho comunitario conserva-por aplicación de sus características 'existenciales' de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia- la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo1º
.
1.8 Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente Interpretación Prejudicial respecto a la primacía del Derecho Comunitario Andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno y de origen internacional de los Países Miembros.
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
1.9 En virtud del Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario, explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los Países Miembros, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional.
1.1 O Las referidas características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el Artículo 411 (antes Artículo 5) del Tratado de Creación del Tribunal impone a los Países Miembros dos obligaciones básicas: una obligación de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario, contenido en el Artículo 1 del Tratado; y, la otra obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación.
1.11 Adicionalmente, el Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario se sustenta en el Principio de Autonomía del mismo, que presupone la de la Comunidad para formular su propio ordenamiento y que deriva, a su vez,
9 Sentencias dictadas dentro de los Procesos 1-A/-2001, p. 36, y 34-Al-01, p. 46.
10 Ibídem.
11 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
"Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar /as medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen,
asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación."
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de la transferencia de atribuciones que los Países Miembros hicieran a la .Comun.idad, Ar:idina--en. ,ámbitos específicos Goma -el. de la propiedad industrial. A causa de la citada transferencia y en los ámbitos en que ella se produzca, los Países Miembros quedan limitados motu proprio en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contraríen el ordenamiento comunitario 12.
1.12 De igual forma, se debe tener en cuenta que la norma comunitaria deja en responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella. En aplicación del principio de Complemento Indispensable, les corresponde a los países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el Derecho Comunitario o restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados en la norma comunitaria.
1.13 En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea este de origen interno o internacional, sino del Tratado constitutivo de la Comunidad Andina. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad -tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países 13. Por lo tanto, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el Convenio de París, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.
1.14 De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, se debe tener en cuenta que el Principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas de los ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los Países Miembros, siempre que no sean contrarios ni menoscaben el ordenamiento comunitario.
2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa e ideológica o conceptual. Reglas para realizar el cotejo de signos
12 Procesos 1-A/-2001, p. 38, y 34-A/-01, p. 48. 13 Ibídem.
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2.1. Se abordará el tema, en virtud de que en el Proceso Interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca G (mixta), solicitada por GUESS?, INC, y la marca GG (logotipo), registrada a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., sobre la base de las cuales se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda contencioso administrativa.
2.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:
"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos
cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(.
. .
)".2.3. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación.
2.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.
En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones:
a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta.
b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva. A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad.
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2.5. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.14 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables.
La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión:
2.5.1. Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común_ 1s
2.5.2. Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
2.6. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
2.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
14 Proceso 512-IP-2014. de 15 de julio de 2015. Caso. "LOCKHEED MARTIN".
15 Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso. "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR".
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2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos
gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
2.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
2.7. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos:
2.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo
sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
2.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.
2.7.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 2.8. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual
existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación.
2.9. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios
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que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con el signo G (mixta) y GG (mixta).
3. Comparación entre signos mixtos
3.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo G (mixto), solicitado por GUESS?, INC, como de la marca opositora GG (mixta), registrada a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., son mixtas. 3.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el
preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
3.3. En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:
3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión16; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.
3.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos:17
a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en
la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en
16 Proceso 129-IP-2015, de 20 de julio de 2015, p. 10. 17 Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015. pp. 10-11.
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cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro1s. En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
3.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:19
a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
3.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se debe verificar si se realizó el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre las marcas G (mixta), solicitada por GUESS?, INC., y GG (mixta), registrada a favor de GUCCIO GUCCI S. P.A.
4. Marcas conformadas por letras
18 Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.
19 Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7, y, 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11.
13
Proceso 399-IP-2015
4.1. En el presente caso, GUESS?, INC. solicitó el registro de un signo mixto constituido por ocho (8) letras "G" entrelazadas. En tal virtud, resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto del idioma español.
4.2. A este respecto, el Tribunal ha establecido que dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras20.
4.3. Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software deve/opment kit) para cierto tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, M&A para servicios relacionados con fusiones y adquisiciones, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, i7 para computadoras, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc. 4.4. En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá
analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, de ser arbitrario respecto al producto o servicio será registrable; lo contrario ocurrirá si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio.
4.5. En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor21. De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá. 4.6. Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos. En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor22.
20 Proceso 64-IP-2015 de 27 de mayo de 2015, p. 7.
21 Véase, a título referencial e ilustrativo, /as directrices de la lntellectual Property Office of New Zea/and (IPONZ},
"Practice Guidelines. Absolute grounds distinctiveness. Section 18 of the Trade Marks Act 2002", Capítulo 8, "Letters and Numerals", disponibles en web: https:llwww.iponz.qovt.nz!about-ipltrade-marks/practice quidelines/currentlabsolute-qrounds-distinctiveness/#iumpto-8 002e-letters-and-numerals7.
22 Ibídem.
L
f
�'Proceso 399-IP-2015
4.7. Según lo establecido en el Artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Artículo 135 literal b) de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, compuesto por letras, de conformidad con los criterios esbozados en la presente Interpretación Prejudicial.
5. La marca notoriamente conocida su protección y su prueba. Protección de la marca notoriamente conocida en territorio extra comunitario
5.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca GG (mixta) es notoriamente conocida a nivel mundial, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
5.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los signos notoriamente conocidos en un acápite especial, contenido en el Título XII, Artículos 224 a 236.
5.3. El artículo 224 de la Decisión 486, dice:
"Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido".
5.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características
5.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.
Los sectores pertinentes de referencia son23:
5.4.1.1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
5.4.1.2. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o 23 Artículo 230.-Se considerarán como sectores perlinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo
distintivo, entre otros, los siguientes:
a) /os consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique,
b) las personas que parlicipan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a /os que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.
15
Proceso 399-1P-2015
servicios a los que se aplique.
5.4.1.3. Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
5.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.
5.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 5.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una
manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 5.5.1. En relación con el principio de especialidad: la protección del
signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.
5.5.2. En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.24
5.5.3. En relación con el principio registra!: La protección del signo notorio rompe el principio reqistral, Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero25; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro.
5.5.4. En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté
24 Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
25 Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que. a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
16
\ \
Proceso 399-1P-2015
usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro26.
La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado.
5.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos:
5.6.1. Riesgo de Confusión: es aquel en el que un consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.
5.6.2. Riesgo de Asociación: es la posibilidad de que cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.
5.6.3. En relación con el Riesgo de Dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.27
5.6.4. En relación con el Riesgo de Uso Parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con
26 Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que.
b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o seNicios. o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro
27 Sobre este tipo de riesgo pueden verse. MONTEAGUOO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA" Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283.
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la calidad y características de los productos o serv1c1os que ampara un signo notoriamente conocido. Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido".
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.
5.7. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba
5.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
5.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber:
a) el grado de su conocimiento entre /os miembros del sector
pertinente dentro de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización,
dentro
o
fuera de cualquier País Miembro;c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su
promoción, dentro
o
fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de /os productos o servicios, delestablecimiento o de la actividad a /os que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promover/o,
o
para promover el establecimiento, actividad, productoso
servicios a /os que se aplique;e) /as cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo
que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el
plano internacional como en el del País Miembro en el que
se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente
o
adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial;h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia
o
licencia del signo en determinado territorio; O,18
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f
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Proceso 399-IP-2015
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País
Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de
registro del signo distintivo en el País Miembro o en el
extranjero.
5.1 O. La notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna.
Protección de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario
5.11. Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486 consistió en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido2a_
5.12. De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El Artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), acarreando las siguientes consecuencias:29
a) En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de la marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.
b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. Sin embargo, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho que no se encuentre registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero3o_
28 Véase, en ese sentido, por ejemplo, tas interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 87-IP-2013 de 5 de septiembre de 87-IP-2013, pp. 31-32, et Proceso 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, pp. 22-23, y el Proceso 67-IP-2015 de 13 de mayo de 2015, p. 15.
29 Ibídem.
30 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
"Articulo 229.-No se negará ta calidad de notorio a un signo por el so/o hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extran1ero,
19
\.
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5.13. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el Artículo 225 de la Decisión 48631; así como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario, de conformidad con los Artículos 137, 172 y 225 de la Decisión 486.
5.14. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca GG (mixta) era notoriamente conocida al momento de la presentación de la solicitud del signo G (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si existe riesgo de confusión y/o asociación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 1036/2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
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.J ./ /111 / -
--Cecilia Ltñsa AyTÍón Quinteros
MAGISTRADA
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AGISTRADA
31 Proceso 67-IP-2015, pp. 16 y ss.; 30-IP-2014, pp. 24 y ss., y el Proceso 87-IP-2013, pp 33 y ss, ya citados 20
Proceso 399-1P-2015
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Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO
Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
21
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 13 de octubre de 2016Proceso: 455-IP-2015
Asunto: Interpretación Prejudicial
Consultante: Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador.
Expediente interno
del Consultante: 645-10-1
Referencia: Signos mixtos TERPEL Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS
El Oficio 2228, recibido el 7 de septiembre de 2015, mediante el cual el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador, solicita interpretación prejudicial de los artículos 1, 136 literal b), 138, 172, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno Nº 645-10-11; y
El auto de 1 O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno:
Demandante: BORIS MIGUEL YEPEZ IZQUIERDO TERPEL S.A.
El objeto de interpretación fue fijado mediante auto del 11 de agosto de 2015.
1
Demandados: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI.
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, REPÚBLICA DEL ECUADOR.
Tercero Interesado: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
2. Hechos Relevantes:
2.1. BORIS MIGUEL YEPEZ IZQUIERDO (en adelante BORIS MIGUEL) es titular del nombre comercial mixto TERPEL, para proteger actividades relacionadas con los servicios de tercerización de personal e intermediación laboral (Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza}. Fue registrado mediante Resolución 000091350 de 12 de noviembre de 2007, ante la solicitud presentada el 27 de julio de 2006)2.
2.2. El 18 de agosto de 2005, ORGANIZACIÓN TERPEL S.A (en adelante ORGANIZACIÓN TERPEL), solicitó el registro de la marca mixta TERPEL, para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: "servicios de comercialización de productos o servicios". (Expediente administrativo 160827).
2.3. Una vez publicada no se presentaron oposiciones.
2.4. El 27 de abril del 2007, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), mediante Resolución 48867-06 concedió el registro solicitado.
2.5. El 9 de junio de 2008, BORIS MIGUEL y TERPEL S.A. (en adelante TERPEL), interpusieron un recurso extraordinario de revisión contra el anterior acto administrativo.
2.6.
2
El 11 de mayo de 2010, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI mediante Resolución S/N, resolvió el recurso extraordinario de revisión confirmando el acto administrativo impugnado. Se argumentó que la ORGANIZACIÓN TERPEL tiene varias marcas registradas con el elemento TERPEL; dentro de estás tiene registrada la marca mixta TERPEL el 16 de abril de 2002, para proteger productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. presentó oposición sobre la base de sus marcas denominativas y mixtas TERPEL, registradas para amparar servicios de las Clases 35, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza .• pero fue declarada infundada.
2
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I
2.7. BORIS MIGUEL presentó demanda en el marco de recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra el IEPI, cuya pretensión principal es la nulidad del anterior acto administrativo.
2.8. El 7 de septiembre de 2015, el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de República del Ecuador mediante Oficio 2228, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
3. Argumentos de la Demanda presentados por BORJS MIGUEL y TERPEL:
3.1. Manifestó que BORIS MIGUEL es titular del nombre comercial TERPEL, ya
que lo usó a partir del año 2003.
3.2. Indica que ORGANIZACIÓN TERPEL no tiene derecho sobre la marca TERPEL desde 2002. La supuesta cesión por parte de TERPEL DE LA SABANA S.A., se presentó el 27 de septiembre de 2005 sin cumplir con los requisitos normativos. En el título 3175-05 se puede verificar que TERPEL DE LA SABANA S.A. era titular de la marca mixta TERPEL, el cual fue emitido el 28 de septiembre de 2005.
4. Argumentos de la Contestación presentados por el IEPI: 4.1. En resumen indicó en su contestación:
"El acto administrativo impugnado se ha dictado en cumplimiento y observancia de las normas que rigen la materia y ha seguido el procedimiento correspondiente determinado en la Decisión Andina 486 y en la Ley de Propiedad Intelectual".
5. Participación del Tercero Interesado ORGANIZACIÓN TERPEL:
5.1. Adujo que tiene derecho prioritario sobre la denominación TERPEL, ya que es titular de una marca concedida en el 2002 y que con la transferencia de la marca los derechos se retrotraen hasta 2002.
5.2. Expresó que el acto administrativo en donde consta el supuesto derecho sobre el nombre comercial TERPEL, reconoce la titularidad a BORIS MIGUEL, pero no a TERPEL. No puede haber dos titulares de un nombre comercial.
5.3. Manifestó que no es cierto que BORIS MIGUEL sea titular del nombre comercial desde 2003.
5.4. Sostuvo que la marca mixta TERPEL de ORGANIZACIÓN TERPEL es notoria hace muchos años en la Comunidad Andina. Esto lo debe tener en cuenta el juez al resolver el asunto.
3
t
6. Participación de la Procuraduría General del Estado:
6.1. Sostuvo lo siguiente:
"La Resolución 48867-06 ... es absolutamente legal. .. toda vez que la marca ha sido registrada por Organización TERPEL S.A. en el año 2002, mientras que la demandante de esta causa, tiene registrado como nombre comercial "TERPEL S.A.n desde el año 2003, es decir, que tiene menos tiempo de uso del nombre y no como registro de marca. sino como nombre comercial".
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
3
La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 1, 136 literal b), 138, 172, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se procederá interpretar por ser procedentes los artículos 136 literal b), 191 y 192 de la mencionada normativa; no se interpretarán los artículos 1, 138 y 172 puesto que no se está discutiendo sobre la aplicación del principio de nación más favorecida; no se está debatiendo problemas de la solicitud de registros; y no se alega la causal de mala fe.
De oficio se interpretarán el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, porque establece las condiciones y requisitos para formular la interpretación prejudicial; y los artículos 161 de la Decisión 486, puesto que regula la transferencia de una marca y 190 y 195 de la misma norma, ya que trata de la importancia del registro de un nombre comercial3.
Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. Articulo 125
(
...
)·condiciones y requisitos para la formulación de la consulta
La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener. a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante;
b) La relación de las normas del ordenamiento jurldico de la Comunidad Andina cuya interpretación se
requiere;
c} La identificación de la causa que origine la solicitud;
d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación: y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta·.
(
..
)Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ( . )
Articulo 161.· Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferído por acto entre vivos o por vra sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.
Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.
A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante. la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión.
( ... )
Articulo 136
"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero. en particular cuando:
( ... )
4
(J_
..
C. CUESTION PREVIA
1. La interpretación prejudicial. Requisitos formales para su solicitud
1.1. Teniendo en cuenta que la solicitud de Interpretación Prejudicial no contiene todos los requisitos formales4, y con el ánimo de generar un verdadero sentido de cooperación judicial, el Tribunal dará las pautas para las futuras consultas que formule Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República de Ecuador.
1.2. De conformidad con el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la Gaceta Oficial No. 694, del 3 de agosto de 2001, y que será anexada a la presente interpretación prejudicial, la consulta de interpretación prejudicial debe tener los siguientes requisitos:
1.2.1. Se puede presentar en cualquier momento antes de dictar sentencia. Es recomendable que se plantee cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseria, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación".
( ... )
Artículo 190
·se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir".
Artículo 191
"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y
termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establec1m1ento que lo usa·.
Articulo 192
"El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un darlo económico o comercial 1n1usto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156. 157 y 158 en cuanto corresponda•.
( ... )
Articulo 195
"Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el articulo anterior. los Palses Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.
Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utílizadas para las marcas·.
(
...
)".Falta el informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación .
5
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I
1.2.2. Debe contener:
1.2.1.1. El nombre o instancia del juez o tribunal nacional consultante. 1.2.1.2. Relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere. El juez consultante puede realizar preguntas en relación con los puntos dudosos u oscuros de las normas que se requiere interpretar. Esto con el fin de que la interpretación resulte efectivamente útil para el juez consultante.
1.2.1.3. La identificación de la causa que origine la solicitud.
1.2.1.4. El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación. Es muy importante que sea lo más completo posible para que el Tribunal cuente con todos los elementos de juicio para emitir su pronunciamiento y orientarlo al caso concreto. En este sentido, es de suma importancia que se relaten los argumentos jurídicos esgrimidos por las partes y que tengan que ver con la aplicación de la normativa comunitaria.
1.2.1.5. El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.
D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Protección del nombre comercial.
2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. 3. Comparación entre signos mixtos.
4. El signo solicitado perteneciente a una familia de marcas donde el elemento distintivo es una marca notoriamente conocida.
5. La transferencia de las marcas. Requisitos. Efectos. 6. La conexión competitiva.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. Protección del nombre comercial
1.1. Como en el caso particular se discute la irregistrabilidad de la marca mixta TERPEL por la supuesta confusión con el nombre comercial mixto TERPEL.
6
