Causales de irregistrabilidad absolutas en las que el derecho protegido es particular

La naturaleza especial del derecho que se deriva de una denominación de origen, ha llevado a muchos países a regular esta causal de irregistrabilidad como absoluta, a pesar de tratarse de derechos particulares -en manos de una colectividad o asociación-. El que se trate de derechos privados encuentra respaldo en una interpretación del mismo Acuerdo ADPIC, ya que en uno de sus considerandos se reconoce que los derechos de propiedad intelectual “son derechos privados”, y siendo que los derechos sobre las denominaciones de origen son derechos de propiedad industrial estos son derechos de naturaleza privada. Por ello hubiera sido suficiente su inclusión como una causal de ireggistrabilidad relativa.

El término “denominación de origen” se define en el Art. 2 del Arreglo relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 1958 (“Arreglo de Lisboa”)280, de la siguiente manera:

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Derecho de Marcas, Ob cit., Pág. 89

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El Arreglo de Lisboa establece un sistema internacional de protección para las denominaciones de origen ya protegidas por el sistema nacional de uno de los Estados partes en dicho Arreglo, siempre y cuando la denominación de origen sea objeto de una solicitud de registro internacional.

“1) Se entiende por ‘denominación de origen’, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o

esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. 2) El país de origen es aquel cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquel en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad.”

El Acuerdo sobre los ADPIC define la expresión “indicación geográfica”, en el Artículo 22.1:

“A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable a su origen geográfico”.

Si se comparan las definiciones de denominación de origen e indicación geográfica, puede observarse lo siguiente: la definición de indicaciones geográficas es más amplia que la de denominaciones de origen. En otros términos, todas las denominaciones de origen son indicaciones geográficas, pero algunas indicaciones geográficas no son denominaciones de origen.

A semejanza de las marcas, la función principal de las indicaciones geográficas consiste en diferenciar, pero en las últimas la diferenciación se refiere a la procedencia geográfica de los productos y no a su procedencia empresarial -como ocurre en el caso de las marcas-. Desde el punto de vista práctico esta diferencia implica que las indicaciones geográficas diferencian los productos para los que se utilizan haciendo referencia a su lugar de origen y no a la empresa que los fabricó –esto último se logra con el uso simultaneo de otros signos-.

Por lo general, una indicación geográfica se reconoce en el país en el que está situado el lugar cuyo nombre constituye la indicación geográfica. Este país se denomina normalmente “el país de origen”. Tal como se mencionó anteriormente el Artículo 2.2) del Arreglo de Lisboa contiene una definición del término “país de origen” a saber: “el país cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad”. En este contexto es interesante observar que el

Artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC contiene una referencia al término “país de origen” aunque sin definirlo.

En principio, todas las empresas pueden utilizar una indicación geográfica determinada, siempre y cuando, los productos a los que se aplique la indicación geográfica provengan del lugar indicado y cumplan las normas aplicables de producción, si las hubiera. En caso contrario los usuarios legítimos de las indicaciones geográficas pueden impedir que terceras personas utilicen dicha indicación geográfica.

La norma andina adopta la expresión “denominación de origen” en lo relativo a las causales de irregistrabilidad de marcas (Art. 135 j) y k)), las que luego define en el Art. 201 de la Decisión de la siguiente manera:

“Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.”

Esta definición toma elementos de la definición de denominación de origen que figura en el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa y de la definición consagrada en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Define las denominaciones de Origen como “la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto”. Así las cosas, al igual que el Arreglo de Lisboa no incluye las denominaciones de origen que estén constituidas por un signo distinto de un nombre geográfico, por ejemplo, un nombre no geográfico o un elemento figurativo, si bien dichos signos entrarían en la definición de indicaciones geográficas del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. De otra parte, coincide con la definición de indicaciones geográficas que figura en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que comprende a productos que posean una calidad, reputación u otra característica que sea imputable fundamente a su origen geográfico. Podría decirse que productos que gocen “simplemente” de cierta reputación, pero no de una calidad específica imputable a su lugar de origen tienen cabida en la norma andina, mientras que no la tienen en la definición de denominación de origen del Arreglo de Lisboa.

En materia de causales de irregistrabilidad la norma andina, otorga una protección general a todas las denominaciones de origen (literal j). Esta protección general opera de manera objetiva cuando se trata de los mismos productos y en tratándose de productos diferentes, se requiere que exista un riesgo de confusión o de asociación o que implique un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación. Se debe anotar que la norma andina va más allá de los compromisos de protección que se derivan del Art. 22.1 de los ADPIC, ya que los mínimos de protección de la norma obligan a la protección: “si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen”. De otra parte, se otorga una protección reforzada cuando se trata de denominaciones de origen en materia de vinos o bebidas espirituosas (literal k). En este caso la protección opera sin atender al principio de la especialidad, es decir, tanto para los mismos productos como para productos diferentes.

Algunos temas de la norma requieren ser objeto de estudio más detallado, en particular, dos merecen atención especial, de una parte, el hecho de que la norma limite la protección a la denominaciones de origen de producto, no quiere decir que la causal de irregistrabilidad no se aplique a solicitudes relativas a servicios, es decir, la denominación de origen protegida (que cubre solamente productos), puede ser un impedimento para el registro del signo que la constituye (contenga en los términos de la decisión), tanto cuando la solicitud de marca identifique productos como cuando cubra servicios. Cuando se trata de la protección ampliada del literal j), el riesgo de confusión o de asociación o el provecho indebido se puede dar frente a productos similares como frente a servicios relacionados; con mayor razón cuando nos referimos a la protección reforzada del literal k), ya que esta no se ve limitada por el principio de la especialidad.

El segundo tema que merece especial atención en la aplicación de las causales (literales j) y k)), es la interpretación del requisito establecido en ambas sobre la necesidad de su protección previa. Se encuentra protegida una denominación cuando ha sido concedida o declarada en el territorio en el que se reclama protección, o cuando se encuentra protegida en los términos de la norma andina por la vía de un reconocimiento de protección (Art. 218 que opera para los otros países andinos). En el caso de denominaciones cuyo país de origen sea un país tercero, el reconocimiento se daría en virtud de un tratado vigente (Art. 219). En este sentido, las denominaciones de origen protegidas, serían aquellas de la región andina o de

terceros países con los que exista un tratado particular de reconocimiento y protección. La última parece que fuera la interpretación del TAJ cuando en fallo de interpretación

prejudicial281 dijo lo siguiente:

“Cabe precisar que una denominación de origen de un tercer país, sólo podrá ser reconocida, en sus derechos de uso exclusivo y de ius prohibendi de registro, cuando haya existido el

reconocimiento formal del país, por Convenio en compatibilidad con los derechos protegidos de denominaciones de origen nacionales o comunitarias reconocidas.

En este sentido, para que un País Miembro otorgue protección a una denominación de origen extracomunitaria, deberán cumplirse con los siguientes presupuestos: 1. Que exista,

necesariamente, un Convenio del cual el País Miembro sea parte; 2. La denominación de origen que se solicita debe haber sido declarada como tal en su país de origen; y, 3. La denominación de origen que se solicita, deberá cumplir con los requisitos establecidos para la protección de una denominación de origen en el País Miembro, entre ellos la exigencia del examen de incompatibilidad con los derechos protegidos de las denominaciones de origen. En el caso de que no se de cumplimiento a estos presupuestos, se estaría aplicando erróneamente la norma comunitaria.”

A mi modo de ver hay dos temas que deben ser separados cuando hablemos de la exigencia de que la denominación se encuentre protegida, de una parte es cierto que las denominaciones de origen como los otros derechos de propiedad intelectual son territoriales, por lo cual, los derechos de exclusiva que se derivan del registro o de la declaración de una denominación de origen nacen y se disfrutan país por país, a estos efectos resultan aplicables las disposiciones relevantes de la norma andina (Art.203 y ss.). De otra parte existe el sistema de protección internacional previsto en el Arreglo de Lisboa, pero que vincula exclusivamente a sus países miembro (en la CAN solamente Perú).

Sin embargo creo que en tratándose de la aplicación de las causales de irregistrabilidad de marcas, la interpretación de la exigencia de que la denominación se encuentre protegida debe ser interpretada de manera distinta, por dos razones: de una parte, por que en los ADPIC, tanto en el Art. 22.3 (protección general), como en el Art. 23.2 (en materia de vinos y bebidas espirituosas), la norma crea obligaciones para los países miembros de impedir el registro o anular el registro de marcas, cuando de una parte se induce a error respecto al verdadero origen (22.3) o cuando se utilice una expresión en materia de vinos o bebidas espirituosas cuando estas no tienen el origen indicado (23.2). Es decir, la obligación que se deriva de ambas normas no se condicionada a la protección en el país en el que se reclama protección.

281

Por ello, lo que debemos entender en la interpretación de los literales j) y k), es que la denominación debe estar protegida en el país de origen.

Debemos mencionar que en el literal l) del Art. 135 se dice que son irregistrables los signos que “consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios”. Lo primero es intentar establecer el sentido de la norma: i) no parece que la norma haga referencia a los signos irregistrables por engañar respecto del origen geográfico (ya que estos cuentan con una causal de

irregistrabilidad independiente); y ii) no parece hacer referencia a la irregistrabilidad en el caso de signos que imitan, reproducen o contienen una denominación de Origen (ya que estos sen encuentran cubiertos por los literales j) y k)). Por lo tanto, podría estarse refiriendo a signos que reproducen una indicación de procedencia282, que es una de las especies del género denominaciones geográficas. De aceptarse la anterior interpretación y teniendo presente la protección consagrada en la norma andina (Art. 222) que prohíbe el uso de indicaciones geográficas cuando de una parte, fueren falsas o engañosas y de otra, cuando pudieren causar un riesgo de confusión respecto al origen, procedencia o calidad, entonces podríamos

entender que el aporte que se hace con esta causal es el de excluir del registro signos que no siendo susceptibles de engañar (ya que estos ya se habían excluidos en el la causal del literal i)), sean falsos, es decir el origen indicado no es cierto, sin que se requiera que se produzca engaño alguno.

7.3.2 Protegen un derecho de propiedad industrial siempre que exista riesgo de