La capacidad disntintiva

La disntividad es un requisito substancial para que un signo pueda ser registrado como marca -como se deriva de las distintas definiciones de la doctrina y de las definiciones legales que tuvimos la oportunidad de analizar anteriormente-, ya que no de otra manera podría el

representación clara y precisa. Tampoco la descripción de un olor, ya que considera que no es clara, precisa ni objetiva.

211

TPICE, 27 de octubre, 2005, PIBD 2006, No. 823, III, 87; Propr. Intell. 2006, No. 19, p.213

212

Bas Kist, Touch Me, Smell Me, Protect Me, conference paper, INTA, 125TH International Meeting, Amsterdam, May 2003. Case BX 625 971 “de smaak van drop”. Citado por Jeremy Phillips, Obr Cit. Pág. 165.

213

Asunto Eli Lilly and Co. contra INPI, Tribunal de Apelaciones de París, Sala IV, 3 de octubre de 2003, Recueil Dalloz, Vol 184 (2004), No. 33, pág 2433.

214

signo distinguir los productos o servicios de un empresario de los de otro215. Podríamos decir que la distintividad es una característica que debe tener el signo para ser registrado como marca, por ello, no hay marca carente de distintividad ya que toda marca es distintiva, lo que hay son signos carentes de distintividad y estos, por lo menos en principio no se pueden registrar. Así las cosas, la marca es un concepto de elaboración jurídica, que solamente existe cuando se dan los supuestos de ley (incluyendo lo relativo al mecanismo establecido para que nazca el derecho, que como sabemos en la gran mayoría de jurisdicciones es por medio del registro). Así las cosas el concepto de marca, desde la óptica del régimen legal de las marcas, no coincide con el concepto que de marca se tiene en otras disciplinas, por ejemplo, en

mercadeo se considera que marca es cualquier signo utilizados en la estrategia de promoción de un producto o servicio.

El interés del legislador por evitar que se registren signos que no sean distintivos se ve adecuadamente reflejado en algunos textos legales216, lo que es a todas luces entendible, ya que de una parte, solamente signos que sean distintivos cumplen la función de indicar el origen empresarial de los productos y servicios que identifican y de otra parte, ya que solamente de esta forma se garantiza que aquellos signos en los que los competidores tienen un legitimo interés en su uso -aunque no sea a titulo de marca sino de simple información-, permanezcan disponibles. La apropiabilidad de los mismos por un empresario cualquiera, constituiría una ventaja comercial indebida, es por ello que las oficinas de marcas tienen la competencia y la obligación de impedir el registro indebido de signos que por carecer de distintividad, deben permanecer disponibles para el uso simultáneo por parte de dos o más competidores. Esta función, consistente en velar por que estos signos carentes de

distintividad, permanezcan libres para su uso por cualquier empresario, es una importante función que cumplen de manera silenciosa, y a veces ingrata, las oficinas de marcas.

215 _{En este sentido ver decisiones del TAJ, proceso 1-IP-87 (G. O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988); Proceso 2-IP-95, G.}

O. Nº 199, enero 26 de 1996.

216

A titulo de ejemplo en la Primera Directiva (89/104/CEE) se establece en uno de sus considerandos “conviene establecer una lista enunciativa de signos susceptibles de constituir una marca en cuanto sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra”, en el Art. 2 como elemento de la definición de marca “…a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra”, en el Art. 3 se ocupa en tres oportunidades de causales de iregistrabilidad de signos, que guardan relación directa o indirecta con la distinvidad, en el parágrafo 1, los literales a) “signos que no puedan constituir una marca”, es decir que quepan en la definición del Art. 2, donde ya se hablo de la distintividad; luego en literal b) “las marcas que carezcan de carácter distintivo” y posteriormente el tema es desarrollado de manera particular en los literales c) marcas descriptivas y d) marcas comunes o usuales. Otro ejemplo de la importancia del tema lo encontramos en el Art. 15 de los ADPIC, donde se deja claramente establecido que cualquier signo podrá servir como marca, siempre que sirva para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.

La distintividad a que hacen referencia las legislaciones de marca, es simplemente aquella que le permite al signo cumplir su función de indicar adecuadamente un origen empresarial, no se requiere que el signo sea nuevo (como en el derecho de patentes), ni tampoco que sea original (como en el derecho de autor). En relación con lo primero -es decir la no necesidad de la novedad- se traduce en que un signo que ya existe en el lenguaje, podría ser validamente registrado como marca cuando frente a determinas productos o servicios tiene la distintividad suficiente para identificarlos. En la medida en que el signo tenga menos relación con los productos o servicios, tendrán una mayor arbitrariedad y por ello, tendrá mayores posibilidades de protección; en la medida en que sugiera los productos o servicios, pero sin describirlos o designarlos -es decir evocando en el consumidor ideas que luego de una actividad intelectual permitan relacionar el signo con los productos o servicios-

igualmente tendrá mayores posibilidades de protección217. A diferencia de la originalidad en el ámbito del derecho de autor, donde ésta es un requisito para considerar que se está en presencia de una obra protegible, en el derecho de marcas no se requiere que el signo que se pretende registrar sea el resultado de un esfuerzo creativo, por el contrario, signos banales o que simplemente corresponden al nombre o apellido de una persona, pueden ser validamente utilizados como marca, claro está, siempre que cumplan los otros requisitos de la ley de marcas (los que desarrollaremos en detalle más adelante).

De lo anteriormente expuesto se deriva que la distintividad que se considera a los efectos de aceptar la registrabilidad como marca de un signo tiene diversos grados. A estos efectos resulta ilustrativo mencionar la clasificación realizada por los Profesores Chisum y Jacobs218 en cuatro grupos, que van de menor a mayor distintividad: i) signos genéricos; ii) signos descriptivos; iii) signos evocativos y iv) signos arbitrarias o de fantasía. Si bien

tendremos la oportunidad de detenernos en algunos de estos conceptos al analizar las causales de irregistrabilidad, unas palabras previas nos ubican adecuadamente en el tema.

217

El TAJ en proceso 7-IP-95 de 15 de septiembre de 1995 se pronuncio a favor de registrabilidad de signos evocativos, en efecto dijo lo siguiente “Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc. (Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs. 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”.

El Prof. Fernández Novoa nos dice que un signo genérico es aquel que el criterio decisivo para determinar que un signo es genérico es “el significado que la misma tiene para los consumidores y empresarios en el lenguaje común y las costumbres leales y constantes del comercio”. De otra parte agrega que el criterio determinante para identificar un signo

descriptivo será “que la indicación tenga la virtualidad de indicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el correspondiente producto o

servicio”219. La jurisprudencia del TAJ ha definido al signo genérico como: “aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas, que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades, y que tal denominación para que no pueda ser registrable como marca es preciso que tengan conexión con el producto o servicio que pretenda

distinguir” y ha definido a los signos descriptivos como: “aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales”220.

218 _{Chisum y Jacobs, Obr. Cit , Sec 5C[3]}

219

Fernadez Novoa Carlos, Derecho de Marcas, Ed Montecorvo, Madrid 1990, Pag 72 y 75.

220 _{Ver Proceso 27-IP-95; en relación con los signos genéricos y descriptivos el TAJ señaló lo siguiente: “Carecen de la}

calidad o condición de signos registrables todos los que sean genéricos, descriptivos y usuales del producto o servicio a amparar, o aquellos que sin haber sido inicialmente la designación común del producto o del servicio por el uso de la marca, ésta se convierte en el nombre común del producto, ya que todos ellos han perdido su distintividad frente a los productos. Así mismo no podrán ser registrados como signos los que en el lenguaje comercial, en los modismos o la jerga son los utilizados para designar al producto, aunque la significación gramatical sea diferente. El significado común que una palabra o vocablo tenga en un país será obstáculo para que se registre la marca para productos que tengan relación con el mismo. Así por ejemplo, el vocablo “guagua” que es utilizado con el significado de autobús en un país, bien podría ser registrado para esa clase de productos o servicios en Ecuador, donde esa expresión tiene el significado de niño….La doctrina y las legislaciones son unánimes en vetar el registro de signos genéricos, esto es, aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas, que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades, y que tal denominación para que no pueda ser registrable como marca es preciso que tengan conexión con el producto o servicio que pretenda distinguir. Un signo que no distinga, por su carácter de genérico un producto de otro, no puede constituir marca. Además la prohibición se dirige a evitar que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su uso a otros comerciantes o productores... Si el signo tiene por objeto diferenciar unos productos de otros, la generecidad del signo se ha de juzgar con relación a los productos que la marca va a proteger. De lo cual se desprende que un signo puede ser genérico para un determinado grupo o clase de bienes y no lo será para otro. El Tribunal y la doctrina han señalado que una designación es genérica cuando a la pregunta ¿qué es? se responde empleando la denominación genérica; así por ejemplo, con respecto a manzana, al preguntarse qué es? se responde una fruta o manzana, por lo que estos dos términos son genéricos para ese producto”. En el mismo proceso el mencionado Tribunal señalo lo siguiente en relación con los signos descriptivos “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente….La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “como” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada-por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación…Por el contrario, la denominación que puede constituir una marca válida responde a la pregunta ¿quién es?. Así, por ejemplo, si le pudieran preguntar a una galleta, ¿quién es? y respondiera soy LA ROSA o soy NOEL (marcas muy conocidas en Colombia), tales expresiones son signos que pueden constituir marcas por no referirse a qué es el producto ni a cuáles son las características del mismo” (Manuel Pachón y Zoraida Sánchez

En relación con las marcas evocativas221, a las que el profesor Fernández Novoa, denomina “sugestivas”, el citado Profesor nos da la siguiente definición: “por contraste con las marcas descriptivas que informan directamente de las características del producto o

servicio, la denominación sugestiva sólo informa de manera indirecta a cerca de las mismas; a fin de captar el mensaje informativo de la denominación sugestiva, el consumidor tiene que realizar un esfuerzo intelectual o imaginativo”. Esta zona gris entre lo descriptivo y la evocativo, presente enorme dificultades en la práctica, por ejemplo, cuando se trata de establecer la registrabilidad de un signo concreto, por lo que pretender establecer reglas objetivas en este campo ha sido señalada como una tarea bastante compleja222.

En relación con las marcas de fantasía o arbitrarias, que como vimos en la clasificación propuesta por la jurisprudencia y doctrina americana antes comentada, son las que desde el punto de vista de la distintividad tienen los mayores atributos, el Prof. Ricardo Metke223 nos propone las siguientes definiciones: las marcas de fantasía son aquellas que “son caprichosas y no tienen un significado propio; han sido creadas para ser empleadas como marcas” y señala algunos ejemplos, KODAK para cámaras fotográficas y REXONA para jabones. Por su parte nos dice que las marcas arbitrarias son aquellas que “tienen un significado propio pero que no tienen relación con el producto que identifican, ni con sus cualidades y características, y señala como ejemplos los siguientes: PIELROJA para cigarrillos y AGUILA para cerveza. Las mencionadas definiciones coinciden con la adoptada en varios fallos por tribunales norte- americanos224.

En atención a la importancia de la distintividad en el derecho de marcas, resulta de gran utilidad realizar algunas consideraciones de tipo general que nos permitan aproximarnos de la mejor manera posible a este concepto en el marco de la normativa andina:

Ávila, “ El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 1995, págs. 212 y 213)”.

221

En Frances se les denomina: “signes évocateurs”. El Profesor Passa nos cita algunos ejemplos que han sido considerados por distintas cortes en Francia: “peau d´Ange” pour cosmétiques; “Abracadabra” pour des spectacles de divertissement (compris la magie); C´Prop pour services de Nettoyage. ver Jérôme Passa, Obr. Cit, Pag. 86

222

Ver Franklin Knitting Mills, Inc. v. Fashion Sweater Mills, Inc., 297 F. 247, 248 (S.D.N.Y. 1923), aff´d, per curiam, 4 F2d 1018 (2d Cir. 1925) (Judge Learned Hand: “ it is quite impossible to get any rule out of the cases beyond this: That the validity of the mark ends when suggestion ends and descriptions begins.”

223

Ricardo Metke, Lecciones de Propiedad Industrial, Ed. Diké, Bogotá 2001, Pág. 62

224

Ver Chisum and Jacobs, Obr. Cit, 5C[3], nota de pie de página 218: “A fanciful term is one invented solely for use as a Trademark, for example “Exxon” for petroleum services. An arbitrary term is common word used in unfamiliar way, for example, “Apple”, for computers”. Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 189 U.S.P.Q 759 (2d Cir.1976).

i) existe una distinvidad que podríamos llamar “abstracta”, la que constituye de una parte un requisito de la ley de marcas para que un signo pueda ser registrado (Art. 134 de la Decisión 486) y de la otra, constituye una causal de irregistrabilidad absoluta (Art. 135 literal a) signos que no puedan constituir una marca). Así por ejemplo, no sería viable registrar un signo extremadamente simple, como un punto, ya que la ausencia de elementos sensibles lo hace irregistrable. Tampoco sería registrable un signo extremadamente complejo, ya que la excesiva información resta distintividad;

ii) existe una disntintividad que podríamos llamar “concreta”, que aparece de una parte como una causal de irregistrabilidad absoluta, por ejemplo, el Art. 135 de la Decisión 486 contiene las siguientes causales: literal b) en la forma de una causal de irregistrabilidad sobre signos que carezcan de distintividad; en el literal c) se prohíbe el registro de formas usuales de los productos; en el literal d) se prohíbe el registro de signos descriptivos; y por último en el literal e) se prohíbe el registro de signos genéricos. También la disntintividad “abstracta” es una causal de irregistrabilidad relativa, por ejemplo en el Art. 136 de la

Decisión aparece materializada en varios literales, por ejemplo, en el literal a) establece como causal de irregistrabilidad la existencia de una marca igual o semejante anterior; mientras que el literal b) prevé como causal de irregistrabilidad la existencia de un signo igual o semejante a un nombre comercial protegido; y el literal c) se refiere a un signo igual o semejante a un lema comercial anterior. En los primeros casos al signo le falta “en si mismo” capacidad para distinguir, y en los segundos casos les falta capacidad para distinguir frente a otros

indicadores comerciales, a los que se asemeja o es idéntico, pero de cualquier manera, en unos y otros el signo no cumple adecuadamente su labor de indicar el origen empresarial225;

iii) la distintividad de un signo se analiza en relación con los productos o servicios que pretende identificar226. Debemos tener presente que una solicitud de marca, siempre debe contener una lista de productos o servicios que se pretende identificar, por ello el análisis de la disntintividad, se deberá llevar a cabo teniendo presente la capacidad distintiva del signo

225

Para analizar la disntividad que hemos denominado “en concreto” y cuya aplicación práctica encontramos en las causales de irregistrabilidad estudiadas (unas absolutas y otras relativas), la administración o el juez que analice el caso, deberá proceder a realizar un análisis tomando en consideración los productos o servicios que se pretenden identificar con el signo solicitado. En este sentido ver la critica realizada por el Prof. Fernández Novoa a una líneas de decisiones jurisprudenciales del Tribunal Supremo Español (que fija el carácter genérico de un signo en un plano abstracto haciendo caso omiso de los productos o servicios, lo que el mencionado profesor, con todo acierto califa como un error. Un ejemplo de esa línea jurisprudencial lo constituye la sentencia de la sala cuarta de 16 de Diciembre de 1969, por medio de la cual se deniega el registro de la marca FACTOR (inicialmente registrada por la Oficina de Patentes y Marcas para productos de perfumería y cosmética), la sala considero que en vista de los diversos

significados de la expresión factor la consideró genérica y por ella incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el num. 5 del Art.124 del EPI.

frente a esos productos o servicios particulares. Lo anterior podría llevar a que un signo sea distintivo para un grupo de productos o servicios y por el contrario no lo sea frente a otros227;

iv) la distintividad de un signo se analiza teniendo presente la percepción del público