Denominativos y mixtos que no cumplen los requisitos de la ley de marcas

No son registrables los signos denominativos y mixtos a los que les haga falta la

distintividad suficiente para identificar el origen empresarias de los productos o servicios a los que se aplica, entre los que se pueden mencionar los signos genéricos; los descriptivos; los usuales y comunes; y las denominaciones dadas a las variedades vegetales.

7.1.1.1 Genéricos

El Prof. Fernández Novoa nos dice que un signo genérico es aquel que “designa el género de productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar” y luego agrega que el criterio decisivo para determinar que un signo es genérico es “el significado que la misma tiene para los consumidores y empresarios en el lenguaje común y las costumbres leales y constantes del comercio”.

La Jurisprudencia Andina sigue bastante de cerca estos conceptos, en el proceso 27-IP- 95, el TAJ se expreso de la siguiente manera:

“La doctrina y las legislaciones son unánimes en vetar el registro de signos genéricos, esto es, aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas, que tienen una o varias

características comunes o que poseen las mismas propiedades, y que tal denominación para que no pueda ser registrable como marca es preciso que tengan conexión con el producto o servicio que pretenda distinguir. Un signo que no distinga, por su carácter de genérico un producto de otro, no puede constituir marca. Además la prohibición se dirige a evitar que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su uso a otros comerciantes o productores….Si el signo tiene por objeto diferenciar unos productos de otros, la generecidad del signo se ha de juzgar con relación a los productos que la marca va a proteger. De lo cual se desprende que un signo puede ser genérico para un determinado grupo o clase de bienes y no lo será para otro. El Tribunal y la doctrina han señalado que una designación es genérica cuando a la pregunta ¿qué es? se responde empleando la denominación genérica; así por ejemplo, con respecto a manzana, al preguntarse qué es? se responde una fruta o manzana, por lo que estos dos términos son genéricos para ese producto”.

7.1.1.2 Descriptivos

restrictions fondées sur l´interêt public” (párrafo 50). En igual sentido en decisión del TJUE de 18 de junio de 2002 (caso Phillips C-299/99) en la que los mismos argumentos fueron expuestos relativos a la irregistrabilidad de una forma dada a una maquina de afeitar. Iguales argumentos fueron expuestos en lo relativo a la irregistrabilidad de expresiones descriptivas en la decisión del TJUE de fecha 4 de mayo de 1999 (caso Windsurfing Chiemsee, C-53/01).

Por su parte, el Prof. Fernández Novoa, define a las signos descriptivos como aquellos “que informan a los consumidores en punto a las características del producto o del servicio para el que pretende solicitarse la marca” y luego agrega que el criterio determinante será “que la indicación tenga la virtualidad de indicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el correspondiente producto o servicio”253.

En lo que toca a los signos descriptivos, el TAJ en el antes mencionado proceso 27-IP- 95, se pronunció de la siguiente manera:

“Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente...La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “como” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada-por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación…”

7.1.1.3 Usuales y comunes

Los signos usuales o comunes, son una especie de signos genéricos, donde la diferencia radica principalmente, de una parte, en que es el paso del tiempo y el uso del termino en el lenguaje el que hace que el signo pase a designar el producto o servicio, como se desprende de la redacción del literal g) del Art. 135, cuya letra dice “…se hubieren convertido en una designación común o usual del producto o servicio”. Y de la otra, que basta que sea usado el signo en el lenguaje corriente con esa significación para que deba evitarse su registro; es decir, no se requiere un reconocimiento oficial sobre su uso o una formalidad equivalente, como tampoco es valido el argumento de defensa consistente en la inexistencia de la palabra o expresión en diccionarios y otros textos.

En lo que toca a los signos usuales o comunes, el TAJ en el antes mencionado proceso 27-IP-95, se pronunció de la siguiente manera:

“Así mismo no podrán ser registrados como signos los que en el lenguaje comercial, en los modismos o la jerga son los utilizados para designar al producto, aunque la significación gramatical sea diferente. El significado común que una palabra o vocablo tenga en un país será

253

obstáculo para que se registre la marca para productos que tengan relación con el mismo. Así por ejemplo, el vocablo “guagua” que es utilizado con el significado de autobús en un país, bien podría ser registrado para esa clase de productos o servicios en Ecuador, donde esa expresión tiene el significado de niño…..”

7.1.1.4 La denominación de las variedades vegetales

Las variedades vegetales se les denominan por medio de una expresión o denominación que cumple el propósito de indicar de manera genérica a la variedad. La denominación no indica un origen empresarial, sino a la variedad en si. Por ello es fácil entender que su

registrabilidad este prohibida, es decir, por tratarse de una expresión genérica para designar un producto: la variedad. Las variedades a los efectos de su comercialización se acompañan, habitualmente, de marcas de comercio o de nombres de comercio, que les permiten la adecuada identificación de su procedencia empresarial, pero se exige que el nombre de la variedad se fácilmente reconocible (Art. 20.8 del Convenio UPOV254).

En lo relativo a la denominación de una variedad vegetal, es claro que el hecho de asignarle una denominación a una variedad en los términos del Art. 20 del Convenio UPOV, no crea a favor de su titular un derecho de propiedad industrial sobre la expresión utilizada, pero muy seguramente este –el titular-, tendría que defender su derecho a usar la designación de la variedad por el desarrollada, por la vía de las oposiciones administrativas a las

solicitudes de marcas idénticas a la expresión utilizada en la identificación de la variedad. Para proteger este derecho -de designar su variedad con el nombre-, deberá impedir el registro de la misma como marca por un tercero, ya que en caso contrario ese tercero podría hacer valer contra el titular de la variedad el derecho al uso exclusivo de la marca registrada.

A diferencia de lo que sucede con las marcas, donde su uso es voluntario -en la medida en que el titular puede usar o no una marca en la identificación de sus productos o servicios-, en el caso de las denominaciones de las variedades vegetales su uso es obligatorio, así quién decida comercializar una variedad deberá identificarla usando la denominación que ha sido objeto del registro y esta debe ser la misma en todos los partes contratantes de UPOV.

254

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). La UPOV fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, adoptado en París en1961 y revisado en 1972, 1978 y 1991.El objetivo del Convenio es la protección de las obtenciones vegetales por un derecho de propiedad intelectual.

A los efectos del registro de la denominación, el obtentor le propondrá a la oficina competente un nombre que deberá “permitir identificar la variedad. No podrá componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades. No deberá ser susceptible de inducir en error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad o sobre la identidad del obtentor. Concretamente, deberá ser diferente de toda denominación que designe, en el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes, una variedad existente de la misma especie vegetal o de una especie vecina.”255

El Convenio UPOV crea una obligación a sus partes contratantes, en el sentido de impedir que “ningún derecho relativo a la designación registrada como la denominación de la variedad obstaculice la libre utilización de la denominación en relación con la variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor”. Una de las formas de implementar ese compromiso consiste en impedir el registro como marca a del nombre dado a la

denominación. Esta prohibición de registro opera no solamente frente a terceros, sino que inclusive opera frente al mismo obtentor, es decir,el nombre de una variedad no puede ser registrado como marca en ningún caso.

La causal de irregistrabilidad de la norma andina (literal o) del Art. 135), se orienta a evitar el registro de la denominación de la variedad o de una que la imite o que la incluya, siempre que la variedad se encuentre protegida -la norma no distingue entre una variedad protegida en un país miembro o en el extranjero-. La protección opera frente al uso de esta respecto de los mismos productos o servicios (una variedad de vid para identificar vinos o una vinoteca) o respecto de productos o servicios relacionados (una variedad de flores para un perfume o para una floristería). Por ultimo, la norma condiciona la protección a que el uso fuera susceptible de crear confusión o asociación.