Definiciones de marcas en algunas legislaciones

La anterior ley española de Marcas (ley de 1988) definía la marca como: “todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. A su vez la ley española de marcas de 17 de diciembre de 2001 define marca de la siguiente forma: “todo signo

susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra”. La doctrina española es unánime en aceptar que la definición actual sigue de cerca los lineamientos impuestos por la Primera Directiva

89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1998.

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Ver Donald S. Chisum and Michael A. Jacobs, Understanding Intellectual Property Law. Ed. Matthew Benders, NY, 1992, Capitulo 5 section 5A. La distinction es clara entre regimen de marca y marcas como se deriva de la definición propuesta en su obra: “Trademark law establish exclusive rights to use marks that distinguish one manufacturer, merchant or service provider’s goods or services from those of others”

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Lecciones de Propiedad Industrial I, Editorial Biblioteca Jurídica Diké, Bogotá 2006, Pag 53

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Algunas que se pueden mencionar son: La ley de propiedad industrial (No 83 de Ecuador de 1998); la ley de propiedad industrial de Honduras (Decreto No. 12-99-E de 1999); y la Ley de Marcas de Jordan (No 34 de 1999).

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Entre las que se pueden señalar: El Código de Propiedad Industrial de Francia (No.92-597 de Julio 1 de 1992); la ley Alemana de Marcas (de octubre 25 de 1994); la ley Inglesa de Marcas (Ley de 1994); el Código de Propiedad Industrial de Portugal ( Decreto-Ley No. 16 del 24 de Enero de 1995); y la Decisión Andina 486 del 2000.

Consideramos de una gran importancia analizar con detalle la definición de la normativa española y en particular los comentarios que sobre ésta han sido hechos por importantes sectores de la doctrina, a efectos de que estos comentarios nos sirvan de punto de referencia y de parámetro de comparación cuando nos refiramos a otras definiciones legales, por ejemplo, la Francesa, la Inglesa y la Andina.

Algunos sectores de la doctrina española son críticos de la definición adoptada en la actual ley de marcas, en particular frente alguna bondades consagradas en la definición que traía la anterior normativa (ver Artículo 1 de la ley de 1988), entre algunos de estos

comentarios vale la pena mencionar los siguientes:

i) en la actual norma se define a la marca como el “signo que…”, mientras en la anterior (ley de 1988) se hablaba de “signo o medio que…”. Para el Profesor Otero Lastres, la inclusión de la expresión medio en la normativa era en primer lugar justificada, ya que salvaba cualquier eventual interpretación del concepto de signo de manera limitada y de esa manera permitiría la protección por la vía del derecho de marcas de un mayor número elementos utilizados en la identificación de productos y servicios151 y en segundo lugar no implicaba un asunto que comprometiera la requerida armonización impuesta por la Primera Directiva (89/104/CEE). El Origen de esta referencia a medio lo encontramos en el Articulo 118 del Estatuto de Propiedad Industrial de España del año de 1929152;

ii) se exige que el signo sea susceptible de representación gráfica, esta modificación obedece claramente a la incorporación de este requisito en los términos de la Primera Directiva (89/104/CEE)153. Para una parte de la doctrina la inexistencia del requisito de la representación gráfica en la normativa anterior, era suplido con la existencia de un requisito

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El Prof. Otero Lastres afirma lo siguiente: “no parece que pueda sostenerse que una forma tridimensional, en sí misma consideredada –sin referirnos, por tanto, ahora a su posible reproducción bidimensional-, encaje en cualquiera de las nociones gramaticales de la palabra “signo” anteriormente señaladas”. ADI Tomo XXII, 2001, Pág. 199

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La mencionada norma definía la marca en los siguientes términos “todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar y distinguir de los similares, los productos de la industria, el comercio y el trabajo”. Es decir el EPI no solamente hablaba de medio, sino de medio material, sin embargo, la eliminación del calificativo “material” fue muy bien recibido por la doctrina, en este sentido, el Prof. Fernández Novoa dijo que este cambio trajo consigo, de una parte, el ensanche del concepto de marca y de otra parte su mayor armonización con la naturaleza inmaterial de la figura.

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En igual sentido este requisito fue incorporado por la legislación de los Estados miembros de la CE, así en la ley francesa se habla de “signe susceptible de representación graphique”(Art.1); en la Italiana “segni suscettibili di essere rappresentati gráficamente (Art. 16), Inglaterra “ capable of being represented graphically”(Trademark Act Part .1), y en Alemania “signs that are capable of being protected as a Trade mark withing the meaning of section 3, but not capable of being represented graphically, shall not be registered”(Sección 8.-(1).

de forma consistente en la necesidad de la “reproducción” de la marca solicitada (Art. 18 de la Ley de 1998154), el cual debía hacer parte de los anexos de la solicitud155. Sin negar que existe una relación entre la materialización del requisito substancial de la representación gráfica – soporte- y el formal de anexar a la solicitud la reproducción del signo –ejemplares- que se intenta registrar, creo que se trata de dos conceptos diferentes, por vía de ejemplo, si tomamos un signo olfativo, al que consideráramos que en una particular jurisdicción no se le

considerara representable gráficamente, entonces estaríamos frente a un signo que ab initio no podría llegar a ser protegido como marca. A distinto resultado llegamos si tomamos una solicitud de marca, digamos una marga denominativa (para evitar la complicación

terminologica que implicaría considerar una marca gráfica), solicitud a la que supongamos por un momento le falta un requisito formal, como es la reproducción en un número x de ejemplares, estaríamos en este caso frente a una marca registrable. Es cierto que en este último caso el trámite de la solicitud de marca adolece de un vicio de forma, pero también es cierto que el mismo sería subsanable en la etapa oportuna del trámite;

iii) en la ley de 1988 se decía que “distinga o sirva para distinguir”, hecho que en su momento fue muy bien recibido por la doctrina, por ejemplo, el Prof. Fernández Novoa, resaltaba que esta redacción se acomodaba adecuadamente a la función principal de las marcas, que consiste en indicar el origen empresarial de los productos y servicios. El cambio fundamental frente a la nueva ley, consistió en que esta última, elimina la expresión

“distinga” y se contenta con mantener la expresión sirva para distinguir. La distinción de la norma anterior, podría tener una justificación en el tiempo, así “distinga” haría referencia a una marca que en efecto cumple en el mercado una función distintiva, por ejemplo, una marca actualmente en uso. Por el contrario “sirva para distinguir” haría referencia a una marca, que por ejemplo sería utilizada en el futuro, quizá una vez registrada156. Pero la diferencia puede igualmente hacer referencia a la capacidad intrínseca del signo para distinguir o la

distintividad adquirida en razón a su uso, en cuyo caso, un signo al que le falte distintividad intrínseca –no distingue-, pero podría haberla ganado por el uso –es decir el signo ab initio no sirve para distinguir-, pero al ser examinado por la oficina que analiza su registro (por lo menos en los casos en los que se admite distintividad adquirida por el uso)se llega a la

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Corresponde al Art. 12.1.C de la ley de 2001.

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En este sentido Otero Lastres y Casado Cerviño.

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Para Gregorio Robles, esta distinción no tiene mucho sentido y afirma que esta matización resultaría redundante, ya que a juicio del autor –el cual comparto-, lo que importa es que la marca sirva para distinguir. Las marcas en el derecho español. Ed. Civitas, 1995, Madrid, Pág.66

conclusión que efectivamente “distingue”, en cuyo caso debería concederse el registro del signo solicitado157.

iv) la eliminación de la referencia al principio de la especialidad esta en línea con la

Primera Directiva (89/104/CEE), la que tampoco hace referencia al tema. Para una parte de la doctrina una referencia a este principio en la definición de marca sería adecuado, ya que ello contribuiría a mejorar el concepto legal158. Para otros, la eliminación de su mención en la definición tiene la ventaja de eliminar la diferencia desde un punto de vista conceptual entre marca común y marca renombrada, la que en su protección desborda los límites estrechos del principio de la especialidad159. Creo que no es conveniente que se incluyan demasiados elementos en una definición, por ello, así como no se hace referencia a otros principios igualmente relevantes, como podría ser el de territorialidad, no veo que la ausencia en la definición de marca del principio de la especialidad afecte en demasía. Sin embargo, como tendremos ocasión de ver en su momento, es este uno de esos principio sobre los que vale la pena recalcar, de un lado, sus limites y de otro, su relevancia en el funcionamiento adecuado del derecho de marcas;

v) cuando se habla del origen empresarial de los productos o servicios identificados con la marca, se cambia la referencia que hacía la ley anterior a “persona” por la referencia actual a “empresa”. La formula de la nueva ley, al igual que la Primera Directiva a la que sigue, no es del todo acertada, entre otras cosas, por que existe una tendencia marcada a separar el derecho de marca de la empresa a la que pertenece; una muestra de ello es la desaparición gradual en las leyes de marca, de la exigencia de que estas sean transferidas junto con la empresa o la parte de ellas a la que pertenecen160. Para algunos, la referencia a la empresa no es

conveniente, ya que ésta no es sujeto de derechos, solo la persona física tiene ese atributo161, en efecto en tratándose de solicitudes de marcas estas podrán ser presentadas por personas naturales o jurídicas. Para otros, a los que sin duda le sobran razones, lo ideal es que en la definición no se haga referencia ni a una ni a la otra162; y

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En este sentido ver Prof. Otero Lastres, ADI Tomo XXII 2001, Marcial Pons, Madrid, Pág.206

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En este sentido ver Prof. Otero Lastres Op. Cit.

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En este sentido Fernández Novoa Op. Cit.

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En el marco normativo internacional un primer paso en la simplificación de las operaciones de disposición de marcas se da con la incorporación en el CUP del Art. 6 quater y luego se ve reforzada con la adopción del Convenio de los ADPIC (Art. 21).

161 _{Gregorio Robles, Las marcas en el derecho español. Ed. Civitas, 1995, Madrid, Pág.70} 162

vi) se mantiene la referencia al mercado, expresión que viene de la ley de 1988 y que claramente en esto no sigue, sin consecuencia alguna en términos de armonización, la Primera Directiva.

Como antes tuvimos ocasión de proponerlo, un vistazo a la definición legal en otras leyes de marcas y en particular, usando como vara de medida la definición de la ley de marcas de la ley española y en particular la evolución de la misma, nos puede ser de utilidad.

En Francia, el articulo L-711-1 del libro VII del Código de Propiedad Intelectual, define la marca de la siguiente manera: “la marca de fabrica, de comercio o de servicio es un signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir los productos o servicios de una persona física o moral” (traducción informal)163. En primer lugar conserva una

división clásica entre marcas de fábrica, de comercio y de servicio, que aporta poco a la luz de algunos autores164 y no corresponde a la clasificación más aceptada que distingue entre

marcas de productos y de servicios165. Se deben resaltar, en línea con los comentarios anteriormente realizados sobre la normativa española, las siguientes características de la norma francesa: i) la expresión signo, sin que se haga referencia a otros elementos, como podría ser la expresión “medio”; ii) la exigencia del requisito de la representación gráfica; iii) la finalidad distintiva del signo; iv) la referencia a persona física o moral y v) el hecho de que la definición se compone de una cláusula general donde se define la marca y de una lista enumerativa de signos que pueden ser registrados como marca166.

En la ley Inglesa de 1994 (Trademark Act Capitulo 26, Parte I) se define marca de la siguiente manera “marca es cualquier signo representable gráficamente que es capaz de distinguir productos o servicios de una empresa de los de otras” (traducción informal)167. Se

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Ver articulo L-711-1 del libro VII del Código de Propiedad Intelectual de Francia : “la marque de fabrique, du commerce o du service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits o services d´une personne physique ou morale”

164 _{Prof. Jérome Passa. Traité de droit de la propriété industrielle, Librairie Générale de droit et de la jurisprudence,}

E.J.A., Paris 2006, Tome I, Pag 41

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Clasificación adoptada por el Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios a los efectos del registro de Marcas de 1957. Este Tratado cuenta a julio de 2012 con 83 Estados Miembro.

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La ley francesa contiene una lista amplia de elementos que pueden ser registrados como marcas. La norma relaciona los siguientes:a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms

patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ; c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

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Ver section 1 (1) de la Trademark Act, Capitulo 26, Parte I “trade mark means any sing capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other

deben resaltar las siguientes características de la norma Inglesa: i) la expresión signo, sin que se haga referencia a otros elementos, como podría ser la expresión “medio”; ii) la exigencia del requisito de la representación gráfica; iii) la finalidad distintiva del signo; iv) la referencia a undertaking en lugar de hacer referencia a empresa o persona y v) el hecho de que la

definición se compone de una cláusula general donde se define la marca y de una lista enumerativa de signos que pueden constituir marca168.

La decisión andina 486 define marca como: “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. Se deben resaltar las siguientes

características de la norma Andina: i) la expresión signo, sin que se haga referencia a otros elementos, como podría ser la expresión “medio”; ii) el requisito de la representación gráfica no aparece como un elemento de la definición; sin embargo aparece inmediatamente, en el mismo artículo de la norma. Debemos tener presente que el titulo del capitulo I es: “De los requisitos para el registro de marcas”, por lo que es a todas luces entendible que se mencione la representación gráfica en esta norma, pero como un requisito y no como parte de la

definición; iii) la finalidad distintiva del signo es claramente identificada; iv) no se hace referencia ni a empresa, ni a persona (física o moral); v) se hace referencia al mercado y vi) la definición se compone de una cláusula general donde se define la marca y de una lista

enumerativa de signos que pueden ser registrados como marca (bastante amplia en tratándose de marcas tradicionales, pero no incluye referencia algunos nuevos tipo de marca, como las auditivas por ejemplo, las que son expresamente mencionada en otras legislaciones, como la norma francesa a la que antes hicimos referencia).

Creemos importante la adopción de un concepto lo más amplio posible de signo, ya que hay elementos que escapan a la definición gramatical de signo169 y que puede validamente constituir una marca170. En este sentido se debe permitir que aquellos signos que cumplen validamente una función diferenciadora en el marcado y que indican validamente un origen empresarial de los productos o servicios a los que se aplican, puedan ser protegidos por el derecho de marca.

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La ley Inglesa señala en particular los siguientes signos como aquellos que se pueden registrar como marcas: palabras (incluyendo nombres personales), diseños, letras, numerales o la forma de los productos o de sus empaques.

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El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que signo es: 1. Objeto, fenómeno o acción que, natural o convencionalmente, representa o sustituye otro objeto, fenómeno o acción. 2. Indicio, señal de algo. 3. cualquiera de los caracteres que se emplea en la escritura y la imprenta. 10. cualquiera de los caracteres con los que se escribe la música.